PROCESO 2-IP-96 Interpretación Prejudicial del artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal; de los artículos 99 inciso segundo, y Disposición transitoria primera de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena; del artículo 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Presentada por el doctor Rodrigo Ramírez González, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera.

Caso: Productos Marta de Julio Jiménez S. Enriqueta de Jiménez e Hijos Limitada Jiménez Ltda., marca Marta. Expediente Nacional N° 3247. Interpretación prejudicial de los artículos 70 de la Decisión 85, 114, 143 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Quito, Diciembre 11 de 1996 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por conducto del Consejero Ponente doctor Rodrigo Ramírez González, en oficio dirigido a este Tribunal dentro del proceso contencioso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho, expediente No. 3247, seguido contra la Nación representada por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en el que figura como demandante la Sociedad Productos Marta de Julio Jiménez S. Enriqueta de Jiménez e Hijos Limitada Jiménez Ltda., solicita a este Tribunal Comunitario, interpretar por la vía prejudicial el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el artículo 63 de la Decisión 85 y el artículo 99, inciso 2° y disposición transitoria primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que tanto el tribunal solicitante, como este Tribunal Comunitario son competentes para solicitar e interpretar, respectivamente las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, de acuerdo con los artículos 28 y 29 del Tratado constitutivo del Tribunal Andino. Que la solicitud del Tribunal requirente reúne los requisitos exigidos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y de conformidad con lo establecido en el literal c) de dicho artículo el Consejo de Estado de la República de Colombia hace el siguiente informe sucinto de los hechos que estima relevantes para la interpretación: “4.

HECHOS DE LA DEMANDA “Se alega en la demanda que la sociedad PRODUCTOS CONCENTRADOS ARGOM ALIÑOS EL CHEFF, solicitó la renovación del registro N° 94.594, marca MARTA, clase 30, período septiembre 26 de 1989 a septiembre 26 de 1999, según el artículo 98 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitud a la que le correspondió el expediente administrativo N° 302.117.

“La División de Signos Distintivos, mediante Resolución 35633 de agosto 26 de 1994, ordenó el archivo de la solicitud de renovación, argumentando que no se aportó la prueba de uso de la marca. Contra este acto administrativo se interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto por Resolución N° 2400 de noviembre 3 de 1994, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la superintendencia de Industria y Comercio, confirmando la Resolución 35633, por cuanto se consideró que no se había dado cumplimiento a un requerimiento formulado por la División de Signos Distintivos, además de que, según el actor, el Superintendente consideró que había operado el desistimiento tácito de la solicitud.

“5.

FUNDAMENTOS DE DERECHO “En los fundamentos de derecho manifiesta el actor que se violaron las siguientes normas: “a) La DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA de la Decisión 344 de la comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente en la fecha en que fueron expedidos los actos administrativos impugnados, por cuanto la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial ni la División de signos Distintivos no dieron aplicación a las normas contenidas en la Decisión 344, relativas a renovaciones y registros marcarios.

“b) El inciso 2 del artículo 99 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente en la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, por cuanto no se tuvo en cuenta que la renovación solicitada no exigía prueba de uso y que por tanto debía ser otorgada en forma automática. “c) Artículo 3 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, dado que la División de Signos Distintivos y la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, no dieron aplicación directa e inmediata a la DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA y al artículo 99, inciso 2 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de fecha 29 de octubre de 1993, N° 142, vigente a partir del 1° de enero de 1994.

“d) El artículo 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, (vigente para la fecha del auto 6591 de mayo 23 de 1989 mediante el cual se formuló el requerimiento), por cuanto se omitió el plazo de 60 días para completar las solicitudes incompletas de registros marcarios y sus renovaciones, señalando por el citado artículo 63.

“En parte alguna la Decisión 85 disponía que la falta de respuesta al requerimiento para aportar documentos generaba como sanción, que se tuviera por desistida la solicitud”. Este Tribunal estima además necesario, para orientar la presente interpretación prejudicial, hacer una síntesis de los argumentos esgrimidos por la demandada (la Nación Colombiana) por intermedio de la Superintendencia de Industria y Comercio en memorial sustentatorio de la contestación de la demanda.

La demandada arguye que el solicitante de renovación de registro de la marca MARTA no dio cumplimiento al requerimiento formulado bajo la vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por el entonces Jefe de la División de la Propiedad Industrial, para que el interesado allegara la prueba de uso de la marca, cuya renovación fue solicitada en 1989.

Agrega que las resoluciones demandadas no han incurrido en violación de normas de carácter superior, puesto que la Superintendencia de Industria y Comercio obró dentro de sus precisas atribuciones legales conferidas por la ley, el Código Contencioso Administrativo y la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la solicitud de registro atrás mencionada, se resolvió con arreglo a la Decisión 85, aplicable, válida y legalmente a la solicitud de renovación. Que no se incurrió, por parte del Superintendente de Industria y Comercio, en violación de las normas legales a que se refiere la demandante y “menos aún, en lo previsto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual solamente entró a regir el 29 de octubre de 1993 (sic), mucho tiempo después” de la actuación administrativa cuya legalidad se cuestiona.

Que dichas actuaciones se ajustan a las disposiciones legales vigentes sobre la materia marcaria, habiéndose acatado el principio del debido proceso, otorgado a las partes interesadas plenas garantías para el ejercicio del derecho de defensa, y requerido al interesado para que completara su solicitud de renovación, quien se abstuvo de cumplir con los mismos.

La demandada considera aplicable en este caso el artículo 13 del Código Contencioso Administrativo de Colombia, según el cual “se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud si hecho el requerimiento de completar los requisitos, los documentos o las informaciones, no da respuesta en el término de dos meses”. Finalmente cita en apoyo de sus argumentos las sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, de 30 de octubre de 1992 y de 21 de abril de 1995 sobre la materia controvertida, concluyendo con la legalidad de la actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que en el expediente anexo a la consulta, se incluyen, en copias, los siguientes documentos: poderes de la parte demandante; Resoluciones 35633 de 26 de agosto de 1994 y 2400 de 3 de noviembre del mismo año; recurso de apelación a la Resolución N° 35633 presentado por la actora a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia mencionada; texto de la demanda de nulidad referida al inicio de esta sentencia y auto admisorio de aquella y auto que admite la corrección de la demanda; texto de la contestación de la demanda por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, así como otros documentos relativos a la tramitación del expediente interno.

CONSIDERANDO: 1. Normas Objeto de la Interpretación De la descripción de los hechos a que este Tribunal ha hecho referencia en páginas anteriores, se desprende claramente que la parte actora solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la renovación de su registro N° 94.594, para la marca MARTA, clase 30 dentro de la vigencia del artículo 70 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena.

Asimismo de la confrontación judicial interna resulta que la mencionada División de la Superintendencia, procedió a archivar la solicitud de renovación de la marca en vigencia de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, dando aplicación a los artículos 12 y 13 del Código de lo Contencioso Administrativo de Colombia. La demandante pretende hacer valer su derecho a la renovación del registro de la marca amparada en la ausencia de facultad de la Superintendencia para archivar la petición de registro y que debió darse aplicación al artículo 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre plazo de dos meses para las correcciones a la solicitud de registro.

En concepto de este Tribunal los antecedentes fácticos y desarrollos conocidos del negocio interno que origina la presente consulta, hacen necesario referirse al tránsito legislativo entre las Decisiones 85 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y al alcance interpretativo de los artículos 63 y 70 de la Decisión 85 y 99, 114, 143 y 144 y disposición transitoria Primera de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

De igual modo corresponde interpretar el artículo 3°, inciso primero del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Su texto se transcribe a continuación: Tratado del Tribunal “Artículo 3.- Las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior”.

“ DECISION 85.- “Artículo 63: Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos del Artículo 60 o no se han acompañado los documentos previstos en el Artículo 61, la oficina nacional competente notificará al interesado para que en un plazo de sesenta días hábiles haga las correcciones a que hubiere lugar o presente los documentos que faltaren, sin que esto perjudique la prioridad prevista en el presente Capítulo.

“Artículo 70: Para tener derecho a la renovación, el interesado deberá demostrar, ante la oficina nacional competente respectiva, que está utilizando la marca en cuestión, en cualquier País Miembro ”. “ DECISION 344.- “Artículo 99: La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.

No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación acompañando los comprobantes de pagos respectivos, si así lo disponen las legislaciones internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca o la solicitud en trámite, mantendrán su plena vigencia. “La renovación no exigirá la prueba de uso de la marca y se otorgará de manera automática, en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata.

Ello no obsta, sin embargo, el derecho del titular a renunciar posteriormente a parte o a la totalidad de los productos o servicios amparados por dicha marca. “Artículo 114: El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. “Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro.

“Artículo 143: Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos de Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión. En estos casos, los Países Miembros se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas. “Artículo 144: Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros ”.

Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. 2.

Naturaleza Especial del Registro y Diferencias con la Renovación de la Marca Ni la Decisión 85, ni las posteriores reformas del régimen común sobre Propiedad Industrial, en lo referente a las marcas de fábrica, establecen en forma expresa identidad entre la figura del registro de una marca y la renovación de la misma, de manera tal que ellas regulan actuaciones procesales autónomas cuyos requisitos, naturaleza y fines están claramente delimitados en la legislación comunitaria andina.

Este Tribunal Comunitario ha definido ya en su interpretación prejudicial 13-IP-95, caso GAMBRO LUNDIA AB. Gaceta Oficial N° 207 de 29 de abril de 1996, el contenido del artículo 70 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena sobre renovación de la marca y lo ha distinguido del procedimiento registral. Dicha Jurisprudencia ha sido recogida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, en sentencia del 27 de junio de 1996.

Después de considerar el Tribunal en la interpretación 13-IP-95, que la legislación comunitaria no ha establecido trámite especial para la renovación de las marcas y después de declarar que “la renovación no significa la creación del derecho a la marca sino su continuación en el uso exclusivo de la misma”, desarrolló estos conceptos en los siguientes términos: “ Entre el registro de la marca y la renovación existe una gran diferencia jurídica: el registro a través de la solicitud crea o configura o da nacimiento u origen al derecho marcario a favor de su titular.

El derecho original del titular de una marca queda fijado y determinado con la inscripción o registro de la marca, constituyendo la renovación una continuidad o prolongación de ese derecho en el tiempo. “En el procedimiento del registro, se admiten correcciones y oposiciones y se controvierten derechos. La renovación no es sino la simple manifestación del interesado de continuar ejerciendo el derecho exclusivo sobre la marca, que ha tenido existencia pacífica durante el período de vigencia. No cabe, bajo estas consideraciones aceptar oposición u observación a una marca o denegar la solicitud de renovación argumentando, por ejemplo, que la marca que se pretende renovar atenta contra los principios de registrabilidad referidos en la esencia misma del signo (novedad, distintividad o visibilidad) o afectan a derechos de terceros (marcas similares), pues estas acciones y oposiciones son propias del trámite del registro.

Estas materias o puntos podrían ser objeto de otras acciones que la norma comunitaria consagra como es el caso de la nulidad del registro. “El registro de la marca y la renovación de la misma son figuras jurídicas diferentes en los fines que cada una persigue; y, en tal virtud no cabe aplicarse a la renovación un trámite o un procedimiento similar o semejante al de la concesión del registro de la marca, en el cual se pueden discutir eventualmente derechos de terceros o causales de irregistrabilidad que no se presentan dentro de la renovación. “La sección segunda de la Decisión 85 (artículos 60 y 68) contempla las disposiciones para el procedimiento de registro de una marca.

Su inaplicabilidad para el trámite de renovación es evidente, por consideraciones diferentes que miran al objetivo del registro y de la renovación, la que, hasta por un sentido práctico, debe tramitarse sumarísimamente por cuanto el goce o la continuación del goce de un derecho no puede estar suspendido indefinidamente o sujeto a un engorroso procedimiento como sucede con el registro de marcas.

“Una marca sólo podrá extinguirse o anularse por las causales previstas en la Decisión 85 pudiendo acudir los Países Miembros a normas supletorias del Derecho Interno, únicamente en aquellos puntos en que existen vacíos en la legislación comunitaria (Procesos 5-IP-95, Gaceta Oficial 179 del 28 de abril de 1995). “La renovación de una marca, de conformidad con la Decisión 85, depende de la voluntad del titular traducida en dos aspectos: la prueba de uso de la utilización de la marca y la presentación antes del vencimiento del plazo de expiración del registro de la solicitud correspondiente por parte del titular, quien podría desistir de la solicitud o renunciar al derecho que la ley marcaria le confiere.

“Presumir o hacer presumir esa falta de ‘voluntad expresa’ para la continuidad en el goce del derecho al uso exclusivo de una marca, sustituyéndola por cualquiera otra figura o institución jurídica, sería condicionar la renovación de una marca a una causal no prevista en la norma comunitaria de la Decisión 85, hecho jurídico que contraría la interrelación o complementariedad entre el derecho comunitario y el nacional.

“Rechazada una renovación por falta de cumplimiento de los requisitos o por no haber sido presentada la misma, el efecto jurídico es la cancelación del registro o extinción del derecho y la disponibilidad de la marca para el público. Igual efecto tendría el supuesto de nulidad del registro. No así otras figuras no contempladas en las normas comunitarias ”. 3.

La Norma Comunitaria y el Derecho Interno. Aplicación Directa y Preferente. En la Comunidad Andina el principio de aplicación directa del derecho comunitario se deriva tanto de la Jurisprudencia como del derecho positivo comunitario. Es, a su vez, base fundamental para entender el principio de preeminencia de la ley comunitaria sobre la nacional.

Establece el artículo 3 del Tratado de creación del Tribunal que “Las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior”. La norma ha tenido abundantes desarrollos doctrinarios y jurisprudenciales.

La jurisprudencia ha desarrollado el principio de la aplicación directa, partiendo de la Sentencia de nulidad de fecha 10 de Junio de 1987 (Gaceta Oficial N° 21, de 15 de julio de 1987), al expresar que “ha de tenerse en cuenta además, que el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria en todos los Países Miembros y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos y por supuesto por los Organos del Acuerdo, lo mismo que por todos los Organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho Ordenamiento, el cual regula el proceso de la integración que se cumple en una comunidad de Derecho, cual es la constituida en el Pacto Andino”.

En el examen de la actuación administrativa de la Superintendencia de Industria y Comercio y de la División de Signos Distintivos que se cuestiona en el proceso interno, la parte actora arguye en primer lugar que se violó el régimen comunitario por haberse omitido dar aplicación al artículo 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que señala un plazo de 60 días para completar las solicitudes incompletas y en segundo lugar se aplicaron sin ser procedentes los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo sobre solicitud de informaciones y documentos adicionales y sobre presunción de desistimiento de una solicitud por no dar respuesta al requerimiento de requisitos adicionales por la administración, en el plazo de dos meses.

De la primera parte de las consideraciones de la presente sentencia ha quedado claro que siendo figuras distintas la del registro y la de renovación del mismo, a esta última no le es aplicable el artículo 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En cuanto a la segunda objeción de la parte actora sobre no aplicabilidad de los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo colombiano, cabe dar alcance a los artículos 84 de la Decisión 85 y 143 y 144 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, para determinar cual ha sido la evolución jurisprudencial en cuanto a las relaciones entre el derecho comunitario y el derecho interno y a la inaplicabilidad de este último.

En vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, este Tribunal desde el caso 2-IP-88, en sentencia de 25 de mayo, (Gaceta Oficial N° 33 de julio 26 de 1988), se refirió al artículo 84 de la Decisión 85 sobre desarrollo normativo interno de la ley comunitaria. Fue enfático el Tribunal en afirmar que la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del “complemento indispensable” para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno,anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser “estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen”.

Desde aquella oportunidad el Tribunal advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, “la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista”.

Esta jurisprudencia aplicable también al actual artículo 144 de la Decisión 344 ha sido reiterada por el Tribunal. En el caso 10-IP-94 se pronunciaba así el Tribunal haciendo compatible la jurisprudencia expedida desde 1988 con el actual artículo 144 de la Decisión 344 vigente: “ El desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión ‘régimen común sobre tratamiento’ que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.

Como lo ha dicho el Tribunal en la interpretación del artículo 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (caso 2-IP-88), “No se puede admitir en consecuencia que la legislación Nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos ” regulados por la legislación comunitaria “o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella ”, debiendo únicamente legislar sobre lo no comprendido en la Decisión supranacional.

En los procesos 3-IP-94 (Gaceta Oficial 162 de 9 de septiembre de 1994), 6-IP-94 (Gaceta Oficial 170 de enero 23 de 1995) y 10-IP-94 (Gaceta Oficial 177 de abril 20 de 1995), el Tribunal se refirió al contenido del artículo 143 de la Decisión 344 sobre fortalecimiento por las legislaciones nacionales de los derechos de propiedad industrial, en los siguientes términos: “ Los países signatarios por imperio de la norma comunitaria vigente, Decisión 344, pueden fortalecer el régimen de Propiedad Industrial mediante normas legales internas con la sola obligación de informar a la Comisión acerca de estas medidas y además, deben legislar sobre lo no comprendido en la norma comunitaria.

“En concepto de este Tribunal debe interpretarse lo que se entiende por ‘fortalecer los derechos de propiedad industrial’ a que se refiere el artículo 143 de la Decisión 344 para justificar la adopción de medidas de derecho interno por las legislaciones nacionales de los países miembros. “Desde el punto de vista etimológico, según el Diccionario de la Real Academia española, el verbo fortalecer se refiere a la acción de ‘hacer más fuerte o vigoroso’.

De esta noción fluye en forma natural y obvia la interpretación literal de que el régimen común de propiedad industrial puede ser complementado por las leyes internas para fortalecerlo siempre que con ello no se restrinja el sistema del régimen común en sus propósitos ni se recorte en su finalidad de protección de los derechos que consagra.

“Desde el punto de vista teleológico cobra también validez la interpretación literal de la expresión anotada, como quiera que los propósitos que persigue el sistema de integración adoptado por el Acuerdo Subregional Andino se fundan -como lo establece su preámbulo- en el fortalecimiento de la unión de sus pueblos, en la formación de una comunidad subregional, en la cooperación para el desarrollo, en la armonización de sus políticas económicas y en la unificación de la legislación de interés comunitario.

“Este Tribunal debe advertir que otra interpretación de las normas consagradas en el artículo 143 de la Decisión 344 entrañaría el peligro de que como resultado de su aplicación se violara el texto literal y el espíritu del acuerdo subregional andino, en perjuicio del propósito fundamental de lograr regímenes uniformes en áreas comunes de interés subregional ”.

A las anotaciones anteriores ha de agregarse que el fortalecimiento de los derechos de propiedad industrial por parte de los países miembros requiere de información a la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre estas medidas, lo cual indica a las claras que el fortalecimiento del régimen comunitario de propiedad industrial contemplado en el artículo 143 citado, no es posible desarrollarlo dando aplicación de manera arbitraria a disposiciones internas vigentes con anterioridad a la Decisión comunitaria.

Lo anterior lleva al convencimiento de que el procedimiento claro y conciso establecido en su momento por las Decisiones 85, artículo 70 y 344, artículo 99, no era ni es susceptible de desarrollo interno, pues la aplicación de la norma comunitaria, pura y simple bastaba para dar tratamiento uniforme a la renovación de las marcas, siendo vedado a los países establecer requisitos adicionales no contemplados en la ley comunitaria. 4.

Situación Jurídica de la Marca frente al Tránsito Legislativo Preocupa sobremanera a este Tribunal que al amparo de la aplicación equívoca de la ley interna frente al régimen marcario andino, por fallas en la administración interna de los países, puedan beneficiarse y estimularse las prácticas precisamente rechazadas por el sistema marcario andino, como la marca defensiva, cuando se registra sin la intención de usarla, con el solo propósito de impedir el uso y el registro de una marca legítima.

Precisamente para este tipo de marcas de defensa la legislación comunitaria ha impuesto siempre la carga de uso por su titular, unas veces como requisito para la renovación de la marca como fue el caso del artículo 70 de la Decisión 85 y otras veces como causal de caducidad de la marca, cuando no se haya usado en al menos uno de los Países Miembros, sin motivo justificado, por un período de tres años, como lo establece el artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En el presente caso el procedimiento gubernativo o administrativo que se examina en el proceso interno transcurrió desde mayo 9 de 1989, fecha de la solicitud de renovación del registro y 26 de agosto de 1994 fecha en que la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el archivo de la renovación del registro. En ese lapso rigieron en cuanto hace a la renovación del registro las Decisiones 85, artículo 70 y 344, artículo 99, ambas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La primera de ellas condicionaba el derecho de renovación a la demostración por el interesado, de que se estaba utilizando la marca en cuestión, en cualquier País Miembro. La Decisión 85 rigió hasta el 11 de diciembre de 1991, fecha a partir de la cual entró en vigencia la Decisión 311 que sustituyó a la primera y fue a su vez sustituida por la Decisión 313 del 14 de febrero de 1992 y ésta por la Decisión 344 vigente a partir del 1° de enero de 1994, las cuales eliminaron la prueba de uso de la marca, previa a la renovación del registro.

De la sucesión de los hechos y del derecho supuestamente aplicable a ellos se pueden dar las siguientes hipótesis: Al entrar en vigencia las Decisiones 311, 313 y 344, la marca en estudio estaba vigente, y su renovación debió concederse al amparo del artículo 99 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, de manera automática y sin la exigencia de la prueba del uso de la marca; o, En la segunda hipótesis, el derecho a la renovación del registro de la marca no nació a la vida jurídica por cuanto su titular no demostró ante la oficina nacional competente, que estaba utilizando la marca en cuestión en cualquier País Miembro; ante la eliminación de prueba de uso de la marca, al entrar en vigencia la Decisión 344, se tiene que el titular de la marca no había solicitado su renovación dentro del término legal previsto por la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, habiendo perdido por tanto su derecho a obtener la renovación. Frente a las dos hipótesis planteadas en los términos anteriores, al tenor de lo dispuesto en el artículo 70 de la Decisión 85, se estableció allí una condición suspensiva para dar nacimiento al derecho de la renovación de una marca, cual era la demostración de su uso.

Si esta condición no se dio porque el titular no demostró en tiempo oportuno el uso de la misma, el término de vigencia del registro de la marca expiró al vencerse el período de cinco años contados desde la fecha de su otorgamiento. Pretender que el registro permaneció en vigencia, implicaría aceptar la posibilidad de que la culpa o negligencia de quien fue titular de la marca en demostrar oportunamente su uso pueda ser generadora de un derecho a la renovación, ilimitado en el tiempo, lo cual choca con los principios generadores de las fuentes del derecho y en especial con el de que nadie puede alegar su culpa en provecho propio.

Aún en el supuesto, inadmisible de que la marca hubiese estado vigente al momento de expedirse la Decisión 344, de conformidad con el artículo 99 de dicha Decisión, el titular de la marca gozaba de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación, al cabo del cual debía aplicarse el artículo 114 de la Decisión 344 sobre cancelación del registro de la marca cuando el titular no solicita la renovación dentro del término legal incluido el período de gracia de seis meses.

A este respecto, el Tribunal en sentencia 09-IP-94 (Gaceta Oficial 180 de 10 de mayo de 1995), ha dicho: “ El registro caducado, deja en libertad al propio titular o un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro”, “Acorde con la Legislación Comunitaria, la marca tendrá su eficacia legal hasta el día del vencimiento del período de gracia, eficacia que se traduce, inclusive como un impedimento de irregistrabilidad para marcas semejantes o similares, que se pretenda inscribir durante el lapso total de la vigencia del registro de una marca ”.

Sobre el particular el Dr. Marco Matías Alemán (“Marcas”, página 118) dice: ‘Bajo la Decisión 85 al momento de hacer la solicitud de renovación se debían aportar las pruebas tendientes a demostrar el uso de la marca, ya fuera en Colombia o en otro País de la Subregión’. Bertone y Cabanellas (pág. 203) señalan: ‘Si no se cumple con este requisito formal, que debe acompañar la solicitud de renovación antes de la expiración del término final para su presentación, la marca registrada se extinguirá por falta de renovación. La presentación de la declaración jurada o la acreditación del uso de la marca con posterioridad a la expiración del registro, no impedirán su extinción’.

En la Legislación Argentina se exige la declaración del uso durante 5 años previo a la renovación (artículo 20 de la ley 22362) ”. 5. Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 La Comisión del Acuerdo de Cartagena en su técnica legislativa ha sido cuidadosa en establecer mecanismos adecuados para que las situaciones jurídicas preexistentes al momento de entrar a regir la ley comunitaria, fueran atendidas y consideradas.

En esta forma la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, previó la situación de los derechos adquiridos optando por homologar todos aquellos derechos otorgados con anterioridad a la vigencia de la normativa andina, previendo que el derecho de propiedad industrial válidamente otorgado, subsistirá por el tiempo en que hubiere sido concedido.

Aplicadas las reglas de tránsito legislativo a que se refiere la disposición transitoria primera al caso del registro de propiedad industrial, concedido válidamente bajo el imperio de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a él le serían atribuirles los postulados de protección del derecho adquirido o de la situación jurídica concreta, por parte del ordenamiento jurídico que le sirvió de origen y que continuaría amparándolo mientras subsista la validez del registro.

En el evento en que no se diere la presencia de validez del registro porque éste había caducado o cumplida su fecha de vencimiento sin que hubiere podido ser prorrogado en tiempo oportuno, se estaría ante la ausencia de una situación jurídica concreta y cualquier intento de revivirla implicaría la necesidad de presentar ante la oficina nacional competente una nueva solicitud de registro dentro de los términos establecidos en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA C O N C L U Y E: 1. El ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria por los órganos del Acuerdo, por todos los Países Miembros, por los funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho ordenamiento, y para los particulares. 2. Los artículos 84, de la Decisión 85 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena están inspirados en los principios fundamentales de aplicación directa de la ley comunitaria, sin complemento legislativo interno y de preeminencia sobre la ley nacional, siendo inaplicables las disposiciones de derecho interno que contradigan o sean irreconciliables con la norma comunitaria. 3.

Las normas contenidas en el ordenamiento jurídico comunitario relativas al régimen de propiedad industrial, establecen claramente los requisitos para el otorgamiento de los registro de marcas y señalan específicamente los procedimientos sumarios para la renovación del registro de una marca, siendo vedado a los países miembros establecer requisitos adicionales no contemplados en la ley comunitaria, como sería la declaración por el administrador nacional, del desistimiento tácito de una solicitud de renovación. 4.

La prueba de uso de la marca era aplicable a las solicitudes de renovación del registro, presentadas durante la vigencia de la Decisión 85, artículo 70 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Según ésta el derecho a la renovación del registro de la marca estaba sujeto a una condición suspensiva, de manera que no pudo nacer a la vida jurídica si el titular se abstuvo de demostrar oportunamente el uso de la marca ante la Oficina Nacional Competente. 5.

De conformidad con el artículo 143 de la Decisión 344, el fortalecimiento por las legislaciones nacionales de los derechos de propiedad industrial, sólo es posible de establecer siempre que con ello no se restrinja el régimen común en sus propósitos, ni se recorte la protección de los derechos, que dicho régimen consagra. 6. Como consecuencia de lo expuesto en el párrafo anterior, no se podría admitir que sea válida la renovación del registro de una marca cuya prórroga fue solicitada en vigencia de la Decisión 85, sin comprobación del uso de la misma exigido por el artículo 70 de esta norma, pues ello implicaría reconocer que la culpa o negligencia en el cumplimiento de la ley sobre demostración de uso, pueda generar un derecho a la renovación, ilimitado en el tiempo. 7.

Dentro del régimen de la Decisión 85 el registro de una marca expiraba al transcurrir los cinco años de su otorgamiento o de su última renovación, cuando no se hubiere dado cumplimiento a la solicitud de renovación acompañada de la prueba de uso. 8. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada. 9.

Remítase copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial. Gualberto Dávalos García PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.