PROCESO Nº 5-IP-97 Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez. Registro de la marca RENTAR (Nominativa) presentada por la Sociedad RENTAR S.A.. Expediente Interno Nº 3611. Quito, Mayo 23 de 1997 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, solicita a este Tribunal Comunitario la interpretación por vía prejudicial de los artículos 81, 82, 96, 146 y 147 de la Decisión 344, en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
Que dicha solicitud tiene su origen en el proceso interno en el cual la Sociedad RENTAR S.A., demanda la nulidad de la Resolución Nº 9641 de 8 de junio de 1995, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que negó el registro de la marca RENTAR (Nominativa), y Nº 2291 de 28 de Diciembre de 1995, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, la que resolvió en forma adversa el recurso de apelación interpuesto y confirmó la citada Resolución Nº 9641, para distinguir los productos comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
Que el Consejero Ponente ha considerado como hechos relevantes, los siguientes:
HECHOS DE LA DEMANDA “La parte actora solicitó el registro de la marca “RENTAR” (NOMINATIVA), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, el día 1º de diciembre de 1994, solicitud que se tramitó bajo el expediente Nº 94054.862. “Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 412 de 30 de enero de 1995, no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros.
“No obstante, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió negar el registro de la citada marca, con fundamento en que la expresión RENTAR encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que el signo objeto del registro consiste exclusivamente en una indicación que se usa en el comercio para distinguir una característica de los servicios para los cuales se aplicará, pues la clasificación 36 Internacional de Niza incluye “seguros y finanzas” y, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por RENTAR se entiende ‘producir o rentar beneficio o utilidad anualmente a una cosa’.
Y esa es precisamente una característica de la actividad financiera. “La parte actora aduce, en resumen, lo siguiente: “-La oficina de marcas se equivocó porque RENTAR no es un término genérico, ni descriptivo, ni un término que indique calidad, cantidad o especialidad de los servicios de la Clase 36 Internacional de Niza, como tampoco es un término usual ni corriente para distinguir los servicios de dicha Clase.
“-La parte actora es titular del registro de la marca RENTAR (NOMINATIVA), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, vigente hasta el 31 de marzo del año 2.005, clase en la cual hubiera podido la oficina de marcas endilgar el mismo vicio de irregistrabilidad para negar el registro. “Con la prestación de cualquier servicio se busca obtener rentabilidad, luego, el signo RENTAR sería irregistrable para distinguir cualquier clase de servicios.
Al contrario, si RENTAR es registrable para distinguir cualquier clase de servicios, como es el caso de la clase 39, lo es para absolutamente todas las clases, sin excepción alguna”. El Tribunal al analizar la documentación constante en el expediente enviado por el Consejo de Estado, se refiere a los siguientes: 1º Resolución Nº9641, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos, la cual niega el registro de la marca RENTAR (NOMINATIVA).
En el considerando 4º de esta Resolución, se expresa: “Que la Legislación Colombiana consagra el sistema atributivo en materia de marcas. Esto es, que el registro confiere el derecho sobre la marca y a su utilización en favor de su titular de una manera excluyente. “Por lo mismo, el término o figura que la compone debe ser apropiable.
Para serlo, el signo o indicación que se pretende utilizar como marca no pueden consistir exclusivamente en una indicación que sirva para describir en el comercio las características de los productos o servicios para los cuales se utilizará. Tal signo no tendrá la fuerza distintiva necesaria para que los consumidores puedan diferenciar los productos o servicios en que se empleará, de otros iguales o similares”. 2º Resolución Nº2291, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se niega el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Nº9641.
En esta etapa del procedimiento administrativo el recurrente argumenta que la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del artículo 82, exige que el signo, para que no sea registrable, consista exclusivamente en una indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad u otros datos característicos o informaciones de los productos o servicios en que se usará. En observancia de lo anterior es claro que el término RENTAR, debería ser una característica exclusiva de las finanzas y los seguros lo cual no sucede.
“Finalmente sostiene que la prohibición legal se refiere a descripciones del servicio en sí mismo, pero dicha prohibición no incluye la descripción de actividades afines a la naturaleza del servicio”. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial argumenta que el signo RENTAR fue solicitado para distinguir los servicios comprendidos en la clase 36 de la clasificación Internacional de Niza.
“Parte de la actividad financiera y de seguros busca precisamente la producción (o rendimiento) en un período de tiempo de unos bienes determinados”. Para los mencionados servicios, el signo RENTAR, apreciado en su conjunto, es descriptivo por cuanto indica cómo es el servicio. 3º DEMANDA PRESENTADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO FUNDAMENTOS DE DERECHO.
En los fundamentos de derecho, manifiesta la actora, que se violaron las siguientes normas: 1.- Artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 81 Ibídem, dado que la División de Signos Distintivos y la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, “aplicaron erróneamente el artículo 96, pues su obligación es la de ordenar el registro de la marca”.
Asimismo ignoró que dicho signo es idóneo para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la clase 36, dado que la marca RENTAR cumple con todos los requisitos exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344, ya que es un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, que en la citada clase 36 no existen otros signos RENTAR que se encuentren registrados. 2.
El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos, al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca RENTAR (NOMINATIVA), clase 36, de la Clasificación Internacional de Niza que incluye “seguros y finanzas”, catalogó al signo RENTAR como descriptivo, en base al concepto contenido en el DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA ya mencionado anteriormente.
Posteriormente, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial procedió “a examinar si dicha expresión constituye una característica de algunos de los servicios comprendidos en la mencionada clase, por cuanto la descriptividad de una denominación debe establecerse en relación con los servicios para los cuales va a utilizarse el signo distintivo.
De manera que una denominación puede ser descriptiva en relación con productos o servicios comprendidos en una clase de la clasificación internacional de Niza, y no serlo para otra”, para concluir que el signo solicitado, “apreciado en su conjunto, es descriptivo por cuanto indica cómo es el servicio”. Refutando este concepto, la actora, expresa que no se puede decir, que el signo RENTAR, pueda servir “para describir la especie o características de los servicios que distingue, y mucho menos que sea un signo exclusivo de la especie o características de tales servicios”.
En defensa, asímismo de la registrabilidad del signo RENTAR, sostiene la demandante que éste no “ es ni un término genérico, ni un término descriptivo, ni un término que indique calidad, cantidad o especialidad de los servicios de las clase 36 Internacional, y de todas formas no es un término ni usual ni corriente ni es el acostumbrado para distinguir los servicios de dicha clase 36” 3.
Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos y la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, “no interpretaron ni aplicaron correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas.
De haberlo hecho en forma correcta, habrían advertido que, en aplicación de las mismas o idénticas disposiciones y con anterioridad a la fecha en que fueron expedidos los actos acusados, se concedió, a nombre de un tercero, el registro de varias marcas” como CUENTA TOTAL, INVERLEASING, BANCO SUPERIOR, CREDIFINCA, INVERCREDITO, PRESTA AHORRO, ETC, que consisten en “expresiones que a lo sumo son evocativas de la clase 36 Internacional de Niza”.
“Tal inobservancia conduce a no salvaguardar los derechos a que se refiere el artículo 147 de la Decisión 344 y que en el presente caso le asisten a la Sociedad RENTAR S.A”. La División de Signos Distintivos y la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial no adoptaron las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344 ni se abstuvieron de expedir la resolución denegatoria de la solicitud de registro de la marca y la confirmatoria de la primera. 4º Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio a la demanda formulada por la sociedad Rentar S.A. ante el Consejo de Estado.
Esta oficina administrativa en el respectivo escrito ha manifestado: a) “La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 82 literal d) impide legalmente que sean registrados los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o servicios para los cuales ha de usarse ”; de otra parte de conformidad con el artículo 82 literal d) de la misma Decisión son irregistrables como marca los signos que ‘puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate ’”. b) “Finalmente es de precisar que si bien es cierto que publicados los extractos de la solicitud de registro de la marca “RENTAR” (NOMINATIVA) en la Gaceta de Propiedad Industrial, para la clase 36a (expediente Nº94-054.862) no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros, ello no impedía que la Oficina Nacional Competente examinara la registrabilidad y decidiera sobre el otorgamiento o denegación del registro de la marca conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que a letra dice: ‘Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.
Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada’ (se subraya)”. c) “Por ello, puede afirmarse inequívocamente que los fundamentos legales tenidos en cuenta en la Resolución Nº9641 del 8 de junio de 1995 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ajusta a pleno derecho además de que no violentan disposiciones legales superiores ni en materia marcaria; ”.
CONSIDERANDO: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL El Tribunal tiene plena competencia para conocer de la solicitud de interpretación prejudicial presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia de los artículos 81, 82, 96, 146 y 147 de la Decisión 344, en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, y el Consejo de Estado para formularla de acuerdo al artículo 29 del Tratado del Tribunal.
Además, la solicitud reúne los requisitos establecidos en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184). II. NORMAS OBJETO DE INTERPRETACION: El texto de las normas solicitadas para la interpretación prejudicial, son las siguientes: DECISION 344: Artículo 81.- “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82.- “No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”.
Artículo 96.- “Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. Artículo 146.- “Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.
“Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino”.
Artículo 147.- “Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión”. TRATADO DE CREACION DEL TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA Artículo 5.- “Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.
“Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación”. En base a estas disposiciones el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena procede a la interpretación de las normas transcritas: III. CONCEPTO DE MARCA El artículo 81, párrafo segundo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en la definición de marca, recoge las funciones básicas que un signo debe cumplir para que pueda ser registrado como marca: a) La distintividad entre los signos registrados o a registrarse, es condición sine qua non para que el signo pueda constituir una marca, distintividad que permite que los productos o servicios de una persona o empresa puedan diferenciarse o distinguirse de los de otra persona o empresa y del producto que lo protege, y por lo tanto podrán ser identificados por los consumidores, evitando, además, un riesgo de confusión entre los mismos.
Si la marca que utiliza un fabricante confunde y no distingue, tomando como referencia el signo que es la expresión material de la marca, estaría impedido de su registro porque cae dentro del concepto de genérico, descriptivo o usual, razones que convierten al signo en irregistrable. b) Destaca la referida definición comunitaria de marca, otra de sus funciones, cual es la indicación del origen empresarial, situación que permite al consumidor percibir o intuir que marcas idénticas o similares para los mismos productos, puedan tener un mismo origen en cuanto a la empresa productora, sin que ello signifique que al consumidor le interesa conocer con exactitud quién es el propietario de la fuente generadora del producto o servicio, sino, más bien, únicamente la fuente, el origen en sí mismo.
Esta función, la fuente de producción, generalmente permite, aunque no es función propia de la marca, que los productos tengan una igual o estandarizada calidad cuando el productor es el mismo o cuando un mismo productor controla la fabricación en una o varias empresas. La calidad depende de la voluntad propia del fabricante y él será, en definitiva, quien en beneficio o perjuicio de su marca mantenga, deteriore o incremente la calidad, situaciones que para los consumidores es una de las condiciones básicas de su adquisición. c) La regla de la especialidad de una marca se halla referida en la definición en comento.
Un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclator internacional de NIZA o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella. La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la “regla de la especialidad”.
Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada y no para la generalidad del área andina. IV. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA REGISTRARSE COMO MARCA Se puntualiza en el propio artículo 81: que el signo sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.
PERCEPTIBILIDAD El requisito de la perceptibilidad va implícito en la definición de que la marca es un signo inmaterial, y para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto) es indispensable una materialización o exteriorización que lo transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable a través de un medio sensorial.
LA DISTINTIVIDAD En renglones anteriores se relievó la importancia de la necesidad de que un signo sea distintivo para que pueda registrarse como marca. Si un signo no tiene el cuño distintivo o el poder para diferenciar y distinguir un signo de otros, frente a productos idénticos y similares y el consumidor pueda identificarlos entre sí, es irregistrable.
La pérdida de distintividad conduce a que un signo pueda confundirse con otro y lo confundible se contrapone a lo distintivo y distinguible, y siendo éstos los requisitos que debe reunir un signo, el que no los reúna, es irregistrable como marca. La percepción que el consumidor medio tenga sobre el signo y productos origina el proceso mental hacia la distintividad, y la diferenciación e identificación que establezca entre un signo y otro y los productos o servicios protegidos, generará la posibilidad del registro.
REPRESENTACION GRAFICA Este requisito se ha considerado sin atención a las funciones mismas de la marca, sino más bien como una necesidad material o formal para el registro y que éste pueda, a través de la representación gráfica, dar a conocer al público los aspectos o características generales del signo a registrarse. Este requisito favorece a la descripción de la marca que debe contener la solicitud de la que habla el artículo 87, literal b) de la Decisión 344.
Signos denominativos o expresiones verbales simples, compuestas o complejas; signos constituidos por números, letras, gráficos o combinación de colores, son, hasta el momento, los signos más idóneos de registro. El requisito de la representación gráfica del signo en marcas gustativas y olfativas, y con menor rigurosidad en las sonoras, impide que sean registrables, no por existir sobre ellas una prohibición explícita, sino por la imposibilidad de la representación gráfica como medio de llevar al público el conocimiento del signo que está cursando para su registro.
Dentro del proceso 27-IP-95 y ratificado en el proceso 12-IP-96 éste Organo Comunitario al referirse a este tema expresó que: “La representación gráfica del signo es una ‘descripción que permite formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados’ (Marco Matías Alemán, “Marcas” Top Management, Bogotá, pág 77), por lo que este requisito hace relación a la materialización o factibilidad externa para el registro, esto es la publicación y el archivo”.
“El requisito de que el signo sea ‘susceptible de representación gráfica’, no parece ‘que responda a la propia naturaleza de la marca como signo distintivo, sino más bien a exigencias actuales en cuanto a la necesidad de ‘registrar’ el signo en la correspondiente oficina de patentes y marcas”. ‘ Este requisito no viene impuesto por la propia naturaleza de los signos en el sentido de que solo tengan aptitud para ser marcas los que sean susceptibles de representación gráfica sino que obedece a la situación actual de las Oficinas de Patentes y Marcas”.
(Prof. José Manuel Otero Lastres, “Concepto y Tipos de Marcas en la Decisión 344”, Seminario Internacional Quito y Trujillo, julio de 1996)”. V. DENOMINACIONES GENERICAS Y DESCRIPTIVAS Un signo puede reunir intrínsecamente los requisitos exigidos por el artículo 81 para que pueda o pretenda ser registrado como marca. Empero, deberá enfrentar el examen registral que la Oficina Nacional Competente tiene la obligación de realizar, como paso previo a aceptar o denegar el registro y, si dentro de este examen tropieza con alguna o algunas de las causales o impedimentos de irregistrabilidad puntualizados en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, la administración deberá denegar dicho registro.
Por carecer de distintividad no pueden ser registrados, entre otros, los signos que sean genéricos o descriptivos del producto o servicio que la marca va a proteger. Si con la marca requiere el fabricante distinguir y diferenciar sus productos de otros que se comercializan, es decir hacerlos distintivos tanto frente al producto como a otros signos, el hecho de señalar un producto o servicio con la denominación de ese mismo producto o servicio o con uno que encierre o comprenda su género o que describa una de sus cualidades esenciales, no significaría sino confundir el producto o sus características con el signo, desapareciendo, de este modo, lo distintivo entre el bien patrimonial y el signo, que hace la esencia y el objeto de la denominación marcaria.
En este caso, el signo apropiable no sería sino la palabra o el gráfico con el que se conoce usual y comúnmente al producto, perdiendo inclusive la novedad. De aceptarse el registro de esta clase de signos, se toleraría además, que un vocablo utilizado generalmente para denominar a un producto o servicio -sea el derivado de su origen gramatical o proveniente del uso generalizado con que es conocido en un ámbito geográfico o territorial- ingrese al patrimonio marcario de una empresa o persona, eliminando o restringiendo la posibilidad de que otras personas utilicen ese mismo concepto o denominación para sus productos, lo cual vendría en perjuicio de otros comerciantes y consumidores.
Las denominaciones genéricas no son sino aquellas que se refieren al producto en si mismo, al género y a la especie que comprenden a ese producto. Una descripción de un bien o servicio, si no es la esencial con la que pueda el consumidor identificar en forma inmediata al producto, puede ser registrable. Dicho en otros términos, si la descripción hace relación a una característica, aptitud, función o naturaleza secundaria del producto o servicio, el signo, aunque puede ser un signo débil, estaría en posibilidad de ser registrado.
Sobre las marcas genéricas y descriptivas, en el Proceso 12-IP-96 el Tribunal expresó: "Los signos genéricos sirven para designar objetos o servicios que se aplican a un conjunto de personas o cosas que tienen una o varias características comunes o que poseen las mismas propiedades. Pero para que la genericidad constituya impedimento de registro de un signo, es necesario que tenga relación esencial y directa con el producto o servicio que se pretende registrar.
Si la palabra o la denominación nombra un producto o servicio, el signo será genérico. Esto no significa que una designación genérica queda impedida absolutamente para constituir una marca válida, para otra clase de productos a los que la marca no designa. Un signo genérico, en consecuencia, que no se identifique con el producto al cual pretende distinguir, podría ser registrado, lo que no obsta a la posibilidad de que también pueda ser registrado y utilizado para designar otros productos en el mercado competidor.
“En la sentencia dictada el 7 de agosto de 1995 proceso 3-IP-95, (G.O N° 189 de 15 de septiembre de 1995), sobre la denominación genérica el Tribunal expresó que “Vistas las normas comunitarias que se solicita interpretar con esta óptica de conjunto, corresponde a este Tribunal comunitario anotar que la noción de denominaciones genéricas debe comprender, para efectos marcarios, las que se refieren a unidades de un mismo género propiamente dicho como de una misma especie, en la medida en que etimológicamente tanto el uno como la otra hacen relación al conjunto de elementos que tienen uno o varios caracteres comunes y que por tanto no pueden ser objeto de uso exclusivo para identificar el producto o servicio que se trate de registrar.
Tanto en la noción de género como en la de especie que trae el Diccionario de la Real Academia la comunidad de elementos hace evocar la idea de generalidad. La prohibición de registro se dirige pues, en ambos casos (género y especie) a precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser utilizadas, vía el registro marcario, para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o servicio.” (Criterio ratificado en sentencia dentro del proceso 14-IP-95 G.O N° 230 de 16 de octubre de 1996 y en proceso 18-IP-95 G.O N° 231 de 17 de octubre de 1996).
“Manuel Otero define a la denominación descriptiva como aquella que ‘informa a los consumidores y usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor, u otras propiedades del producto o servicio’. “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe encaminarse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege.
En estos casos, si el bien protegido por la misma se halla por ésta directamente designado pierde su carácter de distintivo y de exclusivo para el uso comercial. Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la irregistrabilidad del un signo. “Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos son el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio.
“El signo será descriptivo positivamente, es decir, impedido de su registro cuando “comunica, a quien le oiga, lo vea, una idea clara; inmediata y directa con referencia al producto” (Bentata, obra citada, Pág. 170). “Respecto tanto a los signos genéricos como descriptivos debe añadirse, que un signo consistente “exclusivamente” de elementos propiamente genéricos o descriptivos pueden constituir marca si el conjunto marcario o su combinación resulta distintivo.
Esta posibilidad se encuentra configurada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 cuando emplea el término “exclusivamente” al referirse a las marcas descriptivas”. VI. MARCAS DESCRIPTIVAS Y MARCAS EVOCATIVAS En el Proceso 7-IP-95 (G. O. Nº189 de 15 de septiembre de 1995) el Tribunal dijo: “‘ Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos, que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca pueden ser registrables.
No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo. Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de esfuerzo imaginativo.
Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo NESCAFE para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios etc.
(Rangel Medina, David, “Tratado de Derecho Marcario”, 1960, págs 273 y 356 y Otamendi, obra citada). En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas’”. El Tribunal en la oportunidad citada concluyó sobre la materia que: “No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del producto de que se trate.
Por el contrario, pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, transmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar el signo con el producto que se anuncia”. (Ratificado en procesos 4-IP-95 G.O. N°253 de 7 de marzo de 1997; 18-IP-95, G.O. N°231 de 17 de octubre de 1996 y 12-IP-96).
REGISTRO DE LA MARCA “RENTAR” El autor Victor Bentata hace referencia a la marca OFERTA “originalmente registrada en Colombia para papel higiénico”, y que “fue posteriormente anulada por insuficiente distintividad (que el Concejo de Estado confundió con genericidad). Sobre la misma marca decidió además la Corte Andina de Justicia de Quito (1989), confirmando que ésta marca no se confunde con ninguna clase de papel ni con ningún producto, lo cual le acuerda cierta novedad relativa.
Pero considerando la situación del mercado, puede también afirmarse que todos los bienes disponibles, si bien no “son” OFERTA, por lo menos “están” en oferta, con lo cual se produciría una confusión. Igual sucede con términos del mismo tipo tales como DEMANDA, SERVICIO O GANGA, afectados de la misma ambigüedad insuperable”. (“Reconstrucción del Derecho Marcario”, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1994, pág. 162).
Este Tribunal en la sentencia sobre la marca OFERTA expresó: “Un término es genérico, en cambio, desde el punto de vista del Derecho Marcario, cuando los empresarios del correspondiente sector económico necesitan utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. En tales casos, conforme se ha indicado, no resultaría admisible que un solo empresario pretendiera apropiarse de algo que es común y que los demás empresarios habrían de necesitar, utilizando el lenguaje corriente, para referirse a su producto o servicio.
“Es cierto que el término ‘oferta’, utilizado como marca de una clase de papel, no se confunde con ese producto, ni con ninguno otro, y de allí que tenga, potencialmente, cierta novedad que lo haría admisible como marca, a pesar de ser un vocablo genérico. Pero ocurre que cualquier producto o servicio que esté en el mercado -inclusive, por supuesto, todo tipo de papel- si bien no son oferta, si están en oferta.
O sea que aunque el término puede ser distintivo materialmente, podría prestarse a confusión desde el punto de vista funcional, que es precisamente el que más interesa al derecho de marcas. Lo mismo ocurriría con muchos otros términos genéricos y equívocos, que metafóricamente podrían ostentar cierta individualidad que, en principio, los harían aptos como marcas, pero que podrían dar lugar a inevitables confusiones utilizados como sustantivos o verbos comunes, y aplicables por tanto a toda clase de bienes y servicios.
Así ocurriría, por ejemplo, con ‘demanda’, ‘servicio’, ‘rebaja’, ‘ganga’, ‘baratillo’, etc., etc. “En resumen, vocablos como los citados, si bien teóricamente podrían llegar a ser novedosos en su relación concreta con un producto, pueden legar a ser equívocos y ambiguos dentro del lenguaje que usualmente se utiliza en el mercado. De ser así, resultarían inadmisibles como marcas, de acuerdo con las disposiciones de la Decisión 85 antes citadas”.
(Proceso 2-IP-89, Gaceta Oficial Nº49 de 10 de Noviembre de 1989, “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”, Tomo II, páginas 16 y 17). Si bien es cierto que la marca RENTAR no se confunde con los productos o servicios de la Clase 36 de Niza, lo cual le da una novedad relativa la etimología de la palabra RENTAR significa “producir o rentar beneficio o utilidad anualmente a una cosa”, adoleciendo RENTAR de una irregistrabilidad general para quien desee prestar un servicio con la intención de obtener rentabilidad, sea cual fuera el producto o servicio del que se va a valer para obtenerla.
La insuficiente distintividad de un signo, que no es genérico ni descriptivo, puede hacerle perder su valor legal como para que se convierta en signo registrable. Para concluir si una marca es genérica habría que preguntar ¿ qué es?, o para la descriptiva de ¿cómo es? el producto que se pretende registrar, o respondiendo a la interrogante ¿quien es? para aceptar si una denominación es válida como registro la marca RENTAR difícilmente se encasillaría en las denominaciones genéricas, pues rentar no define al servicio de “finanzas y seguros”, ni constituye el género o la especie de esos servicios.
Tampoco denotaría una de las cualidades, aptitudes o descripciones esenciales de esa clase de servicio, porque el consumidor al escuchar esa palabra, infiere varios conceptos, como rentar un departamento, un vehículo, producir una utilidad, generar réditos económicos, etc. No es el supuesto de que para jugos de limón, por ejemplo, se ponga como marca “amargo”, pues ésta es una de las descripciones más aceptadas por el público sobre ese cítrico.
Sin embargo todo productor o fabricante o prestario de servicios, persigue un objetivo económico que se traduce en generar una utilidad, un beneficio o lo que puede definirse en términos generales, en producir una renta. El profesional, el jubilado, el ama de casa, el estudiante, etc. requiere de una renta para su supervivencia, y el término RENTAR también podría, con los modismos propios de cada País o Región, significar el hecho de obtener o dar una renta para que alguien viva o subsista.
El término o la denominación en discusión es usual para varias actividades sin que constituya la esencia de la utilización para la actividad financiera o económica. Repitiendo lo expresado por el Tribunal en el caso de la marca “OFERTA”, toda actividad económica persigue RENTAR, es decir producir frutos económicos, pero no toda actividad de RENTAR, significa generalmente producir réditos.
Si bien a un signo se le puede considerar, desde cierto análisis como evocativo, la generalidad del mismo frente a los varios productos o servicios a que se puede referir, le hace caer en el plano de la ambigüedad y la insuficiente distintividad, que no le permitirá cumplir a cabalidad con la función a que está destinado dentro del mercado, como es la distinguir ese signo con otros o lograr la identificación de ese producto con otros.
En el proceso 12 IP-96, (marca MARGARINA EXCLUSIVA) el Tribunal, sobre estos análisis puntualizó: “DENOMINACIONES CON INSUFICIENTE DISTINTIVIDAD “Existen denominaciones o signos, adjetivos o sustantivos, que no caen ni dentro del campo de la estricta genericidad ni la descriptividad, y que independientemente del bien externo que van a proteger, carecen de la suficiente fuerza distintiva que los convierte en signos débiles que en ocasiones pueden conducir a la irregistrabilidad.
Son signos “inherentes incapaces de distinguir los bienes a los cuales se aplica no tanto por nombrar el bien mismo, ni siquiera por describir una de sus cualidades esenciales, sino por su debilidad extrema” (Victor Bentata, obra citada, pág. 159). “El autor últimamente mencionado, señala como signos de “dudosa distintividad las tradicionales representaciones del sol, del león, del toro”.
“Igualmente llega con su razonamiento a criticar que se admitan que “los genéricos de productos sean registrables para productos de naturaleza diferente, por ejemplo AZUCAR para vestido o CERVEZA para perfumes, sin tener en cuenta el elemento de insuficiente distintividad”. “La insuficiente distintividad de un signo para registrarse, y que como se manifiesta no es el caso de la genericidad ni la descriptividad positiva, en muchos de los casos será un tema de análisis y conocimiento profundo de materia sobre marcas por las tenues diferencias que puede darse entre un signo cuando es genérico, descriptivo o de insuficiente distintividad.
“Los signos genéricos y descriptivos tienen una insuficiente distintividad; pero no todo signo insuficientemente distintivo es por sí genérico o descriptivo. “La diferencia entre el signo descriptivo y el insuficientemente distintivo, radica en que el primero denota el producto a través de sus cualidades, aptitudes o composición; el insuficientemente distintivo no denota ni describe el producto, sino que no tiene la fuerza necesaria para diferenciar un producto de otro.
“Entre la genericidad, la descriptividad y la insuficiente distintividad existen relaciones o aproximaciones que dependen del criterio subjetivo del examinador y un signo puede estar a lo mejor impedido de registro por ser genérico e insuficientemente distintivo o por descriptivo e insuficientemente distintivo. (Victor Bentata)”. VII. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS Dentro del trámite o procedimiento de registro de marcas, la Decisión 344 en el artículo 96, le confiere a la Oficina Nacional Competente un plazo de 30 días a fin de que proceda a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.
La utilización imperativa de la inflexión verbal “procederá” se traduce en una obligación y no en una simple facultad. Por lo que la administración, en todos los casos en que se presenten o no observaciones deberá efectuar el examen de registrabilidad del signo, sin que le sea permitido omitirlo, previo a la concesión o denegación del registro.
La falta de presentación de observaciones, no exime al funcionario de cumplir con el examen de registrabilidad que le impone la norma en referencia, pues, aún en el caso de que tales observaciones se formularen, al funcionario, le corresponde también el examen de otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro (Procesos Nº27-IP-95 y 12-IP-96).
Para el análisis de registrabilidad, es necesario examinar el signo frente al producto o servicio que la marca va a proteger. Por esa razón, hay signos iguales o semejantes que se pretenden registrar, pese a haber sido registrados, y si así se ha procedido debe ser porque para esos productos o servicios, el signo no era ni genérico, ni descriptivo, ni tampoco, el usual o comúnmente utilizado para designar el servicio o el producto, o no se encontraba inmerso en ninguno de los impedimentos legales contemplados en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
No es regla de aceptación marcaria que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas de los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la registrabilidad y en otro la rechace.
Por el hecho de aceptar o denegar un registro no puede inferirse que la Oficina ha violado o incumplido las normas comunitarias; al menos, así se debe entender si por lo demás el procedimiento se ha sujetado al trámite previsto en la Decisión 344; y por otro lado su fundamento de observación, análisis y motivación de la resolución respectiva se ajusta también a las normas aplicables y a criterios doctrinarios, técnicos y analíticos del signo y del producto que va a proteger.
VIII. UNIFICACION Y COORDINACION DE LOS PROCEDIMIENTOS MARCARIOS El resultado de la preocupación constante de los Países Miembros de unificar procedimientos, proceder a la modernización de las oficinas nacionales competentes y de mantener una información constante y rigurosa entre las diferentes oficinas respecto a las marcas que se inscriban en ellas, para evitar conflictos marcarios por el registro de marcas idénticas o similares en los difentes Países que puedan crear confusión, y a lo mejor con la intención posterior de llegar a la marca comunitaria andina, promovió la inclusión del texto del artículo 146, cuya interpretación,. para efectos de la resolución por parte del juez interno en este caso, no reviste importancia alguna, pues en nada interfiere la acción de la oficina nacional competente en cuanto ésta se haya ajustado a los trámites legislados y previstos que son los que deben que aplicarse.
Si la Oficina Nacional Competente deja de cumplir con una norma comunitaria y no garantiza la “mejor aplicación de las disposiciones contenidas” en la Decisión 344, la propia disposición comunitaria prevé la vía para enmendar el error de hecho o de derecho de la autoridad administrativa. Con ese mismo objetivo de unificar los procedimientos en la Subregión, el artículo 147 obliga a los Países Miembros a revisar los procedimientos administrativos internos a fin de que no se contrapongan o no contravengan lo previsto en la Decisión 344, y de ese modo y forma, se salvaguarden los derechos y obligaciones de los particulares.
El espíritu de la disposición del artículo 147 no puede interpretarse “en el sentido de que si la autoridad administrativa o la oficina nacional competente deniega una solicitud de registro de una marca, ese acto “per se”, implicaría un incumplimiento del Ordenamiento Jurídico Andino, ya que una decisión o resolución administrativa emitida con un criterio técnico por parte de la administración y que aparentemente no está de acuerdo con la solicitud del administrado, no significa que viole la disposición comunitaria si se trata de proteger a los administrados de esos riesgos; para eso existen las instancias superiores y los recursos procesales que permiten revisar las resoluciones y reparar los errores u omisiones producidos en la etapa administrativa inferior.
Suponer que la norma del citado artículo 147 consagra el principio de la infalibilidad de la administración no responde ni a la realidad ni a la lógica jurídica, ni a los principios de discrecionalidad y discernimiento de que dispone el administrador”. (Procesos 27-IP-95 y 12-IP-96). La normas comunitarias están revestidas del principio de preeminencia sobre el derecho nacional, y si éste se contrapone a las normas comunitarias queda desplazado y es inaplicable por la autoridad administrativa o judicial de los Países Miembros.
Lo que presupone que si las normas internas procedimentales contradicen a lo preceptuado en ese mismo sentido por la Decisión 344, se aplicarán las comunitarias en la tramitación del registro de una marca. Los órganos internos de un País Miembro, de cualquier rango o categoría, están en la obligación de aplicar las normas comunitarias. Así con carácter imperativo el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal impone a los Países Andinos la obligación positiva de “adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino”.
Por otro lado, esa misma norma contempla la obligación de “no hacer”, traducida en la no adopción ni empleo de medida alguna que sea contraria a las normas del Ordenamiento Jurídico o que de algún modo obstaculice su aplicación. Un País Miembro no puede, en razón y por efecto de esa disposición, dictar normas, reglamentos, acuerdos, ordenanzas, decretos, etc, ni asumir una actitud o conducta ejecutiva, legislativa o judicial que contraríe dichas normas, o impedir bajo cualquier forma o modo la aplicación de las mismas.
El Tribunal tiene una amplia doctrina jurisprudencial sobre el artículo 5 en su Tratado de Creación en los casos de los Procesos 2-IP-88 (G. O. Nº 33 de 26 de Julio de 1988), 6-IP-93 (G. O Nº 150 de 25 de Marzo de 1994), 1 AI- 96 (G. O Nº 234 de 21 de noviembre de 1996) y recientemente dentro del proceso 3-AI-96, sentencia del 24 de Marzo de 1997.
En la sentencia proferida por este Organo comunitario, en el proceso 12-IP- 96, se expresó: “El carácter imperativo y obligatorio del ordenamiento jurídico para los Países Miembros, sus organismos y para los ciudadanos, no se desvirtúa con el simple hecho de que en una resolución administrativa, la oficina nacional competente dé aplicación a los procedimientos y normas comunitarias.
Tal actuación no pueda significar “per se” violación o incumplimiento de ese ordenamiento. Si por el contrario, existe en el funcionario la buena Fe y un criterio motivado para respaldar su resolución, en la que adopta una posición para la cual la propia ley lo faculta -como es la de considerar que una marca pueda o no ser registrable- esa actitud más bien puede ser ajustada al espíritu de la norma y estar subordinada a las obligaciones de “hacer” y de “no hacer”, que promulga el artículo 5 del Tratado del Tribunal".
Con los antecedentes expuestos. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA CONCLUYE: 1. Para que un signo pueda ser registrado como marca, debe reunir no sólo los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino además, no estar impedido por una de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 2.
La genericidad y la descriptividad de un signo que impiden su registro, deben ser estimada en relación directa y concreta con el producto o servicio de que se trate. 3.- No obstante, cualquier denominación que pueda resultar ambigua o equívoca dentro del lenguaje usual en el mercado, así no sea “genérica” strictu sensu o no describa las características o aptitudes esenciales de un bien o servicio, no es susceptible de ser registrada como marca, por ser un signo carente de distintividad. 4.
El examen de registrabilidad que debe efectuar la Oficina Nacional Competente, antes de aceptar o rechazar la solicitud de registro, procede tanto en las solicitudes, en las que se presenten observaciones, como en las que no se presenten tales observaciones. 5. Si la administración o la Oficina Nacional Competente realiza una aplicación indebida de las normas procedimentales o sustantivas, el afectado puede recurrir a la justicia para solicitar el reparo del pretendido error, planteando las acciones que la norma comunitaria le concede en ocasiones, en armonía con la legislación nacional.
Sin embargo, no debe presumirse que toda negativa al registro de una marca se deba a lo que a juicio del solicitante constituye una indebida aplicación de las disposiciones pertinentes. 6. Una resolución administrativa dictada en aplicación de las normas y procedimientos comunitarios y que refleje el espíritu discrecional concedido a la administración, no puede constituir una acción contraria a dichas normas ni un obstáculo para su aplicación. 7.
De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso 3611. 8. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal, notifiquese esta providencia al organismo jurisdiccional mencionado en el numeral anterior, mediante copia certificada y sellada. 9.
Remitase copia sellada y certificada, de esta interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial, según lo dispone el artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal. Juan José Calle y Calle PRESIDENTE Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.