PROCESO 14-IP-97 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 104, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa.
Expediente Nº 3687. Actor Sociedad Manufacturas Plásticas S.A.. Marca FIGURATIVA (conjunto formado por un rectángulo dentro del cual se hallan tres flechas que apuntan todas hacia arriba). Interpretación de oficio del artículo 93 de la Decisión 344. Quito, 17 de Abril de 1998 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE COMUNIDAD ANDINA, V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Juan Alberto Polo Figueroa, dentro del proceso de nulidad contra la Resolución 14.324 de 8 de agosto de 1995 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y el acto administrativo presunto mediante el cual se resuelve en forma negativa el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución precitada, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 104, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Que el Consejo de Estado de Colombia está facultado para proponer la mencionada solicitud de interpretación conforme los alcances del artículo 29 del citado Tratado de Creación del Tribunal. Que la consulta se origina en el mandato del artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y se tramita con observancia en lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del mismo, indicándose el nombre del tribunal nacional que formula la solicitud, las normas del ordenamiento jurídico andino cuya interpretación se requiere, el lugar y dirección en donde el despacho judicial solicitante recibirá la notificación correspondiente y el siguiente informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación: “.
HECHOS DE LA DEMANDA “Se alega en la demanda que la sociedad MANUFACTURAS PLASTICAS S.A., presentó el 25 de abril de 1986, solicitud de registro de la marca FIGURATIVA para distinguir productos comprendidos en la clase 21, artículo 2º del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza, consistente en el conjunto formado por un rectángulo dentro del cual se hallan tres flechas que apuntan todas hacia arriba, dos de ellas a los extremos y la tercera en el centro de las dos, solicitud que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 340 de 1º de diciembre de 1988.
“Contra la solicitud de registro, la sociedad ROHM AND HAAS COMPANY formuló demanda de oposición el día 19 de enero de 1989, oposición que fue contestada por MANUFACTURAS PLASTICAS S.A., el 25 de mayo de 1989, en la que se explicaron las razones por las cuales debía concederse el registro de la marca, anexando el contrato-compromiso suscrito entre ROHM AND HAAS COMPANY y MANUFACTURAS PLASTICAS S.A. “A pesar del citado contrato-compromiso, la opositora no retiró su escrito de oposición, sino que por el contrario continuó formulando otras solicitudes frente a la citada marca FIGURATIVA.
“Surtido el trámite de rigor, la División de Signos Distintivos expidió la resolución 14324 de 8 de agosto de 1995, por medio de la cual declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca FIGURATIVA, resolución contra la que se interpuso recurso de apelación el día 11 de septiembre de 1995, en el cual se expusieron claramente los fundamentos jurídicos por los cuales debe concederse el registro de la marca, recurso que no se ha decidido, por lo que debe entenderse que la decisión es de carácter negativo.
“Entre la sociedad ROHM AND HAAS COMPANY y MANUFACTURAS PLASTICAS S.A., existieron vínculos comerciales que concluyeron con la firma de un contrato-compromiso suscrito ante dos testigos, el día 30 de abril de 1986. En dicho contrato las partes convinieron, según lo afirma la demanda, que Rohm and Hass aceptaba “que la modificación que Manufacturas Plásticas S.A. hizo al logotipo que viene usando, según muestra impresa en este mismo contrato, es suficiente para evitar toda confusión con el logotipo que Rohm and Hass tiene registrado.
(subrayado es del Tribunal). “El LOGOTIPO que aparece en la cláusula cuarta del citado contrato, es exactamente igual al LOGOTIPO solicitado para registro por la sociedad MANUFACTURAS PLASTICAS S.A. en el expediente 2255.659. “La sociedad MANUFACTURAS PLASTICAS S.A. es titular de los registros de la marca FIGURATIVA, cuyo logotipo está formado por tres flechas, para distinguir productos comprendidos en las clases 1ª, 2ª, 16, 17, 19, 20, 27 y 28 del artículo 2º del decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza; asimismo es propietaria del mismo signo como Enseña Comercial.
“La sociedad MANUFACTURAS PLASTICAS S.A. es legítima titular del registro de la marca FIGURATIVA: LOGOTIPO FORMADO POR TRES FLECHAS, por ser titular de la misma en las clases 1ª, 2ª, 16, 17, 19, 20, 27 y 28 del artículo 2º del decreto 755 de 1972, derechos reconocidos por la Superintendencia de Industria y Comercio. “La Superintendencia de Industria y Comercio tenía conocimiento del contrato-compromiso suscrito entre la sociedad MANUFACTURAS PLASTICAS S.A. y la sociedad ROHM AND HAAS COMPANY y ROHM AND HAAS COLOMBIA S.A., ya que de él se anexó copia al expediente número 255.659, primero con el escrito de respuesta a la demanda de oposición y posteriormente con el escrito del recurso de apelación interpuesto contra la resolución que negó el registro de la marca.
“5.
FUNDAMENTOS DE DERECHO “En los fundamentos de derecho manifiesta la actora que se violaron las siguientes normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “a) El artículo 81, en concordancia con los artículos 1502 y 1602 del Código Civil Colombiano, porque la sociedad ROHM AND HAAS COMPANY al presentar oposición ante la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio hizo caso omiso de la existencia del contrato-compromiso suscrito con anterioridad entre las mismas partes el 30 de abril de 1996, validez que fue desconocida al negar el registro de la marca, la cual es registrable de conformidad con las normas comunitarias y la ley.
“Como quiera que el contrato suscrito entre las partes es perfectamente válido, se violó el artículo 81 de la Decisión 344 por cuanto éste permite el registro como marca de signos perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica y por tanto la marca solicitada es plenamente registrable. “Si la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos hubiera estudiado detalladamente el presente caso habría advertido que la marca FIGURATIVA de la sociedad demandante se encuentra registrada también en la clase 19 del artículo 2º del decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza.
Igualmente el LOGOTIPO se encuentra registrado en las clases 1ª, 2ª, 16, 17, 20, 27 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza y que las dos marcas coexisten en las clases 1ª, 2ª, 19, 20 y 27. “b) El literal a) del artículo 83, en concordancia con los artículos 81 y 104 ibídem, por cuanto la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó erradamente la causal de irregistrabilidad toda vez que no existe confusión entre el signo solicitado por la sociedad actora y el signo opositor, circunstancia que fue reconocida expresamente por el representante legal de las sociedades ROHM AND HAAS COMPANY y ROHM AND HAAS COLOMBIA S.A. en el contrato compromiso suscrito.
“La marca de MANOPLAS no encuadra en la causal de irregistrabilidad, por cuanto no existe confusión entre el signo solicitado y el signo opositor. La Superintendencia reconoció la relación que existe entre los productos comprendidos en la clase 19 del artículo 2º del decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza y los productos comprendidos en la clase 21, por lo cual se concluye que la actora es titular del registro de la marca FIGURATIVA en la clase 19, y puede obtener el registro de la marca en la clase 21.
“c) Los artículos 146 y 147, por falta de aplicación, por cuanto la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas; tampoco adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran dicha Decisión ni se abstuvo (debiendo hacerlo) de expedir la resolución que negó el registro de la marca LOGOTIPO, clase 21, solicitada por MANUFACTURAS PLASTICAS S.A., previa manifestación de la existencia del contrato compromiso suscrito el 30 de abril de 1986 entre las sociedades ROHM AND HASS COMPANY y ROHM AND HASS COLOMBIA S.A. y la sociedad MANUFACTURAS PLASTICAS S.A ”.
Argumentos de la Demandada en el Proceso Interno La Superintendencia de Industria y Comercio en la contestación de la demanda argumenta que el proceso administrativo objeto de la presente causa no ha incurrido en violación de normas legales de carácter superior contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y se realizó de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente por la misma Decisión. Que en la Resolución demandada se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad ROHM AND HAAS COMPANY y se negó el registro de la marca FIGURATIVA solicitada por la parte actora para productos de la clase 21 de la nomenclatura vigente, porque “las dos marcas son similares o iguales en su identificación que pueden inducir al público a error, además de que distinguen productos que se destinan a finalidades iguales, idénticas o afines y que circulan en el mismo mercado.
Que el acto administrativo fue expedido con todas las competencias de la División de Signos Distintivos y la Decisión 344 era la aplicable, válida y legalmente con respecto al asunto en controversia, agregando que al expedirse el acto administrativo acusado no se incurrió en violación de las normas legales comunitarias. Establece que el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 ha señalado como causal de irregistrabilidad el que la marca solicitada sea idéntica o semejante a otra ya registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para distinguir productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Señala que en virtud de la oposición u observación presentada por “la sociedad ROHM AND HAAS COMPANY procedió a efectuar el respectivo estudio de confundibilidad entre la marca figurativa y la opositora, especialmente la registrada bajo la certificación Nº 62722 para distinguir productos de la clase 19 y concluyó acertadamente que las dos marcas son similares e iguales en su identificación que pueden inducir al público a error”.
Que las causales de irregistrabilidad son normas de orden público de obligatorio cumplimiento a cuyo acatamiento no puede sustraerse la Oficina Nacional Competente y finalmente precisa que aunque no se hubieran presentado oposiciones ni observaciones por parte de terceros, ello no hubiera impedido que la Oficina Nacional Competente examinara la registrabilidad y decidiera su otorgamiento o denegación del registro por lo dispuesto en el artículo 96 de la Decisión 344.
Considera, por último, que la afirmación de la demandante según la cual los registros de una misma marca para productos comprendidos en distintas clases y a favor de un mismo individuo le otorga la titularidad exclusiva de dicha marca en otras clases diferentes a las del registro, va en contravía de lo preceptuado por las disposiciones marcarias.
Con base en las anteriores consideraciones la Superintendencia desestima los argumentos de la demanda. El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N S I D E R A N D O: I. NORMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Las normas objeto de interpretación, además de las solicitadas por la autoridad consultante, deben adicionarse con la interpretación del artículo 93 de la Decisión 344, todas las cuales se transcriben a continuación: “ DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
“Artículo 93.- Dentro de los treinta hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. “A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.
“Artículo 104.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: “a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca;
“b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma; “c) Importar o exportar productos con la marca; “d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca; o, “e) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los literales indicados en el presente artículo ”.
Sobre los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 no considera el Tribunal que deben ser interpretados por cuanto ellos se refieren a compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigor de la Decisión 311, para el fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la propiedad industrial en la subregión “con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria”.
Tales compromisos, que hacen referencia a las relaciones entre Países Miembros derivadas de la puesta en operación del régimen de propiedad industrial desde el punto de vista institucional, no pueden ser invocados ni aplicados a casos en que se controviertan intereses de particulares, ni con base en ellos puede argumentarse que ha habido violación de la normativa comunitaria en la solución concreta de un caso particular por parte de la Oficina Nacional Competente de cualquier País Miembro, puesto que en casos como el presente no está siendo materia de discusión si los Países han dado cumplimiento a sus compromisos de coordinación y fortalecimiento del sistema marcario andino. Son cuestiones ajenas a la causa petendi en el proceso interno. Por tanto el Tribunal se abstiene de interpretar los artículos citados.
II. EL DERECHO MARCARIO ANDINO La ley comunitaria contenida en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena es el cuerpo legal aplicable en los cinco Países Miembros en lo tocante a marcas para proteger a los consumidores de la confusión relacionada con el origen de los productos y servicios que ellos adquieren y para prevenir a los empresarios y productores que tomen ventaja del good will de sus competidores, representado en las marcas incorporadas a productos similares.
Si dos empresarios están utilizando signos para sus bienes o servicios que puedan llevar a confusión en el mercado acerca del origen de los mismos, la ley de marcas ha de ser aplicada para resolver sus disputas. La ley marcaria que forma parte del derecho de protección intelectual garantiza la exclusividad de uso del propietario de una marca.
El derecho marcario previene el uso de un signo marcario que pueda ser confundible con otro ya registrado por su similitud o por su igualdad con él. La violación de este precepto expone al hombre de negocios a perder los derechos sobre la marca registrada o a no obtener la inscripción en el registro. En forma correlativa a las obligaciones del individuo en el derecho marcario, el Estado a través de la Oficina Nacional Competente tiene la responsabilidad de velar, con criterio de interés público, por la protección marcaria en todo el sentido general del término. Esto es, para amparar a los productores que han hecho inversiones y esfuerzos dirigidos a acreditar en el mercado sus productos; a que ellos se identifiquen con una calidad dada, por una parte, y para velar por el bienestar de los consumidores con el objeto de evitar que estos incurran en confusión o error en la adquisición de los bienes en el mercado.
La marca permite que los consumidores puedan adquirir los productos de la calidad y condiciones que ellos desean y evitar la adquisición o compra de los que no se ajustan a sus necesidades. III. LAS MARCAS GRÁFICAS La clasificación más usual de las marcas desde el punto de vista de su presentación, las divide en dos grandes grupos: las marcas denominativas por una parte que se manifiestan por vía de la expresión escrita de objetos, nombres de personas, nombres de fantasía, letras, números, etc., y por otra parte las marcas gráficas.
Las marcas gráficas son expresiones plásticas que pueden estar constituidas por imágenes, por dibujos, por figuras alegóricas (emblemas), por imágenes de un objeto específico o concreto o por la expresión pictórica de una idea. Acerca del efecto o la impresión que la marca suscita en la mente de los consumidores la doctrina más generalizada las clasifica en tres categorías: por una parte la marca puramente gráfica, de forma caprichosa o de fantasía, que el consumidor en su proceso cognoscitivo no la asocia con un objeto concreto o con una idea abstracta.
El segundo tipo de marcas está constituido por aquellas que suscitan en la mente de los consumidores la impresión de un objeto determinado, concreto y conocido por éste o familiar a éste y que además evocan en él un concepto determinado. Se trata de las marcas figurativas que se pueden definir o expresarse en el lenguaje corriente, por ejemplo: una casa, un perro, una botella, un utensilio de cocina o, como en el caso que se somete a estudio de este Tribunal, una probeta de laboratorio, una retorta o un “Erlen Meyer”, como llaman los técnicos al recipiente de vidrio para ensayos de laboratorio.
El siguiente ejercicio de comparación gráfica ayuda a juzgar acerca de la similitud que pudiera existir entre las marcas enfrentadas: [pic] Por último otro tipo de marcas está compuesto por aquellas que transmiten a la mente del público una idea a través de un proceso escalonado en el que el consumidor medio se forma la idea de “un concepto concreto del que se asciende, a través de una generalización a un concepto abstracto y superior” (Carlos Fernández Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984, pág. 225).
La clasificación anterior es de utilidad para establecer la forma de comparación de marcas según el tipo de que se trate, con el objeto de determinar la existencia de confundibilidad o posibilidad de error para el consumidor, que pueda derivarse de ellas. En sentencia de 2 de abril de 1973 citada por Fernández Novoa en la obra mencionada, el Tribunal Supremo Español sostuvo que para rechazar la existencia de confusión entre una marca gráfica solicitada y otra que se le opone “basta el simple cotejo visual de las figuras o representaciones gráficas que constituyen cada uno de los registros enfrentados por iniciativa del registro para apreciar una diferencia tal en sus elementos y en sus conjuntos, como para alejar la menor sospecha racional de que puedan inducir a confusión o error en el mercado”.
Esto indica que al analizar las marcas gráficas propiamente tales debe tenerse en cuenta el impacto visual o golpe de vista que ellas puedan producir en los consumidores. Suelen ser fácilmente distinguibles porque como señala la doctrina esta clase de marcas habla un lenguaje universal, en la medida en que pueden ser distinguidas por cualquier tipo de persona.
La comparación para la segunda categoría de marcas gráficas, es decir las figurativas, requiere de un proceso de cognición más elaborado ya que la marca figurativa debe protegerse no solamente por su aspecto gráfico propiamente dicho, sino también por el concepto que la figura puede producir en la mente de los consumidores. De esta suerte, el análisis de la marca deberá hacerse por la comparación gráfica aplicando las reglas de cotejo entre marcas puramente gráficas por una parte y además realizando la comparación conceptual, toda vez que la posibilidad o riesgo de confusión en esta clase de marcas puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también por la semejanza conceptual de la idea que la marca gráfica suscite.
La regla para definir la confundibilidad entre esta clase de marcas se dirige a recomendar que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa -el trazado por una parte y el concepto que suscita por la otra- la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Así, a pesar de que pueda haber diferenciación en los rasgos de figuras que al compararse tienen trazos y delineaciones diferentes, en su conjunto pueden suscitar comparativamente una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Podría traerse como ejemplo el de dos recipientes con un cuello en su parte superior, cuyos trazados difieren porque uno es cilíndrico y el otro es cuadrado; a pesar de tener distintos trazos desde el punto de vista gráfico, el consumidor necesariamente llega a la conclusión de que se trata en ambos casos de la idea o concepto “botella”; si además el examen de comparación lleva a la conclusión de que tanto los trazos como los conceptos que suscita el gráfico son semejantes, la conclusión de confundibilidad e irregistrabilidad no ofrece lugar a duda.
Corresponde a este tipo de marcas las siguientes reglas de comparación que el Tribunal recoge de la obra citada del profesor Fernández Novoa: “ La semejanza de las marcas figurativas en plano gráfico deberá efectuarse de acuerdo con los criterios antes apuntados (88) para comparar las marcas puramente gráficas. Si la comparación de las marcas figurativas arroja un saldo negativo, no deberá concluirse, sin más, que no existe riesgo de confusión entre las marcas figurativas comparadas.
Antes al contrario, en esta hipótesis el riesgo de confusión existirá cuando los signos gráficamente dispares evocan, sin embargo, el mismo concepto concreto. Esto significa que el titular de una marca figurativa puede invocar el ius prohibendi inherente al derecho de marca cuando un tercero utiliza o pretende utilizar como marca un signo que si bien gráficamente se diferencia del signo más antiguo, evoca, no obstante, el mismo concepto concreto evocado por el signo gráfico más antiguo.
El riesgo de confusión con una marca figurativa puede, además, surgir en un supuesto ulterior; a saber: cuando un tercero utiliza o pretende utilizar una marca denominativa que denota el mismo concepto concreto evocado por la marca figurativa”. (Obra citada, pág. 227). La expresión logotipo para designar una marca gráfica no modifica la naturaleza propia figurativa que tenga el signo por registrarse.
A la comparación de las marcas gráficas, sea que se les considere propiamente tales o a las figurativas, les son aplicables las mismas reglas de comparabilidad de cualquier otro tipo de marcas, particularmente la de que para determinar la confusión deberán analizarse las marcas en su conjunto; que los signos deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente; que quien practique la comparación se coloque en el lugar del eventual consumidor y finalmente, que deben tenerse en cuenta las semejanzas que se aprecien en los signos antes que las diferencias, como parece ser la técnica aplicada por las Oficinas Nacionales Competentes en la mayoría de los casos.
Si a las reglas anteriores, por tratarse de marcas figurativas, se agrega el análisis sobre la semejanza en la naturaleza de los bienes adscritos a la marca y sobre la igualdad en los canales de distribución de los productos, la conclusión a que deberá llegar el administrador marcario será muy seguramente la de la confusión sin lugar a equivocación. En otros términos la confusión puede producirse no solamente por la similitud entre las marcas sino que puede haber mayor riesgo de error cuando esas marcas se refieren a productos idénticos o similares.
IV. CONFUNDIBILIDAD DE LAS MARCAS GRÁFICAS La jurisprudencia del Tribunal ha sido constante en los desarrollos doctrinarios con respecto a la necesaria distintividad de las marcas contemplada en el artículo 81 de la Decisión 344 como requisito indispensable para el registro de un signo. El más frecuente enfrentamiento entre los titulares de marcas se concreta a aquella litis en la que el concepto de distintividad de las marcas se convierte en elemento fundamental para su resolución. Sobre el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, transcrito atrás, el Tribunal comunitario ha señalado que: “ se refiere a tres características esenciales que deberá reunir un signo para ser registrado como marca, concretándolas en la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de su representación gráfica.
“En realidad, de las tres características mencionadas, la distintividad constituye el fundamento básico de la marca para que pueda ser registrada, pues las demás características se derivan de ella. La perceptibilidad y la representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión citada, son calidades que precisamente permiten percibir la marca por los sentidos y concretarla mediante símbolos o figuras externas, sean éstas denominativas o gráficas.
“La perceptibilidad de los signos hace relación a que éstos puedan ser percibidos por los órganos de los sentidos, particularmente el de la vista, como medio más generalizado para que el público pueda identificar un signo y diferenciarlo de otro. El signo debe materializarse mediante un escrito, una simbología o una gráfica (palabras, emblemas, dibujos, gráficos, etc.).
“Si un signo no cumple, al instante de ser presentado para su registro, con las condiciones intrínsecas para su registrabilidad no podría ser admitido como tal y de llegar a serlo las normas comunitarias establecen la acción de nulidad del acto correspondiente. “Siendo la distintividad base fundamental para la identificación marcaria o para su individualización, cualquier signo que sea idéntico o se asemeje a una marca anteriormente registrada o solicitada en registro para los mismos productos o servicios, resulta irregistrable a la luz del artículo 83 literal a) de la Decisión 344.
“Este Tribunal ha sentado jurisprudencia uniforme sobre el tema de la distintividad, entre ellos en los siguientes casos: 12, 27, 31 y 33-IP- 95; 12, 15, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 32-IP-96; 3, 5, 9, 10 y 15-IP- 97; (Gaceta Oficial Nº 199 de 26 de enero de 1996, 257 de 14 de abril de 1997, 291 de 3 de septiembre de 1997, 265 de 16 de mayo de 1997, 311 de 10 de diciembre de 1997, 318 de 26 de enero de 1998, 308 de 28 de noviembre de 1997, 314 de 18 de diciembre de 1997).
La ley establece, entre otros, los siguientes criterios de registrabilidad: para que una marca sea verdaderamente distintiva no debe ser descriptiva de los bienes o servicios a los cuales ella se aplica, como lo señala el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344; no debe ser una palabra usual o expresión de uso común en el mercado de los mismos bienes que otros productores desean ordinariamente utilizar para sus productos como lo disponen los literales c) y e); no puede incluir un nombre geográfico, como lo anota el literal I), etc.
Tratándose de marcas gráficas ellas no pueden registrarse si consisten en representaciones que susciten la idea y presenten la forma que precisamente se deriva de la naturaleza de los productos y, natural y obviamente, una marca gráfica no puede tener similitud de forma y trazos con una ya registrada y representar conceptual o evocativamente la misma idea de aquella, porque al tenor del artículo 83, literal a) puede inducir al público a error.
La marca gráfica debe ser suficientemente definida y precisa para garantizar su distintividad sin que sea necesario compararla con signos semejantes para entender su significado. Atentan contra la distintividad y son propicias a la confusión las marcas que se asemejan entre sí, por su escritura, por su forma gráfica, por su contenido conceptual, por su grado de descriptividad del producto, por referirse a términos comunes o usuales, por constituir términos genéricos ya sea desde el punto de vista gráfico o literario.
Según Bertone y Cabanellas “De ningún modo los derechos del titular de una marca gráfica se extienden a las infinitas variaciones de representación que esa figura pueda tener. Sin embargo, no es necesario que los dibujos sean exactamente iguales para que el titular de la marca registrada pueda hacer valer su exclusividad, y basta que exista imitación con posibilidad de confusión”.
(“Derecho de Marcas”, Tomo II, pág. 65, Edit. Heliasta S.R.L., Buenos Aires). El Tribunal se ha referido a la confusión marcaria desde los inicios jurisprudenciales en el proceso 1-IP-87, en vigencia de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena en los siguientes términos: “ Para un mejor entendimiento de las normas objeto de la presente decisión prejudicial, importa precisar en que consiste la posibilidad de confundir una marca con otra, o sea el llamado "riesgo de confusión".
Es necesaria tal precisión ya que, de acuerdo con el art. 58, f) de la Decisión 85, una marca no puede ser objeto de registro si es "confundible" con otra marca ya registrada, o cuyo registro haya sido debidamente solicitado o reivindicado. La marca confundible con otra, además, carece por lo mismo de fuerza distintiva y de la novedad, que son requisitos para su registrabilidad (art. 56), y por tanto la Oficina Nacional Competente debe rechazar la correspondiente solicitud de registro (art. 64).
Tampoco puede ser objeto de registro de marca capaz de producir engaño a los medios comerciales o al público consumidor sobre las características principales del producto o servicio de que se trate (art. 58, a), y es obvio que la confusión de marcas puede llegar a ser motivo de engaño. Puede decirse, en tal sentido, que lo confundible engaña y no distingue, por lo cual no debe darse en la nueva marca que se pretenda registrar.
“Advierte la doctrina que la tarea jurídica de confrontar, comparar o cotejar una marca con otra, para determinar si existe el riesgo de confusión entre ellas, es tarea compleja en la que se deben tener en cuenta múltiples factores, sin que sea posible formular reglas generales y precisar al respecto. La Decisión 85 no intenta hacerlo y en su aplicación, por lo tanto, el funcionario competente debe usar su criterio, que si bien es discrecional, en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, que deberían ser tenidas en cuenta ”.
De aquella época para acá la jurisprudencia ha sido constante en considerar que la marca confundible carece de fuerza distintiva ya que la semejanza se opone al carácter distintivo que da la capacidad de identificar un signo marcario con el producto o servicio a que él se refiere. De presentarse confusión entre dos marcas se afecta no solamente a los medios comerciales sino también al público consumidor a quien se induce a error de consentimiento, se deteriora su capacidad de discernimiento para distinguir entre uno u otro producto y se le resta libertad de elegir el que se acomode más a sus necesidades, gustos e inclinaciones por la calidad.
La confusión puede referirse a la naturaleza del producto, a su procedencia, a su modo de producción, a su calidad y a las demás características que el consumidor persigue al adquirirlo. En el caso de las marcas confundibles no se da en ellas el elemento indispensable que consagra el artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena sobre distintividad para que pueda procederse al registro.
La función distintiva es la característica más importante que el ordenamiento jurídico andino atribuye a las marcas y la visibilidad de la marca su novedad y la representación gráfica a que se refiere el mismo artículo 81 se derivan de la propia distintividad. Por último cabe agregar que la confusión marcaria atenta contra el mercado libremente competitivo de bienes y de servicios en la medida en que introduce falta de claridad en la oferta y la demanda de ellos.
V. LA OPOSICIÓN U OBSERVACIONES La oposición u observaciones como derecho inherente al registro, se deriva de la prerrogativa de uso exclusivo de la marca. Este derecho de exclusividad tiene como principio y fin que el titular de la marca pueda evitar confusión entre el público consumidor respecto de uno o varios bienes y sobre el origen de su producción. El artículo 104 de la Decisión 344 reconoce al titular del registro el derecho al uso exclusivo y el de actuar contra terceros que pretendan inscribir signos calificados como irregistrables por la norma comunitaria, entre ellos los que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tal como lo establece el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.
La identidad o semejanza entre marcas, se predica no solamente de las denominativas sino de las gráficas como también de las marcas mixtas, puesto que la normativa andina no hace distinción alguna y por ello no le es dado al intérprete hacerlo. El registro marcario es el instrumento jurídico por el cual se realiza el acto de inscripción de una marca ante la Oficina Nacional Competente a favor de una persona natural o jurídica, a fin de conferir a ésta el derecho a su uso exclusivo, como lo establece el artículo 102 de la Decisión 344.
Es lo que en el régimen imperante en la subregión andina se conoce como el sistema atributivo, también definido por la doctrina, según el cual la formalización del registro mediante la inscripción de la marca en la Oficina Nacional Competente, es el modo de adquirir el dominio sobre el signo marcario con todos sus atributos. El registro garantiza a su titular la protección contra terceros que pretendan utilizar marcas idénticas o similares mediante la venta, ofrecimiento, almacenamiento, importación o exportación de productos con la misma marca que puedan inducir al público a error o perjudicar al empresario titular de la marca.
La protección marcaria así concebida a que se refiere el artículo 104 de la Decisión 344 se encuentra también amparada por las normas contenidas en el Convenio de París, artículo 6º y por el Acuerdo ADPIC, artículos 16 y 17. Uno de los atributos del registro es el del ius prohibendi que en términos de procedimiento se conoce como la posibilidad de oponerse al registro de una marca o de formular observaciones, según la terminología más reciente de la Decisión 344.
El ius prohibendi es la facultad de que goza el titular de una marca de prohibir el uso de signos idénticos o semejantes por terceros. Implica el derecho de solicitar a la Oficina Nacional Competente las medidas de protección dirigidas a la defensa de su derecho, tal como lo ha interpretado el Tribunal en el proceso 5-IP-94, Gaceta Oficial 177 de 20 de abril de 1995.
Esta prerrogativa va dirigida además a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado. De conformidad con los artículos 93 a 95 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, quien tenga legítimo interés para presentar observaciones a la solicitud de registro, puede hacerlo cuando sea titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca amenace inducir al público a error.
Es atribución de la Oficina Nacional Competente decidir sobre las observaciones y finalmente sobre la concesión o denegación del registro de una marca. Las observaciones tienen por objeto ilustrar a la Oficina Nacional Competente sobre la existencia de circunstancias que dan lugar a la no tramitación de la solicitud de registro. Como lo ha observado repetidamente este Tribunal, el incidente de observaciones dentro del procedimiento administrativo marcario no es indispensable, para que la Oficina Nacional Competente proceda a revisar si la solicitud se encuentra incursa en alguna causal de irregistrabilidad pues ella puede de oficio decidir la irregistrabilidad de una marca por las causales contenidas en la ley comunitaria, en protección del interés de la comunidad.
Sinembargo las observaciones de parte interesada a la solicitud de registro de una marca permiten enriquecer y fortalecer el criterio del juzgador administrativo para la solución de diferencias provenientes de marcas en disputa. A propósito del tema de exclusividad de uso que sustenta el derecho de oposición a marcas similares o semejantes, debe decirse que ella se refiere únicamente a los productos para los cuales se pidió y se obtuvo el registro marcario y no para otros bienes no contemplados en la solicitud de inscripción. VI.
EL INTERÉS PÚBLICO EN EL RÉGIMEN MARCARIO En la normativa jurídica andina existen algunas disposiciones cuyo enfoque jurídico mira especialmente a la protección de los intereses de la comunidad, de tal manera que se les asigna una posición predominante frente al interés individual, para mantener así el orden jurídico preestablecido. En una comunidad como la subregión andina la protección del interés público está garantizada en virtud de los compromisos a que los Países Miembros se han obligado dentro del proceso de integración. El tema del interés público económico encuentra expresión concreta precisamente en el derecho marcario, y dentro de él en la disposición contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 que hace relación a la causal de irregistrabilidad consistente en la imposibilidad de registro marcario cuando se trate de signos idénticos o similares que puedan inducir al público a error con respecto a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios o para productos o servicios cuya marca pueda inducir al público a error.
Una medida preventiva como ésta, ya se dijo, está orientada hacia la protección tanto del consumidor como del productor en interés general de la comunidad. Del primero para defender su autonomía a fin de que en el proceso de selección de los bienes y servicios que consume no se vea sujeto a confusión o engaño y tenga acceso a la mejor calidad de los productos que se expenden en el mercado, como lo ha sostenido este Tribunal en el Proceso 2-IP-94 Gaceta Oficial 163 de 12 de septiembre de 1994.
El interés general en el derecho marcario se resaltó desde la Decisión 1-IP-87 en los siguientes términos: “ La institución de la marca, además obedece no sólo al interés individual del empresario, sino también al interés general de los consumidores, para quienes la marca debe constituir un elemento objetivo de juicio, que no se preste a confusiones o equívocos.
La marca, en tal sentido, es información básica destinada al consumidor potencial que debe facilitar y propiciar su libertad de elección y que debe contribuir a que sea “transparente” la oferta pública de productos y servicios. “La marca, en consecuencia, cumple un papel informativo en cuanto a la procedencia del producto o servicio.
Para el consumidor, productos similares con una misma marca, deben provenir lógicamente del mismo producto, al que suele atribuírsele determinadas calidades de aptitud, capacidad, responsabilidad y técnica. Así la marca cumple para el consumidor, una función indicadora de la calidad, alta o baja, de determinado producto o servicio ”.
El interés general y público cobra mayor fuerza si se tiene en cuenta que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena al incorporarse al Acuerdo sobre Aspectos de los Derecho de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) adhirieron también a los principios formulados en el artículo 8º del mismo, que señala cómo los Países Miembros, al formular o modificar las leyes y reglamentos nacionales sobre protección de la propiedad industrial, podrán adoptar las medidas necesarias para promover el interés público en sectores de importancia vital para el desarrollo socio-económico y tecnológico siempre que las medidas sean compatibles con lo dispuesto en el Acuerdo mencionado.
Sentados los anteriores principios corresponde a este Tribunal señalar que si la protección industrial está dirigida a garantizar el interés de productores y consumidores y a evitar fenómenos como el de la confusión -plasmada en él tantas veces citado artículo 83, literal a) de la Decisión 344- los convenios o acuerdos entre particulares, relativos a concesiones transaccionales o a renuncia de derechos de acción o de oposición frente a las autoridades encargadas del registro de la propiedad intelectual que se otorguen en contratos inscritos en la Oficina Nacional Competente tienen validez inter-partes en cuanto a derechos de oposición u observaciones.
De esa manera, los convenios previstos entre particulares por el artículo 107 de la Decisión 344 son válidos siempre que no atenten contra el riesgo de confusión, para lo cual deberán convenirse las previsiones necesarias para evitar dicho efecto. Tales acuerdos deberán tenerse en cuenta por las oficinas nacionales competentes para el caso de que se llegaren a presentar observaciones al registro de las marcas por una de las partes contratantes.
Sinembargo los acuerdos, también entre particulares, que pretendan arbitrariamente y por su sola voluntad eliminar convencionalmente el riesgo de confusión entre marcas, no pueden tener efectos ante terceros, ni ser oponibles ante las autoridades u oficinas nacionales competentes. De lo contrario se contravendrían las normas comunitarias por virtud de las que se asigna a las oficinas nacionales competentes llevar el registro y ejercer la protección sobre la propiedad industrial y en particular sobre las marcas.
La atribución contenida en el artículo 96 de la Decisión 344, por la cual la Oficina Nacional Competente tiene la obligación de proceder al examen de registrabilidad de las marcas ex-officio es una función pública que no puede ser desconocida por convenio entre particulares. Para este Tribunal cuando los titulares de dos marcas lleguen a establecer convencionalmente que ellas no presentan riesgo de confundibilidad, por ese solo hecho las marcas no van a ser registrables ni pueden serlo, si contrario a la realidad coexisten en el mercado signos marcarios idénticos o similares que amenazan con error o engaño. Recuérdese que los convenios o cláusulas entre particulares que desconozcan normas de orden público, son considerados nulos según el régimen legal de obligaciones y de contratos regulado en las codificaciones civiles o de derecho privado de los Países Miembros, y de manera alguna pueden ser aceptados pro el derecho comunitario.
En desarrollo de las consideraciones que anteceden, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1. El derecho marcario debe aplicarse en interés general de la comunidad con criterios de protección de los consumidores, productores y del mercado de bienes y servicios. 2. El derecho marcario andino protege al titular mediante el amparo del ius prohibendi o al primer solicitante del registro de una marca, para oponerse a la existencia de signos idénticos o similares. 3.
La confundibilidad marcaria atenta contra el mercado libremente competitivo de bienes y de servicios al afectar la claridad y nitidez que debe existir en la oferta y demanda de ellos. 4. La protección de las marcas figurativas y su examen de comparabilidad para registro, debe referirse no sólo a su aspecto gráfico propiamente dicho, sino al concepto que la figura pueda producir en la mente de los consumidores. 5.
A las marcas gráficas les son aplicables las mismas reglas de comparabilidad de cualquier otro tipo de marcas, para determinar su grado de confusión e irregistrabilidad. 6. No son registrables como marcas los signos figurativos que por su composición gráfica o por la idea o concepto que transmiten, sean iguales o similares a marcas ya registradas o solicitadas en registro. 7.
Los convenios entre particulares que contraríen el régimen de propiedad intelectual y atenten contra el principio de no confundibilidad de la marca, son contrarios al orden público y no podrán tener efectos ante terceros o contrarias las atribuciones de la Oficina Nacional Competente. La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación del ordenamiento jurídico comunitario en el proceso de la referencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184 de la Comisión) notifíquese esta providencia al organismo jurisdiccional citado mediante copia certificada y sellada de la misma. Remítase copia de esta sentencia a la Secretaría de la Comunidad Andina. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i