PROCESO 04-IP-98 Interpretación prejudicial de los Artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del consejero ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, e interpretación de oficio de los artículos 82 literal d), 113 literal a) y 114, inciso 2º ibidém. Marca "OPTIPAN" (Nominativa).
Expediente interno Nº 4133. Quito, 17 de agosto de 1998 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del consejero ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, en el proceso interno en que se demanda la nulidad de la Resolución N° 13493 del 28 de mayo de 1.996, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en virtud de la cual se decidió una oposición y se concedió el registro de la marca OPTIPAN (NOMINATIVA).
El artículo 28 del Tratado de Creación del Tribunal, conforme al cual es competente para interpretar por vía prejudicial las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. El artículo 29 del mismo Tratado en cuya virtud el Consejo de Estado de la República de Colombia se encuentra legitimado para elevar ante este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial por estar conociendo un proceso interno en el que deben aplicarse normas integrantes del Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena.
Que la solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad dispuestos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal contenido en la Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Los hechos materia del proceso interno, resumidos por la instancia jurisdiccional consultante en los siguientes términos: 1. "La sociedad UNILEVER N.V. presentó solicitud de registro de la marca OPTIPAN (NOMINATIVA) para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 del artículo 2 del Decreto 755 de 1.972, o Clasificación Internacional de Niza.
Dicha solicitud fue Publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 410". 2. "En virtud de lo anterior, la actora presentó demanda de oposición (observaciones) al registro OPTIPAN (NOMINATIVA), por considerar que la marca aludida era esencialmente semejante a la marca OPTIMO para distinguir productos comprendidos en la misma clase, solicitada con anterioridad a nombre de la sociedad GRASAS VEGETALES S.A..
Dicha demanda fue declarada infundada". 3. "A través del acto acusado se concedió el registro de la marca OPTIPAN con fundamento en que entre la marca que se pretende registrar "OPTIPAN" y la marca "OPTIMO" ( en trámite) en que se basa la oposición no existen semejanzas capaces de inducir al consumidor a error". 4. "Contra la resolución referida la actora interpuso recurso de apelación. Han transcurrido más de dos meses de la interposición del recurso de alzada sin que la administración se haya manifestado, razón por la cual la parte actora considera que la decisión se debe entender surtida negando dicho recurso".
Para sustentar los cargos de violación adujo el demandante, en síntesis, lo siguiente: "- Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró que la marca en cuestión carecía de la suficiente fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en la clase 30 Internacional.
La distintividad hace referencia a que la marca o signo marcario sea individual y singular, de suerte que pueda diferenciarse de cualquiera otro. La distintividad es un carácter que le da a la marca la novedad y la especialidad, exige que el signo no de lugar a confusiones con otros ya empleados para distinguir la misma clase de productos.
"- En el presente caso el signo OPTIPAN (NOMINATIVA) es totalmente confundible con el signo OPTIMO, razón por la cual no es idóneo para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la clase 30 Internacional, fabricados y comercializados por la sociedad UNILEBER EN.V., de los productos y servicios idénbticos o similares fabricados y comercializados por GRASAS VEGETALES S.A., distinguidos con el signo OPTIMO.
"Otra razón por la cual el signo OPTIPAN carece de distintividad está dada por el hecho de que se apropia de la palabra "pan", poniéndola en conjunción con el prefijo "opti" (apócope de "óptimo"); siendo el vocablo "pan" un término genérico, no susceptible de apropiación en general por ser de uso común, y menos aún en tratándose de la clase 30, que agrupa preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, entre otros.
"- Se violó el artículo 83 literal a), porque la Superintendencia de Industria y Comercio al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca OPTIPAN (NOMINATIVA) en la clase 30 Internacional, determinó, en forma indebida, que la marca solicitada cumplía los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, que no incurría en ninguna de las causales de irregistrabilidad y por ende no era confundible con la marca OPTIMO, solicitada con anterioridad para distinguir la misma clase de productos.
No tuvo en cuenta que ambas marcas son denominativas, razón por la cual el riesgo de confusión es total, dado que ninguna de las dos marcas tienen elementos figurativos que les imprima características especiales. Existe además identidad visual, ortográfica, auditiva, gráfica y conceptual entre los dos signos, constituida por el hecho de que las marcas en cuestión comparten una misma connotación significativa, los dos vocablos evocan la misma idea." Los siguientes hechos que, aun cuando algunos de ellos no fueron enunciados por la autoridad consultante, se desprenden de los actos procesales que obran en el expediente y que resultan relevantes para la determinación de las normas que este Tribunal debe interpretar en la presente sentencia, así como para la solución del caso interno: 1.
La sociedad UNILEVER N.V. había presentado solicitud de registro de la marca OPTIPAN el 31 de mayo de 1989, la cual fue resuelta favorablemente por la Superintendencia de Industria y Comercio. 2. El 3 de octubre de 1994 la sociedad UNILIVER N.V. solicita nuevamente el registro de la marca OPTIPAN, frente a la cual la sociedad GRASAS VEGETALES S.A. presenta las observaciones cuyo contenido ya fue expuesto, afirmando, entre otras cosas, la confundibilidad de la marca OPTIMO por ella solicitada en 1991, con el signo OPTIPAN cuyo registro pretendía la sociedad UNILIVER S.A. 3.
Mediante la Resolución 51. 547 del 29 de diciembre de 1994, la Superintendencia de Industria y Comercio declara la caducidad, por falta de pago de la tasa de tramitación del título, del registro concedido a favor de UNILIVER N.V. en virtud de la solicitud presentada por esta sociedad el 31 de mayo de 1989. Mediante la Resolución 13493 del 28 de mayo de 1.996 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declara infundadas las observaciones formuladas por la sociedad GRASAS VEGETALES S.A. frente a la solicitud de registro de la marca OPTIPAN presentada por UNILIVER N.V. el 3 de octubre de 1994 y concede el registro de tal marca a favor de la última sociedad.
Con todos los antecedentes expuestos, el Tribunal, pasa a revolver el asunto de autos CONSIDERANDO:
1. LAS NORMAS QUE VAN A INTERPRETARSE. En varias oportunidades este Tribunal ha indicado que la interpretación prejudicial debe hacerse teniendo en cuenta el alcance del cuerpo legal en su conjunto, para lo cual resulta necesario integrar las materias que, reguladas en distintas normas, resultan pertinentes para la solución del caso controvertido, de forma que el juez comunitario, en desarrollo del principio según el cual debe existir recíproca colaboración con las jurisdicciones nacionales, puede adicionar o restringir el acervo de normas comprendidas en la solicitud de interpretación. En el presente caso, además de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, el Tribunal estima pertinente referirse al contenido y alcance del literal d) del artículo 82, así como al literal a) del artículo 113 y 114 inciso 2° del mismo cuerpo normativo.
El texto de las mencionadas disposiciones es el siguiente: Artículo 81 de la Decisión 344: "Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".
Literal d) del artículo 82 de la Decisión 344: No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;
( )” Literal a) del artículo 83 de la Decisión 344: "Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación a derechos de terceros, presenten algunos de siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
( )" Literal a) del artículo 113 de la Decisión 344. “La autoridad nacional competente podrá decretar de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión”;
( ) Artículo 114 de la Decisión 344 “El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el periodo de gracia, de acuerdo a lo establecido en la presente Decisión. Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro”.
2. LA DISTINTIVIDAD COMO REQUISITO ESENCIAL DE LA MARCA. Del artículo 81 de la Decisión 344 anteriormente transcrito se desprende que la distintividad es un requisito sin el cual el signo que se pretenda utilizar en el mercado para identificar determinados productos o servicios no alcanza la categoría de marca, lo que determina la imposibilidad de ser registrado como tal.
El concepto de distintividad ha de entenderse desde el punto de vista marcario como la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión. Cuando el legislador dispone la distintividad como condición necesaria para el registro, pretende asegurar ab initio el cumplimiento de la función principal de la marca, consistente en facilitar al público la elección de los bienes que desea, sin que en el proceso de adquisición su voluntad se encuentre viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios.
Garantizando tal función, salvaguarda al mismo tiempo el interés de quienes son titulares de registros o de solicitudes anteriores, pues así impide que la distintividad de las marcas ya existentes sea afectada por actos imputables a terceros, con lo que de inicio dispone de una herramienta contra la competencia desleal, en especial contra el aprovechamiento de la reputación que, real o potencialmente, se alberga en la marca.
La jurisprudencia de este Tribunal en punto de la distintividad de la marca ha sido prolija. Así, en la sentencia dictada dentro del proceso 1-IP-87 expresó: “( ) Entre productos o servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca ( ) Es esencial, en resumen, que el signo que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto a productos o servicios que puedan confundirse.
Esta fuerza distintiva del signo, más aún que su novedad u originalidad - que siempre serán relativas -, constituye el requisito indispensable para que la marca exista jurídicamente hablando".. (Jurisprudencia reiterada en los procesos 4-IP-88, 3-IP-90, 3-IP-91, 6-IP- 93, 1-IP-94, 2-IP-94, 9-IP-94, 5-IP-94 y 7-IP-94). En la sentencia proferida dentro del proceso 2-IP-95, manifestó: “El signo distintivo no es sino aquel que permite en forma inconfundible distinguir e identificar y singularizar los productos o servicios de una empresa frente a los de otra, evitando la confusión o la posibilidad de confusión entre los signos registrados como entre los productos y servicios que se encuentran amparados por una marca ( )” (Gaceta Oficial No. 199 de 26 de enero de 1996).
Visto el sistema marcario en su conjunto, se observa que el mismo se encuentra estructurado sobre el concepto de distintividad bien que se contemple en forma estática, como elemento esencial para la existencia de la marca, y desde su perspectiva dinámica, es decir, analizada la función del signo una vez que los productos o servicios que individualiza circulan en el mercado.
Basta repasar las causales de irregistrabilidad para percatarse de que en su mayoría el legislador comunitario toma como fundamento el carácter distintivo del signo. Basta también analizar el contenido del derecho marcario, para deducir que la exclusividad conferida al titular del registro no tiene un fin en sí misma sino que se encuentra concebida en aras de la distintividad.
Pero, aún más, la regla general dispuesta en el primer inciso del artículo 107 Decisión 344, según la cual “Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro ( )”, tiene también por finalidad la salvaguarda del carácter exclusivo y distintivo de las marcas.
Nótese entonces que incluso se afecta un principio tan básico en los procesos de integración entre los Estados como es el de la libre circulación de mercancías entre sus fronteras, con vista a la conservación de la función principal del signo. Ahora bien, el esfuerzo legislativo por garantizar la existencia y permanencia del carácter distintivo de las marcas tiene una finalidad de carácter general, consistente en procurar el correcto funcionamiento del mercado, todo para la salvaguarda de los intereses del consumidor, como principal afectado dentro del régimen de competencia económica.
Es por ello que las normas agrupadas en lo que hoy se conoce como el Derecho de Marcas deben analizarse teniendo en cuenta no sólo la posición de las empresas que ofrecen los productos o servicios, sino también, y principalmente, la del consumidor.
3. LA DISTINTIVIDAD Y EL CARÁCTER EXCLUSIVAMENTE GENÉRICO DE LA MARCA Descrita la importancia de la distintividad de la marcas, puede entenderse en debida forma la mayoría de las causales de irregistrabilidad dispuestas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, incluida la consagrada en el literal b) de la primera norma inmediatamente citada, en cuya virtud no pueden acceder al registro los signos exclusivamente genéricos o descriptivos.
En el caso interno que ha dado origen a la solicitud de interpretación prejudicial que aquí se resuelve, la actora considera que la marca OPTIPAN era irregistrable por contener el vocablo “pan” que, en su concepto, es un término genérico no susceptible de apropiación “menos aún tratándose de la clase 30, que agrupa preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, entre otros”.
El signo genérico desde el punto de vista marcario es aquel cuyo significado equivale a la designación del producto o servicio que con él se pretende identificar. De esta primera aproximación conceptual, se desprende que la genericidad de un signo no puede establecerse mediante la utilización de un método abstracto, sino casuístico, es decir, referido a los productos o servicios para los que se solicita el registro marcario.
Así lo ha interpretado este órgano jurisdiccional comunitario, entre otras sentencias, en la dictada dentro del proceso 3-IP-95, cuando señaló: “ El carácter genérico de una denominación por sí mismo, o mirado en un plano abstracto, no constituye elemento suficiente para determinar o deducir de él la prohibición del registro como marca. Para que la solicitud de inscripción de una marca resulte incursa en la causal de irregistrabilidad ( ) es necesario que la naturaleza genérica de la expresión se predique del producto o servicio al cual está llamada a aplicarse ( )”.
(Gaceta Oficial No. 189 de 15 de septiembre de 1995) La prohibición de otorgar registros sobre signos genéricos guarda armonía con el requisito de la distintividad antes analizado. En efecto, si se permitiere la correspondencia entre la denominación del producto o servicio y la denominación cuyo registro se pretende, la marca así constituida no podría cumplir la función de individualizar esos bienes entre el conjunto de especies de la misma o semejante naturaleza.
Pero la distintividad además de servir como uno de los fundamentos de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal b) del artículo 82, debe tenerse en cuenta también a la hora de precisar el contenido, alcances y límites de la prohibición allí señalada. En efecto, la norma no impide el registro de signos que, de acuerdo a lo antes expuesto, sean genéricos sino de aquellos que sean exclusivamente genéricos, lo que implica que si un signo de esta naturaleza se acompaña de otros elementos que le otorguen distintividad, puede ser registrado como marca.
Este criterio, además de ser armónico con el sistema marcario en general, se compadece con el principio según el cual las prohibiciones y las consecuentes sanciones por su inobservancia, deben interpretarse de manera restrictiva. En efecto, las causales de irregistrabilidad dispuestas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 constituyen verdaderas prohibiciones cuyo quebranto genera una sanción de tipo civil, consistente en la nulidad del registro, hallándose por tanto la autoridad encargada de su interpretación y aplicación desprovista de cualquier facultad para hacerla extensiva a hipótesis no comprendidas en el texto legal.
Se insiste entonces en que lo prohibido es el otorgamiento del registro sobre un signo meramente genérico, pero que si se combina con otros datos gráficos o nominativos que le otorguen distintividad no opera la causal dispuesta en el literal b) del artículo 82. Con esta afirmación también se quiere indicar que no cualquier elemento adicional al signo genérico sirve para otorgar distintividad y posibilitar el registro.
Así, verbi gracia, el hecho de que la denominación sea dispuesta en un tipo de letra especial, sin ningún otro ingrediente, no puede considerarse suficiente para efectos del registro. El componente que se agregue debe ser de tal naturaleza que sobresalga como el principal al apreciar la marca en su conjunto, carácter principal que puede afirmarse en la medida en que proporcione al signo completo la suficiente distintividad, de forma que no se confunda con la designación misma del producto o servicio.
Además el sufijo “pan” no puede ser considerado para derivar de allí la tacha de genericidad, pues recuérdese, como se anota más adelante que el examen de las marcas debe hacerse en su conjunto, con mayor razón tratándose de una sola palabra que no puede fraccionarse so pretexto de buscar una causal de irregistrabilidad no existente.
4. LA DISTINTIVIDAD Y EL RIESGO DE CONFUSIÓN Si la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante con los productos o servicios de igual o semejante naturaleza ofrecidos por otra empresa o persona, para su cumplimiento el titular de la marca debe contar con un poder de exclusión referido a la utilización del signo, es decir con un conjunto de facultades en virtud de las cuales pueda oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.
Ciertamente, si se permitiera la titularidad de una marca en cabeza de dos o más personas para distinguir, dentro de un mismo mercado nacional, productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se estaría avalando la existencia de un verdadero riesgo de confusión toda vez que los consumidores de los bienes de que trate difícilmente podrían distinguir el origen empresarial de unos y otros, lo que necesariamente acarrearía un vicio del consentimiento - error - a la hora de celebrar los negocios jurídicos que conducen a la adquisición de los productos o a la contratación de los servicios.
Es precisamente esta lógica la que sustenta la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, según la cual no pueden acceder al registro los signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
La labor de determinar si un signo es confundible con otro presenta diferentes matices según que entre ellos exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Ciertamente, cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, de ahí que por ejemplo, en el Acuerdo sobre los ADPIC se consagre para esta hipótesis la presunción de confusión (artículo 16, numeral 1).
En cambio, para los demás casos de comparación el análisis de confundibilidad requiere un mayor esfuerzo de parte de la administración o del juez, según sea el caso, pues deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos enfrentados el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad; si los signos no son idénticos sino tan sólo similares, realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor; cuál es el público al que los productos y/o servicios se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores cuyo estudio requiere de la mayor diligencia y prudencia. En el caso interno que ha dado lugar a la solicitud de interpretación prejudicial que mediante esta sentencia se resuelve, se trata de dos marcas nominativas, OPTIMO y OPTIPAN, ambas solicitadas para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que agrupa “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo”.
Salta a la vista que las referidas marcas no son idénticas, por lo que el juez nacional tendrá que verificar si entre ellas existe similitud, pero no cualquier parecido, sino uno que verdaderamente pueda originar confusión entre el público consumidor. Para esta ardua tarea resultan útiles las siguientes reglas expuestas por la doctrina y la jurisprudencia: 1.
Visión integral de la marcas comparadas. Significa que el signo no debe fragmentarse para realizar la confrontación de sus partes con el signo que se le coteja o con los elementos parciales de éste. Ambos signos deben ser observados de cuerpo entero, sin disgregar los factores que los componen, es decir, como unidades estructurales, que es en definitiva lo que aprecia el público consumidor.
Implica esta regla el carácter errado del método según el cual entre dos marcas denominativas han de contarse, para concluir o no en la similitud confusionista, las sílabas o letras en que coincidan o discrepen. Implica también la necesidad de que se omitan análisis meticulosos y cavilados e impone la observación ligera, como lo es la del consumidor, para quien cuenta la primera impresión. Sobre este punto se remite el Tribunal al fallo pronunciado en el proceso 1- IP-87: " Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.
Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suele depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca.
El tratadista Fernández - Novoa, basado en algunos fallos de los Tribunales españoles, explica una excepción a la regla que se comenta, precisamente relacionada con las marcas denominativas. Señala el citado autor: “( ) Está plenamente justificada, a mi modo de ver, la regla de que al comparar las marcas denominativas hay que prescindir del elemento genérico de las mismas; es más: la omisión debe extenderse así mismo a los componentes simplemente descriptivos de las denominaciones confrontadas.
Varias son las razones que justifican el que en la comparación de las marcas denominativas se haga caso omiso de sus componentes genéricos y descriptivos. En primer término porque los componentes genéricos no son apropiables en exclusiva por pertenecer al dominio público. En segundo término, porque si bien es cierto que el componente genérico o descriptivo de las marcas genéricas será muy probablemente la parte más fácilmente recordada por el consumidor, no lo es menos que el consumidor asociará tal componente al género o a las propiedades del producto correspondiente, y no al origen empresarial del producto.
O, - lo que es lo mismo - el componente genérico o descriptivo de una marca denominativa desencadena, por lo general, en el consumidor asociaciones mentales relativas al producto per se y no al origen empresarial del producto. Si es así que el componente genérico o descriptivo de la denominación no desempeña, en principio, una función marcaria debe prescindirse de tal componente en la comparación de las marcas denominativas.” (Fundamentos de Derecho de Marcas.
Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1984, págs. 217 y 218) 2. Cotejo sucesivo y no simultáneo de los signos. La doctrina explica que esta regla tiene su fundamento en que, por lo general, el consumidor observa las marcas en forma separada, razón por la cual su aplicación permite percatarse de si la imagen dejada por una de los signos es recordada o no cuando se visualiza el otro.
En el evento en que se genere la asociación de las dos marcas, habrá un indicio sobre el hecho de que la coexistencia de ellas originaría un riesgo de confusión. Debe tenerse en cuenta que la aplicación de esta regla es relativa, pues las modalidades de comercialización actualmente utilizadas en el mercado muestran en muchas ocasiones que productos iguales ofrecidos por distintos empresarios son puestos en un mismo espacio geográfico y que es precisamente la identidad o semejanza de esos productos los que motivan la organización conjunta de los bienes, independientemente del origen empresarial.
Esta circunstancia resulta evidente en relación con varios bienes de consumo masivo, respecto de los cuales al consumidor se le presentan las marcas simultáneamente. La anterior acotación se hace para poner de presente que el carácter simultáneo o sucesivo del cotejo depende de la forma general en que los productos o servicios sean puestos a disposición del público al que se encuentran dirigidos. 3.
Importancia de las semejanzas más que de las diferencias. "La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ella, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos (Breuer Moreno. Cita de Manuel Pachón, "Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial", Editorial Temis S.A., Bogotá, página 69). 4.
Análisis prospectivo de la posición del consumidor. Siendo como es que el carácter distintivo de la marca se exige, y al mismo tiempo se protege, en aras de los intereses del consumidor, y de contera de los del titular, quien pretenda realizar un estudio sobre el riesgo de confusión de dos signos entre sí debe asumir la posición del público al que los productos o servicios están dirigidos.
Normalmente, cuando se verifica el análisis del riesgo de confusión, uno de los signos, o ambos, no han sido aún usados, lo que implica que la autoridad encargada de pronunciarse sobre el asunto debe hacer un juicio prospectivo sobre ese riesgo, preguntándose si una vez que los bienes sean puestos en el comercio, el consumidor común razonablemente se verá expuesto a confundirse en razón de la similitud de las marcas. 5.
El cotejo de los productos o servicios identificados o que se pretende identificar mediante la utilización de los signos. Todas las reglas enunciadas sin duda alguna contribuyen al estudio del riesgo de confusión, pero resulta necesario, además, tener en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados o que se pretenden identificar mediante la utilización de los signos enfrentados.
Esta regla, más que de orden doctrinario o jurisprudencial, tiene origen legal. Ciertamente, en el marco de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ella se desprende del mismo literal a) del artículo 83 pues la prohibición de registro de un signo idéntico o similar a uno anteriormente registrado o solicitado, está circunscrita al hecho de exista identidad o semejanza entre los productos o servicios que se distinguen o que se pretenden individualizar con los signos cotejados.
Es una de las manifestaciones del llamado principio de la especialidad conforme al cual el derecho al uso exclusivo de una marca sólo está referido a determinados productos o servicios, esto es, los comprendidos en el registro, y no a todos los que existen o puedan llegar a existir. Del citado principio se desprende, como consecuencia más importante, la posibilidad de que en un mismo mercado nacional coexistan dos o más registros sobre una misma marca, o sobre marcas similares, a nombre de titulares diferentes.
Ahora bien; el hecho de que los productos o servicios amparados con las marcas cotejadas se encuentren en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, no implica necesariamente la identidad o semejanza que entre los bienes debe existir como supuesto fáctico para la configuración de la causal de irregistrabilidad dispuesta en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344.
Para comprobar este aserto resulta útil tener en cuenta que en parte alguna de la citada norma se menciona la clase como parámetro de comparación entre los bienes de que se trate. Igualmente, debe observarse que en forma armónica el artículo 104, en el cual se consagran las principales facultades que surgen para el titular del registro, no otorga el derecho al uso exclusivo de la marca sobre todos los productos o servicios comprendidos en la clase a que pertenecen aquellos para los que se ha solicitado el registro.
Es que si bien la clase de la Clasificación Internacional de Niza puede servir como un indicio para afirmar que los diferentes bienes agrupados en una determinada clase presentan entre ellos características comunes de tal naturaleza que al ser identificados con marcas idénticas o similares, pertenecientes a titulares diferentes, puede generarse confusión, ese solo hecho no resulta suficiente, pues en verdad al repasar cada una de las clases allí dispuestas, se observa que en una misma se reseñan productos de tan variada índole que ni por asomo podría generarse confusión al ser identificados con marcas idénticas o similares, obviamente haciendo salvedad de las marcas notorias.
Para ejemplificar: En la clase 5 se consignan los alimentos para bebés, pero al mismo tiempo los productos para la destrucción de animales dañinos, así como los fungicidas y herbicidas. Si se identifica el alimento del bebé con una marca idéntica o similar de aquella destinada para los fungicidas, analizadas las cosas desde una perspectiva de razonabilidad, resulta de muy difícil ocurrencia que el público consumidor crea erradamente en que uno y otro producto tienen un mismo origen empresarial.
De otro lado, existen productos que, aun cuando distribuidos en clases diversas, presentan características comunes entre ellos de tal naturaleza que, al ser puestos en el mercado bajo una misma marca perteneciente a titulares diversos, inevitablemente se originaría confusión; ejemplo de ello lo constituyen las frutas y legumbres en conserva, relacionadas en la clase 29, frente a las frutas y legumbres frescas agrupadas en la clase 31.
De todo lo expuesto se desprende que el juez nacional en el presente caso debe establecer si existe o no similitud confusionista entre las marcas OPTIMO y OPTIPAN, no sólo analizando los signos en sí mismo considerados sino además la naturaleza de los productos que, comprendidos en la clase 30, se pretenden identificar con cada una de ellas.
Para este último propósito resulta pertinente la siguiente aclaración: La solicitud de registro de una marca puede comprender todos los productos especificados en una clase, pero puede suceder que la misma se haya concretado sólo a algunos de esos productos, caso en el cual el derecho al uso exclusivo no se extiende a todos los bienes de la clase de que se trate sino únicamente a aquellos para los que se ha solicitado y concedido el registro.
Entonces, el juez nacional debe precisar para cuales de los bienes de la clase 30 se ha solicitado el registro de la marca OPTIMO y para cuales se concedió el registro de las marca OPTIPAN, con el fin de determinar si entre unos y otros existe la identidad o la semejanza exigida por el literal b) del artículo 83 para la configuración de la causal de irregistrabilidad.
Porque, a título meramente ilustrativo, no podría afirmarse incursión en la causal si, verbigracia, el producto para el que se solicitó el registro del signo OPTIMO fue hielo, mientras que OPTIPAN se requirió para harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería.
5. LA CADUCIDAD DEL REGISTRO La Decisión 344 dispone en el artículo 114 dos causales cuya ocurrencia determina la caducidad del registro: 1. La falta de renovación del registro y 2. La falta de pago de las tasas en los términos dispuestos en las legislaciones nacionales de los Estados Miembros. La caducidad del registro es un modo de extinción del derecho al uso de la marca.
Independientemente de cuál haya sido la causal que originó la extinción del derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales dispuestas en el artículo 114 citado.
Si la misma se produjo por falta de renovación, y el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 99, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada", según el tenor literal del artículo 100 de la Decisión 344.
En cambio, si la caducidad se produjo en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna. Puede presentar nueva solicitud de registro, pero desde el punto de vista marcario recibirá el mismo tratamiento que puede darse a la solicitud de cualquier otra persona. En el marco de esta breve exposición resulta pertinente preguntarse si por el hecho de que el titular actual de un registro solicite otro sobre la misma marca y para los mismos productos o servicios antes de que se declare la caducidad del registro anterior, se vulnera el artículo 114 de la Decisión 344 en lo que se refiere a la causal dispuesta por falta de pago de las tasas correspondientes.
El punto reviste la mayor importancia para el caso interno que ha dado lugar a la petición de interpretación prejudicial que en esta sentencia se resuelve pues UNILIVER, siendo titular del registro de la marca OPTIPAN para distinguir productos de la clase 30 presentó una nueva solicitud para la misma marca y respecto de los mismos productos - solicitud en cuya virtud se dictó el acto administrativo contenido en la Resolución impugnada 13493 del 28 de mayo de 1.996 - antes de que la Superintendencia de Industria y Comercio declarara la caducidad por falta de pago de la tasa dispuesta para la tramitación del título.
Si, como ya se dijo, uno de los efectos de la caducidad por falta de pago de las tasas consiste en que a partir de ella el signo adquiere la calidad de res nullius, encontrándose por tanto el antiguo titular en la misma posición jurídica de cualquier otra persona frente al signo de que se trate, forzoso resulta concluir que la respuesta al interrogante planteado no puede contestarse sino en forma afirmativa, es decir que la solicitud presentada por quien aún es el titular del registro quebranta el artículo 114 de la Decisión 344 en la medida en que con ella se impide la realización de los efectos que en virtud de esta disposición deben derivarse una vez cumplidos los supuestos de la caducidad.
Los fundamentos de este aserto son los siguientes: a) La primera solicitud de registro de un signo adquiere prelación frente a las solicitudes posteriores. Esta circunstancia resulta fácilmente comprobable al repasar el texto del literal b) del artículo 83 en cuya virtud la oficina nacional competente no puede acceder al registro de un signo idéntico o similar a otro anteriormente solicitado para registro por un tercero, obviamente en el marco del principio de especialidad. b) Si quien es titular de un registro presenta nueva solicitud para la misma marca referida a los mismos productos o servicios, en principio tal solicitud carece de objeto, pues es un imposible jurídico adquirir lo que ya nos pertenece. c) La solicitud de registro presentada por quien aún era titular del anterior registro, no se convalida por el hecho de que con posterioridad se declare la caducidad, pues permitir semejante circunstancia implicaría avalar la actitud de quien pretende escapar a las consecuencias jurídicas de esta sanción. En efecto, de llegarse a afirmar la validez de tal solicitud, el antiguo titular gracias a su prematuro proceder impediría la realización de uno de los efectos de la caducidad, el consistente en quedar en la misma situación jurídica de cualquier otra persona frente al signo respectivo, pues esa solicitud le otorgaría preferencia para el registro, incluso frente a la primera allegada por un tercero inmediatamente después de la declaración de caducidad.
Por lo anteriormente expuesto, el registro que se obtenga con base en la solicitud presentada antes de la declaratoria de caducidad está viciado de nulidad, pues se incurre en la causal contenida en el literal a) del artículo 113 de la Decisión 344 por cuanto se quebranta flagrantemente el artículo 114 del mismo cuerpo normativo en la medida en que se impide la realización de uno de los efectos de la caducidad prevista en este precepto.
En virtud de los considerandos anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. De conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344, la distintividad es un requisito de la esencia de la marca, hace parte de su recorrido conceptual y por esta razón no pueden acceder al registro los signos que se confundan con el producto o servicio en sí mismo considerados, así como tampoco aquellos que presenten similitud confusionista con otros signos ya registrados o solicitados para registro por terceras personas. 2.
El registro de términos genéricos es permitido en la medida en que estén acompañados de elementos adicionales que le otorguen distintividad al signo. En el examen de registrabilidad la palabra del signo que se pretenda registrar no puede ser descompuesta en sus sílabas, para derivar de ella una causal de irregistrabilidad por supuesta genericidad. 3.
Para determinar si existe o no similitud confusionista entre los signos cotejados el Juez nacional deberá hacer una comparación sucesiva o simultánea dependiendo de la especial forma de comercialización de los productos, teniendo en cuenta criterios como la comparación conceptual o semántica, fonética y gráfica, siempre desde la dimensión del consumidor medio, apreciando más que las diferencias, las semejanzas entre ellos. 4.
Para determinar el riesgo de confusión no sólo ha de tenerse en cuenta la identidad o similitud entre los signos cotejados sino, además, la naturaleza de cada uno de los productos o servicios que con tales signos se pretenda amparar. 5. La identidad o semejanza que entre los productos o servicios debe existir para que se configure la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, no deriva necesariamente del solo heho de que tales bienes se encuentren agrupados en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. 6.
La solicitud que versare sobre una marca cuyo registro se encuentre vigente, contraviene lo dispuesto en el artículo 114 cuando es presentada por el mismo titular con el objeto de evitar que se declare la caducidad de la misma por falta de pago de las tasas, pues impide uno de los efectos de esta sanción cual es que el antiguo titular quede en igualdad de condiciones frente a los demás terceros en relación con el signo respectivo.
Por esta razón el acto administrativo de concesión dictado en virtud de esa nueva solicitud se encontraría viciado de nulidad en los términos del literal a) del artículo 113 de la Decisión 344. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Tratado, el Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación para la sentencia que dicte dentro del proceso interno Nº 4133.
En cumplimiento del artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada. Remítase así mismo copia de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial, según lo dispone el artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal.
Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i