PROCESO N° 20-IP-98 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 102 y 128, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente, Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz; e interpretación de oficio del artículo 84 ibídem.
Caso: Marca RIO CLARO (nominativa). Expediente No. 3966. Quito, 7 de agosto de 1.998 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, VISTOS: La solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, para que se interpreten los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 102 y 128, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno en el cual la sociedad CEMENTOS RIOCLARO S.A. pretende obtener la nulidad de la Resolución No. 48509 del 29 de noviembre de 1.994, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca “RIO CLARO” (nominativa) para distinguir productos de la clase internacional número 19 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RIO CLARO LTDA. Durante el trámite no se presentaron observaciones ni recurso administrativo alguno, quedando en firme tal resolución. Que el Consejo de Estado de la República de Colombia es competente para requerir esta interpretación conforme al artículo 29 del Tratado de Creación de este Tribunal, el que tiene competencia para conocer de ésta según el artículo 28 ibídem.
Así mismo, la solicitud cumple con los requisitos exigidos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184).
HECHOS RELEVANTES PARA LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL Los hechos considerados como relevantes para la interpretación, según apreciación del Consejo de Estado de Colombia y de este Tribunal comunitario son los siguientes: "1º La actora es titular y propietaria del nombre comercial CEMENTOS RIOCLARO S.A.; de la enseña comercial "RIO CLARO", que adquirió de sus titulares anteriores, EXPLOTACIONES RIOCLARO LTDA. y EXPLOTACIONES PLAYA LINDA LTDA., cuyo traspaso se ordenó inscribir a favor de aquella por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, y de la marca mixta "RIOCLARO", para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 19ª y los servicios de la clase 37ª de la nomenclatura marcaria.
"2º Mediante Resolución núm. 48509 de 29 de noviembre de 1.994, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca nominativa "RIO CLARO" a favor de CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LTDA., para distinguir productos de la clase 19ª de la Clasificación Internacional de Niza.
El registro en mención fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 415 de 27 de marzo de 1.995. "3º Con la concesión de dicho registro se lesionó y lesiona el derecho de Cementos Rioclaro S.A. quien es titular anterior del registro de la marca mixta "RIOCLARO" muy semejante a la marca nominativa "RIO CLARO", dado que las normas constitucionales y legales sobre signos distintivos garantizan a esta sociedad su derecho exclusivo a emplear su marca registrada para los artículos comprendidos en la clase 19ª de la Clasificación Internacional de Niza.
"4º Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la Sociedad actora lo siguiente: “a) Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que ya existía un registro válido anterior de la marca mixta "RIOCLARO" a favor de la actora, razón por la cual debió negar el registro de la marca nominativa "RIO CLARO", por cuanto dicho signo carecía de novedad y, por lo tanto, no podía ser sujeto de un derecho exclusivo toda vez que el nuevo signo no era distintivo en relación con el que ya era empleado por otra persona.
El signo "RIO CLARO" carecía de eficacia distintiva que contribuyera a la individualización. “b) Para que puedan registrarse como marcas, los signos deben ser, además de perceptibles y susceptibles de representación gráfica, "suficientemente distintivos", lo cual significa que sean novedosos. “c) La norma precitada establece de modo expreso, que no pueden registrarse como marca los signos que no sean suficientemente distintivos, es decir aquellos que no permitan distinguir en el mercado los productos de una empresa de los de otra.
“d) Se violaron los literales a), b), d) y e) del artículo 83 ibídem, toda vez que no es admisible el registro de marcas semejantes cuando se trata de emplearlas en la identificación de productos incluidos en una misma clase. Aunque no podría afirmarse que entre la marca mixta "RIOCLARO" y la marca nominativa "RIO CLARO" exista identidad, su grafía y su aspecto fonético, y la idea que ambas suscitan en el habitual consumidor de los respectivos productos, determinan que la semejanza entre los dos signos sea notoria, lo que conduce a que "RIO CLARO" no sea suficientemente distintiva respecto de "RIOCLARO", y por esta semejanza de las dos marcas se induce en error a los consumidores cuando pretendan adquirir en el mercado productos marcados con uno y otro signo. “e) Agrega que si bien la marca solicitada es nominativa y la registrada es mixta, la posibilidad de confusión es viable pues los consumidores al solicitar o adquirir un producto lo hacen tomando en cuenta el elemento esencial de la marca, sin considerar aquello que no es característico.
“f) Considera que se violó el artículo 102 ibídem, dado que la División de Signos Distintivos no respetó el derecho de exclusividad de la marca al haber concedido el registro de otra casi idéntica o semejante a favor de un tercero. “g) Argumenta finalmente que se violó el artículo 128 de la misma Decisión, pues se desconoció el derecho que la actora tiene sobre el nombre comercial, el cual empezó a utilizar desde el 26 de febrero de 1.981, fecha en que solicitó su depósito, anterior a la de constitución de la sociedad titular de la marca cuya impugnación se trata en el proceso interno ”.
Adicionalmente, este Tribunal considera oportuno analizar otros argumentos que se han emitido en el proceso interno entre los cuales se destaca lo siguiente: ACTUACION DE LA SOCIEDAD DEMANDANTE La sociedad CEMENTOS RIOCLARO S.A., luego de considerar las similitudes entre las marcas en estudio, agrega que es oponible al registro de la marca RIO CLARO (nominativa), la enseña comercial RIO CLARO de propiedad de la actora, la cual fue adquirida por ésta, de cesión que le hiciera la sociedad EXPLOTACIONES PLAYA LINDA LTDA. (anteriormente denominada EXPLOTACIONES RIO CLARO LTDA), cesión que fue inscrita en la División de Propiedad Industrial el 10 de octubre de 1985 y cuyo registro inicial es del 23 de agosto de 1983.
Afirma que dentro de los nombres comerciales se encuentran las enseñas comerciales y que por ello goza de protección su enseña comercial "RIO CLARO", al amparo del literal b) del artículo 83 de la Decisión 344; además agrega que como la compañía EXPLOTACIONES RIO CLARO LTDA. fue constituida el 31 de diciembre de 1.976 y en dicho nombre sobresale como parte esencial la expresión RIO CLARO, al registrarse la marca nominativa RIO CLARO, se violan flagrantemente sus derechos sobre tal expresión. Al referirse a la notoriedad de su marca mixta RIOCLARO + Gráfica, la actora afirma que como consecuencia de un despliegue publicitario y promocional que se inició desde que fue otorgado el título marcario, el 4 de octubre de 1990, así como de los volúmenes de producción y venta de los artículos identificados con esa marca, el ámbito de comercialización y su consumo, determinan que la marca es notoriamente conocida, con lo cual se viola el artículo 83 literales d) y e) ibídem.
Agrega al expediente varias pruebas documentales que en su opinión respaldan la anterior afirmación. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Por su parte la Superintendencia de Industria y Comercio se opone a todas y cada una de las argumentaciones y pretensiones de la actora aduciendo que actuó dentro del marco legal y que no habiéndose presentado observaciones por parte de terceros y mucho menos de la actora durante la etapa administrativa, ella no incurre en ilegalidad alguna al conceder un registro de marca.
De otra parte y con referencia al fondo del asunto, afirma que en el cotejo comparativo de las marcas en conflicto se concluye sin dificultad que entre los dos signos no existe confundibilidad que pueda llevar al público consumidor a error, pues de una parte la marca mixta RIOCLARO + GRAFICA está compuesta no sólo por vocablos sino también por un elemento gráfico, mientras que la solicitada y otorgada por esa entidad contiene únicamente la forma expresiva y sin distintivos adicionales, por lo cual deduce que ambas pueden coexistir en el mercado pacíficamente.
COADYUVANCIA DE LA SOCIEDAD CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LTDA. Por su parte, la sociedad CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIOCLARO LIMITADA, favorecida por el otorgamiento de la marca aduce lo siguiente: a) Que con respecto al hecho de que la sociedad CEMENTOS RIOCLARO S.A. sucedió en sus actividades a la extinta EXPLOTACIONES RIO CLARO LTDA., tal afirmación no puede ser cierta pues se trata de dos sociedades con actividades muy distintas y para ello se vale de la clasificación internacional de Niza. b) Afirma que si bien la actora ha venido utilizando la marca mixta RIOCLARO, no es legítimo titular por tratarse de un uso ilícito, ya que tal marca es posterior a la existencia del nombre y enseña comerciales de su propiedad. c) Alega que no puede afirmarse la notoriedad de la marca mixta en que fundamenta su demanda la contraparte, y que lo notorio es la usurpación que ésta viene haciendo con respecto a los nombres de su propiedad. d) Luego de hacer un recuento histórico de la situación de su nombre y enseña comerciales, la sociedad CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO LTDA. considera oportuno referirse a que la fecha desde la cual viene usando tal signo es el 8 de mayo de 1981 y que al amparo de lo dispuesto por el artículo 128 de la Decisión 344, el nombre comercial goza de protección comunitaria, explicando sucintamente que al no prever la legislación colombiana una forma de registro de nombres comerciales, ello no obsta para que la norma interna se pueda aplicar en lo que no sea contraria a la normativa andina, con lo cual el primer uso del nombre otorga el derecho sin necesidad de registro. e) Considera que para dirimir la controversia de quién fue el primero en derecho respecto del signo distintivo RIO CLARO, alega que la sociedad actora fue constituida el 17 de septiembre de 1982 mientras que la sociedad titular de la marca que se impugna se constituyó el 8 de mayo 1991, es decir 10 años, cuatro meses y nueve días antes.
De esta forma pretende que se desconozca el argumento de la actora según el cual es cesionaria de dicha expresión por traspaso que hiciera la sociedad EXPLOTACIONES RIO CLARO LTDA, que según parece era propietaria de un establecimiento de comercio denominado RIO CLARO, del cual no se ha probado su existencia. f) Además, afirma que la sociedad EXPLOTACIONES RIO CLARO LTDA se dedicaba a otra actividad y considera que las pruebas aportadas confirman tal apreciación. De otro lado al haberse cambiado el nombre de dicha compañía a EXPLOTACIONES PLAYA LINDA LTDA, la cesión realizada, que fue hecha posteriormente a dicho cambio de nombre, no es legítima pues tal derecho ya no le correspondía por haber adoptado oficialmente otro nombre y transcurrido más de un año de ese hecho, con base en lo dispuesto por el Código de Comercio colombiano. g) Resalta la forma conciliatoria como pretendieron arreglar sus controversias con la sociedad actora sin obtener resultados positivos; asimismo recalca el hecho de que por la negativa conciliatoria descrita anteriormente, se suscitó la demanda de nulidad contra la marca mixta que hoy sirve de fundamento para este proceso, y que se encuentra en la misma etapa que el presente juicio.
(proceso 2-IP-97). h) Considera oportuno destacar que podría existir afectación del fallo que se profiera en el expediente No. 3225 (2-IP-97), con el que se emita en el actual proceso y que pese a que los objetos de ambas litis son distintos, resultan concomitantes ya que de prosperar la acción en el primero, la causa petendi del presente se extinguiría por sustracción de materia, debiéndose suspender este último mientras se resuelve el primero. Señala que no se ha violado ninguna disposición legal al haberse otorgado el registro de la marca en estudio y que por el contrario lo violatorio fue el acto que concedió la marca mixta que hoy sirve de fundamento para impugnar el registro marcario de su propiedad.
C O N S I D E R A N D O: Como se ha reiterado en sentencias anteriores, a este Tribunal le corresponde determinar las disposiciones que han de ser interpretadas en pro de cooperar con la administración de la justicia nacional, por lo que está facultado para extender la interpretación a otras normas que no estén comprendidas en la solicitud o excluir aquellas que no resultaren aplicables al proceso interno que ha dado lugar a la consulta.
Adicionalmente a las normas citadas para interpretación prejudicial por parte del alto Tribunal consultante, el Tribunal Andino considera necesario interpretar el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena, sobre criterios para determinar la notoriedad de una marca. El texto de las disposiciones por interpretarse es el siguiente: “Decisión 344: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al publico a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al publico a error;
“b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al publico a error; “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legitimo titular de la marca notoriamente conocida; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; ” “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “a) La extensión de su conocimiento entre el publico consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
“b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; “c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “d) El análisis de producción y de mercadeo de los productos que distingue la marca. “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de la marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.
“Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro ”.
I. CONCEPTO DE MARCA Dentro del régimen común de propiedad industrial andino se determina la función primordial de las marcas y los requisitos que un signo debe tener para ser considerado como tal; así, en el artículo 81 de la Decisión 344 se establece que para que un signo pueda ser registrado como marca deberá reunir los requisitos de ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, añadiendo en el segundo inciso de la citada norma que la función primordial de la marca es la de distinguirse de otras existentes en el mercado para productos o servicios idénticos o similares.
La norma en mención define a la marca como todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de los de otra. De esta definición se desprenden varios requisitos para que un signo pueda ser considerado como marca: Perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica del signo: La perceptibilidad nos indica que el signo debe ser materializado para que el público consumidor pueda apreciarlo e identificarlo por medio de los sentidos, de manera tal que este requisito supone el paso del mundo de lo intangible a lo tangible y es la característica primordial que permite a la marca ser aprehendida por los consumidores, para que estos puedan retenerla en su memoria, apreciarla y distinguirla de otras.
En sentencia de interpretación prejudicial (Proceso 2-IP-95, publicada en la Gaceta Oficial No. 199 de 1995), se señaló que el artículo 81 de la Decisión 344 mantiene como requisitos esenciales de los signos para que puedan registrarse como marcas, el de distintividad, perceptibilidad y su capacidad de representación gráfica. La perceptibilidad hace referencia a que los signos puedan ser captados por los sentidos y particularmente por el de la vista, que es el medio más generalizado para que el público pueda identificar un signo de otro.
Para su materialización comercial el signo debe tener una representación gráfica, a través de cualquiera de las formas que puede adoptar el signo (palabras, emblemas, etiquetas, dibujos, gráficos, etc.) En este sentido la norma comunitaria actual eliminó el término “visibilidad” por el de perceptibilidad, con lo cual se amplía el campo de protección marcaria a otros signos que no necesariamente sean percibidos por el sentido de la visión, pero que sin embargo deben ser materializados de manera que se permita su identificación para efectos del registro.
Distintividad del signo: La distintividad del signo, que tiene expresión muy concreta en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344, es el requisito sin el cual la marca no podría coexistir en el mercado y escaparía a la protección que el régimen común le pretende dar, pues la norma comunitaria en varios apartes se refiere a este requisito como el esencial para que una marca adquiera su connotación de tal y pueda cumplir su misión en el mercado cual es la de distinguir los productos o servicios identificados con el signo marcario, de los de otro productor u oferente que sean idénticos o similares y por ende puedan inducir al público consumidor a error.
De esta forma, la distintividad evita que el consumidor se confunda entre dos marcas coexistentes en el mercado y además pretende evitar que en el procedimiento de registro se emitan títulos marcarios para signos idénticos o similares que conlleven al público consumidor a error, en cuanto a las calidades y al origen empresarial de los productos.
De esta manera, el requisito de distintividad se constituye en la función esencial de la marca y pretende, de un lado, evitar que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor que busca en el producto o servicio que adquiere o contrata, las características y calidades del producto que una marca conocida ya le ha brindado.
II. CONFUNDIBILIDAD En varias oportunidades este Tribunal se ha referido al tema de la confusión de marcas, insistiendo en que la prohibición existente en la norma comunitaria para registrar signos que sean confundibles con otros ya registrados o solicitados con anterioridad tiene su fundamento en la propia función que desempeña la marca en el mercado, cual es la de distinguir los productos o servicios ofrecidos por otra persona, de los de otra, siendo el elemento diferenciador el que le permite al público consumidor evitar la confusión y el error en su elección de consumo.
En el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, se establece la prohibición del registro de marcas que sean idénticas o similares con otras ya registradas o solicitadas para registro; esta norma exige del examinador marcario, que al realizar el análisis de comparabilidad entre dos marcas, no tenga en cuenta sólo aquellas pertenecientes a una clase internacional determinada, sino que además tome en consideración aquellas otras que pertenezcan a productos o servicios idénticos o similares respecto de los cuales pueda evitarse la coexistencia de marcas que induzcan al público consumidor a error (regla de la especialidad).
En esta materia, conviene advertir que se trata de una tarea bastante difícil que pretende dotar al mercado de un sistema transparente en el cual no se presente la coexistencia de signos que conlleven al público a confusión; por ende la misión del examinador deberá ser exigente y al realizar el cotejo marcario deberá tomar decisiones sólidas que no pequen ni por arbitrarias, ni por excesivamente simplistas.
Especialidad del signo: La doctrina mas autorizada hace consistir el principio de la especialidad de la marca en los efectos que produce. Así el Profesor Fernández Novoa (“Fundamentos del Derecho de Marcas”, Ed. Montecorvo S.A., Madrid, 1984, paginas. 279 y ss) sostiene que “La consecuencia mas palpable de la regla de la especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o mas derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios”.
Agrega el autor que las tendencias doctrinales y jurisprudenciales de derecho comparado, reconocen la regla de la especialidad sobre la base de que “ sobre una misma denominación o signo pueden recaer, en principio, derechos de marca autónomos y pertenecientes a titulares distintos”. Los términos utilizados en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 fueron más allá de la Decisión 85 que limitaba la confundibilidad a marcas iguales o similares para productos de una misma clase del nomenclator.
La Decisión 344 enfoca el principio de la especialidad hacia la posibilidad de confusión entre marcas de productos idénticos o similares, sin consideración a la clase internacional a que pertenezcan. Con ello se pretende evitar que existan monopolios marcarios sin sentido alguno y que el ámbito de protección sea sometido a análisis por parte del examinador o juzgador marcario en cada caso en particular y realizando un ejercicio intelectivo que le permita aplicar la mayor objetividad en el cotejo de marcas, teniendo en cuenta no sólo a los signos en particular, sino también a los productos o servicios sobre los cuales recae la marca.
La especialidad de la marca es valedera siempre y cuando no se trate de marcas o signos notoriamente conocidos, pues en tales casos la especialidad no es obstáculo para que se pretenda obviar el ámbito de protección de las marcas y signos notorios. En este punto conviene citar lo anotado por el Dr. Marco Matías Alemán, en el sentido de que “ se ha sustituido el criterio formal de apreciación para la determinación de los riesgos de confusión entre marcas, consistente en que ésta -la confusión- sólo se presenta, cuando se pretende identificar productos o servicios agrupados en la misma clase, por otro criterio más realista, que busca determinar si los productos o servicios designados por cada una de las marcas en cuestión, en atención a su naturaleza, finalidades a que se destinen, circulación, estructura, composición y presentación, pueden llegar a crear confusión entre el público consumidor, con independencia de la clase en que se encuentren agrupados.” (Marco Matías Alemán, “MARCAS Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Bogotá 1995, Pag. 91).
III. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL En el proceso interno que sirvió de base para esta interpretación prejudicial, deben tomarse en cuenta situaciones para determinar el alcance de las normas que se interpretan por vía prejudicial, tales como las consideraciones de la sociedad actora que pretenden hacer notar sus derechos sobre nombre y enseña comerciales, además de la marca registrada con anterioridad a la que se impugna.
Para referirse al tema del nombre comercial en la ley comunitaria se debe interpretar en conjunto los artículos 83 literal b) y 128 de la Decisión 344, en los cuales se establece la forma como un nombre comercial puede obstaculizar el registro de una marca y además la obligación impuesta por la ley comunitaria a los Países Miembros de la Comunidad Andina, para que sin obligación de deposito o registro del nombre comercial se le proteja, sin perjuicio de que como lo dispone el artículo 128 se pueda establecer un procedimiento de registro de nombres comerciales ceñido en lo pertinente a la legislación sobre marcas.
Así las cosas, al examinar cada caso en concreto, el juez o autoridad marcaria de cada País Miembro deberá determinar en primera instancia si existe o no un sistema de registro o deposito (la ley no distingue entre una y otra forma) y una vez revisado tal hecho, deberá optar por una de dos vías: a) El nombre comercial está protegido por la Decisión 344, exista o no un sistema de depósito o registro en la ley interna.
En el caso de exigirse el registro en la ley interna, el juez deberá revisar tal legislación para efectos de determinar su alcance. El propietario del nombre comercial deberá acreditar su legitimación para oponerse a una solicitud de registro de marca. b) La ley comunitaria coloca al nombre comercial en una situación equivalente a la de la marca cuando el artículo 128 dispone aplicar a éste todas las normas pertinentes del capítulo sobre marcas.
En materia probatoria, el registro presenta la utilidad de determinar la anterioridad del nombre comercial respecto de la marca, pues con base en él se establece el comienzo de su uso y se fija su prioridad frente a una marca posterior. Como la ley andina en esta materia se remite a la reglamentación interna del respectivo País Miembro (artículo 128), corresponde referirse a la siguiente jurisprudencia de este Tribunal, sobre el tema, a propósito de interpretar la Decisión 313 que no varió conceptualmente, por la Decisión 344 hoy vigente.
“Esta remisión a la legislación nacional, complementada con el artículo 120 de la indicada Decisión que disponía que “los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”, debía entenderse en el sentido de que el uso del nombre comercial confiere por sí derechos.
Pero no podía ampliarse con el criterio de que la legislación nacional tenía que exigir como requisito esencial el registro del nombre comercial, requisito, que como se anota, no está contemplado en la norma comunitaria. Se facultaba sólo a la legislación interna a proteger dicho uso sin necesidad del procedimiento de registro o, existiendo éste, a establecer uno en base al uso, que bien podía comprender el examen de registrabilidad de los signos para evitar la confusión con otros ya usados o registrados anteriormente o con las marcas ya registradas, pues éstas, según el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313, estaban impedidas de registrarse si eran idénticas o se asemejaban a un nombre comercial protegido, siempre que las circunstancias pudieran conducir al público a error.
No habla esta norma de un nombre “registrado”, sino protegido, protección que en esencia radicaba en el uso y no en el registro. Si la norma hubiere querido establecer el requisito del registro tendría que haber hecho mención expresa de éste por ser una forma de adquirir un derecho. Al omitirse tal requisito, la protección nació del uso del nombre comercial, pudiendo los Países regular su registro como asunto formal y declarativo pero no constitutivo del derecho al uso exclusivo del nombre comercial.” (Proceso 20-IP-97, Gaceta Oficial No. 332 del 30 de Marzo de 1998).
De los hechos, el Tribunal observa que los nombres comerciales no estaban protegidos por el derecho comunitario al tiempo de haberse constituido las dos compañías. Como en el presente caso se pretende dar prioridad a un nombre comercial de 1981, debe indicarse que durante la vigencia de la Decisión 85, la ley comunitaria no protegía legalmente al nombre comercial frente a una marca.
Así, al haberse registrado bajo la vigencia de la Decisión 85 la marca CEMENTOS RIO CLARO, y con posterioridad el nombre comercial Cales y Derivados Calcareos Río Claro, la prioridad en el registro la conserva la marca registrada. En aplicación del literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344, un signo registrado con anterioridad desplaza del registro a otro posterior, si se refiere a productos de la misma clase o a productos o servicios que el uso de la marca pueda inducir al público a error.
IV. SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS Al momento de realizar el análisis de confundibilidad entre dos signos distintivos, se debe tener en cuenta otro requisito dispuesto por la norma comunitaria, cual es el de que la marca solicitada para registro no reproduzca, imite, traduzca o transcriba, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en donde se solicita el registro, en la subregión, o en el ámbito internacional en donde se dé trato recíproco en la materia, independientemente de la clase internacional de productos o servicios.
La norma contenida en el literal d) del artículo 83 de la citada Decisión 344, contempla una amplia protección para los signos distintivos que reúnan el requisito de la notoriedad, con lo cual se extiende la protección de la notoriedad de signos, no sólo a las marcas (literal e) del artículo 83) sino que además se prevé la protección para los nombres comerciales, la enseña comercial, los lemas comerciales, etc.
En el citado proceso 20-IP-97, este Tribunal se refirió al tema de las marcas notorias, estableciendo el alcance de la norma equivalente en la Decisión 313, que bien vale la pena mencionar: “La disposición del literal d) del artículo 73, de igual contenido que el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, ha llevado a interpretaciones diversas por parte de tratadistas que han analizado este punto, respecto a si la expresión de “un signo distintivo notoriamente conocido” hace relación sólo a las marcas notorias o a otros distintivos como un nombre comercial, o lema comercial (Manuel Pachón, Marco Matías Alemán, José Manuel Otero Lastres, Ricardo Metke).
“El Tribunal considera esta ocasión propicia para declarar por vía de interpretación que la norma del literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 o del artículo 83, literal d) de la Decisión 344, se refiere tanto a las marcas notorias como a los otros signos distintivos notorios como el nombre comercial, las denominaciones de origen o el lema comercial, pues la norma no excluye a éstos ni se limita únicamente a las marcas notorias, a las que también hace referencia el literal e) del artículo 73 [literal e) del artículo 83 en la Decisión 344].
Si la norma protege a las marcas notorias en forma específica, no hay razón de que no extienda dicha protección jurídica a otros signos de igual contenido o categoría comercial, pues el fin que persiguen la marca y el nombre comercial es una protección general al consumidor, y éste se resguardaría del error o confusión con el reforzamiento proteccionista al nombre y a la marca notorios.
“Mirada la protección por el otro lado del derecho marcario, esto es, el titular, podría un tercero aprovecharse de la notoriedad de un signo, imitando o reproduciendo una marca notoria como un nombre comercial notorio, generando en ambos casos una utilidad inconmensurable, aprovechándose del sacrificio o del esfuerzo ajeno y en beneficio propio.
“El literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 otorga, como se manifiesta anteriormente, protección al nombre comercial notoriamente conocido para enfrentarse mediante observación, a la inscripción de una marca posterior y a otros signos. “Este artículo se refiere a los casos de reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial del signo notoriamente conocido y, aplicando el principio universal de interpretación de la ley, los mencionados vocablos se entenderán “en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras” “ En estos casos estamos frente a una figura de identidad entre el signo oponente y la marca o signo opuesto, ya que reproducir, imitar, etc., en términos finales no es sino hablar del mismo signo. “Si bien la norma del literal d) no hace referencia al riesgo de confusión entre signos similares, o entre la imitación o la traducción, es necesario aclarar que para que prospere la irregistrabilidad por observación, o la acción de nulidad, debe determinarse con carácter prolijo si entre los signos confrontados se produce tal hecho”.
(Proceso 20-IP-97, citado). V. MARCAS NOTORIAS Por su parte el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, pretende evitar que se registren marcas que sean similares hasta el punto de producir confusión con otra notoriamente conocida, sin que para ello se exija distinguir entre una u otra clase de la nomenclatura internacional de productos y servicios.
La marca notoria es aquella que goza de una amplia difusión dentro del grupo en el que pretende ser promovido un producto o servicio. Este Tribunal se ha referido a este tema en numerosas ocasiones, bastando en esta oportunidad reseñar algunos de ellos: Procesos 1-IP-87, 2- IP-94, 5-IP-94, 8-IP-95, 20-IP-97, entre otros. En esta oportunidad conviene destacar que la norma en estudio debe ser analizada en concordancia con el artículo 84 de la Decisión 344, que determina la forma de establecer si una marca es notoriamente conocida, dotando al examinador o juzgador de marcas de varios criterios no taxativos, para obtener un juicio adecuado y no arbitrario que permita proteger a la marca o signo que goce de esta característica.
Para evaluar la prueba de la notoriedad de una marca el examinador deberá tener en cuenta si se cumplen uno o más de los siguientes criterios: 1. La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; 2. La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; 3.
La antigüedad de la marca y su uso constante; 4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. Este Tribunal considera que nada impide que los anteriores criterios sean aplicables también a la situación contemplada en el literal d) del artículo 83 de la Decisión citada, respecto de otros signos notoriamente conocidos, entre ellos el nombre comercial.
De otro lado, conviene retomar la tesis de este Tribunal según la cual la notoriedad es una situación que debe ser probada por quien la alega; en tal sentido este Tribunal estableció que corresponde al administrador en la vía administrativa o al juez en el proceso contencioso, “ apreciar la notoriedad de una marca, bien porque cuando actúa de oficio - como en el caso de rechazarla, o de declarar la nulidad de aquella - pueda aplicar su propio conocimiento acerca de la notoriedad de la marca; o porque, frente al aporte de pruebas por las partes, a él compete valorarlas de acuerdo con los principios de la sana crítica.
Esta participación activa del administrador o del juez, según el caso, en la determinación del carácter notorio de la marca, garantiza la protección de ésta, no sólo en beneficio de las partes en conflicto, sino también en interés general del consumidor.” (Proceso 5-IP-94, Gaceta Oficial No. 177 del 20 de Abril de 1994). De esta forma el examinador marcario deberá tener en cuenta varios factores para determinar la notoriedad de una marca: su difusión al interior de un grupo de consumidores; su uso intenso y una determinada calidad de productos, entre otros.
Prueba de la Marca Notoria: La notoriedad de una marca debe probarse; ella proviene de la existencia de ciertos hechos o circunstancias que se infieren de la apreciación que pueda tener un grupo objetivo de consumidores de una marca en particular. Constituye una tarea bastante difícil para el examinador o el juez determinar cuándo un signo o marca es notoriamente conocido.
No debe confundirse la notoriedad marcaria con la figura del hecho notorio. En varios fallos de este tribunal, se ha puesto de relieve este tema afirmándose que el hecho notorio se distingue de la marca notoria en que aquél se constituye en un hecho conocido de manera generalizada por todos; tal es el caso del conocimiento que tenga una comunidad en particular acerca de datos geográficos, históricos o culturales, cuya prueba no es necesaria; mientras tanto la marca notoria requiere que tal calificación sea probada, por lo que deberán demostrarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.
La notoriedad permite revestir al signo marcario de una protección jurídica especial, mucho más amplia que la de una marca común. Momento en que la Marca Notoria debe tener tal Calidad: A este respecto el Tribunal ha interpretado que la relatividad del conocimiento sobre la notoriedad de la marca exige que la “ Oficina Nacional Competente o la autoridad judicial respectiva, determine en qué momento la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad con el objeto de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 73 de la Decisión 344.
Para dilucidar este punto el Tribunal se remite a lo expresado en el fallo, dentro del Proceso 28-IP-96: “En una acción de caducidad o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse ”.
(Proceso 20-IP-97, Gaceta Oficial Nº 332 de 30 de marzo 1998. VI. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS Tratándose el presente caso de un conflicto suscitado entre una marca mixta otorgada con anterioridad a una denominativa, además de tomar en cuenta las consideraciones anteriores, este Tribunal pasa a referirse al análisis comparativo entre signos que reúnen las características de las marcas en conflicto, así como entre los puramente denominativos, como es el caso del nombre comercial y la enseña comercial en que se fundamenta adicionalmente la demanda, frente a la marca denominativa cuyo acto de registro es objeto de impugnación. Al realizar el análisis comparativo entre los signos que suscitan la litis interna, el juez deberá tomar en cuenta los parámetros generales que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para facilitar su labor.
De esa forma, se deberá tomar en cuenta que la confusión puede producirse en el plano visual, en el auditivo o en el ideológico, y que dependiendo de los tipos de marcas o signos distintivos que deban cotejarse, el orden en que deba hacerse el análisis con estos parámetros variará, según que las marcas o signos contengan un componente gráfico (marcas puramente gráficas o marcas mixtas) o un componente denominativo.
La confusión visual se produce cuando la imagen que el signo refleja en la mente del consumidor hace creer a este que adquiere un producto o contrata un servicio que desea adquirir por la marca que lo identifica, pudiendo incurrir en error debido a la similitud ortográfica que se origine por la igualdad en las letras, el número de sílabas, la posición o ubicación de las vocales y consonantes; la similitud de las primeras y últimas sílabas; la entonación o la acentuación de las mismas, el diseño del logotipo o arte final de la marca gráfica o el elemento predominante en la mixta.
En el aspecto fonético, se deberá tomar cada uno de los signos en su conjunto y delimitar hasta qué punto se puede dar o no la confusión en el público consumidor. Tratándose de signos denominativos, el aspecto fonético cobra una mayor importancia, pues si la palabra que utiliza un signo tiene como pronunciación de conjunto una percepción fonética tal que no permita distinguir un sonido de otro, se producirá confusión auditiva entre los signos, lo que impediría su registrabilidad; esto sucedería de igual manera al tratarse de dos signos que pese a tener un componente gráfico adicional al denominativo, el elemento predominante en uno y otro sea el denominativo, o que en el uso de la marca el público consumidor la identifique sólo por el elemento denominativo, pese a coexistir con un componente gráfico que pasaría en este caso a ocupar un segundo plano. El juez o examinador deberá entonces, determinar en cada caso cual es el elemento que prevalece en una marca mixta, dependiendo de la impresión general que causa la marca en el público consumidor, la cual estará determinada por la parte gráfica o por la denominativa.
En uno u otro caso, al analizar ambos signos, se seguirán las reglas de comparación marcaria que se prevén para cada tipo de marca. En este orden de ideas, al tratarse de marcas mixtas en donde el elemento denominativo prima sobre el gráfico, se seguirán las reglas para comparar marcas denominativas, jugando un papel preponderante el aspecto fonético; si se trata de aquellas en las que prima el elemento gráfico, se deberá determinar en primer lugar la idea o concepto que suscita el componente figurativo de las marcas para establecer si existe identidad o semejanza entre ellas.
Los criterios generales que según la doctrina pueden ser utilizados por el juzgador para analizar la existencia del riesgo de confusión, se han precisado en los siguientes términos: "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas". (Pedro C. Breuer Moreno, "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss).
De otro lado, tiene enorme importancia en este caso referirse al grado de atención del consumidor, factor primordial para determinar el riesgo de confusión. En la hipótesis del consumidor medio de productos de la clase 19, tales como el cemento, el concepto de confusión debe ser precisado de manera tal que se tome como patrón al consumidor promedio del tipo de productos o servicios que se comparan.
Este Organismo Comunitario ha dicho en el Proceso 1-IP-87, lo siguiente: " El Tribunal se permite precisar -de acuerdo con la doctrina predominante- que el consumidor al que debe tenerse en cuenta, tanto para determinar la notoriedad de una marca como para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado "consumidor medio" o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes.
Por supuesto que, en cuanto a este fundamental punto de referencia, o sea el público consumidor de determinada clase de productos, debe distinguirse si se trata de bienes o productos de consumo masivo o si por el contrario son de consumo selectivo, en lo cual interviene definitivamente el nivel de vida y la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado o sea de aquel que suele solicitar, usar o consumir determinado producto" (reiterado en sentencia: 4-IP-88, 4-IP-91, 2-IP-94, 4-IP-94 y 9-IP-94).
VII. NOMBRES GEOGRAFICOS De acuerdo con la doctrina, las indicaciones geográficas son aquellas que mencionan o reproducen el nombre de cualquier lugar de un país, de una región o de una localidad para identificar la calidad y las características determinadas del producto. Cosa distinta son las indicaciones de procedencia para identificar el lugar de producción o la residencia del fabricante.
El arreglo de Lisboa de 31 de octubre de 1958 otorga protección a la denominación de origen contra la usurpación o imitación de la misma. En concordancia con este precepto a nivel andino, la protección de las denominaciones de origen se concretó desde la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al incorporar como causal de irregistrabilidad las marcas que “reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida” consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera que pueda inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes a que se refiere la marca.
VIII. DERECHO EXCLUSIVO SOBRE LA MARCA El régimen Comunitario Andino se ha decidido por el sistema del registro de la marca como requisito para que nazca el derecho exclusivo a la misma (sistema atributivo). Ha dejado atrás el otro sistema referente al uso de la marca como medio idóneo para obtener esa titularidad (sistema declarativo).
Es decir, según las normas del ordenamiento jurídico andino el registro es título constitutivo del derecho de marcas. Este medio de adquirir la titularidad marcaria se encuentra consagrado en el artículo 102 de la Decisión 344: "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente".
El Tribunal se ha referido a esta materia en los fallos 4-IP-94, 9-IP-94, 2-AI-96 y 7-IP-98 entre otros. (Gacetas Oficiales 189, 180, 289 y 291). La marca según esta norma, forma parte del patrimonio de una persona, con el derecho inherente a su uso exclusivo. La exclusividad reconoce para el titular o propietario facultades para impedir que un tercero perturbe el uso de la marca en detrimento de sus derechos, en prestigio de la propia marca que puede debilitarse y en defensa del consumidor quien puede ser engañado o conducido a error por uso ilegal o fraudulento de la marca.
A propósito del proceso 4-IP-94, (Gaceta Oficial No. 189 del 15 de septiembre de 1995), el Tribunal expresó lo siguiente: "La doctrina señala tres facultades específicas de que dispone el titular de una marca, que se derivan del derecho exclusivo: “La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos.
“Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar. “La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca.” Es opinión de este Tribunal la de que dentro del régimen comunitario andino sobre propiedad industrial, la única forma de adquirir el derecho al uso de una marca es la de su inscripción en el registro ante la Oficina Nacional Competente, no siendo del caso la aplicación del principio de prescripción adquisitiva del dominio o cualquier otro modo de adquisición del dominio para gozar del derecho al uso exclusivo de una marca, distinto de los contemplados por la ley comunitaria, siendo estos el registro de marca válidamente concedido y la cesión o licencia del título, cuyo registro debe hacerse de igual forma ante la respectiva oficina.
Por último, conviene advertir que los atributos del registro marcario, particularmente el de la exclusividad, son oponibles no solamente a terceros, sino que deben ser observados por la oficina nacional competente en el momento de examinar una solicitud de registro marcario que pueda violar, por causales de irregistrabilidad, un derecho válidamente concedido con anterioridad.
Con base en los razonamientos que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. De conformidad con lo dispuesto por la ley comunitaria, podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. El titular de un registro de marca gozará del derecho a su uso exclusivo, junto con las demás atribuciones contenidas en la ley andina, siendo su título oponible frente a terceros. 2.
Conforme a la legislación comunitaria andina, la única forma de adquirir el derecho exclusivo de marca, es mediante el registro de ésta en la oficina nacional competente. El derecho andino consagra el sistema atributivo con lo cual queda descartado otro modo de adquirir el derecho de propiedad industrial que se separe de este título. 3.
La Decisión 344 consagra la protección comunitaria de otros signos distintivos como el nombre, enseña y lema comerciales a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios. 4. A la protección al nombre comercial y a otros signos distintivos se han hecho extensivas las mismas ventajas que la notoriedad confiere a la marca con lo cual el régimen comunitario de propiedad industrial pretende evitar que coexistan en el mercado nacional y subregional signos que conduzcan a error al consumidor y que además pretendan generar actos de competencia desleal. 5.
La Decisión 344 exige la prueba de la notoriedad de la marca y del signo notoriamente conocido y la carga de la prueba corresponde a quien la alega. La prueba deberá ser evaluada por el examinador o por el juez para su reconocimiento, y aplicación de lo dispuesto por los literales d) y e) del artículo 83 de esta norma. 6. El examen de registro marcario es una obligación ineludible que corresponde cumplir a la oficina nacional competente, sin que pueda eludirse la práctica del mismo o argüirse en defensa de un registro marcario ilegalmente otorgado, la ausencia de observaciones durante su tramitación. Para dicho examen deberá tener en cuenta los parámetros doctrinales y jurisprudenciales esposados en la parte considerativa de esta sentencia. De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del proceso Nº 3966 En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal, notifíquese con esta sentencia al Organismo citado en el numeral anterior, mediante copia sellada y certificada.
Remítase así mismo copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.