PROCESO 28-IP-99 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 102, 104, 107, 108, 143 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno No. 4360. Actor: Doctor LUIS CARLOS SACHICA APONTE.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito a los veinte días del mes de Agosto de mil novecientos noventa y nueve, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Magistrado Manuel S. Urueta Ayola, en oficio No. 827 de 17 de junio de 1999.
V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, con indicación del nombre del órgano judicial que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento comunitario cuya interpretación se requiere, contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; el lugar y dirección en donde el Juez solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud y el informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación y teniendo en cuenta los siguientes: 1.
ANTECEDENTES: 1.1. El acto administrativo demandado. La acción de nulidad intentada se dirige contra el Decreto Reglamentario Nº 698 de 14 de marzo 1997, proferido por el Gobierno Nacional de la República de Colombia, “Por el cual se reglamenta el artículo 107 de la Decisión 344 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena” Se adjuntó como anexo a la demanda copia competente del acto cuya nulidad se pide, publicado en el Diario Oficial Nº 43.006 del 19 de marzo de 1997. 1.2.
Los hechos considerados relevantes: Tanto de la solicitud formulada por el Consejo de Estado como de las piezas procesales remitidas se deducen como hechos relevantes los siguientes: 1.2.1. Demanda En la documentación remitida aparece copia de la demanda y sus anexos, así como del auto admisorio de la misma. Por medio de ella se instaura la acción pública de nulidad contra el Decreto Reglamentario citado anteriormente, por parte del ciudadano y abogado Luis Carlos Sáchica Aponte.
Alega el demandante que el acto acusado fue expedido por el gobierno con extralimitación de sus facultades legales y constitucionales, “por cuanto siendo un decreto reglamentario está regulando el ejercicio y establecimiento de derechos en materia de propiedad industrial, especialmente los contemplados en el inciso 3º del artículo 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.
De otra parte, considera que de ser menester la aludida reglamentación, ello no sería de la competencia del Ejecutivo, sino del Congreso, mediante la expedición de una ley. Estima, que “el decreto cuya suspensión estoy solicitando viola ostensiblemente el numeral 24 del artículo 150 de la Constitución Política, y los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 por carecer el Gobierno de competencia para llenar un presunto vacío del derecho andino que de existir, no puede ser llenado sino por el mismo Congreso, mediante ley”, todo lo cual le sirve de sustento a su pretensión de anulación de la norma en cuestión. Advierte que aunque es cierto que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena pueden legislar sobre aspectos no regulados, con las limitantes establecidas por la propia normatividad andina, no lo es, en cambio, que se puede legislar para desarrollar o complementar los aspectos que no hayan sido regulados exhaustivamente.
Expresa que lo que ha dicho el Tribunal Comunitario es todo lo contrario, esto es que "el legislador nacional se ve desplazado de su competencia legislativa cuando el legislador comunitario ocupa efectivamente ese terreno con normas obligatorias para la subregión". El actor señala como normas violadas, junto con otras que son de derecho interno colombiano, los artículos 81, 102, 104, 107, 108, 143, y 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normas de derecho andino que son las mismas cuya interpretación prejudicial se pide.
La controversia judicial se plantea en la supuesta violación por parte del Decreto demandado, de las normas comunitarias anteriormente citadas, en la medida en que ellas regulan de manera precisa y clara el tema concerniente a la propiedad industrial y sólo dejan en cabeza de las regulaciones del derecho interno la facultad de legislar en aquellos campos que no hayan sido objeto de tratamiento en el derecho comunitario y ello, solamente, con el objeto de llenar los vacíos o de fortalecer el régimen común establecido hoy en la Decisión 344, mientras que el Decreto acusado legisla sin competencia para ello en materia que ha sido regulada por el ordenamiento andino. 1.2.2.
Contestación de la demanda La demanda aparece contestada tanto por el Ministerio de Desarrollo Económico como por el Ministerio de Comercio Exterior, organismos que en sendos memoriales proclaman y defienden, con argumentos de distinta naturaleza, la legalidad del acto acusado, particularmente y apoyándose en jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, al sostener que el Presidente de la República sí tiene capacidad jurídica para expedir Decretos Reglamentarios en relación con las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, mucho más en el caso concreto en que el decreto acusado sólo tiene por finalidad la de ejecutar cumplidamente las disposiciones comunitarias.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL: De acuerdo con la competencia asignada a este Tribunal por el Tratado de su Creación, le corresponde interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 28 del mismo Tratado.
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: De conformidad con la solicitud de interpretación prejudicial elevada por el Consejo de Estado, las normas a interpretarse son las de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que allí se mencionan, esto es, los artículos 81, 102, 104, 107, 108, 143 y 144, que a continuación se transcriben: 3.1.
Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. 3.2.
Artículo 102. "El derecho al uso exclusivo de la marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente". 3.3. Artículo 104. "El registro de una marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: "a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca;
"b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma; "c) Importar o exportar productos con la marca; "d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca; o, "e) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los literales indicados en el presente artículo. 3.4.
Artículo 107. "Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. "En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación de origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.
Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. "En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas". 3.5.
Artículo 108. "La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.
"Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: "1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. "2. Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.
"3. Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. "La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. "El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.
"Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro". 3.6. Artículo 143. "Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos de Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión. En estos casos, los Países Miembros se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas". 3.7.
Artículo 144. "Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros ". 4. CONSIDERACIONES: Procede El Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, abordando el análisis de los aspectos referentes a los requisitos para el registro de las marcas; la territorialidad de los registros marcarios; la posibilidad de coexistencia de registros marcarios y las condiciones y requisitos para que ello se dé; y la facultad residual legislativa de los países en materia de propiedad industrial. 4.1.
Los requisitos para el registro de marca. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, transcrito en esta sentencia, se refiere a las tres características básicas que deberá reunir un signo para ser registrado como marca, a saber: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica.
No basta con que la marca sea perceptible y susceptible de representación gráfica, sino que unido a ello deberá distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de aquellos idénticos o similares de otra. El principio general de protección jurídica de la marca basado en su distintividad es consagrado por el artículo 81 que se interpreta, y desarrollado a continuación por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 en todos y cada uno de sus literales relativos a las causales de irregistrabilidad de las marcas, unas veces por su carácter usual, su generalidad, su amenaza de engaño o de error, su descriptividad, etc.[1] El segundo inciso del artículo 81 de la Decisión 344 al definir el concepto de marca hace énfasis en el aspecto de la distintividad cuando señala que marca es “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
La definición mencionada deja ver que la marca se caracteriza por ser un bien inmaterial, destinado a distinguir un producto o un servicio de otros, representada por un signo, que por ser intangible requiere de medios sensibles para que el consumidor pueda aprehenderlo esto es, apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Reiteradamente el Tribunal de la Comunidad Andina al interpretar el artículo 81 de la Decisión 344 ha enfatizado en cuanto a la importancia del cumplimiento de los tres requisitos anteriormente mencionados, como paso previo a la registrabilidad de una marca.[2] En consecuencia de lo anterior, un signo es registrable como marca cuando cumple a cabalidad con los requisitos enunciados en el artículo 81 interpretado y, además, no está incurso en alguna de las precisas causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 4.2.
Forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca Ha dicho El Tribunal que la única forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca es mediante el registro, acto que, según el sistema comunitario andino, es constitutivo y no declarativo de tal derecho. Una vez registrada la marca, su titular adquiere el derecho al uso exclusivo, el cual comporta la posibilidad de ejercerlo en forma positiva y la facultad de prohibir que otros lo utilicen sin su consentimiento o autorización (ius prohibendi).
El artículo 104 de la Decisión 344 dispone que: "el registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca", alguno de los actos que se enlistan en dicha disposición. Tres facultades específicas en cabeza del titular de una marca, se han identificado por la jurisprudencia y la doctrina como derivadas del derecho exclusivo conferido por el registro de la misma; ellas son: • La de usarla en el producto o servicio para la que fue concedida, o sobre su envase o envoltorio; y además, la de interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos. • La capacidad de comerciar los productos o servicios con identificación de su marca, que se complementa con la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar. • La posibilidad de que el titular utilice la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros hagan lo propio con esa misma marca.[3] En resumen, conforme al sistema andino, la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario.
El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción, el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria. 4.3. Coexistencia de registros marcarios. La regla general que impera en el derecho marcario es la de la titularidad exclusiva de las marcas, por una parte, y la de la no coexistencia en un mismo territorio, de registros marcarios idénticos o similares que identifiquen productos iguales o semejantes, por la otra.
No obstante, estas reglas tienen excepciones que se justifican en razones de hecho que al ser tomadas en consideración por el legislador andino se han plasmado en normas jurídicas comunitarias que, como la 107 de la Decisión 344, regula tales situaciones excepcionales. En efecto, en la norma citada el supuesto de hecho de que se parte es el del reconocimiento de la existencia, en la subregión, de pluralidad de registros nacionales que versan sobre idéntica o similar marca destinada a amparar los mismos productos o servicios, de los que son propietarios titulares diferentes.
Supuesto ante el cual, al hacerse efectivo el principio esencial de la libertad de comercialización (libre circulación de productos y de servicios), surgiría necesariamente el riesgo de confusión.[4] Ante la contradicción que se presenta entre el principio del derecho marcario que determina la exclusividad sobre la marca registrada y la posibilidad de impedir por el titular que otros la utilicen y el principio del derecho de la integración de la libre circulación de bienes y servicios, el artículo que se interpreta impone, con el fin de compatibilizarlos una excepción a la regla general mencionada en primer lugar, permitiendo su comercialización (coexistencia de registros marcarios) por parte de quienes igualmente tienen registrada la misma marca, pero a condición de que se cumplan ciertos requisitos que la norma establece.
De inicio, en el primer inciso de la norma interpretada, se puede observar que el ámbito de aplicación de la regla general constituida por la libre circulación de productos y servicios, finalidad que, ya se dijo, es esencial en la normativa comunitaria, se extiende a toda la subregión; al paso que la prohibición de comercializar, se limita al ámbito territorial del respectivo país en el que se haya otorgado registro a la misma marca con diferentes titulares en la subregión. Empero, como de lo que se trata es de que ambos principios puedan tener expresión y desarrollo en el ámbito comunitario, la primera solución que ofrece el legislador comunitario para que la prohibición deje de tener vigencia y se restablezca la regla general de la libre circulación de mercancías y servicios sin caer en confusión de marcas, es la de que los titulares celebren acuerdos de comercialización. Por ello, el segundo inciso del artículo 107, objeto de la interpretación, regula la forma y contenido general de esos acuerdos de comercialización, con miras a evitar la confusión y a garantizar la transparencia del mercado en un régimen de libre competencia, imponiendo condiciones para la celebración de los convenios, entre las que se destacan, la obligatoriedad de su registro ante la Oficina Nacional Competente respectiva, la necesidad de adecuada identificación del lugar de origen de los productos o servicios, y las características físicas de la apariencia que hagan posible una plena identificación. Con relación a los acuerdos de comercialización ha dicho El Tribunal: “Es esa, en suma, la solución que encontró el legislador andino para conciliar el interés nacional con el comunitario ante el hecho cumplido del supuesto contemplado en el primer párrafo del artículo en análisis; supuesto al cual atribuye una consecuencia jurídica en forma de prohibición, que implica una excepción al inicialmente principio comunitario básico de la libre circulación de mercancías.
Esto también explica, no sólo la precaución adicional de que esos "acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes", como la admonición final de que "deberán”, así mismo, "respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia", con lo cual el legislador comunitario reasume su propósito fundamental de velar por el interés común al tratar de conservar la transparencia del mercado”.[5] Una segunda solución es la que se contempla en el tercer inciso del artículo 107, con la finalidad de hacer que la prohibición de comercialización (importación) cese y se restablezca el imperio de la regla general de la libre circulación de mercancías.
El ámbito de aplicación de esta norma es el territorio de un País Miembro en el que se haya otorgado protección a los mismos productos o servicios también amparados por marca idéntica o similar en otro u otros países de la subregión, otorgada a nombre de titular distinto. Pero el supuesto de hecho para que se permita la libertad de comercialización está constituido por la no utilización de la marca correspondiente en el respectivo ámbito territorial por parte de quien es su titular en él. Corolario de lo anterior es que al titular del registro de una marca le corresponde la obligación de uso de la misma en los términos señalados por los artículos 107, 108 y 110 de la Decisión 344.
En el primero de ellos, precisamente, como requisito indispensable para poder ejercer la oposición a importaciones de los mismos productos con marcas idénticas o similares; siendo de destacar que la prueba de uso de la marca deberá acreditarse por el titular local del registro, en cada caso, como requisito previo para la validez de las actuaciones administrativas relacionadas con la prohibición de importaciones de marcas idénticas o similares. 4.4.
La Norma Comunitaria y el Derecho Interno. Aplicación Directa y Preferente. En el Grupo Andino el principio de aplicación directa y preferente del derecho comunitario deriva tanto del derecho positivo como de la creación Jurisprudencial que ha venido realizando este Tribunal desde veinte años atrás. Tales elementos, la ley y la jurisprudencia, son a su vez, base fundamental para entender el principio de preeminencia de la ley comunitaria sobre la nacional.
En efecto, determina el artículo 3o. del Tratado de Creación del Tribunal que "Las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior". A su turno, la jurisprudencia ha desarrollado el principio de la aplicación directa al expresar que: "Ha de tenerse en cuenta además, que el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria en todos los Países Miembros y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos y por supuesto por los Organos del Acuerdo, lo mismo que por todos los Organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho Ordenamiento, el cual regula el proceso de la integración que se cumple en una comunidad de Derecho, cual es la constituida en el Pacto Andino".[6] Con base en los principios de aplicación directa y preferente El Tribunal ha prevenido sobre la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.
De esta manera, la norma de derecho interno que sea contraria a la ley comunitaria, o que de algún modo resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente cuando sea anterior a la norma integracionista y no podrá expedirse y si se expidiere no podrá entrar a regir, cuando sea posterior a aquélla.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al interpretar el artículo 84 de la Decisión 85 de la Cominsión del Acuerdo de Cartagena y todos los que lo han subrogado en las decisiones 311, 313 y 344, que tienen textos muy similares, casí idénticos, ha expresado el siguiente criterio que es completamente válido en relación con el artículo 144 de la Decisión 344, que hoy rige la materia concerniente al alcance de la capacidad residual legislativa de los Países Miembros en materia de propiedad industrial: " El desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del 'complemento indispensable', según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas.
Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión 'régimen común sobre tratamiento' que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.
Como lo ha dicho el Tribunal en la interpretación del artículo 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (caso 2-IP-88), "No se puede admitir en consecuencia que la legislación Nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos " regulados por la legislación comunitaria "o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella ", debiendo únicamente legislar sobre lo no comprendido en la Decisión supranacional”.[7] (subraya El Tribunal).
Otra posibilidad, también residual y derivada de la normatividad comunitaria que tienen los Países Miembros de legislar en asuntos de propiedad industrial la constituye el desarrollo de la facultad que le atribuye el artículo 143 de la Decisión 344, para que puedan fortalecer el régimen de Propiedad Industrial mediante normas legales internas, con la sola obligación de informar a la Comisión acerca de estas medidas y además, como es obvio, según se desprende de lo dicho anteriormente, sin que esa legislación pueda modificar o alterar lo que ya está comprendido en la norma comunitaria.
Al respecto tiene definidos El Tribunal los siguientes criterios jurisprudenciales: "En concepto de este Tribunal debe interpretarse lo que se entiende por 'fortalecer los derechos de propiedad industrial' a que se refiere el artículo 143 de la Decisión 344 para justificar la adopción de medidas de derecho interno por las legislaciones nacionales de los países miembros.
"Desde el punto de vista etimológico, según el Diccionario de la Real Academia española, el verbo fortalecer se refiere a la acción de 'hacer más fuerte o vigoroso'. De esta noción fluye en forma natural y obvia la interpretación literal de que el régimen común de propiedad industrial puede ser complementado por las leyes internas para fortalecerlo siempre que con ello no se restrinja el sistema del régimen común en sus propósitos ni se recorte en su finalidad de protección de los derechos que consagra.
"Desde el punto de vista teleológico cobra también validez la interpretación literal de la expresión anotada, como quiera que los propósitos que persigue el sistema de integración adoptado por el Acuerdo Subregional Andino se fundan -como lo establece su preámbulo- en el fortalecimiento de la unión de sus pueblos, en la formación de una comunidad subregional, en la cooperación para el desarrollo, en la armonización de sus políticas económicas y en la unificación de la legislación de interés comunitario.
"Este Tribunal debe advertir que otra interpretación de las normas consagradas en el artículo 143 de la Decisión 344 entrañaría el peligro de que como resultado de su aplicación se violara el texto literal y el espíritu del acuerdo subregional andino, en perjuicio del propósito fundamental de lograr regímenes uniformes en áreas comunes de interés subregional ".[8] Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Un signo que carezca de las condiciones intrínsecas de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, no puede considerarse como apto para el registro marcario.
Empero, aún reuniendo los requisitos anteriormente señalados, para poder tener acceso al registro, no deberá estar incurso en ninguna de las prohibiciones o impedimentos previstos en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Segundo: Conforme al sistema andino, la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro que le permite al titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor a quien protege en esencia el derecho marcario.
El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción, el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria. Tercero: El principio de libre circulación de mercancías en la subregión andina sólo puede ser afectado por el ejercicio del derecho exclusivo al uso de la marca, cuando el titular de ésta pruebe su utilización en el País Miembro al cual se pretende realizar la importación. Cuarto: Al titular del registro de una marca le corresponde la obligación de uso de la misma en los términos señalados por los artículos 107, 108 y 110 de la Decisión 344; en el primero de ellos como requisito indispensable para poder ejercer la oposición a importaciones de los mismos productos con marcas idénticas o similares.
La prueba de uso de la marca deberá acreditarse por el titular local del registro, en cada caso, como requisito indispensable previo para la validez de las actuaciones administrativas relacionadas con la prohibición de importaciones de marcas idénticas o similares. Quinto. Las importaciones de productos provenientes de otros Países Miembros de la subregión con marcas idénticas o similares a las de una marca registrada en el País Miembro al cual se realiza la importación, gozan de legitimidad y no podrán ser restringidas por el país importador, cuando la marca registrada localmente no esté siendo utilizada.
En consecuencia, no podría prohibirse la importación de productos con marcas idénticas o similares cuando el titular de la marca registrada no la esté utilizando en el territorio del país importador. Sexto. El campo de aplicación del artículo 107 de la Decisión 344 es el del territorio de un País Miembro en el que se haya otorgado protección a los mismos productos o servicios también amparados por marcas idénticas o similares, otorgadas en otros países de la subregión a nombre de titulares distintos.
Séptimo. La facultad que permite el fortalecimiento por las legislaciones nacionales de los derechos de propiedad industrial, sólo es posible de ejercerse siempre que con ello no se restrinja el régimen común en sus propósitos, ni se recorte la protección de los derechos, que dicho régimen consagra. Octavo. El artículo 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena está inspirado en los principios fundamentales de aplicación directa y preferente de la ley comunitaria, que supone que el ordenamiento comunitario opera sin necesidad de complemento legislativo interno y con preeminencia sobre la ley nacional, siendo inaplicables las disposiciones de derecho interno que contradigan o sean irreconciliables con la norma andina.
Noveno. Las normas contenidas en el ordenamiento jurídico comunitario relativas al régimen de propiedad industrial, establecen claramente los requisitos para el otorgamiento de los registros de marcas y señalan específicamente los procedimientos para su cancelación, anulación o renovación, siendo vedado a los Países Miembros establecer requisitos adicionales o procedimientos distintos a los contemplados en dicho ordenamiento; mucho menos so pretexto de desarrollar las atribuciones conferidas a ellos en los artículos 143 y 144 de la Decisión 344.
El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 4360, de conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada.
Remítase igualmente copia de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Véanse sobre el mismo tema: La Sentencia de 17-IV-98.
Proceso Nº 1-IP- 98. Caso: EXPOSISTEMAS (MIXTA)”. En G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98. Además, y específicamente sobre el requisito de la distintividad, este Tribunal ha sentado jurisprudencia uniforme, entre muchos, en los siguientes casos: 12-IP-95, 27-IP-P5, 31-IP-95 y 33-IP-95; 12-IP-96, 15- IP-96, 18-IP-96, 20-IP-96, 22-IP-96, 25-IP-96, 26-IP-96, 27-IP-96, 28-IP- 96 y 32-IP-96; 3-IP-97, 5-IP-97, 10-IP-97 y 15-IP-97.
Publicados en G.O.A.C. Nos. 199 de 26-I-96, 257 de 14-IV-97, 291 de 3-IX-97, 265 de 16- V-97, 311 de 10-XII-97, 318 de 26-I-98, 308 de 28-XI-97, 314 de 18-XII- 97), respectivamente. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 3-V-1998. Proceso 11-IP-98. Caso “PAVCO”. G.O.A.C. Nº 359 del 4-VIII-98. [3] En abundamiento de los anteriores conceptos se citan a continuación algunas de las sentencias que forman parte de la reiterada jurisprudencia del Tribunal comunitario en las que se interpretaron las normas que ahora se examinan: Proceso 12-IP-95, G.O.A.C., No. 199 del 26- I-96.
Proceso 2-IP-95 (G.O.A.C. 199, del 26-I-96. Proceso 07-IP-95, G.O.A.C. 189, del 15-IX-95). Proceso 4-IP-94 (G.O.A.C. No. 189 de 15-IX- 95). Proceso 8-IP-95 (G.O.A.C. No. 231 de 17-XII-96), entre otras. [4] “Es de observar desde ahora -ha dicho El Tribunal- que ese supuesto de hecho lo introduce el legislador comunitario con la expresión "cuando", en su natural sentido de: "sí" o en "caso de que " o “en el tiempo, en el punto, en la ocasión en que”.
Es decir: si, o en caso de que, o en el tiempo, en el punto, en la ocasión en que exista diversidad de registros a nombre de titulares diferentes, sobre una marca idéntica o similar para distinguir los mismos productos, es el supuesto de hecho”. (Sentencia de 29-VIII-97. Proceso 11-IP-96. Marca BELMONT. En G.O.A.C. No. 299 del 17-IX-97) [5] Ibídem [6] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia del 10-VI-87. Proceso 1-N-86. En G.O.A.C. No. 21, del 15-VII-87. [7] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 17-III-95. Proceso 10-IP-94. En G.O.A.C. No. 177 del 20-IV-95. [8] En los procesos 3-IP-94 (G.O.A.C. Nº 162 de 9-IX-94), 6-IP-94 (G.O.A.C. 170 de 23-I-95) y 10-IP-94 (G.O.A.C. 177 de 20-IV-95).