PROCESO 35-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a), d) y h), 83 literales a) y d) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito de la República del Ecuador, en el Expediente Interno Nº 2408-WM.
Promovido por la Empresa CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. Marca: BIMBO. Magistrado Ponente: JUAN JOSÉ CALLE Y CALLE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de Quito a los siete días del mes de junio del año dos mil. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) d) y h), 83 literales a) y d) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el señor Presidente de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, doctor Víctor Terán Martínez, en el Proceso Interno Nº 2408-WM, en el que se impugna la resolución Nº 0946275 del 25 de septiembre de 1995, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, por la que se niega el registro del signo BIMBO como marca por considerar que es exactamente igual a la marca de la Empresa SUPAN S.A. la que se opuso dentro del procedimiento administrativo al registro de dicho signo solicitado por la actora.
Que la solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad dispuestos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal contenido en la Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Como hechos relevantes para la interpretación se señalan, por parte del Juez consultante los siguientes: “La causa que origina la presente solicitud, corresponde al juicio Nº 2408 que se tramita en este Tribunal, iniciado por la demanda presentada por la Dra. María Rosa Fabara, apoderada de la Compañía Central Impulsora S.A. de C.V., mediante recurso de plena jurisdicción o subjetivo contra el Ministro de Comercio, Integración y Pesca;
Director Nacional de Propiedad Industrial, Procurador General del Estado y el apoderado de la compañía Panificadora Moderna Supan S.A., beneficiaria de la resolución, quien impugna la resolución 0946275 pronunciada por el Director Nacional de Propiedad Industrial en la que se le niega el registro del signo BIMBO como marca, por considerar que es exactamente igual a la marca de la empresa SUPAN S.A., la que se opuso dentro del procedimiento administrativo al registro del signo solicitado por la actora;
“Alega la actora que su representada es la única titular y propietaria de la marca de fábrica BIMBO, en varios países; marca famosa y notoriamente conocida desde hace mas de 54 años, mediante la inversión que ha realizado en promoción y publicidad de sus productos, la que le ha permitido adquirir un gran prestigio en el extranjero, lo que demuestra con las etiquetas y anuncios publicitarios que utiliza el grupo BIMBO para promocionar sus productos y con los videocasettes que serán exhibidos oportunamente, en las cuales constan comerciales de televisión; que estos instrumentos prueban que marca “BIMBO” era por mas de 25 años, notoriamente conocida al momento de concederse el registro, cuya cancelación solicita; que la marca de fábrica “BIMBO” de propiedad de Central Impulsora S.A. de C.V., es famosa y notoriamente conocida en varios países de la Comunidad Andina y sobre todo en los Estados Unidos Mexicanos, donde se encuentra registrada desde el 22 de septiembre de 1943 con el número 46.460 y desde el 8 de septiembre de 1971 con Nº 170395, al igual que en otros países del mundo en los cuales su representada mantiene negocios y operaciones comerciales; y, que agrega varios anexos que prueban sus asertos;
“El demandado Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, comparece a fojas 12-13, contesta la demanda y asegura que la resolución es legal y solicita la interpretación prejudicial del Art. 81, 82 (literales a, d y h), 83 literales a y d) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; “En igual forma el Procurador General del Estado, comparece a fojas 15 y 16 y entre otras excepciones alega la legitimidad del acto impugnado;
“La empresa beneficiaria del acto impugnado, SUPAN S.A., comparece a fojas 25 a 28 indicando entre otros fundamentos que la marca Bimbo, de su propiedad, se registró en el Ecuador, desde el 4 de agosto de 1969 y que es imposible que se pueda conceder el registro de un signo idéntico como marca, a la suya que se registró con anterioridad;
“Que conforme a la legislación ecuatoriana, es un requisito para obtener la propiedad o tutela legal sobre signos distintivos o marcas, su inscripción y registro ante autoridad competente; “Que su marca es un signo notorio y que por lo tanto, si se concediera el registro de la marca Bimbo a la empresa actora, se estaría beneficiando de la notoriedad y publicidad que por veinte años ha invertido en su marca;
“Que existe completa identidad gráfica y fonética entre ‘las marcas en conflicto’, lo que causa la irregistrabilidad de conformidad con la Decisión 313 y la vigente 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.
CONSIDERANDO
Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, es competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, por cuanto ante ese alto organismo jurisdiccional ecuatoriano se ventila un proceso en el que deben ser aplicadas tales normas comunitarias.
Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional actuando en función de Juez Comunitario, como lo es en este caso la alta jurisdicción consultante, y en tanto y en cuanto aquellas resulten pertinentes, a juicio del Tribunal Andino para la resolución del litigio interno. I. NORMAS A SER INTERPRETADAS Las normas que el Tribunal va a interpretar son las siguientes: DECISIÓN 344 “Artículo 81.-Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 82.-No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
( ) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;
“h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;” “Artículo 83.-Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.
“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de la marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada. No se procede a la interpretación del párrafo d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por no ser pertinente al caso subjudice, por cuanto la prohibición contenida en dicho párrafo no encaja en la denominación BIMBO.
Los puntos a que se va a contraer esta sentencia y que se relacionan con las normas transcritas y cuya interpretación se solicita son: a) Los Requisitos para el registro de marcas b) Causales de Irregistrabilidad c) Identidad de Signos d) Signos Distintivos notoriamente conocidos e) Decisión sobre las observaciones II. LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS El artículo 81 enumera los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.
No basta que un signo reuna estas tres condiciones, si es que de tenerlas sinembargo, se encuentra el signo incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaldas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. El signo marcario tiene por objeto esencial y fundamental diferenciar y distinguir los productos, característica que se conoce bajo el nombre de “distintividad”.
La distintividad entraña dos direcciones: una respecto a los signos entre sí y la otra en cuanto a los signos frente a los productos. Signos idénticos y similares para los mismo productos o signos que se refieran al producto en sí mismo o a sus cualidades propias y esenciales, no entrarían dentro del criterio de distintividad, por lo que su registrabilidad deberá ser negada.
III. CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 prohibe el registro de los signos que en relación a derechos de terceros “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error”. La norma comunitaria establece la confundibilidad por identidad o semejanza como una de las causales de irregistrabilidad.
La confundibilidad se determina entre una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, cuando se trata de los mismos productos o servicios o para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de una misma marca en el mercado podría inducir al público a error. IV. IDENTIDAD DE SIGNOS En el presente caso la Compañía CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. solicitó el 8 de diciembre de 1993 ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, el registro de la denominación BIMBO, para distinguir productos de la Clase Internacional Nº 29, trámite signado con el número 43570/93.
A esta solicitud se opuso la Companía PANADERÍA MODERNA SUPAN S.A., alegando propiedad de una marca idéntica BIMBO registrada en el Ecuador desde el 4 de agosto de 1969, con el título Nº 735-68 y título de renovación Nº 220- 90. Es evidente, que existe completa identidad gráfica y fonética entre la marca solicitada y la marca registrada. El conflicto entre ellas es innegable y resulta obvio de la simple comparación entre las mismas.
Ante la identidad que existe entre las dos marcas la denominación BIMBO solicitada por la Compañía CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. resulta a juicio de la Autoridad Nacional Competente incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344. V. SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad.
Lo hace estableciendo una prohibición de inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente a un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. El Profesor Fernández Novoa define a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento entre el círculo de consumidores del producto que identifica.
En el presente caso resulta que el opositor de la marca BIMBO solicitada por la Compañía CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. alega que la marca BIMBO de propiedad de la Compañía SUPAN S.A. tiene la cualidad de notoria debido a su amplio uso, aceptación y consumo e importantes inversiones en publicidad y canales de distribución. Mientras tanto, la Compañía CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. solicitante del registro de la marca BIMBO, alega igualmente, que dicho signo es notoriamente conocido en el mundo entero y se encuentra registrada en varios países, siendo el registro más antiguo el de los Estados Unidos Mexicanos de 15 de enero de 1944.
El Tribunal Andino ha sostenido en varios fallos, entre ellos, en el Proceso 2-IP-96, G.O. Nº 160 de 21 de julio de 1994, que: “la notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse, pues la marca para convertirse en notoria es el resultado de una serie de factores como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.; la carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”.
“La notoriedad se predica de la marca utilizada no sólo a nivel nacional sino en el ámbito de la subregión y el internacional”. VI. DECISIÓN SOBRE LAS OBSERVACIONES El artículo 95 de la Decisión 344, establece que una vez admitida a trámite la observación presentada a una solicitud de registro, corresponde a la Oficina Nacional Competente notificar al solicitante para que dentro de los treinta días pueda hacer valer sus alegatos.
Vencido el señalado plazo, la Oficina Nacional Competente, debe decidir sobre las observaciones y consecuentemente conceder o denegar el registro de la marca, lo cual debe ser notificado al peticionario mediante resolución debidamente motivada. En el caso subjudice, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, teniendo en cuenta dicho artículo 95 resolvió denegar el registro de la marca BIMBO, por considerar que “analizadas las marcas en controversia podemos concluir que entre las mismas existen semejanzas innegables, pues las marcas son exactamente iguales, lo que las hace confundibles a primera vista, ya que comparten total identidad visual, fonética y gráfica”.
Por las anteriores consideraciones, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. Para poder ser registrado como marca un signo debe ser perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica. Además no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.
No puede ser registrado como marca, un signo que sea idéntico a punto de poder causar confusión entre los consumidores. 3. La similitud de un signo con otro que sea notoriamente conocido es causa de irregistrabilidad, debiendo probar tal notoriedad, la parte que la alega. 4. Es facultad de la Oficina Nacional Competente conceder o denegar el registro de la marca, después de decidir sobre las observaciones que se hubieran presentado, lo cual debe ser notificado al solicitante mediante resolución debidamente motivada.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, deberá adoptar la presente interpretación al dictar su sentencia en el Proceso Interno Nº 2408-WM. Notifíquese la presente sentencia a la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, mediante copia sellada y certificada.
Remítase igualmente, copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE (E) Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO