INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 36-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 párrafo a), 93, 95 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo. Actor: INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES INDUAMERCOL & CIA. LTDA. Marca: “AMERICAN STAR QUALITY”.
Proceso interno correspondiente al expediente N° 4874. Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito, a los 16 días del mes de junio del año 2000 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Doctor Manuel S. Urueta Ayola, ha requerido la interpretación prejudicial de los artículos arriba identificados;
Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la respectiva solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario -que en el caso lo es la alta jurisdicción requirente, en cuanto se encuentra obligada a formular la consulta, y a acatar la interpretación que de las normas supranacionales realiza este Tribunal Andino en la presente sentencia-, pero, además, en tanto esas normas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; por lo demás, se encuentra ajustada la solicitud a las prescripciones de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y 61 del respectivo Estatuto;
Que la interpretación se plantea en razón de que la sociedad INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES INDUAMERCOL & CIA. LTDA., demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de la resolución No. 25.524, del 30 de setiembre de 1997, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo número 95-53.420.
En igual forma, pretende la demandante la nulidad del acto administrativo presunto por el cual se resuelve negativamente el recurso de apelación interpuesto contra la resolución anteriormente mencionada. Con vista de todo lo cual, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo referencia, tanto a los hechos como a las pretensiones de las partes ante el juez nacional, tal como son reseñados por el juez consultante. a) Los hechos 1.
La sociedad ISAAC MIZRAHI & CO. L.P. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “AMERICAN STAR QUALITY” para distinguir productos de la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza, correspondiéndole el expediente administrativo núm. 95-53420; 2. La INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES INDUAMERCOL & CIA. LTDA., domiciliada en Santa Fe de Bogotá, formuló observaciones contra la referida solicitud, alegando ser titular, entre otros, de los registros correspondientes a las marcas “AMERICA”, “AMERICANA” y “AMERICAN HOUSE”; 3.
Mediante resolución No. 25524, de fecha 30 de setiembre de 1997, la División de Signos Distintivos declaró infundada la observación presentada por INDUAMERCOL & CIA. LTDA., y por tanto, concedió el registro como marca de la denominación “AMERICAN STAR QUALITY”, a favor de la sociedad ISAAC MIZRAHI & CO. L.P.; 4. Contra la mencionada resolución se interpuso el correspondiente recurso de apelación, y dado que transcurrieron más de dos meses desde su interposición sin que éste haya sido resuelto, debe entenderse, de conformidad con el artículo 60 del Código Contencioso Administrativo colombiano, que la decisión de la Administración es de carácter negativo, conforme lo señala la sociedad demandante. b) El escrito de demanda INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES INDUAMERCOL & CIA. LTDA., denuncia la violación, por parte de la Administración demandada, de normas del ordenamiento jurídico andino, y concretamente, específicas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Fundamenta su demanda en los supuestos y argumentos que de seguidas se exponen. Efectivamente, considera como normas violadas al momento de expedir el acto administrativo ahora impugnado, las siguientes: - El artículo 81, por cuanto la marca “AMERICAN STAR QUALITY” carece de la suficiente fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en la clase 24; - Los artículos 93 y 95 en concordancia con el párrafo a) del articulo 82, por cuanto, al decidir sobre las observaciones y al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca “AMERICAN STAR QUALITY”, clase 24, se determinó, “sin ser lo correcto, que la marca solicitada no era confundible con las marcas base de las observaciones”; - Considera además, que la “similitud fonética o auditiva se presta para que la marca AMERICAN STAR QUALITY genere confusión sonora con las marcas AMERICAN HOUSE, AMERICA y AMERICANA.
Adicionalmente, el hecho de que en la marca cuya nulidad se pretende, a continuación de la expresión AMERICAN, se incluyan las palabras STAR QUALITY, no elimina el alto riesgo de confusión con las marcas AMERICAN HOUSE, AMERICA y AMERICANA, de propiedad de mi representada, lo cual da lugar a que el consumidor medio crea, por lo menos, que se trata de productos o servicios provenientes de la misma organización empresarial”; y, - Finalmente, argumenta que se violó el artículo 102 de la Decisión 344, por cuanto “la resolución acusada no garantiza los mejores derechos de mi mandante (en especial el derecho al uso exclusivo) adquiridos con arreglo a las leyes preexistentes, sobre las marcas AMERICANA, clase 24, y AMERICANA y AMERICAN HOUSE, clase 20; derechos que no podían ser desconocidos por actos administrativos posteriores”. c) Contestación de la Demanda Es presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio, y en ella defiende la legalidad del acto administrativo impugnado, por cuanto en la emisión del mismo, la facultad concedida a la Oficina Nacional Competente se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.
En definitiva, argumenta, que: - “De los documentos obrantes en el expediente 95.53420 y contentivo de la actuación administrativa llevada a cabo por la Oficina Nacional Competente, se concluye en forma clara y precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina nacional competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.” - Considera asimismo que si “se efectúa un examen conjuntual de las marcas registradas relacionadas por el demandante, se concluye en forma evidente que éstas son distintas entre sí y no existe confundibilidad entre las mismas y por lo tanto, no conllevan a engaño al consumidor medio”. - Por tanto, concluye en que resulta “ claro que la marca registrada a favor de la sociedad ISAAC MIZRAHI & CO, L.P, frente a las marcas registradas y fundamento del demandante, es novedosa, visible y suficientemente distintiva y susceptible de registro marcario conforme a las normas legales vigentes en materia marcaria.” Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal Andino C O N S I D E R A N D O: I. NORMAS QUE VAN A SER OBJETO DE INTERPRETACIÓN El texto de las que fueron señaladas por el consultante a tal fin, es el siguiente: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 83.- no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mimos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
( ).” “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. “A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.
“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga vales sus alegatos, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” Con base en los puntos en definitiva controvertidos en el proceso interno, los temas que suscitan las normas cuya interpretación procede de seguidas a realizar el Tribunal Andino, tienen que ver con: II.
LA MARCA La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado aquel por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo.
(Criterio sentado en abundante jurisprudencia, y, últimamente recogido, en la sentencia 04-IP-2000, del 29 de marzo del año 2000, correspondiente a la marca “PIPRON”. Publicada en G.O.A.C. No. 563, del 10 de mayo del 2000). Del anterior concepto, que recoge los requisitos exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344 para el registro de marcas, se desprenden, ya más en concreto, los siguientes: a) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, necesariamente para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto) es indispensable su materialización o exteriorización, que los transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquellos.
En consecuencia, la perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y a la vez la asimila con facilidad. Pero, por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos referidos a una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos.
De ahí que sea exigible asimismo la característica de la, b) Suficiente distintividad El artículo 81 se refiere a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro como marca, y lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será distintivo entonces el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de los mismos. Derivado del tema de la distintividad, e íntimamente ligado a él para los efectos del caso de autos, se encuentra el relativo a la confundibilidad marcaria, tema que se pasa a desarrollar en el subsiguiente punto III de la presente sentencia. c) Susceptibilidad de representación gráfica Tiene que ver con la necesidad de que la marca pueda ser dada a conocer tanto al momento de introducirse la solicitud de registro, como para los fines de su publicación. Al respecto ha señalado Marco Matías ALEMAN: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.
(“MARCAS”, Top Management. Bogotá. Pág. 77). III. CONFUNDIBILIDAD MARCARIA Efectivamente, el signo que se confunda con otro u otros, no puede tener acceso al registro, se insiste, tanto porque carece de la fuerza distintiva requerida –condición sine qua non para obtener la calidad de marca– como porque de permitirse el registro se violentaría el interés del titular de un signo solicitado o registrado y así mismo el del público consumidor.
La determinación de la confundibilidad responde a una decisión unilateral de la administración, revisable por el juzgador. De tal manera que, alejándose de toda arbitrariedad, el funcionario, y el juez a su turno, han de determinar si se ha incurrido en ella, acudiendo, para averiguarlo, a reglas y principios que la doctrina y la jurisprudencia han venido elaborando a los efectos de precisar el grado de la misma, que va del extremo de la identidad al de la semejanza, siendo por tanto la confundibilidad un “ ‘concepto jurídico indeterminado’ en cuya ponderación o apreciación ocupa un lugar preferente el criterio que propugna una visión de conjunto, sintética, a partir de los elementos integrantes de cada una de las denominaciones confrontadas, sin descomponer su afinidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico”.
(“Sección de Derecho de la Propiedad Intelectual”, dirigida por José Massager Fuentes, Nº 648, Valencia - España, 1998, y sentencia emitida en la interpretación prejudicial 43-IP-98, del 19 de marzo de 1999, marca “FAIRBANKS mixta”). Corresponderá por tanto al juez nacional consultante determinar si el signo registrado “AMERICAN STAR QUALITY”, del que se pretende su cancelación por vía de anulación de la resolución concesoria, reúne los requisitos de perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica, y principalmente, para el caso, si es distintivo respecto de las marcas “AMERICANA”, “AMERICA” y “AMERICAN HOUSE”, con fundamento en la existencia de las cuales fue interpuesto el respectivo recurso.
Para tal determinación, deberá acudir a los siguientes criterios generales que esta jurisdicción comunitaria se ha esmerado en definir a través de su jurisprudencia, a los fines de que el examinador o el juez, al momento de resolver, puedan orientarse certeramente en la solución del caso concreto. Efectivamente, como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido acogiendo en reiterada jurisprudencia los expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.
Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.), resumiéndolos de la siguiente manera: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; d) Deben tenerse así mismo en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
Aún más, en relación con dichos criterios, el Tribunal ha distinguido: La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. En el presente caso resalta esa importancia, dado que al corresponder la marca “AMERICAN STAR QUALITY” a las compuestas, requiere necesariamente que en su análisis se tomen en cuenta todos los elementos que la conforman, por cuanto dicho análisis no puede proceder con desmembración alguna que atente contra su naturaleza.
Así mismo, en la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor tampoco analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. Finalmente, y por lo que corresponde a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”; respecto de las reglas para la determinación del riesgo de confusión, pueden verse, entre otras, las sentencias de interpretación prejudicial –entre las primeras que tratan del tema– la No. 01-IP-87, publicada en la G.O.A.C. Nº 28, del 15 de febrero de 1987, marca “VOLVO”; y, entre las recientes, la No. 40-IP-99, aprobada el 26 de noviembre de 1999, marca “LAUREL”.
IV. PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS El establecido por la norma comunitaria, es el siguiente: Una vez admitida la solicitud de registro de la marca por reunir el signo respectivo los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma, a partir de la cual, los terceros que ostenten un interés legítimo en los resultados de esa solicitud de registro, podrán formular las “observaciones” que consideren pertinentes, dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de dicha publicación (artículo 93).
De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario “ para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, ” (artículo 95). Vencido “el plazo”, la misma oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del signo como marca. De no haber surgido observaciones provenientes de terceros, el artículo 96 ibídem dispone que “vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.” Al respecto considera el Tribunal que la facultad otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o no del registro marcario.
La existencia de “observaciones” compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de ellas no lo libera de la obligación legal de proceder al mismo. En efecto, la finalidad perseguida por la norma es que el examen de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas, y eso lo expresó acertadamente la administración recurrida en el caso que ahora se debate ante la jurisdicción nacional.
Resta advertir que las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta para el examen de fondo en el presente caso, no pueden ser otras que las taxativamente establecidas en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, y que, como reiteradamente se ha dejado expresado, el funcionario está obligado a examinarlas necesariamente. De lo expuesto en los párrafos precedentes, corresponde adicionalmente al consultante, determinar si la Administración en el procedimiento administrativo correspondiente se ajustó a las exigencias de la norma comunitaria para el registro de marcas.
De todo lo expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N C L U Y E: 1º La marca, como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes de, o comercializados por, una persona, y en relación con los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula también, y por sí misma, la concurrencia de las otras características de perceptibilidad y viabilidad de representación gráfica del signo que pretenda identificar tales bienes; en razón de lo cual el que resultare insuficientemente distintivo no es registrable. 2º De ahí que la distintividad sea requisito indispensable para la acreditación de dicho signo como marca.
Cuando el signo es incapaz de diferenciar de otros, productos o servicios de la misma clase y respecto de la cual pueda también desprenderse confusión –servicios o productos fabricados, producidos o prestados por diferentes empresarios–, no puede reconocérsele a dicho signo la calidad de marca. 3º Al regular el riesgo de confusión dentro del trámite correspondiente al registro marcario, el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados. 4º La determinación del riesgo de confusión entre las denominaciones confrontadas en el presente caso, surgirá de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que necesariamente se deben tener en cuenta los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, ya señalados en la parte considerativa de la presente providencia, y entre los cuales resalta principalmente, para el caso, el relativo al análisis de conjunto de las marcas.
Por su parte el juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación que, con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario, ha sido realizada por el Tribunal en esta sentencia, la cual se ordena notificarle mediante copia certificada y sellada de la misma. Remítasele también a la Secretaría General de la Comunidad Andina, a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
El Presidente, Luis Henrique Farías Mata Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO