PROCESO 40-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 83, literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en el Expediente Interno Nº 4645, promovido por la Empresa ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Marca: GOSSY.
Magistrado Ponente: JUAN JOSÉ CALLE Y CALLE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de junio del dos mil. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el doctor Manuel S. Urrueta Ayola, Consejero Ponente en el Proceso Interno Nº 4645, promovido por la Empresa ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, en el que se impugna la Resolución Nº 10547 de 22 de marzo de 1994, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta GOSSY, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de INDUSTRIA LECHERA LA CREMA GONZÁLEZ HERMANOS LTDA. Que la solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad dispuestos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal contenido en la Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Como hechos relevantes para la interpretación se señalan, por parte del Juez consultante, los siguientes: “1º) La sociedad INDUSTRIA LECHERA LA CREMA GONZÁLEZ HERMANOS LTDA. presentó solicitud de registro de la marca GOSSY para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual se tramitó bajo el expediente núm. 93 393.511 y, publicado como fue el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron observaciones por parte de terceros.
“2º) En el expediente administrativo antes mencionado no obra constancia de que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio haya practicado el examen de fondo de la solicitud previsto en el artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma para ese entonces vigente. “3º) Mediante el acto cuya nulidad se impetra, esto es, la Resolución núm. 10547 de 22 de marzo de 1994, la mencionada División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio consideró que la solicitud de registro cumplía con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes y concedió el registro de la marca GOSSY a favor de la sociedad solicitante.
“4º) Al omitir el examen de fondo y conceder el registro de la marca GOSSY, la entidad demandada no tuvo en cuenta la existencia de la marca GOZZO, solicitada con anterioridad por la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., y registrada a su favor y que también distingue todos los productos de la clase 30, al igual que ocurre con los de la marca GOSSY registrada a favor de la INDUSTRIA LECHERA LA CREMA GONZÁLEZ HERMANOS LIDA.
“5º) La entidad demandada estaba obligada a denegar el registro de la marca GOSSY, por cuanto ésta encuadra en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que ella se asemeja, en forma que puede inducir al público a error frente a la marca GOZZO, registrada a favor de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., para distinguir productos de la misma clase 30 de la Clasificación Internacional.
“6º) La sociedad accionante interpuso recursos de reposición y apelación contra la Resolución núm. 10547 de 22 de marzo de 1994, los cuales fueron rechazados por la Superintendencia demandada mediante Resolución núm. 007899 de 21 de marzo de 1997, por considerar que la recurrente no era parte interesada dentro del trámite del registro.
“7º) Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que con la expedición del acto administrativo acusado no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que el mismo se profirió de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias y que, la actuación administrativa por ella adelantada, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria y se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.
“Por último, señala la entidad que “efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas registradas en debate ‘GOSSY’ (mixta) y ‘GOZZO’ se concluye en forma evidente que éstas no son semejantes entre sí y que no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos, fonéticos e ideológicos y, por lo tanto, no conllevan a engaño al consumidor medio; lo anterior, se reafirma el hecho (sic) de que la marca Gossy es mixta y en el cual (sic) se incluye como elemento adicional, la figura de un animal vacuno, que la hace aún más distintiva frente a la marca ‘GOZZO’”.
CONSIDERANDO
Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, es competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, por cuanto ante ese alto Organismo Jurisdiccional se ventila un proceso en el que deben ser aplicadas tales normas comunitarias.
Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico Andino siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional actuando en función de Juez Comunitario, como lo es en este caso la alta jurisdicción consultante, y en tanto y en cuanto aquellas resulten pertinentes a juicio del Tribunal Andino para la resolución del litigio interno. I. NORMAS A SER INTERPRETADAS Las normas que el Tribunal va a interpretar son las siguientes: DECISIÓN 344 “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
“Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. Los puntos a que se va a contraer esta sentencia y que se relacionan con las normas transcritas cuya interpretación se requiere son: a) La irregistrabilidad de signos semejantes b) La confundibilidad de signos c) El examen de registrabilidad II.
LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS SEMEJANTES El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 prohibe el registro de los signos que, en relación a derechos de terceros, “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error”. La norma comunitaria establece como causal de irregistrabilidad la confundibilidad por identidad o semejanza de los signos. La confundibilidad se determina entre una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero y la que se pretende registrar, cuando se trata de los mismos productos o servicios o de productos y servicios respecto de los cuales el uso de la misma marca en el mercado, podría inducir al público a error.
En el presente caso la autoridad competente de Colombia, mediante la resolución impugnada concedió el registro de la marca mixta GOSSY, en tanto que la sociedad demandante es titular de la marca GOZZO solicitada con anterioridad y registrada con el número 154.454 de 15 de marzo de 1994, para distinguir productos de la clase 30 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, para amparar productos de la misma clase con la marca GOSSY.
Como a juicio de la demandante es evidente que las marcas GOSSY y GOZZO son confundibles, dadas las similitudes existentes entre las denominaciones enfrentadas y debido a que una y otra amparan productos idénticos, debe el Juez Nacional realizar el correspondiente análisis, para determinar si se confirma el acto de registro o se decreta su anulación. III.
LA CONFUNDIBILIDAD DE SIGNOS El que la autoridad competente llegue a precisar entre dos marcas con similitud fonética, ortográfica, semántica, conceptual o gráfica, la existencia del “riesgo de confusión” o “la similitud confusionista”, es para la doctrina y la jurisprudencia de este Organismo uno de los aspectos más complejos en lo que se refiere al procedimiento de inscripción de marcas.
Es verdad que se han establecido criterios o parámetros para guiar al juzgador hacia su determinación, no obstante, una justa apreciación depende de la voluntad y criterio exclusivos de quien debe tomar la decisión, la que en ningún momento puede definirse por su sólo arbitrio, sino ha de seguir una vía de análisis, tecnicismo y comparación que le permita pronunciarse acerca de la existencia o no del riesgo de confusión entre los signos. Este Tribunal al respecto ha dicho lo siguiente: “La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.
De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva. (Proceso 2-IP-94, G. O Nº 160 de 21 de julio de 1994)” IV. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD El artículo 96 de la Decisión 344, establece que vencido el plazo para presentar observaciones al registro de una marca solicitada, si éstas no se hubieren presentado, la Oficina Nacional Competente debe proceder a realizar el examen de registrabilidad y como consecuencia de éste otorgar o denegar el registro de la marca, resultado que deberá plasmarse en una resolución debidamente motivada que debe ser notificada al peticionario.
En el expediente sometido por la instancia consultante, no obra constancia de que la División de Signos Distintivos haya practicado el examen de fondo de la solicitud previsto en el artículo 93 de la Decisión 344. Al respecto cabe recordar lo expuesto por este Tribunal en la Sentencia producida con motivo del caso 25-IP-98 correspondiente a la marca Pintuco, en la cual expresó: “La facultad otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o no del registro marcario.
La existencia de ‘observaciones’ compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de ellas no lo libera de la obligación legal de proceder al mismo. En efecto, la finalidad perseguida por la norma es que el examen de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas, y eso lo expresó acertadamente la administración ahora recurrida dentro del caso de la marca ‘RENTAR (nominativa)’, proceso interno Nº 3610 (Interpretación prejudicial 29-IP-96 del 30 de setiembre de 1998.
G.O. del Acuerdo de Cartagena Nº 394 del 15 de diciembre de 1998)”. Según el artículo 96 que se interpreta, el examen de registrabilidad de las marcas, lo debe realizar la autoridad administrativa de la Oficina Nacional Competente y de su criterio dependerá que el signo sea aceptado o rechazado como marca. El Tribunal ha enfatizado en que dicho examen “en ningún caso puede ser arbitrario”, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas que deberán ser tenidas en cuenta.
Al respecto el Tribunal ha dicho: “La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan. La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”.
(Proceso 22-IP-96, G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997). Al interpretar la misma norma el Tribunal Andino en el proceso 27-IP-95 señaló: “La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario.
“No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones”. ni que se haya de omitir en caso de existencia de estas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca. “Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83”.
Por las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. De las prohibiciones de registro determinadas en el artículo 83 de la Decisión 344 y específicamente la consignada en el literal a), se desprende que la condición “semejanza” de una marca con otra anteriormente solicitada o registrada, constituye una causal para rechazar su registro, a fin de no transgredir el principio de “prioridad” que rige en el derecho comunitario de marcas y patentes.
La norma comunitaria citada es clara al disponer la irregistrabilidad como marca de los signos, que en relación a derecho de terceros, sean idénticos o semejantes de manera tal que puedan inducir al público a error. 2. La determinación de la identidad o semejanza entre dos signos marcarios en el examen de registrabilidad es atribución de la Oficina Nacional Competente, a la cual corresponde realizar el cotejo entre las marcas que se reputen confundibles.
Para el efecto se debe analizar los signos en su conjunto y si de este análisis resulta una semejanza ortográfica o fonética que pueda inducir a error al consumidor, debe denegarse la solicitud de registro. 3. El artículo 96 de la Decisión 344 prescribe que al vencimiento del plazo para presentar observaciones si éstas no se hubiesen efectuado, la oficina nacional competente debe proceder al examen de registrabilidad y luego de éste a otorgar o denegar el registro de la marca, hecho que deberá ser comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el Expediente Interno 4645, según lo dispone el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal, notifíquese la presente sentencia al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada.
Remítase igualmente, copia similar de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina, a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE (E) Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO