PROCESO 45-IP-2000 Interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del Proceso Interno Nº 5392. Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Marca: “FITNES” (Mixta). Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHIN LIZCANO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de junio del año dos mil.

VISTOS: La solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, entidad que ha requerido de este Tribunal, por intermedio del Magistrado Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la interpretación prejudicial del artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El auto admisorio de la solicitud, proferido por este Tribunal el 9 de junio del año en curso: 1.

ANTECEDENTES: Para realizar la interpretación solicitada el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tomará en cuenta los siguientes antecedentes o hechos relevantes, señalados por el Juez consultante o extractados del expediente remitido con tal finalidad: 1.1. Las partes en el proceso interno. Es demandante en el proceso interno que se cumple ante la autoridad judicial consultante la Sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. La entidad demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, organismo que profirió los actos administrativos cuya legalidad se impugna.

También comparece a contestar la demanda, en calidad de tercero interesado en las resultas del juicio, la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. 1.2. Actos demandados en el proceso interno. Se demandan, con el fin de obtener su nulidad, las siguientes Resoluciones expedidas por la citada Superintendencia: 1.2.1. La Nº 27388 de 28 de octubre de 1997, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto por el solicitante y se revoca la Resolución Nº 20092 de 23 de julio de 1997 (que le había dado prosperidad a la oposición y negado el registro), se declaran infundadas las observaciones presentadas por la Sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. y se otorga el registro de la marca FITNES (mixta) a favor de la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., para distinguir productos de la clase 32 de la clasificación internacional de Niza. 1.2.2.

La Nº 3461 del 14 de septiembre de 1998, mediante la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte observante y se confirma la Resolución mencionada en el numeral anterior. 1.3. La demanda y las contestaciones a la misma. 1.3.1. Fundamentos de la demanda. La Sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. al fundamentar su demanda, estima que la Superintendencia de Industria y Comercio violó por falta de aplicación el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, ya que ella es titular en Colombia de la marca prioritaria “FINESSE”, confundible, a su entender, con la marca “FITNES” (mixta) por razón de sus aspectos visual y fonético.

Asevera que, de una parte, su composición ortográfica es semejante pues imprime una misma visión de conjunto que no permite su diferenciación y, de otra, porque la marca “FINESSE” se pronuncia “FINÉS” y al compararla con la marca “FITNES” se aprecia una acentuada similitud fonética, pues, mientras que el fonema de la primera está caracterizado por la f y la vocal i, el segundo es idéntico (NES). 1.3.2.

Contestación de la demanda por parte de la Superintendencia. La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda sostiene que con la expedición de las Resoluciones acusadas no se ha incurrido en violación de norma alguna de la Decisión 344. Aduce que el procedimiento seguido y la conclusión adoptada se ajusta perfectamente a la normatividad comunitaria y a la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia y que, efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas “FITNES” (mixta) y “FINESSE” en debate, se concluyó en forma evidente que éstas no son semejantes entre sí y que no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y, por lo tanto, su coexistencia en el mercado no llevaría a error al público consumidor.

Concluye que, en consecuencia, la marca “FITNES” para la clase 32 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, como se expuso válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente al fundamentar los actos administrativos acusados, refiriéndose a la expresión “FITNES” (mixta), la que evidentemente cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la misma Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues, es suficientemente distintiva. 1.3.3.

Contestación de la demanda por parte del Tercero Interesado. La Sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. contesta la demanda coadyuvando la posición de la Superintendencia en cuanto afirma la legalidad del proceso administrativo de concesión del registro y de los actos administrativos demandados. Hace énfasis en que la forma caprichosa y característica como se encuentra escrita la marca “fitNes” (mixta), constituye un elemento predominante dentro de la marca solicitada, por cuanto la letra utilizada es idéntica a la letra que se emplea para la marca notoriamente conocida en el mercado colombiano NESTLE, que además forma parte del nombre comercial SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A..

Niega que la marca solicitada “FITNES” sea similarmente confundible con la marca “FINESSE” ya que el elemento figurativo de la marca solicitada le otorga suficiente distintividad frente a la marca opuesta desde el punto de vista visual, permitiendo al consumidor distinguir las marcas entre sí. Respecto a la confundibilidad desde el punto de vista fonético sostiene que la marca “fitNes”, tiene una pronunciación más fuerte y corta, y que la presencia de la consonante “T” en el sufijo, obliga al pronunciarse a hacer una pausa en la mitad de la pronunciación. Y que la marca “FINESSE”, por constar de tres sílabas tiene una pronunciación mucho más prolongada y que por sus consonantes “N” y “SS” su sonido es mucho más suave y sonoro.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de su Tratado de Creación. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS. El Tribunal procederá a interpretar la norma comunitaria indicada por el juez consultante, esto es, el literal a) del artículo 83, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que es, como se dijo la disposición del ordenamiento jurídico andino que la Sociedad actora considera vulnerada por la concesión del registro.

Su texto se transcribe a continuación: 3.1. Artículo 83. Decisión 344 Comisión del Acuerdo de Cartagena. “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. 4.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal Comunitario a resolver la solicitud de interpretación prejudicial que se le plantea, para lo cual abocará principalmente el tema de la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes que puedan crear confusión con otros ya registrados o solicitados para registro, que es el aspecto al que se refiere la norma a ser interpretada. 4.1.

Irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes que puedan crear confusión. (Artículo 83, literal a) de la Decisión 344). La norma comunitaria en referencia, regula lo concerniente al riesgo de confusión, entendiéndose por tal el efecto de tomar una cosa por otra, lo que podría suceder por la similitud o semejanza entre dos marcas, o por la completa identidad de las mismas.

La posibilidad de confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos de los productos o servicios que ellos protegen. Semejanza que puede llevar a los consumidores a error o confusión induciéndolos a adquirir esos productos o servicios, sin caer en cuenta que provienen de empresas diferentes. El Tribunal ha sostenido que la confundibilidad de la marca es noción estrechamente relacionada con el error, toda vez que, inevitablemente, la confusión en la oferta de productos con marcas similares o idénticas genera error en el consumidor.

Tal error, por ser esencial, desde el punto de vista jurídico, vicia el consentimiento. La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto al que ella distingue. Ha reiterado también el Tribunal que el signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos puesto que, además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto, por medio de la identificación marcaria, también introduce desorden en el mercado de bienes y de servicios afectando la libre competencia. Por lo anterior, las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden dar lugar a registro en la forma prevenida en el literal a) del artículo 83, comentado. [1] El signo que se intente registrar para que tenga la vocación de llegar a convertirse en marca, no puede generar confusión con relación a los bienes o servicios distinguidos por la marca debidamente inscrita, o solicitada prioritariamente, la cual goza de la protección legal conferida por el registro (o por la prioridad, en su caso) y por tanto otorga a su titular el derecho de hacer uso exclusivo de ella.[2] El examen que se efectúa para definir si un signo que se solicita para registro está afectado del riesgo de confusión, se denomina “cotejo marcario” o “examen de registrabilidad” y es un procedimiento al que la doctrina y la jurisprudencia han otorgado la máxima importancia, construyendo reglas orientadoras que deben ser aplicadas siempre que se trate de resolver una petición de tal naturaleza. [3] En el caso que ahora ocupa la atención del Tribunal Comunitario se sostiene que la marca “FITNES” cuyo registro ha concedido la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, es confundible con la marca “FINESSE”, anteriormente registrada siendo este el motivo principal por el cual se pretende obtener la nulidad del registro de la marca primeramente mencionada.

La definición que debe dar el juez nacional, por tanto, debe recaer sobre si existe o no la alegada confundibilidad para lo cual tendrá necesariamente que realizar el examen o cotejo correspondiente. El cotejo o comparación entre dos signos, para efectos de determinar si existe riesgo de confusión o similitud que conduzca al error, debe partir de la identificación de la clase de marca.

En el presente caso la marca “FITNES” tiene características de marca mixta, por tener intercalada una “N” mayúscula cuyo extremo derecho se prolonga horizontalmente sobre las letras “e” y “s” de la forma característica de la conocida marca “NESTLE”. Esta precisión es importante en la medida en que en la comparación entre marcas mixtas o entre éstas y las denominativas debe examinarse, según las aludidas reglas, cuál de los dos elementos es el predominante (si el denominativo o el gráfico); siendo, por lo general, la parte denominativa la que tiene la mayor importancia. De otra parte, como en el presente caso la Oficina Nacional Competente ha determinado que entre la marcas “FITNES”, cuyo registro fue concedido, y “FINESSE”, la opositora, no existe confundibilidad fonética, opinión que es refrendada por la beneficiaria del registro quien sostiene que su marca es de pronunciación más corta, en dos sílabas y con mayor fuerza por la letra “t” que la diferencia suficientemente de la pronunciación más suave y prolongada de la palabra “FINESSE”, debe el Juez Consultante apreciar si se da o no la alegada confundibilidad, a efectos de lo cual, el Tribunal recuerda que para el análisis de signos desde el punto de vista fonético, resulta útil la aplicación de algunas de las reglas que, aunque no están contenidas en la legislación comunitaria, han sido recopiladas por la doctrina y la jurisprudencia; entre ellas se destaca: “a) Si las denominaciones comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede concluirse que las denominaciones son semejantes, ya que ese orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor.

“b) Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). “c) Si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante.

Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor”. [4] Por las consideraciones expuestas, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO. El literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, tiende a evitar el riesgo de confusión que pudiera producirse por la identidad o semejanza de los signos capaces de inducir al público a error.

SEGUNDO. La determinación del riesgo de confusión entre dos marcas es atribución de la Oficina Nacional Competente a la cual corresponde realizar el cotejo entre las marcas que se reputen confundibles y definir en sede administrativa. Sin embargo, esta decisión está sometida, según el caso, a una nueva revisión, ésta de carácter judicial, por parte del Juez que sea competente conforme a la Legislación Nacional interna.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el Proceso Interno Nº 5392. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Organismo Comunitario, notifíquese la sentencia al Tribunal consultante, mediante copia sellada y certificada.

Remítase asimismo, copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Sobre este tema de la confundibilidad entre los signos puede consultarse, entre muchas, la sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA en el Proceso 21-IP-96, proferida el 1-XII-97, G.O.A.C. Nº 318 de 26-I-98, Marca: GOLOSIA.. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 4-IP-98, sentencia de 17-VIII-98, G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. Marca: OPTIPAN (nominativa). También pueden consultarse los Procesos 43-IP-98, del 19- III-99. Marca: FAIRBANKS (mixta)”, publicada en la G.O.A.C. Nº 490 del 04-X-99 y 55-IP-99 de 26-I-2000. Marca: FARLIN (mixta), publicada en G.O.A.C. Nº 539 del 28-II-2000. [3] Pueden consultarse a este respecto los Procesos 1-IP-87, sentencia de 3-XII-87, en G.O.A.C. Nº 28 de 15-II-88, caso AB VOLVO, MARCA VOLVO. 1- IP-98, sentencia de 17-IV-98, en G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98, Marca: EXPOSISTEMAS (mixta). [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 8-IP-2000. Sentencia de 4-II-2000. En G.O.A.C. Nº 539, del 28-II-2000. Marca FITNES.