INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 48-IP-2000 Interpretación prejudicial del artículo 83, párrafo a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo. Actor: INSTITUTO COLOMBIANO FARMACÉUTICO - ICOFARMA LTDA. Marca: “BROMTUSSIN”.

(Proceso interno correspondiente al expediente No. 5319). Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito, 28 de julio del año 2000 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente, Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, ha requerido la interpretación prejudicial de la norma arriba identificada;

Que este Tribunal comunitario es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la alta jurisdicción requirente, y en la medida en que dichas normas resulten pertinentes —a juicio del Tribunal Andino— para la resolución del litigio interno;

Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra ajustada a las prescripciones de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y 61 del respectivo Estatuto; y, Que la interpretación se plantea en razón de que el INSTITUTO COLOMBIANO FARMACÉUTICO - ICOFARMA LTDA., demanda ante el consultante la declaratoria de nulidad de la resolución No. 2830 del 20 de agosto de 1998, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

Con vista de todo lo anterior, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen, tanto de los hechos como de los argumentos presentados por las partes en el proceso interno. a) Los primeros, conforme a la reseña de los mismos realizada por el juez consultante, son: El INSTITUTO COLOMBIANO FARMACÉUTICO - ICOFARMA LTDA. presentó, el día 10 de noviembre de 1993, solicitud de registro de la marca “BROMTUSSIN”, destinada a distinguir un producto “expectorante y fluidificante de las secreciones bronquiales indicado en el tratamiento del asma bronquial y alérgica”, comprendido dentro de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 395 del 15 de febrero de 1994. Posteriormente formularon observaciones a la referida solicitud de registro las sociedades: A.H. ROBINS COMPANY INCORPORATED, apoyándolas en su marca “RUBITUSSIN”; LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA. Y CIA. S.C.A., con base en el registro de las marcas “BROMOCRIPSYN”, “SIN” y “SYNTHEYS”; y, sociedad QUÍMICA PATRIC LTDA., con fundamento en su marca “BRONTUSS”.

La División de Signos Distintivos, mediante resolución No. 4213 del 27 de febrero de 1996, declaró infundadas todas las observaciones presentadas, concediendo por tanto el registro de la marca “BROMTUSSIN”. Contra dicha resolución, la sociedad A.H. ROBINS COMPANY, INCORPORATED, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. El primero fue resuelto por la propia División de Signos Distintivos mediante la resolución No. 2253 del 31 de enero de 1997, confirmatoria de la recurrida, y en la misma admite el recurso de apelación. Ordenó asimismo el envío del expediente al Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, a los fines del trámite respectivo.

Por su parte este funcionario, mediante resolución No. 2830 del 20 de agosto de 1998, resolvió el recurso en el sentido de revocar la No. 4213, y negó en consecuencia el registro de la marca nominativa “BROMTUSSIN”. b) En cuanto a los argumentos de las partes, los presentados por la actora INSTITUTO COLOMBIANO FARMACÉUTICO - ICOFARMA LTDA. descansan, según el resumen contenido en la consulta, sobre el fundamental de que con la expedición del acto ahora impugnado la Administración violó el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 en razón de que: “Los productos de la clase 5 Internacional con efectos terapéuticos no son de venta libre; requieren, para su adquisición de fórmula médica, expedida por un profesional de la salud, por lo que los productos ROBITUSSIN y BROMTUSSIN poseen sendas advertencias para que el producto sea vendido previa fórmula médica.

Dice, además, que un consumidor corriente se encuentra en imposibilidad técnica y profesional de valorar los efectos que le puede generar el producto en su organismo. “Los productos de uso terapéutico o productos farmacéuticos para uso en humanos son expedidos o vendidos en establecimientos altamente especializados, atendidos por personal técnico con una formación profesional en el manejo de productos farmacéuticos “( ) “Las marcas BROMTUSSIN y ROBITUSSIN poseen más que unas simples letras de diferencia, como quiera que existen elementos que aportan distintividad, tales como la presencia de un prefijo BROMTU frente a ROBI, que para un médico son esenciales, mientras que para el paciente son absolutamente irrelevantes, pues éste puede atenerse a lo que se le prescriba.” Pero, a su vez, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera necesario referirse también a otras piezas procesales, distintas del escrito de demanda, relevantes asimismo para la interpretación, y remitidas a este organismo por el propio juez consultante. c) En la contestación de la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio, defiende la legalidad del acto administrativo impugnado, por considerar que en la emisión del mismo, la facultad concedida a la Oficina Nacional Competente se ajusta plenamente a Derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Expresa que una vez efectuado “el examen sucesivo y comparativo de la marca ‘RUBITUSSIN’ (registrada a favor de A.H. ROBINS COMPANY INCORPORATED), frente a la marca ‘BROMTUSSIN’, solicitada por la sociedad Instituto Colombiano Farmacéutico ‘Icofarma’ Limitada para distinguir los productos de la clase 5, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos y fonéticos y, por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor ” Además considera que si “se aprecian las marcas antes mencionadas en una visión de conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, la unidad fonética y gráfica de los nombres y no las partes unas de otras, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas, puesto que la forma de su pronunciación puede conllevar igualmente a la denominada confundibilidad sonora; en las marcas en comento existen vocales idénticas ubicadas en el mismo orden que ratifican sus semejanzas.” d) Por su parte, la sociedad A.H. ROBINS COMPANY, INCORPORATED, interviene en el proceso interno como tercero interesado, argumentando básicamente lo siguiente: Coadyuvando con los argumentos esgrimidos por la Administración demandada, se refiere al hecho de que el producto —“expectorante, antitusivo, descongestionante nasal, broncodilatador”, comprendido en la clase internacional No. 5 e identificado con su marca “RUBITUSSIN”— “se vende SIN fórmula médica” en razón de que, dada la naturaleza del mismo y previa la obtención de los permisos sanitarios otorgados por las autoridades competentes, se lo puede comercializar sin más condiciones.

Lo anterior, en razón de que el actor expone como principal argumento el de que los productos farmacéuticos, comprendidos en la señalada clase internacional No. 5, son de aquellos que se comercializan necesariamente bajo receta médica, y por lo tanto, al ser los profesionales de la salud los que los prescriben y administran, son ellos, dada su formación, los que en definitiva conocen exactamente el producto que debe ser suministrado, sin que, en consecuencia, quepa confusión respecto de las marcas confrontadas.

Adicionalmente, y como complemento de lo anterior, expresa que entre las denominaciones “BROMTUSSIN”, solicitada en registro, y “ROBITUSSIN”, de su propiedad, “hay semejanzas en grado de poder llegar a producir confusión”, dado que esta última es una marca “lo suficientemente arraigada en el mercado que se encuentra registrada en Colombia desde 1955”, y más aún, si, como en el caso, el producto que la sociedad demandante busca vender amparado por la marca cuyo registro solicita, es “exactamente el mismo” que se comercializa con aquella de su propiedad.

Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N S I D E R A: I. NORMAS QUE VAN A SER OBJETO DE INTERPRETACIÓN El texto de la que fue señalada por el consultante a tal fin, es el siguiente: Decisión 344 “Artículo 83.- no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mimos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ).” Y, con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno, considera el Tribunal Andino que los temas cuya interpretación suscita la norma transcrita son los siguientes: II. LA CONFUNDIBILIDAD MARCARIA Efectivamente, ante el juez nacional consultante se ha planteado la nulidad de la resolución 2830, denegatoria del registro de la marca “BROMTUSSIN”, y fundamentada dicha denegatoria en el hecho del registro previo de la marca “ROBITUSSIN”, bajo la consideración de que entre las dos existen “semejanzas relevantes en cuanto a la coincidencia de las letras y porque presentan una terminación semejante y desde el punto de vista fonético se pronuncian de forma similar ”; criterio que la Administración, al aplicarlo al caso concreto, desprende de la norma comunitaria antes transcrita.

Al respecto el Tribunal Andino observa que la determinación de la confundibilidad responde a una decisión unilateral de la administración o en su caso del juzgador, decisión no exenta de discrecionalidad pero necesariamente alejada de cualquier arbitrariedad, y que ha de ser adoptada con base en principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, formulados de consuno a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, que puede ir del extremo de la identidad al de la semejanza.

En efecto este Tribunal considera que en el caso objeto de la consulta resulta necesario referirse a: a) La similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos que van a ser objeto de comparación, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea palpable u obvia. b) La similitud fonética entre signos que al ser pronunciados revelan una fonética similar.

Aquí la determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sinembargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Y efectivamente, en el caso concreto, al examinador —juez consultante— le corresponde ahora la tarea de pronunciarse sobre la fonética de las marcas “ROBITUSSIN” y “BROMTUSSIN” en conflicto, para lo cual ha de tomar en cuenta la totalidad de las sílabas que las conforman. c) La naturaleza de los productos, fármacos, materia que la jurisprudencia de este órgano judicial ha venido desarrollando con particular interés, merece un tratamiento especial en el presente caso, por lo que se lo pasa a desarrollar en el capítulo siguiente de la presente sentencia, no sin antes dejar esclarecido que todo lo anterior se encuentra también conectado con las reglas para realizar el cotejo marcario (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.

Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.), las cuales tienen que ver con el hecho de que: — La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, regla que se ha considerado de máxima importancia, por lo que obliga a que ese cotejo deba ser realizado en conjunto, sea cual fuere el tipo de marcas; — Estas deben ser examinadas en forma forma sucesiva y no simultánea, es decir, en la comparación debe emplearse por tanto el método de cotejo sucesivo —sin que sea pertinente un análisis simultáneo— por cuanto el consumidor tampoco identifica simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada; — Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; y, finalmente, — Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

Al respecto el mencionado tratadista Breuer Moreno ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.” En síntesis, corresponderá al consultante determinar, tomando muy en cuenta las anteriores reglas y criterios de análisis aplicables al examen de comparación, si entre las marcas confrontadas existe similitud suficiente como para producir confusión en el público consumidor pero tomando en cuenta, adicionalmente, que en el presente caso, se trata de marcas farmacéuticas.

III. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS En efecto, el Tribunal en de la sentencia producida con motivo de la interpretación prejudicial 13-IP-97, dejó sentado: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio [del análisis en conjunto] anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales..” Por tanto, continua la referida sentencia, si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común, éste “ ‘no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación.’ ”.

(Sentencia del Tribunal de fecha 06 de febrero de 1998, marca “DERMALEX”, fallo publicado en la G.O.A.C. No. 329 del 09 de marzo de 1998). En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos, aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica.

Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.

Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso. Y, efectivamente, en el presente caso uno de los puntos controvertidos tiene que ver con las consecuencias que para la salud puede acarrear la confusión generada respecto a productos “expectorantes”, consecuencias que el juez consultante deberá medir a los fines de realizar un análisis, de ser el caso, más severo en relación con la naturaleza de los productos que las marcas pretenden distinguir cuando se formula una solicitud de registro como la de autos.

El criterio últimamente señalado se encuentra reflejado en reciente jurisprudencia de este Tribunal, producida con motivo del caso 30-IP-2000 del 02 de junio del corriente, relativa a la marca “AMOXIFARMA”, y que a su vez recoge los criterios expuestos en la ya identificada sentencia 13-IP- 97, marca “DERMALEX”. Finalmente, en el presente el consultante deberá tomar en cuenta que al tratarse de productos médicos existen otras consideraciones diferentes en cuanto al registro de una marca, puesto que el adoptar un prefijo o sufijo proveniente del químico básico para su elaboración, no limita el derecho de terceros ni se corre el riesgo de apropiación de un término necesario dentro del conjunto marcario de una marca farmacéutica, el cual, a más de abonar a su distintividad, permite identificar el origen del producto que se pretende registrar; es decir, que al pronunciarse sobre registros de marcas de productos farmacéuticos deben ser tomadas en cuenta todas estas características específicas del tema.

De todo lo expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N C L U Y E: 1º La marca, como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes, o comercializados por una persona, en relación con los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula también, y por sí misma, la necesaria concurrencia de las otras características, perceptibilidad y viabilidad de representación gráfica del signo que pretenda identificar tales productos o servicios, so pena de que dicho signo resulte irregistrable. 2º Al regular el riesgo de confusión dentro del trámite correspondiente al registro marcario, el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados.

La determinación del riesgo de confusión entre las denominaciones confrontadas en el presente caso, surgirá de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que necesariamente se deben tener en cuenta los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, ya señalados en la parte considerativa de la presente providencia. 3º Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia el determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables en la salud del consumidor.

Por tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificados. 4º El examinador debe también tener en cuenta que en las marcas farmacéuticas se presentan semejanzas atinentes sólo a prefijos y sufijos que, más que provocar eventuales confusiones, ayudan por el contrario a identificar la naturaleza de los productos comercializados con las mismas.

En consecuencia, al momento de analizar tales marcas, deberá dejar de lado esos elementos genéricos, correspondiéndole por tanto determinar si la distintividad del signo que se pretende registrar surge del resto de los elementos específicos que configuran el conjunto marcario. El juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación de la norma que fundamenta la respectiva solicitud.

Notifíquesele esta sentencia mediante copia certificada y sellada de la misma, y remítasela también a la Secretaría General de la Comunidad Andina, a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. El Presidente, Luis Henrique Farías Mata Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO