INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 56-IP-2000 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 82 y 83 párrafo a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo. Actor: LABORATORIOS BUSSIE S.A. Marca: “EFFER”.

(Proceso nacional correspondiente al expediente judicial No. 5770). Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito, 06 de setiembre del año 2000 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente, Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, ha requerido la interpretación prejudicial de las normas arriba identificadas;

Que este Tribunal comunitario es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la alta jurisdicción requirente, y en la medida en que dichas normas resulten pertinentes –a juicio del Tribunal Andino– para la resolución del litigio interno;

Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra ajustada a las prescripciones de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y 61 del respectivo Estatuto; y, Que la interpretación se plantea en razón de que la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A., demanda ante el Consejo de Estado, consultante, la declaratoria de nulidad de las resolución No. 11205 del 16 de abril de 1996, emanada de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y de la No. 4617 del 23 de marzo de 1999, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual confirmó la arriba referida No. 11205.

Con vista de todo lo anterior, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen, tanto de los hechos como de los argumentos presentados por las partes en el proceso interno. a) Los primeros, conforme a la reseña realizada por el juez consultante, son: La sociedad actora, llamada inicialmente LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA., S.C.A., a través de apoderado presentó solicitud de registro del signo denominativo “EFFER”, para distinguir todos los productos de la clase internacional No. 05.

El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 398. Posteriormente, la sociedad AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION mediante apoderado formuló observación a la referida solicitud, fundamentándose en el registro de su marca “EFFEXOR”. Dicha observación fue resuelta por el Jefe de la División de Signos Distintivos a través de la resolución No. 11205 del 16 de abril de 1996, mediante la cual la declaró fundada, y negó, en consecuencia, el registro de la marca “EFFER”.

Contra la referida resolución, la sociedad LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA., S.C.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. El primero fue resuelto a través de la No. 7577 del 20 de marzo de 1997, emanada de la propia División de Signos Distintivos, en el sentido de confirmar la impugnada; y, el segundo, fue resuelto por la No. 4617 del 23 de marzo de 1999, también confirmatoria de la No. 11205.

Con esta última fue agotada la vía gubernativa. b) Los argumentos presentados por la actora LABORATORIOS BUSSIE S.A., representada por su Apoderado General, Dr. Francisco Acosta de la Rosa, descansan, según el resumen contenido en la consulta, sobre el fundamental de que con la expedición del acto ahora impugnado la Administración violó los artículo 81 y 83 párrafo a), de la Decisión 344, por las razones que a continuación se resumen: La denominación “EFFER” es perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintiva, por cuanto, en su conjunto, dice, presenta “más diferencias que similitudes con las consonantes registradas EFFEXOR, constituyéndose [por tanto] en un signo totalmente novedoso”.

Califica como “errada la apreciación de la Administración, por cuanto tergiversa el sentido de la norma [párrafo a) del artículo 83]”, dado que “omite el aparte del precepto relativo a la similitud que induzca en error al público y acoge el concepto de la mera similitud que puede atacar a la mayor parte de las expresiones en el mercado ”.

Considera además que las marcas “EFFER y EFFEXOR son visiblemente diferentes. De su examen en conjunto y sucesivo se desprenden diferencias de carácter gráfico, fonético y conceptual suficientes para permitir la coexistencia de las dos expresiones en el mercado.” Observa además el Tribunal Andino: c) En la contestación a la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio, defiende la legalidad del acto administrativo impugnado, por considerar que en la emisión del mismo, la facultad concedida a la Oficina Nacional Competente se ajusta plenamente a Derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Sostiene básicamente, diciendo fundamentarse en la jurisprudencia de este Tribunal comunitario Andino, que, efectuado el examen sucesivo y comparativo de la denominación “EFFER”, solicitada en registro, respecto de la marca “EFFEXOR”, registrada –ambas destinadas a proteger productos comprendidos en la clase internacional No. 05, a saber: “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias médicas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas”–, se concluye “en forma evidente que persisten las semejanzas entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor ”. d) Finalmente, considera necesario el Tribunal hacer referencia también a la última de las resoluciones impugnadas, la No. 4617, la que expresa en su considerando tercero –recogiendo el razonamiento utilizado en la resolución proferida por la División de Signos Distintivos, mediante la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto– lo siguiente: “Si bien es cierto que especialmente en el campo farmacéutico la mayoría de las marcas comportan raíces o desinencias de uso común y/o genéricas, no es menos claro para este despacho que cuando eso ocurre es preciso que el resto de la configuración sea lo suficientemente distintiva para evitar cualquier posibilidad o riesgo de confusión, lo cual dada la similitud existente entre los signos en cuestión no se verifica.” Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N S I D E R A: I. NORMAS QUE VAN A SER OBJETO DE INTERPRETACIÓN El texto de las que fueron señaladas por el consultante a tal fin, es el siguiente: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 83.- no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mimos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ).” Y, con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno, considera el Tribunal Andino que los temas cuya interpretación suscita la norma transcrita son los siguientes: II. LA MARCA La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado aquel por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Un signo que no pueda influir en el público consumidor al punto de que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. (Criterio sentado en abundante jurisprudencia, y, últimamente recogido, en la sentencia 04-IP-2000, del 29 de marzo del año 2000, correspondiente a la marca “PIPRON”.

Publicada en G.O.A.C. No. 563, del 10 de mayo del 2000). Del anterior concepto, que recoge los requisitos exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344 para el registro de marcas, se desprenden, ya más en concreto, los siguientes: a) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, necesariamente para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto) es indispensable su materialización o exteriorización, que lo transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquellos.

En consecuencia, la perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y a la vez la asimila con facilidad. Pero, por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido imperando preferentemente aquellos referidos a una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos.

De ahí que sea exigible adicionalmente la característica de la distintividad. b) Suficiente distintividad El artículo 81 se refiere a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro como marca, y lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será suficientemente distintivo entonces el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de los mismos. Derivado del tema de la distintividad, e íntimamente ligado a él para los efectos del caso de autos, se encuentra el relativo a la confundibilidad marcaria, tema que se pasa a desarrollar en el subsiguiente punto III de la presente sentencia. c) Susceptibilidad de representación gráfica Tiene que ver con la necesidad de que la marca pueda ser dada a conocer tanto al momento de introducirse la solicitud de registro, como para los fines de su publicación. Al respecto ha señalado Marco Matías ALEMAN: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(“MARCAS”, Top Management. Bogotá. Pág. 77). II. LA CONFUNDIBILIDAD MARCARIA Efectivamente, ante el juez nacional consultante se ha planteado la nulidad de los actos administrativos denegatorios del registro de la marca “EFFER”, habiéndose fundamentado dicha denegatoria en el hecho del registro previo de “EFFEXOR”, y bajo la consideración de que entre las dos existen “suficientes semejanzas, las cuales imposibilitan la coexistencia de las marcas en el mercado ”, criterio que la Administración, para aplicarlo al caso concreto, lo desprende de la prohibición al registro marcario contenida en el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344, antes transcrita, que la Superintendencia de Industria y Comercio concreta en los considerandos de la última de las resoluciones ahora impugnadas.

Al respecto el Tribunal Andino observa que la determinación de la confundibilidad responde a una decisión unilateral de la administración o en su caso del juzgador, decisión no exenta de discrecionalidad pero que necesariamente ha de encontrarse alejada de cualquier arbitrariedad, y ser adoptada con base en principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, formulados de consuno a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, que puede ir del extremo de la identidad al de la semejanza.

En efecto este Tribunal considera que en el caso objeto de la consulta es necesario referirse a: a) La similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos que van a ser objeto de comparación, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea palpable u obvia. b) La similitud fonética entre signos que al ser pronunciados revelan una fonética similar.

Aquí la determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sinembargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Y efectivamente, en el caso concreto, al examinador —juez consultante— le corresponde ahora la tarea de pronunciarse sobre la fonética de las marcas “EFFER” y “EFFEXOR” en conflicto, para lo cual ha de tomar en cuenta la totalidad de las sílabas que las conforman. c) La naturaleza de los productos, fármacos, materia que la jurisprudencia de este órgano judicial ha venido desarrollando con particular interés, y que en el presente caso merece un tratamiento especial, por lo que se la pasa a desarrollar en el capítulo siguiente de la presente sentencia, pero no sin antes dejar esclarecido que todo lo anterior se encuentra también conectado con las reglas para realizar el cotejo marcario (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.

Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.), las cuales tienen que ver con lo que a continuación se expone: – La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, regla que se la ha considerado de máxima importancia, por lo que obliga a que ese cotejo deba ser realizado en conjunto, sea cual fuere el tipo de marcas; – Estas, además, deben ser examinadas en forma forma sucesiva y no simultánea, es decir, en la comparación debe emplearse el método de cotejo sucesivo –sin que sea pertinente un análisis simultáneo– por cuanto el consumidor tampoco identifica simultáneamente las marcas, sino más bien en forma individualizada; – Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. – Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

Al respecto la jurisprudencia del Tribunal, con base en calificada doctrina, ha concretado que la similitud entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los semejantes, o de la similar ubicación, dentro del conjunto marcario, de esos elementos. En síntesis, corresponderá al consultante determinar, tomando muy en cuenta las anteriores reglas y criterios de análisis aplicables al examen de comparación, si entre las marcas confrontadas existe similitud suficiente como para producir confusión en el público consumidor, pero tomando en cuenta, adicionalmente, que en el presente caso, se trata de marcas farmacéuticas.

III. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS En efecto, el Tribunal en la sentencia producida con motivo de la interpretación prejudicial 13-IP-97, dejó sentado: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio [del análisis de conjunto] Por tanto, el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales ”.

En el mismo sentido, continua la referida sentencia, si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común, éste “ ‘no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación.’ ”. (Sentencia del Tribunal, de fecha 06 de febrero de 1998, marca “DERMALEX”, fallo publicado en la G.O.A.C. No. 329 del 09 de marzo de 1998).

En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos, aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica.

Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.

Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso. Y, efectivamente, en el presente caso uno de los puntos controvertidos tiene que ver con las consecuencias que para la salud puede acarrear la confusión generada respecto a los productos farmacéuticos, consecuencias que el juez consultante deberá medir a los fines de realizar un análisis, de ser el caso, más severo en relación con la naturaleza de los productos que las marcas pretenden distinguir cuando se formula una solicitud de registro como la de autos.

El criterio últimamente señalado se encuentra reflejado en reciente sentencia de este Tribunal, producida con motivo del caso 30-IP-2000 del 02 de junio del corriente, relativa a la marca “AMOXIFARMA”, fallo que a su vez recoge los criterios expuestos en la ya identificada sentencia 13-IP- 97, marca “DERMALEX”. Finalmente, en el de autos el consultante deberá tomar en cuenta que al tratarse de productos médicos existen otras consideraciones diferentes en cuanto al registro de una marca, puesto que el adoptar un prefijo o sufijo proveniente del químico básico para su elaboración, no limita el derecho de terceros ni se corre el riesgo de apropiación de un término necesario dentro del conjunto de una marca farmacéutica, el cual, a más de abonar a su distintividad, permite identificar el origen del producto que se pretende registrar; es decir, que al pronunciarse sobre registro de marcas de productos farmacéuticos deben ser tomadas en cuenta todas estas características específicas del tema.

Lo anterior también fue recogido en la sentencia de interpretación prejudicial 48-IP-2000, del pasado 28 de julio, producida con motivo del caso “BRONTUSSIN”. De todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina C O N C L U Y E: 1º La marca, como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes, o comercializados por una persona, en relación con los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula también, y por sí misma, la necesaria concurrencia de las otras características, perceptibilidad y viabilidad de representación gráfica del signo que pretenda identificar tales productos o servicios, so pena de que el mismo resulte irregistrable. 2º Al regular el riesgo de confusión dentro del trámite correspondiente al registro marcario, el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados.

La determinación del riesgo de confusión entre las denominaciones confrontadas en el presente caso, surgirá de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que necesariamente se deben tener en cuenta los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, ya señalados en la parte considerativa de la presente providencia. 3º Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables en la salud del consumidor.

Por tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor, dada la naturaleza de los productos con ellas identificados. 4º El examinador debe también tener en cuenta que en las marcas farmacéuticas se presentan semejanzas atinentes sólo a prefijos y sufijos que, más que provocar eventuales confusiones, ayudan por el contrario a identificar la naturaleza de los productos comercializados con las mismas.

En consecuencia, al momento de analizar tales marcas, deberá dejar de lado esos elementos genéricos, correspondiéndole en cambio determinar si la distintividad del signo que se pretende registrar surge del resto de los elementos específicos que configuran el conjunto marcario. El juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación de las normas que fundamentan la respectiva solicitud.

Notifíquesele esta sentencia mediante copia certificada y sellada de la misma, y remítasela también a la Secretaría General de la Comunidad Andina, a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. El Presidente, Luis Henrique Farías Mata Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO