PROCESO 59-IP-2000 Solicitud sobre interpretación prejudicial de los artículos 71, 73, literales a) y b); 85; 92; 117; 121 y 122 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del mencionado Acuerdo, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los literales d) y e) del artículo 73 de la misma Decisión. Proceso Interno No. 4466.
Actora: Luz Marina Acosta Madrid. (Marca: MAX MARA). Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito el primer día del mes de septiembre del año dos mil, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con la intervención del Consejero de Estado Doctor Manuel S. Urueta Ayola.
V I S T O S: Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, ha sido presentada en fecha 14 de julio del año 2000 la solicitud en referencia, la que encontrándose ajustada a lo previsto en la indicada norma, ha sido admitida a trámite por medio de auto expedido por este Tribunal el 9 de agosto del año 2000. 1.
ANTECEDENTES. 1.1. Las partes Son partes en el respectivo proceso interno, por un lado, en calidad de demandante, la Sra. LUZ MARINA ACOSTA MADRID quien se opone al registro de marca de fábrica “MAX MARA” concedida en favor de MAX MARA FASHION GROUP S.R.L. y por otro, en calidad de demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2.
Acto demandado En el proceso que se adelanta en la Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, bajo el Nº 92-358946, se pretende obtener la nulidad de la Resolución Nº 26713, de 24 de noviembre de 1993, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se ha concedido registro para la marca nominativa MAX MARA, por el término de 10 años, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad MAX MARA FASHION GROUP S.R.L. Adicionalmente, por medio de esta acción se plantea la cancelación del certificado de registro Nº 144162, correspondiente a la mencionada marca. 1.3.
La demanda La actora ha manifestado en apoyo de sus pretensiones, “que la marca MAX MARA que distingue productos de la Clase 25, es exactamente igual a la marca MAXMARA, Certificado Nº 137054, para distinguir productos comprendidos en la clase 24, registrada con anterioridad a nombre de Luz Marina Acosta Madrid, la cual protege productos similares y de la misma naturaleza que la de los productos de la clase 25”.
Ha expresado, además, que dicha marca es “exactamente igual”, “a la enseña comercial MAXMARA, de propiedad de Luz Marina Acosta Madrid, con certificado de depósito Nº 005816 de noviembre 28 de 1990, conferida para distinguir establecimientos de comercio dedicados a la elaboración, producción, distribución, comercialización y venta de artículos tales como utensilios y recipientes para el menaje o la cocina”, entre otros.
En consecuencia asevera que “no es cierto que la solicitud de registro de la marca MAX MARA, en la clase 25, hubiese cumplido los requisitos previstos en las disposiciones de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente en la fecha en que fue concedido el registro de la marca”. 1.4. Contestación de la demanda No hay constancia en el expediente remitido al Tribunal, ni se menciona en los hechos relevantes considerados por la instancia consultante, que la Superintendencia de Industria y Comercio haya dado contestación a la demanda.
Consta, contrariamente, copia certificada de la contestación dada por la Sociedad MAX MARA FASHION GROUP SRL, en la que se refiere uno a uno a los argumentos expuestos por la actora, desvirtuándolos a juicio de la firma que comparece a contestarla, la misma que, en términos generales extractados por el Consejo requirente de la interpretación, se opone a la prosperidad de las pretensiones de aquella, “aduciendo que con el acto acusado no se incurre en la violación de las normas comunitarias que se le endilga, por lo cual solicita que se ratifique la legalidad del mismo”.
Con vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal, CONSIDERANDO:
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS En atención a lo expresamente requerido, el Tribunal procederá a interpretar los siguientes artículos de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, adicionados con la interpretación de oficio de los literales d) y e) del artículo 73, por cuanto la demandada hace referencia especial a la figura de la notoriedad: “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 73.- Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
“b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiera inducirse al público a error. ( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
"e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro”. “Artículo 85.- Vencido el plazo establecido en el artículo 82, sin que se hubieren presentado observaciones la oficina nacional competente procederá a realizar examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.
Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” "Artículo 92.- El derecho al uso de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” “Artículo 117.- Se entenderá por nombre comercial, el nombre, denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento Comercial.
“Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales que le acuerden otras leyes a las personas jurídicas para su identificación, pudiendo ambas coexistir. “Los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo de Marcas de la presente Decisión, en lo que fuere pertinente, así como en la reglamentación que para tal efecto establezca la legislación de cada País Miembro”.
El Organismo no procederá, sin embargo, a interpretar el contenido de los artículos 121 y 122 de la Decisión en referencia, por tratarse de compromisos adquiridos por los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena al ser aprobado dicho instrumento, que por su carácter general no son susceptibles de ser invocados respecto de intereses particulares; consideración que el Tribunal la hace extensiva al contenido del artículo 5, actual 4, del Tratado de su Creación.
4. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS La legislación andina sobre propiedad industrial y concretamente el artículo 71 de la Decisión 313 cuya interpretación ha sido solicitada, consagran los siguientes requisitos para que un signo pueda constituirse en marca: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; condiciones estas concordantes con lo establecido por el artículo 81 de la Decisión 344 en actual vigencia. La principal función de toda marca, como tantas veces lo ha manifestado este Tribunal, es la distintividad, pues la marca es el signo que sirve para identificar determinados productos o servicios de una persona o empresa en el tráfico mercantil; cometido que tiene como base dos aspectos que no se contraponen.
Por un lado, la protección al empresario para que terceras personas no se aprovechen de la buena fama y del prestigio de su marca, por medio del uso de distintivos semejantes que pueda hacer pensar al público consumidor que los productos o servicios tienen el mismo origen empresarial; y, por otro, al público consumidor que puede verse inducido a error en la selección del producto que desea adquirir, en cuanto a su calidad, origen de su producción y características del mismo.
La perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica son funciones complementarias a la anteriormente mencionada. La perceptibilidad hace referencia a la posibilidad de utilizar una variedad de medios sensibles que sean captados por otros sentidos como el gusto, el oído, el olfato o el tacto, entendiéndose por susceptibilidad de representación gráfica, la posibilidad de la persona de formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o de cualquier otro mecanismo que tenga idéntica facultad expresiva.
5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS Un signo tiene la calidad de registrable como marca, sólo cuando cumple a cabalidad los requisitos determinados en el artículo 71 de la Decisión 313. No obstante, para ello se requiere, además, que el signo solicitado no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 73, especialmente las determinadas en los literales a), b), d) y e), de la referida Decisión, atinentes a la identidad o semejanza entre marcas (literal a), a la identidad o semejanza con un nombre comercial (literal b) o a aquella referida a la notoriedad de una marca (literales d y e). a) IDENTIDAD O SEMEJANZA ENTRE MARCAS El artículo 73 literal a) de la Decisión 313 pretende evitar cualquier situación de confusión entre marcas, negando la posibilidad de que se puedan registrar como tales, aquellas confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero, puesto que si una marca es confundible ya no estaríase cumpliendo con la función primordial de la distintividad.
El origen de la confusión puede concretarse a tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, los que pueden producir error por similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales. En el evento de presentarse esta situación entre dos marcas se estaría afectando a los medios comerciales y también a los consumidores, a quienes se induciría a error, lo que deteriora su capacidad de discernimiento que es la que le permite adquirir un determinado producto y no otro.
Por lo tanto, el ordenamiento jurídico andino ha otorgado a la función distintiva de los signos un papel fundamental para que una marca sea susceptible de registro, al punto de que si no se presenta tal circunstancia se incurre en causal de irregistrabilidad. El Tribunal ha expresado a este respecto: “La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede.
El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos y además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto por medio de la identificación marcaria; también introduce desorden en el mercado de bienes y de servicios afectando la libre competencia. Por todo ello las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden dar lugar a registro.
“La comparabilidad entre marcas idénticas no requiere de reglas distintas del cotejo, comparación simple y confrontación visual de dos signos idénticos para derivar de ellos el gravísimo riesgo de confusión, sin necesidad de acudir a métodos sofisticados, a elucubraciones mayores o a una elaboración del pensamiento y del raciocinio. Hasta en las pruebas más elementales de comprensión y asociación de ideas, que se practican a los niños, basta con que ellos vean imágenes iguales para deducir de ellas una identidad determinada”.[1] b) IDENTIDAD O SEMEJANZA CON UN NOMBRE COMERCIAL El artículo 73 en su literal b) dispone, que no se pueden registrar como marcas aquellos signos que sean idénticos o que se asemejen a un nombre comercial protegido de acuerdo con la legislación interna de cada País Miembro y, siempre que induzca al público a error.
Bajo el régimen de la Decisión 313 las legislaciones internas de los Países Miembros protegían el uso del nombre comercial sin necesidad de su registro y, si existía un registro, establecía un sistema de protección en base al uso, ya sea mediante un examen de registrabilidad de los signos para evitar la confusión con otros ya usados o registrados anteriormente o, con las marcas ya registradas, pues según dicho literal, no se podía registrar como marca las que fueren idénticas o se asemejasen a un nombre comercial protegido, siempre que las circunstancias pudieran conducir al público a error.
Esta norma en ningún momento se refiere a un nombre comercial registrado, sino "protegido", que se constituía con el uso mas no con el registro. El requisito del registro, para ser tal y para generar derechos, debía ser mencionado expresamente por la Ley comunitaria. Por lo tanto, al omitirse esta condición, la protección del nombre comercial nacía únicamente del uso.
Este Tribunal en reciente sentencia ha sostenido: “A partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena empieza, en el derecho comunitario andino, a darse protección al nombre comercial frente a la solicitud o al registro posterior de signos marcarios que por asemejarse a aquél puedan inducir a error a los consumidores.
Posteriormente, en el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313 se dispuso, que no podían registrarse como marcas los signos que en relación con derechos de terceros “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.
Tal disposición se repite en forma textual en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, que es la norma que toma ahora en consideración El Tribunal para efectos de su interpretación. “En múltiples providencias emitidas por El Tribunal, en las cuales se interpretó, bien, la disposición contenida en el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313, ora, la establecida en el subrogatorio literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, se ha sentado precisa jurisprudencia al respecto, en términos y con los alcances que ahora, nuevamente, se ratifican.
Ha sostenido con respecto a esta norma El Tribunal: “El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial.
Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara. “También podría aplicarse en materia de nombres comerciales los conceptos de distintividad y de percepción referentes a las marcas, así como los de genericidad, descriptividad, orden público, moral, etc., que se señalan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y los criterios para determinar la existencia o no de la confundibilidad de nombres comerciales entre sí o entre una marca y el nombre.
“El sistema legal de orden comunitario, establece para el usuario o el titular de un nombre comercial, la protección en la fase de inscripción de una marca posterior para presentar observaciones y la acción de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344, nulidad que puede originarse de oficio por la propia autoridad nacional o a petición de parte, y en cualquiera de los dos casos previa audiencia de las partes interesadas.” [2] c) LA NOTORIEDAD En concordancia con el referido artículo 73 literales d) y e) de la Decisión 313, las reglas contenidas por el artículo 83, literales igualmente d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión, por su parte, contemplan una amplia y especial protección para los signos distintivos que reúnan el requisito de la notoriedad.
Ha dicho el Tribunal: “La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria por sus atributos de ‘difusión’ y ‘reconocimiento’ logrados dentro del círculo de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica. La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento por parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o servicios como fabricados o prestados por una persona en particular.
“La notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse. Así lo estipula el artículo 84 de la Decisión 344 cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque la marca común, para elevarse al estadio de la marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc..
La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes. “Es de advertir que dentro del alcance de la protección especial que otorga la notoriedad comprobada está lo que dispone el artículo 83, literal e), cuando señala que se puede producir confusión con una marca notoriamente conocida, si existe similitud, sin tener en cuenta la clase de los productos o servicios a que ella se refiere ni tampoco aquellos para los cuales se solicita el registro”.[3] Debe en consecuencia concluirse, necesariamente, que la prohibición consagrada en el artículo 73 de la Decisión 313, referida a la notoriedad de un signo distintivo, es aplicable con total independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los cuales el uso se destine a productos o servicios distintos.
6. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD La normativa andina guarda formalidades respecto del procedimiento para la concesión de un registro marcario. En ese sentido, establece el término de treinta días para que cualquier interesado legítimo presente observaciones a la solicitud de registro de una marca. Si no se presenta tales observaciones dentro de dicho término, debe necesariamente procederse al estudio por parte de la autoridad nacional competente, sobre registrabilidad de la marca, examen técnico fundado en el cumplimiento de los requisitos positivos ya mencionados, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, así como en los consagrados por los artículos 72 y 73 de la Decisión 313.
Luego de este examen, la mencionada autoridad debe proceder a otorgar o negar el registro solicitado mediante resolución motivada. La norma comunitaria establece esta obligación con el fin de que pueda determinarse si se presentan o no causales de irregistrabilidad que imposibiliten o hagan inviable el registro; este examen responsable y serio exige que la decisión sobre otorgar o negar el registro sea motivada, único medio para garantizar que tal decisión sea técnica y jurídicamente válida.
DEBIDA MOTIVACION Con relación a la motivación exigida para los actos administrativos, este Tribunal ha realizado las siguientes consideraciones en su sentencia de 17 de agosto de 1998, proferida en el Proceso 04-AN-97: “La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinaron al órgano emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían, constituyendo su causa y su razón de ser.
La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone- y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.
La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación. Son éstos, principios generales que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal, ratificada recientemente en el Proceso 5-AN-97 del 8 de junio de 1998 (G.O. 361 del 7 de agosto de 1998).
“La motivación tanto jurídica como de hecho, vendría a constituir de esta manera la causa del acto, expresada por el sujeto del mismo, quien emite su voluntad con el objeto de producir efectos jurídicos concretos, encaminados a alcanzar una finalidad necesariamente vinculada con el interés general o colectivo. “La motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza o de su materia y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de ´manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto` (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c/ Comisión, as 1/69.
Rec. 277).” [4] En razón de lo expuesto, le corresponde al juez nacional determinar si la resolución que se impugna se ciñe a las exigencias de la norma comunitaria; es por ello que la misma exige que el registro o su denegación sea notificado al peticionario mediante resolución debidamente motivada.
7. EL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA Según lo determina el artículo 92 de la Decisión 313, una marca adquirirá el derecho a su uso exclusivo, por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. La concesión del registro es el modo de adquirir el dominio de una marca, acto por el cual se reconoce que su titular ha cumplido con los requisitos exigidos en la ley para ejercer los atributos que la marca implica, entre ellos, el del uso exclusivo de la misma que le permite exigir garantía de protección contra usurpaciones o imitaciones que afectan ese derecho.
La exclusividad en el uso de la marca es reconocida expresamente en la Decisión 313 en su artículo 92. Corresponde en todo caso observar, que la exclusividad en el uso de la marca otorgada por el registro es relativa, ya que no se trata de la concesión de un monopolio en el sentido de conceder pura y llanamente una preferencia única para la explotación de una fuente de riqueza.
Los articulos 102 y 104 de la Decisión 344, ahora vigente, cubren también el sentido de la exclusividad; al respecto este Tribunal ha dicho: “la única forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca es mediante el registro, acto que, según el sistema comunitario andino, es constitutivo y no declarativo de tal derecho.
“Una vez registrada la marca, su titular adquiere el derecho al uso exclusivo el cual comporta la posibilidad de ejercerlo en forma positiva y la facultad de prohibir que otros lo utilicen sin su consentimiento o autorización (ius prohibendi). “El artículo 104 de la Decisión 344 dispone que: "el registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca", alguno de los actos que se enlistan en dicha disposición. “Tres facultades específicas en cabeza del titular de una marca, se han identificado por la jurisprudencia y la doctrina como derivadas del derecho exclusivo conferido por el registro de la misma; ellas son: ( “La de usarla en el producto o servicio para la que fue concedida, o sobre su envase o envoltorio; y además, la de interponer acciones judiciales o administrativas a fin de impedir que esos mismos usos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos.
( “La capacidad de comerciar los productos o servicios con identificación de su marca, que se complementa con la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar. ( “La posibilidad de que el titular utilice la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros hagan lo propio con esa misma marca.
“En resumen, conforme al sistema andino, la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario.
El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria.” [5]
8. EL NOMBRE COMERCIAL El artículo 117 de la Decisión 313, define al nombre comercial como aquella denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento comercial. Desde este punto de vista es necesario diferenciar lo que es el nombre comercial de lo que es la razón social o denominación de una empresa, diferenciación de la cual se ocupa el mismo artículo 117 cuando considera al nombre comercial como figura independiente asignada por otras leyes a las personas jurídicas para su identificación y concediéndoles a las dos figuras la posibilidad de coexistir.
Según la doctrina, las condiciones de validez que todo nombre comercial debe cumplir son las siguientes: 1. Distintividad, tanto en su capacidad distintiva propia como en su disponibilidad, es decir, que no sea un nombre comercial o social, una marca u otro signo usado por otra persona o empresa. Además, el nombre comercial no debe ser confundible con otro ya empleado para individualizar personas físicas o jurídicas u otros signos y puede ser la base para presentar observaciones en contra de una solicitud de marca. 2.
Licitud, en cuanto que no debe ser un signo prohibido por la ley, ni contrario a las buenas costumbres y a la moral; así como tampoco puede ser engañoso ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar riesgos de asociación, de confusión o dilución con otros signos distintivos, ni atentar contra el derecho de terceros; por último, no puede implicar ninguna práctica desleal ni parasitaria.
USO DEL NOMBRE COMERCIAL El tercer inciso del referido artículo 117 permite complementar el régimen andino de protección al nombre comercial con la legislación interna de cada País Miembro, siempre que esta última no contradiga a la norma comunitaria. Por otro lado, establece que los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo de marcas en lo que les fuere pertinente, sin determinar expresamente la necesidad de su registro, por lo que ese registro no es el medio para obtener la protección del nombre comercial.
Si la legislación interna establece el registro como un medio para obtener la protección del nombre comercial, este registro servirá únicamente como prueba del uso eficaz de dicho nombre comercial, toda vez que la Decisión 313 no establece el requisito del registro del nombre como constitutivo de la titularidad de derechos, como contrariamente sí determina respecto de las marcas.
Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 71 de la Decisión 313, en concordancia con el artículo 81 de la Decisión 344 en actual vigencia y, además, si es que no incurre en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas por los artículos 72 y 73 de la Decisión 313, concordantes con los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 en actual vigencia. 2.
La norma comunitaria andina consagra la obligación de la autoridad nacional competente de proceder al examen de registrabilidad de las marcas con el fin de establecer si existe o no riesgo de confusión; aspecto éste último que es causal de irregistrabilidad de la marca. 3. La marca notoria goza de un status jurídico y comercial diferente al de la marca común, puesto que para alcanzar ese nivel, la marca debe reunir atributos especiales como los relativos a la calidad del producto, a la difusión y reconocimiento de la marca y de su imagen en el mercado.
De ello surge la necesidad de proteger a esta clase de marcas, pues en muchos casos su valor puede incluso sobrepasar el de otros bienes tangibles del empresario. 4. El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma, el que confiere a su titular la facultad de ejercer las medidas de protección pertinentes a la defensa de ese derecho, con las precisiones señaladas en los artículos 96 y 97 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena. 5.
La referida Decisión 313 no considera al nombre comercial como registrado, sino como "protegido"; la protección del nombre la radica en el uso y no en el registro. El uso de un nombre comercial no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino al ejercicio real y efectivo de la actividad comercial amparada o protegida por ese nombre.
El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 4466, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Notifíquese al mencionado Consejo de Estado, por medio de copia certificada de esta sentencia y, remítase también copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.
Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Proceso 21-IP-96, G.O. Nº 318 de enero 26 de 1998.
“Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina” [2] Proceso 33-IP-2000, G.O. Nº 581 de 12 de julio del 2000, marca MAXMARA, sentencia del 31 de mayo del 2000. [3] Proceso 33-IP-2000, G.O. Nº 581 de 12 de julio del 2000, marca MAXMARA, sentencia del 31 de mayo del 2000 [4] PROCESO 04-AN-97, G.O. Nº 373 de 21 de septiembre de 1998.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 33-IP-2000, G.O. Nº 581 de 12 de julio del 2000, marca MAXMARA, sentencia del 31 de mayo del 2000.