PROCESO 37-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales d), h), e i), 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo Distrito de Quito de la República del Ecuador, dentro del expediente interno 4432-97-L.Y.M., promovido por Miller Brewing Company.

Marca: “ICE.” E interpretación de oficio del artículo 94, literal b). Magistrado Ponente: GUALBERTO DÁVALOS GARCÍA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y cinco días del mes de agosto del dos mil, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, dentro del expediente interno 4432-97-L.Y.M. V I S T O S: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el señor Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, doctor Luis Barrazueta Erazo, en el proceso interno 4432-97-L.Y.M, en el que se impugna la Resolución N° 0960292 de 5 de agosto de 1997, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, por la cual se concedió el registro de la marca ICE solicitada por la compañía John Labatt Investment (Barbados) Ltda. Que la solicitud, previa regularización dispuesta por el Tribunal, cumplió con los requisitos de admisibilidad establecidos por el art. 61 del Estatuto, Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Como hechos relevantes para la interpretación, el Juez solicitante señala: “PRETENSIÓN: “Pide que en sentencia se declare la ilegalidad del acto administrativo y en consecuencia se niegue el registro de la marca “ICE” solicitada por la tercerista, sociedad John Labatt Investment (Barbados) LTD.” “PRINCIPALES ARGUMENTOS: Afirma el actor que el registro concedido a la tercerista en el acto que impugna, relativo a la marca de fábrica ICE y diseño de témpano para proteger productos de la clase N° 32, es ilegal, por cuanto no es un término evocativo sino que más bien coincide con la definición de marca descriptiva en razón de lo cual contraviene el art. 82, literal d) de la Decisión 344; que la palabra ICE significa hielo, frío o helado, característica de la cerveza; que la marca es un prefijo de uso común en marcas de varias clases internacionales en razón de lo cual aquella no es registrable.

“CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: Calificada la demanda, fueron citados los accionados para que conteste la misma dentro del término concedido. “MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA: Opone las siguientes excepciones: 1. Legalidad y validez de la resolución impugnada la que guarda conformidad con el régimen común sobre propiedad industrial; y 2.

Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Sugiere que se proceda a la interpretación prejudicial previa de los arts. 81 y 95 de la Decisión 344 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Termina solicitando que se rechace la demanda. “PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO: Señala que ha delegado para que intervenga en el juicio al Director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior, quien se adhiere a la contestación efectuada por dicha Cartera de Estado.

“TERCERO BENEFICIARIO: Carlos Julián Trueba, mandatario de John Labatt Investment (Barbados) Ltda. al contestar la demanda, sostiene que la resolución impugnada no contraviene disposición legal o reglamentaria alguna; que la marca es un signo distintivo susceptible de registro; que se apega a las normas y requisitos previstos en la Sección 1 del Capítulo V de la Decisión 344; que la actora al formular su observación al registro se basó en los arts. 81 y 82 literales h) e i) de la Decisión 344, por lo que debe entenderse que su derecho tuvo que ser anterior al de su mandante; no obstante, ello no ocurrió, ya que su representada formuló la solicitud N° 48642 el 29 de junio de 1994; en tanto que, el observante lo hizo el 9 de noviembre de 1994, bajo el N° 51671; que la resolución aplicó correctamente las disposiciones jurídicas aplicables al caso; a más de que la marca peticionada comprende la palabra ICE y un diseño estilizado de témpano; refiriéndose solamente al prefijo.

Se excepciona de la siguiente manera: 1. Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; 2. Que la administración no violó norma alguna al dictar la resolución impugnada; 3. Que la actora no tiene derecho a observar el registro de la marca por ser suficientemente distintiva y solicitada con anterioridad; no obstante niega que la marca ICE diseño de témpano, sea descriptiva; y, 4.

Niega que los signos en conflicto puedan inducir al consumidor medio, por lo que pide que se rechace la demanda y se ordene el pago de sus honorarios”. Por su parte el Director Nacional de Propiedad Industrial en resolución manifiesta: “SEGUNDO.- El literal b) del art. 94 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, señala que no deberán tramitarse las observaciones que se fundamenten en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa, tal como ocurre en el presente trámite pues la marca observante presentó su solicitud de registro e inscripción el 9 de noviembre de 1994, esto es con posterioridad a la solicitud presentada por el demandado el 29 de junio de 1994”, por lo cual concluye rechazando la observación presentada y concediéndose el registro de la marca.

Considerando: Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, es competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, en virtud de que este alto organismo jurisdiccional ecuatoriano conoce de un proceso en el que deben aplicarse tales normas comunitarias.

Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar en vía prejudicial las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, según lo disponen los arts. 32 y 33 de su Tratado de constitutivo. I. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. Las normas que el Tribunal va a interpretar, en virtud de la solicitud presentada son: Decisión 344 Artículo 81.

“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” Artículo 95.

“ Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” Además por ser importante para la correcta resolución de la causa presentada, este Tribunal procede a interpretar de oficio los siguientes artículos: Artículo 82.

“No podrán registrarse como marcas los signos que: “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

“h ) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; “i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas;…” Artículo 94.

“La oficina nacional competente no tramitará las observaciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos: “b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa;” II. DERECHO DE PRIORIDAD. Antes de realizar un análisis de fondo a los artículos mencionados, es conveniente anotar que del expediente remitido a este Tribunal, y específicamente de la resolución ahora impugnada, la N° 0960292 de fecha 05 de agosto de 1997, se desprende que la solicitud de registro de la marca “ICE” fue presentada ante el Director Nacional de Propiedad Industrial, el 29 de junio de 1994 por la sociedad LABATT INVESTMENTS (BARBADOS) LIMITED, y que, a su vez, la observación presentada a tal registro se fundamenta principalmente en la denominación “ICEHOUSE”, solicitada el 9 de noviembre de 1994, es decir -concluye la Administración demandada, fundamentándose en el párrafo b) del artículo 94- con posterioridad a la solicitud de registro de la marca “ICE”, y, por tanto, rechazó tal observación. Al respecto, observa el Tribunal Andino que la prohibición contenida en la norma comunitaria, está dirigida a la obligación por parte de la oficina nacional competente de no tramitar observaciones que “se fundamenten en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa”.

Tal prohibición en razón de que la denominación primeramente solicitada adquiere prioridad marcaria ante un signo requerido para registro con posterioridad, ello con base en el principio “primero en el tiempo primero en el derecho”. [1] Por tanto, en el presente caso, al revisar el juez consultante la legalidad del acto impugnado, deberá determinar, con base en los hechos del caso, si la observación presentada encaja en la prohibición contenida en el referido párrafo b) del artículo 94 de la Decisión 344.

III. LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para poder ser registrado como marca debe ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. En caso de que no reúna alguna de estas tres características, el signo no podrá ser registrado como marca por la Oficina Nacional Competente.

El fin de la marca es el de diferenciar o distinguir un producto o servicio, para lo cual se hace necesario que éste se concrete en algo material apreciable por los sentidos, se trata de la perceptibilidad, es decir, la característica que permitirá al consumidor apreciar los productos o servicios identificados por el signo y sobre el cual este Órgano Comunitario ha expresado: “Al exigir la ley comunitaria que el signo sea “perceptible” hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos” [2].

La perceptibilidad encierra la idea de que un signo pueda ser aprehendido o captado por medio de alguno de los sentidos o de la inteligencia. La distintividad, principal requisito, es la razón de ser de la marca, ya que es esta característica la que permite diferenciar en el mercado los productos o servicios ofertados por un empresario, de otros de la misma clase o similares.

Si una marca llega a confundirse con los signos de otro productor, este signo no permitiría que el producto tenga en el mercado su individualización propia, no será reconocida por los consumidores, ni será asociada con el producto que se desea adquirir por parte del consumidor, por lo que no cumpliría el objetivo perseguido por su titular.

Finalmente, la norma comunitaria, exige que el signo sea susceptible de representación gráfica, es decir, se busca facilitar que el administrador tenga una concepción material de lo que es el signo: “La representación gráfica del signo es una “descripción que permite formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Marco Matías Alemán, “Marcas” Top Management, Bogotá. pág.: 77) por lo que este requisito hace relación a la materialización o factibilidad externa para el registro, esto es publicación y el archivo” [3].

Sobre el desarrollo de los requisitos exigidos en el art. 81 podrían ser consultadas las sentencias de los procesos 27-IP-95, G.O. N° 257 de 14 de abril de 1997; 12-IP-96, G.O. N° 265 de 16 de mayo de 1997; y 18-IP-97, G.O. 332 de 30 de marzo de 1998. IV. MARCAS DENOMINATIVAS y MIXTAS. Un signo que reúna las condiciones señaladas anteriormente puede ser registrado como marca siempre que no incurra en ninguna de las prohibiciones señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344; ese signo puede ser una marca denominativa o bien puede ser una marca mixta.

Brevemente pasaremos a analizar cada una de estas clases de marcas. La marca denominativa, verbal o nominal, es aquella que se encuentra constituida por un signo acústico resultado de la combinación de letras, palabras que forman un conjunto que es pronunciable, con significado conceptual (caso en el cual estaríamos ante marcas evocativas o sugestivas) o carecer de él (como es el caso de marcas de fantasía o caprichosas).

En cambio, la marca mixta es aquella que no sólo se encuentra formada por un elemento denominativo o gráfico, sino que se halla conformada por los dos elementos, es decir tiene un elemento gráfico y un elemento denominativo. Al respecto, este Órgano Comunitario en una anterior sentencia ha expresado; “Están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Para la identificación de esta clase de signos distintivos es necesario en el caso concreto, llegar a precisar cuál de los dos elementos que lo conforman tiene una mayor fuerza de penetración en el público consumidor, a fin de poder determinar cuál de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo.” [4] Dentro del proceso interno, se anota que el signo en conflicto se halla compuesto no sólo por el término “ICE”, sino que éste se halla acompañado por el diseño de un témpano. V. MARCAS EVOCATIVAS Y DESCRIPTIVAS.

En el artículo 82 de la Decisión 344 constan algunas prohibiciones que como señala Manuel Pachón “hacen relación al signo en sí mismo considerado”, y es así que se señala que no se podrá registrar un signo que sea la descripción del bien o servicio que se quiere amparar con la marca o sea una denominación genérica. La denominación genérica, descriptiva o usual es aquella que por carecer de la calidad de signo registrable son aquellos signos que aún sin haber sido inicialmente comunes para el producto o servicio se convierten en el nombre común del producto y por lo tanto han perdido su distintividad.

“En el art. 82 literales d) y e) se ha utilizado el término “exclusivamente”, por lo que hay la posibilidad de que en una marca compleja, exista la presencia de un elemento que haga a la marca distintiva, o si el que se pretende registrar está formado por expresiones genéricas o descriptivas, éstas al tener capacidad distintiva suficiente permitiría el registro del signo” [5] No se podrá registrar un signo que se refiera directamente al producto, es decir una denominación genérica, ya que al coincidir la marca con el nombre del producto o servicio, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no puede cumplir con los requisitos exigidos por la norma comunitaria.

De igual forma no se puede registrar los signos genéricos, es decir los que se refieran a una o varias características y propiedades comunes ya que existe conexión directa con el producto o servicio que se pretende registrar. Pero los signos evocativos sí se pueden registrar. La marca evocativa, se halla definida por la doctrina como: “aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir o mismo (sic) de la actividad que desarrolla su titular.

Esta relación entre el signo y el producto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca”. [6] Es de esta forma que, tal como se refiere el autor antes citado, no se puede registrar la marca “vino“ para distinguir vinos, pero si se puede registrar “aquellas que por medio de un juego de imágenes y de procedimientos más o menos indirectos tratan de provocar en el adquirente una referencia a la naturaleza, las ventajas o propiedades del artículo”.[7] Las marcas evocativas son débiles, ya que cualquier persona puede evocar estas propiedades al usar su marca, haciendo que su titular no pueda impedir que otras marcas utilicen estas características y propiedades.

La debilidad está en la coexistencia de marcas que evoquen iguales características. Este Tribunal ha manifestado al respecto: “La jurisprudencia de este Órgano Comunitario ha profundizado sobre la naturaleza evocativa de los signos que puedan llevar al consumidor a una asociación de ideas con los bienes o servicios que se pretenden designar” y continúa la sentencia “que en la medida en que estos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva y correrán el riesgo de convertirse en signos débiles que -por ser factibles de utilizarse en diversos productos- afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilan a aquellos.

“Ha expresado el Tribunal además con respecto a los signos evocativos lo siguiente:… Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser registrables. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno u otro tipo.

Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de trasmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo”. [8] Los signos evocativos pueden ser registrados como marcas pese a su debilidad distintiva, pero un signo descriptivo no lo podrá ser ya que carece en su totalidad de esa calidad, al confundirse la marca con el producto o servicio en sí. Debe el juez distinguir la clase de signo para aceptar o negar el registro.

VI. TRÁMITE PARA OBSERVACIONES Y PLAZOS PARA SU FORMULACIÓN. En reciente sentencia, sobre el procedimiento para el examen de registrabilidad de marcas, el Tribunal expresó: “Una vez admitida la solicitud de registro de la marca por reunir el signo los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma, a partir de la cual, los terceros que ostenten un interés legítimo en los resultados de esa solicitud de registro, podrán formular las “observaciones” que consideren pertinentes, dentro de los treinta días hábiles contados a partir de la fecha de dicha publicación (artículo 93).

Vencido “el plazo”, la misma oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del signo como marca. “De no haber surgido observaciones provenientes de terceros, el artículo 96 ibídem dispone que “vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado…, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.” “Al respecto considera el Tribunal que la facultad otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o no del registro marcario.

La existencia de “observaciones” compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de ellas no lo libera de su obligación legal de proceder al mismo. En efecto, la finalidad perseguida por la norma es que el examen de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas, y eso lo expresó acertadamente la administración recurrida en el caso que ahora se debate ante la jurisdicción nacional.

“Resta advertir que las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta para el examen de fondo en el presente caso, no pueden ser otras que las taxativamente establecidas en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, y que, como reiteradamente se ha dejado expresado, el funcionario está obligado a examinarlas necesariamente.

“De lo expuesto en los párrafos precedentes, corresponde adicionalmente al consultante, determinar si la Administración en el procedimiento administrativo correspondiente se ajustó a las exigencias de la norma comunitaria para el registro de marcas”. [9] Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Corresponde al juez nacional determinar, antes de entrar a examinar el fondo del caso, y con base en lo prescrito en el párrafo b) del artículo 94 de la Decisión 344, ya interpretado, si la observación al registro de la marca “ICE”, encaja en tal prohibición, es decir si la resolución estuvo bien motivada al rechazar, por cuestiones formales, la observación propuesta.

Segundo: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica y no encaja en ninguna de las causales de irregistrabilidad de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Tercero: El examen de registrabilidad al que debe someterse un signo por parte de la Oficina Nacional Competente antes de proceder a aceptar o rechazar la solicitud de registro, procede tanto en los casos en que se presenten observaciones como en los que no se presenten tales observaciones.

Cuarto: Los signos descriptivos no pueden ser registrados como marcas por no ser distintivos, a diferencia de los signos evocativos que pese a ser marcas débiles se los ha aceptado como suficientemente distintivos, por lo cual eventualmente podrían ser registrados. El Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar la sentencia dentro del proceso interno 4432-97-L.Y.M., de conformidad con el art. 35 del Tratado de Creación del Tribunal de la Comunidad Andina.

Notifíquese al Tribunal Distrital N° 1 de los Contencioso Administrativo, de la República del Ecuador, mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Sentencia de interpretación prejudicial del 13 de diciembre de 1996, producida en el caso 17-IP-96, correspondiente a la marca “EDWIN”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 253 del 07 de marzo de 1997, y en JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo V, 1996, pág.: 281. [2] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo V, Proceso 27-IP-95, pág.: 88. [3] Ibídem.

Pág.: 90. [4] Sentencia del Proceso 10-IP-98 de 19 de Agosto de 1998. Marca: "GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta)”. [5] Proceso 11-IP-98, sentencia del 03 de mayo de 1998, Marca: “PAVCO NÚCLEO CELULAR” (NOMINATIVA). [6] Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Ed. Abeledo-Perrot. Segunda Edición. Pág.: 32. [7] Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, cita el fallo expedido por la Excma.

Cámara en la causa 4743 “Italseda S.C.A. c/ Sudamex S.A.”. pág. 32. [8] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 26-IP-96. Marca: “SEFRITA”, Tomo: V, pág.: 311-312. [9] Proceso 36-IP-2000 de fecha 16 de junio del 2000.