PROCESO 71-IP-2000 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81; 83 literales a), b) y e); 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno No. 5195. Actor: HELADOS LA FUENTE S.A. Marca: FUENTE CLARA.
Magistrado Ponente: GUALBERTO DÁVALOS GARCÍA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y cinco días del mes de octubre del dos mil, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, a través del Magistrado Manuel S. Urueta Ayola, en oficio 1359 de 14 de julio del 2000, recibido en el Tribunal el 30 de agosto del 2000.
V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, y que por ello previamente fue admitida a trámite. 1.
ANTECEDENTES. 1.1. Las partes. Es demandante HELADOS LA FUENTE S.A. quien demanda a la Nación, representada por la Superintendencia de Industria y Comercio, por haber negado la oposición al registro para la marca FIGURATIVA - FUENTE CLARA destinada a distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la clasificación internacional de Niza.
Como tercero interesado concurre la sociedad AGROPECUARIA MONTIJO LIMITADA. 1.2. Actos demandados en el proceso interno. Son la Resolución No. 7532 del 20 de marzo de 1.996 expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se declaró infundada la oposición presentada por la SOCIEDAD PRODUCTORA DE ALIMENTOS LA FUENTE S.A. y con anterioridad denominada PRODUCTORA DE ALIMENTOS LA FUENTE Ltda. y se concedió el registro a la marca figurativa para amparar productos de la clase 32 a favor de la sociedad AGROPECUARIA MONTIJO LIMITADA; la Resolución No. 010124 del 21 de abril de 1997, por la que el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el Recurso de Reposición interpuesto contra la resolución anterior confirmándola y la No. 1125 del 15 de mayo de 1998, igualmente confirmatoria de la anterior por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación. 1.3.
La demanda. Señala la demandante que la SOCIEDAD AGROPECUARIA MONTIJO LIMITADA presentó ante la Administración la solicitud de registro para la marca FUENTE CLARA destinada a amparar productos de la clase 32. Una vez publicada esta solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial el 1 de agosto de 1994, la Sociedad PRODUCTORA DE ALIMENTOS LA FUENTE S.A. se opuso con base en la marca LA FUENTE Clase 32, vigente hasta el 10 de abril de 1999, y señala que la demandada no presenta ningún alegato en el término correspondiente.
La División de Signos Distintivos expide la Resolución 7532 el 20 de marzo de 1996 que declara infundada la oposición y concede el registro de la marca FUENTE CLARA (mixta), “enunciando la Administración de manera equivocada, que la marca era meramente figurativa, cuando verdaderamente se trataba de una marca mixta…”. Posteriormente contra la Resolución antes mencionada se presentó recurso de Reposición y subsidiariamente de Apelación, etapas en las cuales se expidieron por el Jefe de la División de signos Distintivos, la Resolución 010124 del 21 de abril de 1997 y la Resolución 1125 de 15 de mayo de 1998 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, las que fueron confirmatorias de la primera.
Fundamenta su acción, en que las Resoluciones expedidas por la Administración violan el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena argumentando que: “Si bien es cierto que el signo registrado como marca que la Administración denomina como figurativo, pero que en realidad es un signo mixto compuesto por una figura y un elemento nominativo denominado “FUENTE CLARA” cumple los requisitos de distintividad intrínseca en cuanto que el mismo no es genérico, ni descriptivo, ni se refiere a un objeto o servicio determinado … lo cierto es que el mismo no cumple el requisito de distintividad extrínseca, entendida ésta como la actitud del signo para ser registrado en virtud de no existir otro idéntico o similar anteriormente solicitado a registro o registrado a favor de un tercero para distinguir productos o idénticos o similares”; señala que el signo solicitado es confundible con las marcas nominativas denominadas “LA FUENTE”, clases 29, 30 y 32 ya que el elemento nominativo de la marca mixta es FUENTE CLARA, siendo el elemento que más destaca.
Viola además el artículo 83 literal a), ya que el signo solicitado es semejante a los ya registrados pudiendo inducir al público a error. Considera que no es una marca figurativa, sino mixta “NO es una marca figurativa como en forma equivocada lo pretende la Administración, sino una marca mixta: debido a que en su publicación se lee muy claramente la expresión “FUENTE CLARA” estando acompañada la marca por un elemento figurativo que acompaña a la citada expresión y que consiste en el diseño de una gota de agua”.
Señala que se ha violado al artículo 83 literal b), ya que se asemeja al nombre comercial “LA FUENTE” cuyo titular era la demandante; el artículo 83 literal d) y e) concordantes con el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al tener la marca LA FUENTE, en especial en el ramo de helados, no sólo en el comercio sino en la televisión, la calidad de notorias o famosas con lo cual hubiera permitido a la Administración el negar la marca “FUENTE CLARA” (mixta), “con base en el conocimiento que se tenía de la misma tal como estableció el Proceso 5-IP- 94, donde el citado Proceso establece que el funcionario sustanciador por la vía Administrativa o un Juez por la vía judicial, pueden aplicar su propio conocimiento para determinar si una marca es notoria”.
Finalmente considera transgredidos los artículos 102, 146 y 147 de la Decisión 344. 1.4. Contestación de la demanda. Contesta la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio defendiendo la legalidad del acto administrativo, toda vez que no se ha incurrido en violación alguna de las normas legales. Señala: “De los documentos obrantes en el expediente N° 92.279.864 y contentivo de la actuación administrativa, en lo relativo a la solicitud de registro de la marca figurativa consistente en “una gota que cae en cuyo cuerpo, y en la parte más ancha, las sombras y luces producen la formación de unas figuras que asemejan las letras f y c, iniciales de la expresión FUENTE CLARA”, según modelo adjunto en el expediente en cuestión para distinguir los productos comprendidos en la clase 32 de la nomenclatura vigente… se establece que la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina nacional competente se ajustó plenamente al trámite administrativo.” Considera que el signo cumple con los requisitos señalados por la norma comunitaria, y que es registrable ya que del examen sucesivo y comparativo entre la marca figurativa solicitada no existe confundibilidad en los aspectos gráficos, conceptuales e ideológicos por lo que pueden coexistir en el mercado sin riesgo de error en el público consumidor.
Sobre la notoriedad de la marca no ha sido probada por la parte demandante dentro de la vía administrativa. Concluye que las resoluciones expedidas se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. La competencia del Tribunal para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, deriva de lo dispuesto en el artículo 32 del Tratado de su Creación.
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. Las normas cuya interpretación se solicita son los artículos 81; 83 literales a), b), d) y e); 96 y 102 de la Decisión 344, que se transcriben a continuación: 3.1. Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 3.2. Artículo 83. “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
“b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; … “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; …” 3.3.
Artículo 96: ”Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” 3.4. Artículo 102: “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” Con respecto a los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitados por el consultante para ser interpretados, éste Tribunal como ya lo ha expresado en anteriores oportunidades no los interpreta, en virtud de que estas normas hacen referencia a obligaciones contraídas por los Países Miembros, no pudiendo ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales. 4.
CONSIDERACIONES. Los aspectos a los cuales se referirá el Tribunal en esta interpretación guardan relación con los requisitos para el registro de las marcas, impedimentos para el registro de marcas, reglas para la determinación de la confundibilidad marcaria (comparación entre marcas denominativas, mixtas y figurativas), similitud y notoriedad de las marcas, plazo para presentar observaciones, derechos conferidos por la marca y nombres comerciales. 4.1.
Los requisitos para el registro de marca. Según se desprende del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, para que un signo pueda ser registrado como marca debe cumplir con tres requisitos: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. Un signo es distintivo cuando permite entre otras características individualizar al bien o servicio amparado por la marca, de sí mismo; es decir, cuando la marca no sea la denominación habitual o con la que se identifica en el mercado al producto o servicio.
De esta forma no podrá registrarse como marca la designación del producto o servicio, o aquellas que sirvan para describir la especie, la calidad o características o informaciones de los productos o servicios para los cuales ha de usarse; prohibiciones que se hallan desarrolladas en los diferentes literales del artículo 82 de la Decisión comunitaria sobre propiedad industrial.
Además tampoco es distintivo un signo que no permita diferenciar los productos o servicios de un titular, de los ofertados por otro titular; esto se debe a que una de las funciones de la marca es la de poder identificar con claridad los productos, permitiendo al comerciante tener la certeza de que gracias a los derechos exclusivos que tiene sobre la marca, nadie podrá competir con un signo idéntico o similar al ya registrado y por tanto no existirá el riesgo de confusión para el consumidor respecto del origen empresarial de los bienes ofertados.
Sobre este tema el Tribunal ha expresado: “El interés del consumidor, quien podrá identificar el origen o fuente empresarial de los bienes que desea adquirir, diferenciándolos en el mercado de aquellos fabricados por otros empresarios del mismo sector económico, toda vez que la marca “facilita al consumidor identificar la procedencia del producto o servicio, identificación que le permitirá formarse una idea acerca de la calidad del objeto que adquiere ”.
(Interpretación prejudicial 26-IP-96, caso “SEFRITA”, G.O.A.C. N° 308 del 28 de noviembre de 1996).” [1] El segundo requisito, hace referencia a la capacidad que debe tener el signo de ser captado por los sentidos, es decir la perceptibilidad. Un signo mientras permanezca como una idea no cumplirá con su función, no siendo conocido del público consumidor, ante lo cual la norma comunitaria exige la perceptibilidad, requisito necesario para poder ser registrado como marca.
Pueden ser registrados como marcas colores, imágenes, palabras e inclusive sonidos, permitiendo de esta forma que el signo sea conocido en el mundo exterior. Finalmente la norma comunitaria exige que la marca pueda ser susceptible de representación gráfica, requisito que permite formarse una idea del signo, objeto de la marca, pudiendo para eso valerse de palabras, figuras, signos, o cualquier otro mecanismo idóneo que sea lo suficientemente expresivo como los ya señalados.
Requisito este que hace relación a la materialización o factibilidad externa para el registro, esto es la publicación y el archivo. 4.2. Impedimentos para el registro de marcas. El reunir las condiciones señaladas no significa que necesariamente se ha de otorgar el registro del signo como marca, sino que es indispensable que éste no incurra en alguna de las prohibiciones señaladas por los diferentes literales de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Estas prohibiciones versan sobre el signo en sí mismo, sin relación a derechos de otros; de tal forma que no podrá ser registrado como marca un signo que sea una forma usual, una designación necesaria del producto o servicio, que sea contrario a la ley, moral o buenas costumbres, que sea engañoso, etc. Todas estas prohibiciones se hallan señaladas en el artículo 82 de la Decisión 344, es decir son prohibiciones de carácter absoluto, que hacen referencia al signo en sí mismo.
El segundo grupo de prohibiciones, señaladas en el artículo 83, busca en cambio lograr que se respeten los derechos válidamente otorgados a favor de terceros. Es de esta forma que no se puede otorgar el registro a un signo que sea confundible con otro ya registrado para idénticos o similares productos o servicios; que sea similar a un nombre comercial, a una marca notoria, a un lema comercial, etc.
Un signo que incurra en alguna de las prohibiciones señaladas carecerá de distintividad, y por lo tanto no permitirá al público consumidor el diferenciar los productos ofertados, ni a los empresarios el competir en el mercado de una forma leal. Al respecto este Órgano Comunitario en anterior sentencia, al referirse a los artículos 82 y 83 ha expresado: “Estas prohibiciones buscan la tutela del interés general frente a las marcas que pueden contrariar el orden público y las buenas costumbres o pueden causar engaño al consumidor.
Al respecto el Tribunal Andino ha expresado que “el orden público entra en juego en el análisis de la registrabilidad de la marca, particularmente en los artículos de las Decisiones citadas que van dirigidos a la protección tanto del consumidor como del productor en interés general de la comunidad” (Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, Proceso 7-IP-95, Pág.: 166).
Se busca proteger al consumidor evitando que pueda caer en error de hecho al momento de elegir su mercadería, sin que exista confusión en cuanto a la naturaleza, procedencia, modo de fabricación o sobre cualquier información que pueda tener. Además se protege al productor de prácticas desleales de comercio que menoscaban la legítima posición que han logrado los productores y distribuidores en un determinado mercado; son estos parámetros los que deben orientar a la Oficina Nacional Competente al efectuar el examen de registrabilidad.” [2] 4.3.
Reglas para la determinación de la confundibilidad marcaria (comparación entre marcas denominativas, mixtas y figurativas). Para poder determinar si existe riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas, el Juez Consultante deberá determinar la clase de marca que ha sido solicitada para registro, ya que las partes argumentan que la marca en conflicto es mixta, mientras para la otra es figurativa y esto reviste gran importancia para la justa resolución de la causa.
Marca denominativa es aquella que se halla constituida por una palabra, término o expresión que puede ser de fantasía. Este último tipo carece de contenido conceptual, lo cual implica grandes esfuerzos de su titular para imponerla en el mercado y que sus consumidores se habitúen a ella y sea fácilmente recordada; pero este esfuerzo será premiado ya que: “La marca de fantasía, por su unicidad, gozará por lo general de un mayor poder distintivo.
Es más probable que una misma palabra con significado sea elegida por distintas personas para distinguir diferentes productos, que una palabra de fantasía”[3]. Además de las palabras de fantasía también se acepta que las marcas denominativas puedan estar constituidas por palabras que posean un significado conceptual tanto en nuestro lenguaje como en idioma extranjero.
Estas marcas pueden dar una idea al consumidor, una idea sobre alguna propiedad o característica del bien o servicio que pretenden identificar o ser totalmente independientes del bien. La segunda clase de marca está formada por elementos figurativos: “Las marcas figurativas se diferencian de las anteriores pues éstas no se pueden pronunciar, son los signos que sólo pueden ser percibidos por la vista.
Por ejemplo la figura de un ‘canguro’ no es pronunciable, pues la marca no es la palabra ‘canguro’ sino el dibujo de este animal”[4]. Estas marcas pueden estar constituidas por dibujos, emblemas, imágenes, sellos, combinaciones de colores, monogramas, etc. Finalmente, la tercera clase es la marca mixta, es decir aquella que posee tanto un elemento gráfico y como un elemento denominativo.
Para determinar si existe riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas es necesario determinar la clase de marca que se ha solicitado para registro, dentro de qué clases, y según eso aplicar las siguientes reglas que pasamos a detallar: Si el Juez Nacional competente determina que la marca es mixta, ya que se ha solicitado para registro una marca constituida por un elemento figurativo y un elemento denominativo, debe determinar cual es el elemento predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación. Si bien es cierto que generalmente se ha aceptado que es el elemento denominativo el relevante, dada la fuerza expresiva de las palabras, en muchas ocasiones es el elemento figurativo el de este carácter.
El determinar el elemento relevante es importante misión del Juez Nacional. Cuando se considera que el elemento importante es el denominativo, las reglas de comparación tal como ha expresado este Tribunal, son: “para determinar el “riesgo de confusión” se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, por que en suma es el criterio de éste el que prevalecerá a través de su decisión judicial definitiva, para adoptar la cual deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de las marcas, con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario.
De ahí la elaboración por la doctrina de reglas ad hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal: “1.- Reglas para el cotejo marcario “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.
Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.): - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
“En relación con las cuales, este Tribunal ha distinguido: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1987 marca “VOLVO”, 04-IP-94 G.O. No. 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995, marca “DIDA”)”.[5] En cambio si el Juez Consultante determina que en las marcas enfrentadas una de ellas es figurativa y la otra es denominativa, las reglas son diferentes; así: “Se desprende el anterior criterio de la jurisprudencia del Tribunal Andino, la cual ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran: las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen de la representación del signo distintivo, representación que se puede dar a través del conjunto de líneas, dibujos, colores,; las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto, y que es también el nombre con el que se solicita la marca; y, las que evocan en el consumidor el concepto o motivo, al que se llega a través de un proceso de generalización. (Criterios extraídos de la Interpretación Prejudicial No. 09-IP-94, sentencia emitida por este Tribunal el 24 de marzo de 1995, referente a la marca “DIDA”.
Gaceta Oficial No. 180 del 10 de mayo de 1995). “Como consecuencia habrá de deducirse además que, para encajar la marca objeto de la presente interpretación en alguna de estas subclasificaciones, se deberá tomar muy en cuenta que el gráfico, que es en sí la marca, no debe evocar un concepto concreto, o, al menos, que, de su totalidad no se desprenda este concepto.
Pudiendo ser, por tanto, netamente gráfica una marca, que a pesar de estar compuesta por una o varias figuras de las cuales cada una evoque un concepto concreto, de su conjunto no se desprenda empero uno individual y específico.” [6] 4.4. Similitud y notoriedad de las marcas. Otra prohibición señalada en la Decisión 344, es la constante en el artículo 83 literal e) que hace referencia a las marcas notorias, calidad que se presenta cuando el consumidor de una clase de bien o servicio conoce a la misma.
Para clarificar esta idea el Tribunal Andino en anterior sentencia ha expresado: “Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa la “marca notoria es la que goza de difusión o -lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca” (Fundamentos de Derecho de Marcas", Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, Pág. 32).
El profesor Manuel Areán Lalín, la ha definido como “la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada”. ("La Protección de la Marca por los Tribunales de Justicia", Consejo General del Poder Judicial, ANDEMA, Madrid, 1993, Pág. 268).
“Por su parte el propio Tribunal en el Proceso 1-IP-87, conceptuó a esta clase de marca, como aquella que “goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate.” [7] La protección a la marca notoria es más amplia frente a las marcas que no tienen esta calidad; de esta forma en las marcas notorias la protección va más allá del principio de la especialidad.
La marca común respeta el principio de especialidad, conforme al cual es concedida para una clase de productos dentro de la nomenclatura y para un país determinado. En la marca notoria la protección es más amplia, ya que se protege la marca en productos o servicios idénticos o similares, cualquiera que fuere la clase dentro de la nomenclatura.
Esta protección se da por ser la marca conocida, no siendo condición el estar registrada dentro del país; “…bastando, por tanto, su registro en otro u otros países. La norma comunitaria, al igual que lo establecen otras legislaciones, tampoco exige que la marca sea usada, basta que sea conocida. Ese conocimiento puede provenir del uso continuo y sistemático de la marca o de su difusión publicitaria; sin que sea legalmente necesario que uso y conocimiento tengan presencia simultánea para que pueda hablarse de marca notoria” [8].
Corresponde probar la calidad de notoria de la marca a la persona que la alegue, para lo cual debe utilizar los medios probatorios que le conceda la legislación interna de cada país. Esta prueba debe llevar al convencimiento de que la marca es conocida entre los sectores interesados. “La notoriedad no presupone un criterio subjetivo del juez sino es el resultado objetivo de los hechos, y la prueba reiterará en el ‘juzgador que la marca alegada como notoria reúne las características especiales que no poseen las marcas comunes’ (Proceso 28-IP-96)”[9]. 4.5.
Plazo para presentar observaciones. Dentro del trámite para otorgar el registro a una marca, una vez que se ha presentado una solicitud, la Oficina Nacional Competente está obligada a efectuar un examen de forma para determinar si la solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo 87 y se han adjuntado los documentos señalados en el artículo 88; en caso de no hacerlo se concederá un plazo de treinta días hábiles después de la notificación para que el interesado subsane las irregularidades.
Una vez cumplido esto se procederá a la publicación de la solicitud por una sola vez. Efectuada esta publicación, la norma comunitaria permite a quien tenga legítimo interés presentar observaciones al registro dentro del plazo de treinta días hábiles, las cuales deberán ser tomadas en cuenta por la Oficina Nacional Competente para aceptar o rechazar la solicitud de registro previa notificación al solicitante para que éste, de creerlo conveniente, presente sus alegatos.
Pero, ¿qué sucede si no existen observaciones?; la Oficina Nacional Competente no queda exonerada de su obligación de efectuar el examen de fondo sino todo lo contrario, tal como lo ha expresado este Órgano Comunitario: “Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro.
“Dentro de esa amplia facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para otorgar o denegar la solicitas (sic) de registro no le está permitido establecer, agregar o añadir más causales de irregistrabilidad que las contempladas en los artículos 81, 82 y 83. Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del signo, son atribuciones de la administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido.
El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejercer su atribución, en cuyo caso las normas comunitarias y legislaciones internas contienen los preceptos para revocar o enmendar un acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas”.[10] 4.6. Derechos conferidos por la marca. La marca se constituye en parte del patrimonio de su titular, quien ejerce sus derechos al uso exclusivo, gracias al registro de la misma ante la Oficina Nacional Competente, según lo establece el artículo 102 de la Decisión de 344 de la Comisión. Este derecho implica que el titular de una marca puede usarla de forma exclusiva para identificar los productos que oferta en el mercado y además puede solicitar medidas de protección para su derecho, excluyendo a otros del uso de la misma.
El sistema adoptado por la Comunidad Andina es el atributivo, según el cual goza de los derechos inherentes a la marca quien la inscriba en el registro autorizado. Estos derechos como señalamos anteriormente consisten, principalmente en usar exclusivamente el signo, y de oponerse a que otros lo utilicen con las limitaciones señaladas en el régimen comunitario en orden de preservar la función económica y comercial de las marcas.
Permite además a su titular el realizar otras actividades conexas con su uso, tales como el solicitar su renovación, el transferirla, el oponerse a la solicitud de un signo similar o idéntico al ya registrado, etc. “La inscripción tiene por objeto dar a los fabricantes o comerciantes una protección contra los concurrentes que trataren de aprovecharse de la notoriedad adquirida por otro, creando confusión en el espíritu del público y engañando con respecto de la procedencia de los artículos que ofrecen.”[11]. 4.7.
Nombres comerciales. Una de las prohibiciones para otorgar el registro como marca se refiere a la existencia de similitud o semejanza con un nombre comercial protegido, siempre que pueda inducirse al público a error. Desde la vigencia de la Decisión 311 se empieza a proteger al nombre comercial frente a solicitudes de registro marcario que se asemejen a él o exista el riesgo de inducir al público a error con respecto al origen de los servicios o productos, tal como lo dispone el artículo 83 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
La protección que adquiere el nombre comercial no se debe a un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo con anterioridad a la solicitud del registro Macario: “El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.
Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.
“También podría aplicarse en materia de nombres comerciales los conceptos de distintividad y de percepción referentes a las marcas, así como los de genericidad, descriptividad, orden público, moral, etc., que se señalan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y los criterios para determinar la existencia o no de la confundibilidad de nombres comerciales entre sí o entre una marca y el nombre.
“El sistema legal de orden comunitario, establece para el usuario o el titular de un nombre comercial, la protección en la fase de inscripción de una marca posterior para presentar observaciones y la acción de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344, nulidad que puede originarse de oficio por la propia autoridad nacional o a petición de parte, y en cualquiera de los dos casos previa audiencia de las partes interesadas.
“Prueba de uso del nombre comercial “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercita el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.
La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”[12]. Debe el Juez Nacional, al realizar el examen comparativo entre la marca solicitada y un nombre comercial, para determinar si existe el riesgo de confusión, determinar si se ha probado el carácter de notorio del nombre comercial o de la marca y aplicar idénticas reglas y criterios de comparación ya explicados anteriormente.
Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además, si no encaja en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Segundo: Antes de proceder a efectuar un examen para determinar la existencia o no de riesgo de confusión, debe el Juez Nacional Competente, establecer la clase de signo de que se trata, ya que puede ser nominativo, figurativo o mixto. Una vez efectuada esta determinación aplicará las reglas descritas sobre cotejo marcario. Tercero: La marca notoria es aquella ampliamente conocida por los consumidores del bien o servicio amparado por esa marca.
La protección de que goza esta clase de signos es más amplia, ya que abarca también productos similares aunque se encuentren en diferente clase de la nomenclatura. Corresponde probar la calidad de notoria del signo a la parte que lo alegue, para lo cual puede utilizar cualquiera de los medios probatorios aceptados por el respectivo ordenamiento nacional.
Cuarto: Se adquiere el derecho al uso con exclusividad de la marca gracias al registro que otorga la Oficina Nacional. Quinto: Se adquiere la protección que se otorga al nombre comercial gracias al uso, que debe ser anterior a la solicitud de registro marcario. Corresponde a quien invoca en su oposición al registro marcario, probar el uso anterior del nombre comercial.
El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 5195, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada.
Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Proceso 20-IP-99, Sentencia del 20 de octubre de 1999, Marca: “SUMMER JUICE”.
G.O. N° 508 del 15 de noviembre de 1999. [2] Proceso 22-IP-2000, sentencia del 12 de abril /00 G.O. N° 565 de 12 de mayo del 2000, Marca: “Hola” (mixta) [3] Derecho de Marcas, Jorge Otamendi. Ed. Abeledo Perrot. Segunda Edición Pág.: 31 [4] Marcas y Patentes en el Gatt, Daniel Zuccherino, Ed. Abeledo Perrot. Pág.: 94,1997. [5] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Sentencia de 19-VIII-98. Proceso 10-IP-98. Caso: GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta). En G.O.A.C. Nº 394 de 15-XII-98. [6] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia de 19-VIII-98. Proceso 10-IP-98. Caso: GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta). En G.O.A.C. Nº 394 de 15-XII-98. [7] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 08-IP-95, sentencia de 30-VIII-96, Marca LISTER, en G.O.A.C. Nº 231 de 17-X-96. [8] Proceso 42-IP-99, Marca: OLD PARR, Sentencia del 8 de octubre de 1999. [9] Proceso 20-IP-97, Marca: “MANUELITA”, Sentencia del 13 de febrero de 1998. [10] Proceso 27-IP-95, del 25 de octubre de 1996, Marca: “Exclusiva”. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo V, Pág.: 96.
Ratificado en el 20-IP-96 del 25 de julio de 1997, Marca: “Expovivienda”, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo VI, Pág.: 285-286. [11] Derecho de autor y propiedad industrial, Santiago Larraguibel Zavala, Ed. Jurídica de Chile, Pág.: 106. Primera Edición. [12] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 11-III-98. Proceso 3-IP-98. Caso “BELLA MUJER”. En G.O.A.C. Nº 338 de 11-V-98.