PROCESO 83-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 82, literal e) y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, e interpretación de oficio de la Disposición Final Unica de la Decisión 344. Expediente Interno 4030-EGF.
Actora: LA INTERNACIONAL S.A. Marca: INDIGO. Magistrado Ponente: JUAN JOSE CALLE Y CALLE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los dos días del mes de marzo del año dos mil uno. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 82, literal e) y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el Dr. Víctor Terán Martínez, Presidente de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, expediente interno Nº 4030-EGF, originado por la demanda interpuesta por la Compañía LA INTERNACIONAL contra el Director de la Propiedad Industrial.
I.
HECHOS DE LA DEMANDA: El Tribunal consultante, en el petitorio recabando la interpretación prejudicial, señala que la actora, esto es la compañía LA INTERNACIONAL S.A., impugna la resolución Nº 0958699, del 8 de abril de 1997 –notificada el 9 de ese mismo mes y año- emitida por la Dirección de Propiedad Industrial, la que declara nulo el registro Nº 1948/81 de la concesión de la marca INDIGO y sus renovaciones.
Agrega que “El Dr. Rodrigo Bermeo representante o apoderado de Textiles Nacionales S.A., el 5 de octubre de 1993, presentó demanda de nulidad del registro de la marca de fábrica ya indicada…y el tercero beneficiario ha suscrito un acuerdo transaccional entre la compañía La Internacional y Textiles Nacionales S.A., por el cual TENESA declara que no tiene interés alguno en oponerse a la acción iniciada por La Internacional para que revoque la resolución Administrativa Nº 0958599 emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y que por tanto desiste de presentarse como interesado en el presente juicio..” El Tribunal amplía, por su parte, los antecedentes del caso, remitiéndose a la documentación allegada al proceso.
II.
FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA. En el libelo de demanda la actora impugna la legalidad de la mencionada resolución al haber considerado la Dirección de la Propiedad Industrial que “el término INDIGO se utiliza para definir un color, el color azul obscuro, tela para fabricar los jeans azules. Además de que en la industria textil se usa el término INDIGO para definir este tipo de jean; de tela azul obscuro” por cuanto dicho vocablo según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua significa “añil, planta.
Pasta que se hace de las hojas y tallos de esa planta”. “Al leer esta definición, expresa la demanda, resulta obvio que la palabra INDIGO no se utiliza para definir el color de un determinado tipo de textil” y la afirmación realizada por la oficina competente es apresurada pues el concepto del término es lo que el diccionario expresa. Argumenta que el vocablo en disputa se encuentra registrado en otros países como Chile, Colombia y Perú. Se afirma por parte de la actora que “La Internacional S.A, ha venido comercializando, publicitando y promocionando desde 1981, varias telas con la marca de fábrica INDIGO, lo que quiere decir, que ha efectuado una importante inversión para posicionar esta marca y dotarle del considerable prestigio que ha alcanzado…” Para alegar la prescripción de la acción de nulidad se remonta al artículo 22 de la Ley de Marcas Ecuatoriana, según el cual la prescripción opera en cinco años contados desde la fecha de la inscripción y al articulo 113 de la Decisión 344, el que enumera los casos en los que puede declararse la nulidad del registro marcario, no encontrándose incursa la resolución anulada en ninguno de ellos, pues no hay una marca preexistente.
En escrito posterior, la actora ratifica los criterios expuestos en su demanda y en especial relieva el hecho de que el término INDIGO tiene su propia distintividad gracias a su propio esfuerzo y gestión publicitaria aparejada a su excelente calidad. Por lo que el signo puede ser registrado como marca, atribuyendo a criterio de la Oficina Nacional el carácter de erróneo.
Recoge la doctrina del tratadista Jorge Otamendi respecto a la distintividad que ciertos signos adquieren con el uso, quien expresa que “…ciertos signos de una gran debilidad desde el punto de vista marcario por su escaso poder distintivo, y que pudieron haber sido justamente denegados, fueron registrados. Estos signos fueron luego intensamente utilizados adquiriendo así poder distintivo con el tiempo…” III.
ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Se refiere a la resolución de la Dirección de Propiedad Industrial Nº 0958699 expedida el 8 de abril 1997, dentro de la demanda de nulidad propuesta por TEXTILES NACIONALES S.A., en contra del registro de la marca INDIGO de LA INTERNACIONAL S.A., demanda que se fundamenta en el hecho de que la actora “comercializa y distribuye telas INDIGO O DEMIN, conocidas como jeans “color indigo”, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua describe el término “indigo” como “Añil, planta.
Pasta que se hace de las hojas y tallos de esa planta. El término “añil, a su vez consta como arbusto leguminoso de cuyas hojas secas se saca una pasta colorante azul” En la parte resolutiva, el acto administrativo expresa: “PRIMERO: Que de conformidad con lo que dispone el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y el Decreto Ejecutivo Nº 367, publicado en el Registro Oficial Nº 85 de 10 de diciembre de 1996, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, debe decidir sobre la nulidad del registro de una marca.- SEGUNDO: Se debe tomar en cuenta que a pesar de que no tiene registrada la denominación INDIGO, compartimos el criterio que “el término INDIGO se utiliza para definir un color, el color azul obscuro, tela para fabricar los jeans azules” Además de que en la industria textil se usa el término INDIGO para definir este tipo de jeans; de telas azul obscuro”.
Resuelve, en vista de que el término es una denominación de uso común y corriente al que todo “el sector especializado en telas lo usa para distinguir ese color”, declarar la nulidad del registro de la marca INDIGO Nº 1948/81. ACUERDO TRANSACCIONAL Con fecha 16 de febrero de 1998, los representantes de las compañías La Internacional y Textiles Nacionales S.A, celebran una escritura transaccional, en la que se hace constar la titularidad de la marca INDIGO por parte de La Internacional y sus renovaciones posteriores con los títulos 2343/86 y 582/92, para los productos comprendidos en la clase 24 así como a la resolución de declaratoria de nulidad expedida por la Dirección de la Propiedad Industrial Nº 0958699 y del juicio interno planteado contra esa resolución, materia de la presente consulta prejudicial.
En síntesis la transacción se concreta al hecho de que Textiles Nacionales TENASA, “estará a lo dispuesto por el H. Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo en la sentencia que pronuncie respecto de este caso y respetará los derechos que La Internacional S.A. tenga respecto de la marca INDIGO, si así lo dispone el Tribunal” y además Textiles Nacionales se compromete a no oponerse a la acción iniciada por La Internacional para que se revoque la resolución Administrativa Nº 0958699, de 9 de abril de 1997, y “desiste de presentarse como interesado en el juicio Nº 4030”.
El Tribunal Andino considera sobre este punto que en nada obstaculiza ni enerva dicha transacción con la continuación de esta interpretación, pues se refiere a un hecho ajeno a ésta como es el desistimiento de no presentarse como coadyuvante mas no a fondo de la declaratoria de nulidad dictada por la Dirección de Propiedad Industrial a solicitud de TENASA.
Planteado el recurso de plena jurisdicción éste debe continuar su tramitación conforme a la legislación interna y no se encuentra afectada por la suerte que pueda seguir el proceso ante la jurisdicción del Ecuador. OFICINA NACIONAL COMPETENTE El Tribunal sin pretender inmiscuirse en la legislación nacional y con la facultad consagrada en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, Modificado se transcribe las partes esenciales del Decreto Ejecutivo Nº 367, antes referido: “ Considerando (…) “Que el Gobierno Nacional derogó los decretos 1344-A y 1738, que contenían el Reglamento a la Decisión 344;
“Que la Disposición Final Única de la referida Decisión 344, dispone que se tenga como Oficina Nacional Competente al Órgano Administrativo encargado del Registro de la Propiedad Industrial; “Decreta: “Artículo 1.- Desígnase a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca como Oficina Nacional Competente, para los efectos previstos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” V. NORMAS A SER INTERPRETADAS Las normas que va a interpretar el Tribunal, son del siguiente tenor: DECISIÓN 344: “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”.
“Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión”. “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento”.
“Artículo 144.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”. “DISPOSICIÓN FINAL “UNICA.- Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.
“Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”.
CONSIDERANDO
Que este Tribunal es competente para pronunciarse sobre la interpretación prejudicial solicitada, según el artículo 32 de su Tratado de Creación, modificado por el Protocolo de Cochabamba y codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina; y que el Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito Quito, tiene la facultad para requerir dicha interpretación acorde con lo dispuesto en el artículo 33 ejusdem.
Este Tribunal va a ocuparse de los siguientes puntos: a) Acción de nulidad de una marca b) Renovación de una marca c) Imprescriptibilidad de la acción de nulidad d) Irregistrabilidad de denominación de uso común e) La vulgarización de los signos VI. ACCION DE NULIDAD DE UNA MARCA Cabe considerarse los siguientes puntos: a) Norma aplicable b) Autoridad ante la cual se debe presentar la acción de nulidad c) Legitimación para presentar una demanda de nulidad a) Norma Aplicable La Resolución administrativa de la Dirección de Propiedad Industrial, que decreta la nulidad del registro de la marca INDIGO Nº 1498/81, tiene fecha 8 de abril de 1997, es decir, cuando regía la Decisión 344, y el artículo 113 hace referencia a esa acción, permitiendo plantearse cuando se presenten, entre otras causales, todas fundamentadas en criterio de ilegalidad, la de conferirse el registro en “contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión”.
En tal virtud, el procedimiento para solicitar la cancelación opera dentro de las previsiones contempladas en la Decisión 344, en aplicación de la Disposición Transitoria PRIMERA que dispone que “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.
En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”, aspectos éstos últimos, que como establece dicha transitoria, quedan sometidos al régimen de la nueva Decisión. En el mencionado Proceso 15-IP-99, este Tribunal expresó: ”Es con arreglo a la transcrita Disposición Transitoria de la Decisión 344 que el régimen aplicable a la resolución de la solicitud de cancelación en vía administrativa del registro de la marca “BELMONT”, es el de la Decisión 344, en vigencia de la cual dicha solicitud fue resuelta mediante actuación administrativa denegatoria del procedimiento de cancelación…”. mutantis mutandi, para el caso sub judice, la nulidad tiene que ampararse en las disposiciones que sobre la materia ha previsto y determinado la norma comunitaria sujetándose dicho trámite en lo sustancial a las normas vigentes al momento de otorgarse el acto administrativo de concesión de registro de una marca.
(ver Procesos 20-IP-97, marca MANUELITA, G.O. Nº 332, de 30 de marzo de 1998, 15-IP-99 y 12-IP-97, antes referidos). En cuanto al procedimiento se reitera lo expresado en las sentencias pronunciadas en los Procesos 11-IP-99 y 68-IP-2000: (…) “En referencia al procedimiento que debe ser aplicado por las autoridades nacionales para el trámite de las acciones de nulidad relativas a asuntos marcarios, El Tribunal ha expresado, tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 144 de la Decisión 344, en el sentido de que los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos o no regulados en ella, se cumplirán con arreglo a lo que determine la respectiva legislación nacional, que son tales procedimientos los que deberán aplicarse.
Ello en consideración a que, salvo los precisos temas sobre causales de nulidad, imprescriptibilidad de la acción, legitimación activa y audiencia de las partes, que se regulan en el artículo 113 de la norma comunitaria (la que, por supuesto, se aplica de preferencia), los demás deberán ser regulados y aplicados con arreglo a la ley nacional”.
(Proceso 11-IP-99, G.O. Nº 466, de 6 de agosto de 1999) b) Autoridad ante la cual debe presentarse la acción de nulidad. Según el mencionado articulo 113 de la Decisión 344, la acción de nulidad puede ser decretada bien a petición de parte interesada o de oficio por la autoridad nacional competente de cada País Miembro entendiéndose como tal al “órgano designado para el efecto por la legislación nacional sobre la materia.” La competencia para el conocimiento de estas acciones “se defiere a lo que disponga el ordenamiento jurídico interno, el cual, de conformidad con lo establecido en la Disposición Final Única, puede atribuirlo a una autoridad judicial o a una administrativa cuando defina el significado de “Autoridad Nacional Competente”; debiéndose destacar que si se atribuye a un organismo de carácter administrativo, de todas formas, dicha atribución deberá mantener su calidad de jurisdiccional”, en cualquier caso se está frente a una actuación jurisdiccional (Proceso 11-IP-99).
La autoridad competente en cualquier caso puede ser el propio órgano administrativo investido de facultad jurisdiccional o sea “un órgano de carácter judicial en ejercicio de la jurisdicción contenciosa administrativa, o uno con funciones exclusivamente contencioso-administrativas ” (Proceso 10-IP-97, G.O. Nº 308, de 28 de noviembre de 1997) La competencia en materia de nulidad de una marca, se regirá por la legislación nacional, acorde con el contenido de la Disposición Final Única, que expresa: “Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional competente al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.
“Asimismo, entiéndase como autoridad Nacional Competente al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”, recalcándose que una será la función de la Oficina Nacional Competente y otra de la Autoridad Nacional, ambas con atribuciones expresas emanadas de la legislación nacional, de tal modo que si a la Oficina Nacional no se le asigna la calidad jurisdiccional, no tendría la competencia para conocer una demanda de nulidad de un registro marcario.
En tal evento se aplicarán las normas supletorias ecuatorianas respecto a competencia y procedimiento, estableciendo previamente cuál es la autoridad nacional -administrativa con funciones jurisdiccionales o la autoridad judicial- que debe conocer de las acciones de nulidad. c) Legitimación para presentar una demanda de nulidad Sobre este aspecto jurídico, el Tribunal se ha pronunciado, entre otros procesos en los siguientes: Proceso 28-IP-95, marca “CANALI”, G.O. Nº 332 de 30 de marzo de 1998; 10-IP-97, marca “COLSUBSIDIO”; 15-IP-99, Marca BELMONT II; 11-IP-99, marca “LELLI” y Proceso 68-IP- 2000, marca “AMOZUL”.
Conforme a lo establecido por la norma comunitaria contenida en el artículo 113 de la Decisión 344, corresponde a la propia autoridad nacional competente, -administrativa o judicial- el poder ejercitar esta acción de “oficio”, observando, en todo caso, el procedimiento establecido por la legislación nacional. Además, puede ejercitar esta acción quien tenga un interés jurídicamente protegido.
Se remite este fallo a lo expuesto por el Tribunal dentro del Proceso 11-IP-99, G.O. Nº 466, de 6 de agosto de 1999, (ratificatorio de lo expuesto dentro del Proceso 25-IP-98, en G.O. Nº 428 de 16 de abril de 1999): ““Por otro lado, en el señalado artículo 113 de la Decisión 344, se prevé la nulidad del registro marcario “DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA”.
En el caso de anulación de oficio, la anulación puede ser decretada por la propia autoridad competente, administrativa o judicial, -siempre que le corresponda el ejercicio de funciones jurisdiccionales sobre la materia- observando el procedimiento establecido en la legislación interna. La participación de dicha autoridad en estos casos permite la protección del interés público.
En el caso de nulidad a petición de parte, es necesario que quien lo solicite tenga y demuestre la calidad de "parte interesada", es decir, debe existir un interés jurídicamente protegido. Por lo tanto, la legitimación se da por interés, que será amparado por la autoridad respectiva en función del interés colectivo, preeminente. Es así como el particular que pretenda accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, supuestamente inválido, previamente deberá acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio a su favor”.
“En definitiva, para poder obtener la nulidad de un acto administrativo concesorio del registro, cuando es solicitada por un particular, éste debe demostrar previamente su interés legitimador, fundamento de la acción intentada; sin que pueda, por tanto, interpretarse la norma contenida en el artículo 113 de la Decisión 344 en el sentido de que los particulares tengan la posibilidad de intentar la acción de nulidad en defensa de un exclusivo interés general o público o de resguardar la pura legalidad de la norma jurídica” En relación con quiénes pueden ser titulares de la acción de nulidad de un registro marcario establecida en el artículo 113 de la Decisión 344, El Tribunal ha manifestado, teniendo en cuenta que la ley dispone que la acción se adelanta “de oficio o a petición de parte interesada”, lo siguiente: “Según el tratadista Breuer Moreno las siguientes son las personas que pueden interponer una acción de nulidad de registro marcario: “a) El titular de una marca, en el supuesto de que se hubiere concedido indebidamente, por ser confundible con otra que gozaba de prioridad.
“b) El interesado directo en el caso de que se hubiere 'sustraído al dominio público un signo que podía ser empleado por cualquiera', y en tal caso 'el comerciante que pudo emplear la denominación genérica, y ya no podría hacerlo por la apropiación ilícita, resultando perjudicado'. “c) Titulares de nombres comerciales o civiles. “Bertone y Cabanellas mencionan entre los particulares interesados para solicitar la nulidad de una marca ‘a los comerciantes u otros potenciales usuarios de las marcas que se vieren imposibilitados de utilizarlas libremente en razón de un registro nulo, el titular de una marca confundible con aquella cuya nulidad se pretende, el titular de un nombre comercial y de una denominación social y, en general, cualquier persona que vea afectados sus derechos por la marca cuya nulidad se plantea”.
(Proceso 10-IP-97, marca COLSUBSIDIO) Antes de proceder a conocer el fondo del asunto, la autoridad nacional competente en el juzgamiento de este caso, debe analizar dos circunstancias previas y necesarias: a) Si quien dictaminó sobre la nulidad del registro marcario era un organismo administrativo con la calidad de jurisdiccional o en ejercicio de función jurisdiccional, y b) Si quien presentó la demanda de tal nulidad ha acreditado previamente ser “parte interesada” que le legitime para solicitar el acto de anulación, porque de no cumplirse con estos requisitos previos, el acto provocado por una autoridad sin dicha competencia carecería de legitimidad y por lo tanto sería nulo o anulable.
VII. RENOVACION DE UNA MARCA La concesión del derecho al uso exclusivo de un signo distintivo marcario tiene una duración de diez años, procediendo su renovación por períodos sucesivos de diez años, para la cual es necesario que el titular presente en su debida oportunidad la respectiva solicitud. (Artículos 98 y 99 de la Decisión 344) Las renovaciones sucesivas prolongan la existencia jurídica del derecho por el tiempo que fije la norma comunitaria.
En este sentido una marca tendrá una duración indefinida en tanto en cuanto se produzcan dichas renovaciones. Las solicitudes de renovaciones no pueden ser objeto de oposición u observaciones por parte de terceros. Sin embargo, no se ha de entender que con las renovaciones el signo deje de ser impugnable en cualquier momento (imprescriptilidad de la acción) si, como se advirtió anteriormente, el registro fue conferido en violación de alguna norma comunitaria contenida en la Decisión 344.
Resulta inadmisible sostener que “la renovación además convalide irregularidades congénitas del acto administrativo que otorgó el registro” (Sentencia en el Proceso 12-IP-97). Las renovaciones en consecuencia no sanean, según la Decisión 344, ni con el transcurso del tiempo, cualquier nulidad que pudo ser observada mientras la marca se encuentra vigente.
VIII. IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCION DE NULIDAD La actora fundamenta su demanda, entre otros argumentos, en el hecho de que según la Ley Ecuatoriana sobre marcas, la acción de nulidad o anulabilidad prescribe en cinco años. El principio general es que en todos los aspectos sobre propiedad industrial que se encuentren regulados por la Decisión 344, se aplicará la norma comunitaria por su carácter preeminente sobre el derecho nacional.
Sin embargo, hay sectores legales que no se encuentran regulados por dicha Decisión en razón de que el legislador comunitario no consideró la necesidad de hacerlo (remisión tácita) o que en forma expresa se remite a la legislación nacional. En ese sentido el artículo 144 al referirse a la complementación de las normas internas dice: ”Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”, aclarando que las normas nacionales no podrán en ningún caso contradecir ni oponerse a la normativa andina.
“Sin embargo cabe anotar que el criterio de la complementariedad tiene carácter excepcional, y a él le son aplicables principios tales como el del “complemento indispensable”, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas. Este régimen de excepción, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica.
Lo anterior significa que de acuerdo con el artículo 144 de la Decisión 344, para que tenga validez la legislación interna, se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunitaria…” (Procesos 10-IP-94, G.O. Nº 177, de 20 de abril de 1995; 22- IP-95, G.O. Nº 220, de 9 de agosto de 1996; y 8-IP-98, G.O. Nº 338, de 11 de mayo de 1988).
La legislación nacional no puede agregar o suprimir normas sobre aspectos regulados por la legislación comunitaria o “que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella”, debiendo únicamente legislar sobre lo no comprendido en la Decisión comunitaria (Proceso 2-IP-88, G.O. Nº 33, de 26 de julio de 1988 y reiterado en el ya citado Proceso 10-IP-94) En la Decisión 344, la acción de nulidad, según lo prescrito en el inciso último del artículo 133, puede incoarse “en cualquier momento”, “por lo que su interposición no está sujeta o condicionada a plazo alguno, tratándose de una acción imprescriptible” (Proceso 11-IP-99, marca “LELLI”, G.O. Nº 466, de 6 de agosto 99, reiterado en proceso 68-IP-2000, marca “AMOZUL”, G.O. Nº 612 de 25 de octubre 2.000).
En consecuencia, y acorde con el principio de la preeminencia del derecho comunitario sobre el nacional, y reconociendo aquel la imprescriptibilidad de la acción de nulidad del registro de una marca, no cabe aplicar para estos casos la ley nacional, sino atenerse en estricto derecho al ordenamiento comunitario andino, todo dentro del contexto de la Decisión 344.
Tampoco se admite la aplicación de la reciente Decisión 486, que contempla la prescripción de la acción para la nulidad relativa por razones violatorias a derechos de terceros, artículo 172, por no ser norma aplicable al caso. IX. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS DE DENOMINACIONES DE USO COMUN Algunas de las prohibiciones contempladas en los artículos 58 de la Decisión 85 y 82, de la Decisión 344, se dirigen en dos sentidos: en admitir dicho registro a signos que se diferencien de otros ya solicitados o registrados para impedir la confundibilidad entre ellos o evitar que con el registro se afecte derechos de terceros, y que cada signo per se guarde una distintividad propia frente a los productos o servicios que la marca va a cubrir.
En esta última dirección apunta la prohibición contemplada tanto en el literal d) del artículo 58 de la Decisión 85, como el literal e) del articulo 82 de la Decisión 344. La esencia de la distintividad del signo se opone a que puedan ser registrados aquellas denominaciones que constituyan el género o la calidad del producto, describan sus cualidades esenciales o su especie, o constituyan palabras de uso común que sirvan para designar a los productos o servicios, etc.
En todos estos casos, nombre o designación del producto o servicio constituiría la denominación el nombre o la denominación a registrarse, confundiéndose en todo caso, el signo con el producto, lo cual se interpone en la distintividad que el signo debe reunir frente a los productos. Dentro del proceso 27-IP-97 (G.O. Nº 257 de 14 de abril de 1997) este Tribunal expresó: “Carecen de la calidad o condición de signos registrables todos los que sean genéricos, descriptivos y usuales del producto o servicio a amparar, o aquellos que sin haber sido inicialmente la designación común del producto o del servicio por el uso de la marca, ésta se convierte en el nombre común del producto, ya que todos ellos han perdido su distintividad frente a los productos.
Así mismo, no podrán ser registrados como signos los que en el lenguaje comercial, en los modismos o la jerga son los utilizados para designar al producto, aunque la significación gramatical sea diferente. El significado común que una palabra o vocablo tenga en un país será obstáculo para que se registre la marca para productos que tengan relación con el mismo.
Así por ejemplo, el vocablo "guagua" que es utilizado con el significado de autobús en un país, bien podría ser registrado para esa clase de productos o servicios en Ecuador, donde esa expresión tiene el significado de niño. (ver proceso 33-IP-95, marca “PANPAN PAN PAN”, G.O. Nº 257, del 14 de abril de 1997 y proceso 27-IP-97). Consecuentemente, una palabra o denominación usual podría ser registrable en un País Miembro, en tanto que en otro podría negarse precisamente por ser común o usual”.
La causal de irregistrabilidad de un signo debe ser analizada en conexión directa con los productos o servicios que el signo va a cubrir. Si de ese análisis se desprende que entre signos y productos existe una relación genérica, o que el signo representa o describe al producto, o que es el término usual y común utilizado para señalar o mencionar a los productos y servicios el signo será irregistrable.
Pero si la situación planteada no presenta esa relación el signo puede ser registrado. Por ese motivo, hay signos genéricos, descriptivos o de uso común, que nada dicen ni en nada se refieren a los productos o servicios a ser cubiertos, por lo que el impedimento registral no prospera. Así, por ejemplo, hielo puede ser utilizado para muebles pero no para helados; dulce, para ropa y ser irregistrable para caramelos; terciopelo para chocolates pero no susceptible de registro para telas.
La irregistrabilidad también ha de medirse, en cuanto se refiera a palabras de uso común o usual, relacionando si esa palabra es realmente la utilizada en forma general, como dice la norma del artículo 58, literal c) de la Decisión 85 por el lenguaje corriente o las costumbres comerciales, para distinguir ese producto y no exista otra palabra con la cual ese producto pueda ser designado, privando a los competidores el uso del mismo para sus productos, pues la norma comunitaria no puede proteger a un empresario en desmedro de otros.
La significación o alcance etimológico que una palabra tenga en el diccionario no es impedimento para su utilización como marca, pues, como se ha dicho, es necesario el examen de la palabra frente a los productos que la marca va a cubrir y si ésta realmente es el término usual empleado para la designación del producto por parte del público.
De referirse la palabra sólo a un color o a otro producto que no es el usual en el comercio para designar a ese específico producto el signo no tendría impedimento de registro. X. LA DISPOSICION FINAL UNICA En esta disposición, la Decisión 344 indica que se entenderá como Oficina Nacional Competente a la entidad administrativa que esté encargada del registro de la propiedad industrial y que asimismo, se entenderá por autoridad nacional competente al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.
Con las consideraciones antes indicadas EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. Para demandar la nulidad de un registro marcario, conforme al artículo 113 de la Decisión 344, el accionante deberá legitimar su intervención demostrando ser parte interesada, excluyéndose de dicha acción a “cualquier persona” 2. Conforme a la Decisión 344, artículo 113, el registro de una marca será anulado bien de oficio o a petición de parte interesada, por la Autoridad Nacional competente, según la atribución de competencia realizada por la ley nacional.
En todo caso, si la atribución se efectúa en una dependencia administrativa el ejercicio de tales funciones comportará el desarrollo de funciones jurisdiccionales por parte de ésta, todo ello en cumplimiento de lo que establece la disposición final Única de la Decisión 344. 3. Acorde con el principio de la preeminencia del derecho comunitario sobre el nacional, y reconociendo aquel la imprescriptibilidad de la acción de nulidad del registro de una marca, no cabe aplicar para estos casos la ley nacional, sino atenerse en estricto derecho al ordenamiento comunitario andino, todo dentro del contexto de la Decisión 344. 4.
La esencia de la distintividad del signo se opone a que puedan ser registradas aquellas denominaciones que constituyan el género o la calidad del producto, describan sus cualidades esenciales o su especie, o constituyan palabras de uso común que sirvan para designar a los productos o servicios, etc. En todos estos casos, el nombre o designación del producto o servicio, constituiría la denominación, el nombre o la denominación a registrarse, confundiéndose en todo caso, el signo con el producto, lo cual se opone a la distintividad que el signo debe reunir frente a los productos. 6.
La causal de irregistrabilidad de un signo debe ser analizada en conexión directa con los productos o servicios que el signo va a cubrir. Si de ese análisis se desprende que entre signos y productos existe una relación genérica, o que el signo representa o describe al producto, o que es el término usual y común utilizado para señalar o mencionar a los productos y servicios el signo será irregistrable.
Pero si la situación planteada no presenta esa relación el signo puede ser registrado. 8. Las renovaciones sucesivas de una marca no sanean los vicios de nulidad que pudieron surgir al momento de conceder un registro marcario. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso Interno Nº 4030-EGF.
Notifíquese la presente sentencia, a la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, mediante copia sellada y certificada. Remítase igualmente, copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO