PROCESO 99-IP-2000 Interpretación prejudicial del artículo 81 letra a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno No. 5898. Actora: ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC. Marca: ALTIMA.
Magistrado Ponente: GUALBERTO DÁVALOS GARCÍA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los dos días del mes de marzo del dos mil uno, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Magistrada Olga Inés Navarrete Barrero, en oficio 2069 de 30 de octubre del 2000, recibido en El Tribunal el 15 de noviembre del 2000.
V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal y que por ello previamente fue admitida a trámite. 1.
ANTECEDENTES. 1.1. Las partes. Es demandante ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC. frente a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que es demandada por haberle negado registro a su solicitud para la marca ALTIMA destinada a distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la clasificación internacional de Niza. 1.2. Actos demandados en el proceso interno. La resolución Nº 10779 de 16 de junio de 1999 con la cual se revocó la resolución N° 1514 de enero 30 de 1999, la cual concedió el registro a la marca ALTIMA (mixta) para distinguir aceites y grasas comestibles, productos comprendidos en la clase 29 Internacional. 1.3.
La demanda. Fundamenta su acción, al considerar que existe una indebida aplicación del artículo 83 letra a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que sostiene, que los supuestos fácticos contemplados en la referida norma “nos presentan dos posiciones extremas una basada en la marca o signo distintivo y otra en el objeto de signo distintivo o causa eficiente de la misma, denominado consumidor y en medio de ellas se encuentra otra proposición basada en la forma o método como el signo distintivo afecta al consumidor” y continúa señalando: “Ya ha hecho carrera en la Superintendencia de Industria y Comercio una práctica que debe descontinuarse, pues ella trae interpretaciones legales o seudo interpretaciones que en ninguna forma se acomodan al espíritu de la ley, pues el Despacho citado aplica e interpreta las normas como si se tratara de fórmulas matemáticas que de manera uniforme y sin variación pueden duplicarse en infinidad de casos, sin tener en cuenta los productos o servicios de que se trata, tampoco se tiene una debida cuenta al consumidor, la naturaleza del mismo y la forma como ese consumidor se ve afectado por la marca.
Obviamente las resoluciones que motivan la presente acción no son la excepción”. La actora considera, en las dos marcas que sus diferencias saltan a la vista; no se le otorgó su legítimo derecho a la defensa y que la Superintendencia de Industria y Comercio no consideró la totalidad de los elementos integrantes, sino las partes aisladas, por lo cual se debe tomar en cuenta los elementos característicos de cada denominación, los cuales marcan la primera impresión o impacto que recibe el público consumidor.
Concluye señalando que estos criterios no se utilizaron al comparar las marcas ALTIMA (mixta) y ALPINA. 1.4. Contestación de la demanda. Contesta la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio en memorial dedicado a defender la legalidad de los actos acusados aduciendo que, ella dentro de su competencia expidió la Resolución N° 10779 de 16 de junio de 1996 negando el registro como marca de “ALTIMA“ para distinguir productos de la clase 29 de la clasificación internacional, por estar incursa en la causal de irregistrabilidad señalada en el apartado a) del artículo 83 de la Decisión 344.
Con referencia a la norma anteriormente citada, considera que una vez efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas ‘ALTIMA’ solicitada por Advanced Total Marketing System Inc y ‘ALPINA’, es irregistrable esta última. 1.5. Resolución Impugnada. La Resolución Nº 10779 de 16 de junio de 1999, por la cual la Administración decide una observación y determina negar el registro, fundamentándose en la letra a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, manifestando: “TERCERO.- La marca es el SIGNO DISTINTIVO, de los productos o servicios en un mercado de libre competencia, y como tal cumple una función individualizadora.
Entre los productos del mismo género, especie o grupo, LA MARCA ES EL ELEMENTO IDENTIFICADOR que permite al empresario considerar suyo al producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto que conoce según la marca”. Señala que el estudio de confundibilidad, al comparar la marca solicitada ALTIMA y la marca en que se basa la observación ALPINA, existe semejanzas que pueden ocasionar en el público consumidor error, por lo cual no pueden coexistir en el mercado.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. La competencia del Tribunal para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, deriva de lo que dispone el artículo 32 del Tratado de su Creación.
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. El Tribunal considera la norma cuya interpretación se solicita, el apartado a) del artículo 83 de la Decisión 344, el cual se transcribe a continuación. 3.1. Artículo 83. “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:” “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”; 4.
CONSIDERACIONES. Son aspectos a los cuales se referirá El Tribunal en esta interpretación los que dicen relación con confundibilidad marcaria y dentro de él: similitud y riesgo de confusión; las marcas confrontadas (marcas denominativas y mixtas); y, reglas para realizar el cotejo marcario de signos denominativos y mixtos
4.1. CONFUNDIBILIDAD MARCARIA Uno de los temas de mayor dificultad e importancia es el que vamos a desarrollar en la presente ponencia, ya que un signo podrá ser registrado como marca cuando a más de reunir las condiciones de perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, es –sobretodo- distintivo. La distintividad debe ser intrínseca, es decir que permita distinguir al signo del nombre usual o designación necesaria del producto o servicio que pretende identificar y la extrínseca que es la que diferencia a una marca de otros signos registrados o solicitados con anterioridad, lo cual implica, que el signo va a permitir identificar a los productos en el mercado diferenciándolos de otros productos similares, permitiendo a su titular lograr expender dentro del mercado su mercancía o los servicios que oferta, con la confianza en que no va existir ninguna clase de confusión con otro producto similar de otra persona, lo cual iría a mermar sus justas ganancias y permite que el consumidor tenga la certeza de que ha adquirido el producto que deseaba o necesitaba, manifestándose de esta manera lealtad en comercio de productos y servicios.
Dentro del sistema marcario, no se puede aceptar que existan dos signos que sean idénticos o similares pertenecientes a diferente titular y que amparen los mismos productos o servicios. Pero esto no implica, como bien lo afirma Jorge Otamendi, que los signos sean inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. “El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos.
“Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del ‘riesgo de confusión’, evitando que las marcas sean ‘claramente distinguibles’. La existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase”[1]. 4.1.1.
SIMILITUD Y RIESGO DE CONFUSIÓN. Por lo señalado en el anterior acápite, no es posible el otorgar el registro a un signo en el cual pueda presentarse el riesgo de confusión, ya que este riesgo tiene varias consecuencias que no pueden dejarse pasar por alto, porque al hacerlo se contradice el fin de las marcas y su registro carecería de utilidad práctica.
La marca busca proteger la inversión efectuada por su titular en la obtención de una clientela, lo cual lo ha hecho a través de la publicidad, marketing, atención a sus clientes y todos los beneficios propios del producto, lo cual le hace acreedor de una preferencia del público consumidor. “La clientela formada por el empresario constituye una propiedad en el sentido amplio de la palabra.
Es esta propiedad la que la ley protege en primer término”[2]. (resaltado del original) Esta identificación que se logra a través de la marca, es lo que permite al empresario competir, constituyéndose en medio para la protección de las sanas prácticas comerciales –lealtad entre comerciantes-, lo cual, además le permite a su titular proteger sus intereses económicos, ya que no corre el riesgo de que alguien aprovechándose indebidamente del prestigio o de sus esfuerzos por dar a conocer en el mercado su marca, obtenga un beneficio indebido e injusto, y lo que es peor aún, que perjudique a la marca registrada, porque si el producto imitador, es de mala calidad el público consumidor también lo asociará con la marca imitada y no lo volverá a adquirir.
“Una función secundaria que cumplen las marcas es – a nuestro modo de ver – la de protección al consumidor. Al identificar el producto, permiten a los consumidores la compra por repetición. La mayor o menor bondad de un producto o servicio será referenciada por el consumidor en relación con la marca, independientemente del lugar donde haya adquirido el producto en anteriores ocasiones”; y continúa: “Entendemos que la función de protección al consumidor es secundaria – no por ellos menos importante – de la de proteger la propiedad del empresario, debido a que la protección primaria del consumidor se obtiene por medio de las leyes específicas de defensa del consumidor o de la lealtad comercial”[3].
Estos fines no se cumplen si es que se otorga el registro a signos en los que se presente el riesgo de confusión, con otro ya registrado o solicitado con anterioridad, por lo que es imperativo a la oficina nacional competente el efectuar el análisis de confundibilidad y en caso de determinarse que ésta existe, negar el registro al signo solicitado.
Este examen debe ser realizado con gran prolijidad y cuidado para determinarse si es que existen algunas de las circunstancias enumeradas en el artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que sólo éstas –referidas a derechos de terceros– pueden ser causales de rechazo de la solicitud de registro de marca. Por lo tanto la letra a) del artículo 83, señala que se deberá negar el registro a un signo como marca, si es que éstos son idénticos o similares a otro ya registrado por un tercero, pero siempre “que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios”.
Para determinar si existe esta confusión, el Tribunal Andino ha establecido algunas reglas a la que se refiere esta sentencia. 4.1.2 MARCAS CONFRONTADAS El Juez Nacional debe tomar en cuenta que en las marcas enfrentadas encontramos una denominativa, es decir, la que únicamente está compuesta por palabras, y la mixta que tiene un elemento denominativo y otro gráfico.
Las marcas denominativas, verbales o nominales, como ya señalamos, son aquellas que están compuestas por un signo acústico resultado de la combinación de letras o palabras que forman un conjunto pronunciable que pueden tener un significado conceptual (ante lo cual estaríamos ante marcas evocativas o sugestivas) o carecer de él (como es el caso de marcas de fantasía o caprichosas).
Las marcas mixtas son aquellas que no sólo se encuentran formadas por un elemento denominativo o gráfico, sino que se halla conformada por los dos elementos, es decir, un elemento gráfico y un elemento denominativo. La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro tanto del elemento nominativo como del gráfico en uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no en sus elementos por separado. Se ha reconocido que en las marcas mixtas se debe identificar al elemento característico el cual en la generalidad de los casos es el nominativo, y se procederá de la siguiente manera: “Identificada la dimensión característica de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en otra el denominativo o viceversa y en tales casos la conclusión lógica será la de que no existe confusión. Si, por el contrario, el elemento predominante en ambas marcas es del mismo tipo denominativo o gráfico, corresponderá el respectivo cotejo entre las palabras o los dibujos.”[4] 4.1.3 REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO Para efectuar la comparación entre las marcas mixtas y las marcas denominativas, este Órgano Comunitario, en anteriores oportunidades ha expresado varios criterios de gran utilidad, los cuales vale la pena volver a expresarlos en esta oportunidad: “La complejidad de la comparación marcaria es más acentuada si se trata de marcas de diferente especie como en el caso presente, en el que el conflicto se pretende dilucidar entre marcas denominativas frente a marcas mixtas.
Sobre éstas, ya se ha expresado que el elemento denominativo, generalmente, sobresale sobre el mixto. Esa tesis se fundamenta en que la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación. (Proceso 4-IP- 91, G.O. N° 97 de 16 de diciembre de 1991, y Proceso 9-IP-94, G.O. 180 del 10 de mayo 1985).
“Si en la marca mixta predomina el factor gráfico, no habría lugar a la comparación con la marca denominativa, lo que se traduciría en la inconfundibilidad marcaria”[5]. Es misión del Juez consultante el determinar el elemento característico, para de esta manera efectuar la comparación con el fin de establecer si existe el riesgo de confusión, o si éste no existe, y que en caso de ser así se deberá negar el registro; y que como se ha puntualizado en la presente ponencia no pueden existir dentro del sistema marcario marcas confundibles pertenecientes a dos titulares diferentes.
Este elemento resalta sobre el resto, convirtiéndose en la parte más distintiva de la marca y la que debe tener consideración especial el examen de comparación. En caso de determinarse que lo relevante es el elemento denominativo, se deberá aplicar las reglas que han sido desarrolladas por la jurisprudencia de éste Tribunal, recogiéndolas de la doctrina: “En efecto, para determinar el “riesgo de confusión” se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, por que en suma es el criterio de éste el que prevalecerá a través de su decisión judicial definitiva, para adoptar la cual deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de las marcas, con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario.
De ahí la elaboración por la doctrina de reglas ad hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal: “1.- Reglas para el cotejo marcario “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.
Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.): - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
“En relación con las cuales, este Tribunal ha distinguido: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1987 marca “VOLVO”, 04-IP-94 G.O. No. 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995, marca “DIDA”)”.[6] Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Dentro del sistema marcario, no pueden existir dos signos que sean idénticos o similares pertenecientes a diferente titular y que amparen los mismos productos o servicios con su respectivo registro como marcas.
Segundo: Para que los fines de las marcas se cumplan no se debe otorgar el registro a signos en los que se presente el riesgo de confusión, debiendo la oficina nacional competente efectuar el análisis de confundibilidad y en caso de determinarse que ésta existe, negar al registro del signo solicitado con posterioridad. Tercero: Antes de efectuar el examen de registrabilidad de las marcas, el Juez Nacional debe determinar la clase de marcas constituidas por los signos enfrentados, tomando en cuenta que las marcas denominativas, son aquellas que pueden estar compuestas por palabras con significado conceptual o no; mientras las marcas mixtas a más del elemento denominativo tienen un elemento gráfico.
Cuarto: Al efectuar la comparación entre una marca denominativa y una mixta, se debe determinar cual es el elemento preponderante, para de esta manera establecer la existencia o no del riesgo de confusión. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 5898, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Proceso 09-IP-94, sentencia del 24 de marzo de 1995, Marca: “DIDA”.
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, pág. 88. [2] Derecho de Marcas, Martínez Medrano Gabriel A. pág.: 26. Ediciones La Roca. Buenos Aires. 2.000. [3] Martínez Medrano Gabriel A., ob. Cit. pág. 27. [4] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I, pág.: 171. Proceso 4-IP-88. [5] Proceso 04-IP-94, sentencia del 7 de agosto de 1995, Marca: “EDEN FOR MAN”.
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, págs. 137 – 138. [6] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19-VIII-98. Proceso 10-IP-98. Caso: GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta). En G.O.A.C. Nº 394 de 15-XII-98.