PROCESO 87-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Cuenca e interpretación de oficio de los artículos 95 y 96 ibidem. Proceso Interno Nº 109-99.

Actor: MOLIPASTA MOLINO Y PASTIFICIO CÍA. LTDA. Marca: FIDEOS DEL REY (Etiqueta). Magistrado Ponente: JUAN JOSE CALLE Y CALLE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil uno. En la solicitud formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Cuenta, de la República del Ecuador, en oficio Nº 552-TDCAC- 2000, recibido en este Tribunal el 6 de octubre del año dos mil.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra ajustada a las prescripciones de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 61 del respectivo Estatuto. Que este Tribunal comunitario es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando como juez comunitario como lo es en el caso la alta jurisdicción requirente y en la medida en que dichas normas resulten pertinentes –a juicio del Tribunal Andino- para la resolución del litigio interno. Que la interpretación se plantea en razón de que la sociedad MOLIPASTA MOLINO Y PASTIFICIO ITALIA CÍA. LTDA. demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de la resolución 0029647 del 19 de abril de 1999, expedida por el Director de Propiedad Industrial en la que niega el registro del signo FIDEOS DEL REY Y LOGOTIPO.

En razón de lo cual procede este Tribunal a absolver la consulta formulada previo resumen tanto de los hechos como de los argumentos esgrimidos en el proceso interno. 1. La actora MOLIPASTA MOLINO Y PASTIFICIO ITALIA CIA. LTDA., presentó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial la solicitud de registro como marca del signo mixto FIDEOS DEL REY Y ETIQUETA, para proteger productos de la Clase Internacional Nº 30. 2.

Dentro del término legal establecido en el artículo 93 de la Decisión 344, no fueron presentadas por parte de terceros observaciones a la solicitud de la marca. 3. Por resolución de 19 de abril de 1999 el Director Nacional de Propiedad Industrial, negó la solicitud de registro, fundamentando dicha decisión en la existencia previa del signo mixto EL REY (LOGOTIPO), cuya titularidad pertenece a la compañía FÁBRICA DE ESPECIES Y PRODUCTOS EL REY S.A., argumentando que de conformidad con el artículo 83 literal a) de la Decisión la denominación EL REY Y LOGOTIPO registrada a nombre de la Compañía FÁBRICA DE ESPECIES Y PRODUCTOS EL REY S.A. para proteger productos de la Clase Internacional Nº 30, era confundible con la marca solicitada.

Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, considera: I. NORMAS A SER INTERPRETADAS En atención a lo expresamente requerido el Tribunal procederá a interpretar los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, adicionados con la interpretación de oficio de los artículos 95 y 96 ibídem, por cuanto la demandada hace referencia especial al examen de registrabilidad: DECISION 344: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior.

( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos;

“a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. II. CONSIDERACIONES: Los aspectos a los cuales se referirá el Tribunal en esta interpretación son, los que dicen relación con los requisitos para el registro de las marcas, la irregistrabilidad de los signos similares, la confundibilidad, la obligatoriedad del examen y la falta de motivación. III.

LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCA El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, señala claramente los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca, y estos son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. El primer requisito es la perceptibilidad, o sea, la capacidad que tiene un signo de ser captado por los sentidos y que por tanto pueda ser conocido por el público consumidor.

La característica de la perceptibilidad que se exige al signo está referida a la impresión que causa en los sentidos y en especial a los que son utilizados normalmente dentro del mercado para identificar un producto o servicio. La norma comunitaria exige además, que el signo sea distintivo, es decir que permita identificar claramente los productos o servicios que comercializa su titular y distinguirlos de otros similares producidos por sus competidores.

La característica de la distintividad implica además, que no induzca al público a error o engaño, lo que en caso de presentarse en una solicitud de registro acarrea que el signo no sea registrable. El tercer requisito que debe tener un signo para poder ser registrado como marca es la susceptibilidad de representación gráfica, requisito que radica en la descripción que permite tener una idea del mismo pudiendo consistir en palabras, signos, figuras o cualquier otro mecanismo que permita materializar el signo y que de esta forma se lo pueda registrar, archivar y publicar.

IV. LA IRREGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS SIMILARES Reunir las condiciones exigidas por el artículo 81, no garantiza por sí solo el registro de la marca, sino que además, no debe incurrir en ninguna de las prohibiciones señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. En efecto, el artículo 82, literal a) señala que no podrá registrarse un signo que no sea distintivo o que no llene los otros requisitos exigidos por el artículo 81.

El inciso h) del artículo 82, prohíbe el registro de los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. El artículo 83 así mismo, en su inciso a) prohíbe el registro como marca de los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, de forma que puedan inducir al público a error.

En el presente caso, la administración ha negado el registro de la marca FIDEOS DEL REY Y LOGOTIPO, por existir anteriormente registrada la marca EL REY LOGOTIPO, para proteger la misma clase de productos en base a la semejanza entre ambas. La determinación de la confundibilidad responde a una decisión unilateral de la administración o en su caso del juzgador, decisión que no está librada a la arbitrariedad, sino que debe ser adoptada con base en principios y reglas elaboradas por la doctrina y la jurisprudencia, a efectos de precisar el grado de confundibilidad que puede ir del extremo de la identidad al de la semejanza.

V. LAS MARCAS MIXTAS Y REGLAS PARA SU COMPARACIÓN En el cotejo entre dos marcas mixtas compuestas por un elemento denominativo y un elemento gráfico, es necesario llegar a precisar cuál de los dos elementos que las conforman, tiene mayor fuerza de penetración en el público consumidor, a fin de poder identificar el que resulte más importante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo, elemento que en definitiva será el que las caracterizará. Pueden ser confundibles denominaciones que aunque gramatical o fonéticamente no sean similares, induzcan sin embargo a error al publico consumidor dada su identidad gráfica.

Las reglas para determinar el riesgo de confusión tienen que ver con el hecho de que: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, regla que se ha considerado de máxima importancia, por lo que, obliga a que ese cotejo deba ser realizado en conjunto, sea cual fuere el tipo de marcas. Estas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, es decir, que en la comparación predomina el método de cotejo sucesivo –sin que sea pertinente un análisis simultáneo- por cuanto el consumidor tampoco identifica simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

Deben tenerse en cuenta más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas. Al respecto Breuer Moreno ha expresado que: “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos identificados con las marcas conformadas.

VI. LA OBLIGATORIEDAD DEL EXAMEN Dentro del procedimiento para obtener el registro de una marca, la norma comunitaria permite que cualquier persona que tenga legítimo interés pueda presentar observaciones a la solicitud de registro de una marca. Pero aun cuando las observaciones no procedan o éstas no se hubieran presentado, la oficina nacional competente está obligada a realizar un examen de fondo sobre la registrabilidad del signo antes de otorgar o denegar el registro marcario.

Al respecto, este Tribunal ha manifestado: “El examen de fondo que como se ha señalado lo debe realizar la oficina nacional competente, tiene por objeto determinar si el signo reúne las condiciones necesarias para ser registrado como marca o si incurre en alguna de las prohibiciones determinadas en la norma comunitaria en los artículos 82 y 83.

Examen que es una obligación de la Administración el realizarlo, sin que sea necesario que existan observaciones. “La Administración, tal como dispone el artículo 96 de la Decisión 344, deberá emitir una resolución motivada en forma adecuada, es decir que se deberá proveer a los interesados la justificación de la acción para permitirles, en caso de creerlo oportuno, impugnarlo ante la autoridad competente”.

VII. LA FALTA DE MOTIVACIÓN Alega el actor de la causa que la resolución objeto de la impugnación carece de la debida motivación a que se refiere el 2do. párrafo del artículo 95 de la Decisión 344, según el cual vencido el plazo concedido al interesado para contestar sus observaciones, la oficina nacional competente deberá decidir acerca de las mismas y expresamente sobre la concesión o denegación del registro, de lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

Al respecto, este Tribunal ha manifestado: “La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinan al funcionario a pronunciarse en uno u otro sentido tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o las situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto. La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué del acto y la razón de ser de la resolución o declaración, constituyendo por ello una formalidad sustancial cuya ausencia, insuficiencia, error o falsedad puede llevar a la nulidad del acto.

La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador sobre el derecho y los hechos y la resolución adoptada frente a los efectos que el acto va a producir, constituirá la ecuación jurídica para hablar de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación”. (Proceso 04-AN-97, G.O. Nº 373, de 21 de septiembre de 1998) Así las normas comunitarias exigen que todo acto administrativo a través del cual se pretenda conceder o denegar el registro de un signo, deberá exponer las razones de hecho y de derecho que llevaran a emitir la decisión respectiva, lo que permitirá debatirlas una vez que se las haya conocido.

Con base en las consideraciones expuestas, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA: CONCLUYE: 1. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y además, si no incurre en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 2.

No son registrables como marcas los signos que no sean distintivos por no ostentar los requisitos de perceptibilidad, posibilidad de representación gráfica y distintividad. 3. Tampoco son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para su registro y destinada a amparar los mismos productos, de modo que puedan inducir al público a error. 4.

No hay lugar a registro de marcas cuando las que se pretenda inscribir sean confundibles con otras. 5. La determinación del riesgo de confusión entre los signos confrontados, en el presente caso, surgirá de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que debe tenerse en cuenta los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la parte considerativa de la presente providencia. 6.

El examen de fondo es obligatorio tanto en el caso en que se hayan presentado observaciones como en el caso en que no se hubiera presentado. 7. El acto administrativo que otorgue o deniegue el registro de una marca, debe ser debidamente motivado y notificado al interesado. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Cuenca, deberá adoptar la presente interpretación, al dictar sentencia dentro del Proceso Interno Nº 109-99, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Notifíquese al mencionado Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Cuenca, la presente providencia, mediante copia certificada. Así mismo, remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO