PROCESO 30-IP-2001 Solicitud de Interpretación Prejudicial del artículo 58 literal h) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Además se interpretará de oficio la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344.
Expediente Interno No. 5209. Actor: Austin Reed Limited. Marca: Austin Reed. Magistrado Ponente: Gualberto Dávalos García EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veintisiete días del mes de junio del dos mil uno, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, por intermedio del Dr. Manuel S. Urueta Ayola, Consejero de Estado, mediante oficio No. 201 de febrero 5 del 2001, recibido en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 27 de marzo del 2001.
Expediente interno No. 5209. VISTOS: Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos contemplados en el artículo 61 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 11 de Abril del 2001. 1.
ANTECEDENTES. Como hechos relevantes para la interpretación, la instancia nacional consultante ha señalado los siguientes: 1.1. Las Partes Es demandante la sociedad Austin Reed Limited, representada por su apoderado Humberto Rubio Camacho. La demanda se dirige contra la Nación, representada por el Ministerio de Desarrollo Económico, Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia a fin de que se declare la nulidad de la Resolución No. 02657 de 14 de Junio de 1984, por la cual se concedió el registro de la marca de fábrica Austin Reed a favor del señor Diego Pineda Jiménez.
1.2. ACTO DEMANDADO EN EL PROCESO INTERNO Es la Resolución No. 02657 de 14 de Junio de 1984, expedida por el Jefe de la División de Propiedad Industrial que concede el Registro de la marca “AUSTIN REED”; pretendiendo con la acción intentada, que se declare la nulidad de la Resolución 02657 de 14 de Junio de 1984, y como consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad y la cancelación del certificado de Registro Número 112.729 de 14 de Junio de 1984 y de la Resolución No. 00258 de 22 de Febrero de 1993 por medio de la cual se concedió la renovación de la marca Austin Reed Certificado de Registro No. 112.729, 1.3.
HECHOS Y FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.
HECHOS: Mediante Resolución No. 02657, de Junio 14 de 1984, la División de Propiedad Industrial hoy División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó al señor Diego Pineda Jiménez el registro de la marca Austin Reed. Mediante Resolución No. 00258 de 22 de Febrero de 1993, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó renovación de la marca Austin Reed quedando vigente hasta el 14 de Junio del año 1999.
Mediante Resolución No. 013800 de 29 de Mayo de 1997, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó inscribir el traspaso que de la marca Austin Reed efectúo el Sr. Diego Pineda Jiménez, a favor de la sociedad Austin Reed Manufacturas y Compañía Limitada, sociedad domiciliada en la ciudad de Pereira, Risaralda, Colombia. 1.4.
FUNDAMENTOS DE DERECHO Fundamenta el demandante su acción, en que la Resolución que por medio de esta acción se impugna, violó las normas de irregistrabilidad, consagradas en la ley marcaria, especialmente el numeral h) del artículo 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, en la medida de que concede la marca Austin Reed a favor de Diego Pineda Jiménez, persona diferente al Sr. Austin Reed, sin consentimiento de éste para obtener el registro; signo que por ser exactamente igual al de su representada, no tiene capacidad para distinguir en el mercado los productos de cada compañía. Expresa el actor que el acto administrativo impugnado está falsamente motivado, puesto que la marca era irregistrable al tenor del literal h) del artículo 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena. 1.5 CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: La demandada contesta oponiendo la siguiente excepción: legalidad del acto administrativo acusado, por cuanto con la expedición de la resolución No. 02657 de 14 de Junio de 1984, emitida por el jefe de la entonces División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Además afirma que de los documentos obrantes en el expediente No. 205.218, se establece que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa; no obstante la parte demandante, no presentó oposición contra el registro de la marca Austin Reed, ni interpuso los recursos procedentes en la vía gubernativa en ejercicio del derecho de defensa.
Sostiene también que en desarrollo del trámite correspondiente y vigente en ese entonces, la Oficina Nacional Competente habida cuenta de que el solicitante del registro de la marca Austin Reed, a través de su apoderado cumplió con los requisitos exigidos en los artículos 60, y 61 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ordenó publicar el extracto de la solicitud de registro de la marca Austin Reed. Sostiene también que se puede constatar en los documentos que obran en el expediente, que dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la publicación de esta solicitud de registro marcario, no se presentaron oposiciones a la mencionada solicitud de registro, especialmente por la sociedad demandante, para probar su mejor derecho sobre la titularidad de la marca Austin Reed, demostrando asimismo, su presunta notoriedad.
Además afirma que al no presentarse oposiciones dentro del término establecido en el artículo 65 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la Oficina Nacional Competente dio aplicación a lo preceptuado en el artículo 67 de la misma Decisión. Como consecuencia de ello se expidió el acto administrativo No. 02657 de 14 de Junio de 1984.
Con respecto a la notoriedad de la marca Austin Reed, manifiesta que la notoriedad de la marca no fue probada cuando era oportuno hacerlo, es decir dentro de la vía gubernativa. En consecuencia, la Resolución No. 02657 de 14 de Junio de 1984, no es nula; se ajusta a las disposiciones legales vigentes de ese entonces. 2.
CONSIDERANDO
Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional que deba aplicar normas del ordenamiento jurídico andino, como es, en este caso la situación de la Jurisdicción colombiana consultante, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo, modificado por el Protocolo de Cochabamba y codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Pasa el Tribunal a establecer tanto el sentido y alcance del artículo 58 literal h) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, como el de la Disposición Transitoria ya Transcrita. 2.1 NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal interpretará la norma que se menciona por el Juez consultante, esto es el literal h) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Adicionalmente, interpretará de oficio la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión. A continuación se inserta el texto de las mencionadas normas andinas: DECISIÓN 85 “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: “h).- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas vivas, excepto con su consentimiento escrito; los nombres de personas fallecidas, salvo con el consentimiento de sus herederos y los nombres históricos;
“Sin embargo, no se requiere dicho consentimiento cuando se trata de una persona natural que solicita el registro de su propio nombre, siempre que se presente en la forma peculiar y distinta suficiente para diferenciarlos del mismo nombre cuando lo usen otras personas.” DECISIÓN 344 DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.
En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.” Vigencia de la Ley en el Tiempo La Resolución No. 02657 de 14 de Junio de 1984, por la cual la entonces División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca de fábrica y de comercio Austin Reed con vigencia al 14 de Junio de 1989, se expidió cuando se encontraba vigente la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena.
La Resolución No. 00258 de 22 de Febrero de 1993, por medio de la cual se concedió la renovación de la marca Austin Reed con vigencia a 14 de Junio de 1999, se concedió durante la vigencia de la Decisión 313. Del expediente se desprende, que la demanda se presenta ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, el 13 de Octubre de 1998, es decir cuando se encontraba en vigencia la Decisión 344.
Por ello resulta conveniente examinar brevemente la vigencia de la ley en el Tiempo, tema que el Tribunal ha analizado y recogido en su jurisprudencia de la siguiente manera: “El estudio de la vigencia temporal de la ley es, la determinación del período durante el cual tiene la ley carácter obligatorio. “Pero en el fondo, lo que interesa respecto de la ley aplicable al caso concreto radica en la necesidad de determinar si se han consolidado derechos adquiridos con fundamento en la ley derogada, por cuanto de haber sido así, éstos resultan intangibles para la ley nueva.
Es decir, tales derechos de haberse consolidado válidamente, tendrían que ser respetados, situación de intangibilidad que por el contrario, no se extiende a las meras expectativas. “El tránsito legislativo de una Decisión a otra podría plantear la duda respecto de situaciones jurídicas surgidas con anterioridad a la vigencia de la nueva Decisión. Para el caso de los derechos adquiridos, éstos, como se ha dicho, de haberse consolidado válidamente, tendrán que ser respetados hasta el vencimiento del término de su vigencia, mandato que elimina toda posibilidad de que les sea aplicable la nueva normativa, de cuyo régimen y subsiguiente reconocimiento sí quedan excluidas las meras expectativas.
“Lo práctico y recomendable resulta ser entonces que la ley nueva resuelva el asunto, normalmente a través de las clásicas Disposiciones Transitorias, las que en efecto aparecen en las Decisiones 313 (Transitoria Cuarta) y 344 (Transitoria Primera) cuyo texto dice: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.
En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. “Conforme a ellas los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos con arreglo a la legislación anterior subsistirán por el tiempo señalado en ésta, pero en cambio lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los mismos quedan sometidos al régimen de la nueva Decisión. “Categóricamente el Tribunal ha expresado: “Las normas del ordenamiento Jurídico comunitario andino que se encontraren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas”.[1] DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA DECISIÓN 344 El Tribunal ha expresado: “La Comisión del Acuerdo de Cartagena en su técnica legislativa ha sido cuidadosa en establecer mecanismos adecuados para que las situaciones jurídicas preexistentes al momento de entrar a regir la ley comunitaria, fueran atendidas y consideradas.
En esta forma la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, previó la situación de los derechos adquiridos optando por homologar todos aquellos derechos otorgados con anterioridad a la vigencia de la normativa andina, previendo que el derecho de propiedad industrial válidamente otorgado, subsistirá por el tiempo en que hubiere sido concedido.
Aplicadas las reglas de tránsito legislativo a que se refiere la Disposición Transitoria Primera al caso del registro de propiedad industrial, concedido válidamente bajo el imperio de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a él le serían atribuibles los postulados de protección del derecho adquirido o de la situación jurídica concreta, por parte del ordenamiento jurídico que le sirvió de origen y que continuaría amparándolo mientras subsista la validez del registro.
En el evento en que no se diere la presencia de validez del registro porque éste había caducado o cumplida su fecha de vencimiento sin que hubiera podido ser prorrogado en tiempo oportuno, se estaría ante la ausencia de una situación jurídica concreta y cualquier intento de revivirla implicaría la necesidad de presentar ante la Oficina Nacional Competente una nueva solicitud de registro dentro de los términos establecidos en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena”[2] IRREGISTRABILIDAD DE MARCAS El Tribunal ha sostenido, conforme lo dispone la normativa comunitaria, que el signo que se elija para identificar un producto tiene que ser distintivo y novedoso en relación con otros signos utilizados en el mercado, a fin de evitar la confusión con productos o servicios similares.
De esta regla se derivan buena parte de las prohibiciones contenidas en el artículo 58 de la Decisión 85, orientadas a asegurar que los bienes que se ofrezcan en el mercado con sus denominaciones no induzcan a engaño porque puedan confundir sobre su naturaleza o características (literales a), f) y g); no se refieran a calidades usuales de los productos (literales b) y d); no sean descriptivas o genéricas (literal c); no reproduzcan o imiten emblemas de estados u organizaciones internacionales o nombres y seudónimos de personas naturales y jurídicas (literales h) e i).[3] El artículo 58 de la Decisión 85 contempla causales de irregistrabilidad, las cuales las ha establecido para proteger el orden público, las buenas costumbres, la moral, defender ciertos símbolos patrios y, derechos adquiridos de terceros con anterioridad a la nueva solicitud de registro.
Dentro de las causales de irregistrabilidad tendientes a salvaguardar legítimos derechos de terceros, se encuentra aquella relacionada con los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas vivas, la prohibición contenida en el literal h) del artículo 58 de la Decisión 85, es un mecanismo de defensa que tienen las personas sobre su imagen, el cual hace parte del derecho a la personalidad y del derecho a la intimidad.
Así las cosas, el nombre, apellido, firma y la imagen de una persona, no pueden ser utilizados por terceros sin su consentimiento o el de sus causahabientes[4]. REGISTRO DE NOMBRES El Tribunal ha manifestado: “Para el registro de un nombre, debe establecerse previamente si corresponde o no a un nombre propio. La referencia a nombres que utiliza la norma transcrita, (inciso Primero del literal h) no se refiere a los nombres de pila de una persona, sino en todo caso al nombre completo, (nombre de pila y apellido), y con ciertas excepciones a apellidos o patronímicos notorios, como así lo han considerado algunos tratadistas al analizar la registrabilidad de los nombres.
El nombre de pila en sí, no identifica a una persona como tal (Carlos, Andrés, Sebastián, etc); y si la exigencia de solicitar su autorización se refiriera a esos nombres, la norma se convertiría en inaplicable por la imposibilidad física de cumplirla. El literal comentado, exige la autorización de los herederos, en caso de personas fallecidas para la inscripción del nombre.
Los herederos a quienes se les protege en sus derechos inalienables de la persona (como el nombre), no se verían afectados con la inscripción, si ésta tuviera relación únicamente al nombre propio o de pila de su antecesor, pues no podría establecerse la identificación o confusión real entre el nombre de pila que se pretende registrar y el nombre del causante, aunque los dos fueran los mismos.
Otra corriente de tratadistas estima que la expresión nombre hace relación únicamente al apellido, que es el que identifica a las personas y que puede ser materia de protección marcaria. Aquí también, surge la inquietud de que si el apellido que se utiliza como marca el Pérez, Ramírez o García, cuántas personas no llevan este apellido o patronímico y cuánta dificultad revestiría solicitar la autorización a todos los que se apellidan Pérez, Ramírez o García. Desde luego hay excepciones como apellidos notorios como Churchil, De Gaulle, Picasso, en los cuales la autorización exigida por la ley es necesaria bien sea directamente a su titular o a sus herederos.
La identificación cabal de una persona es pues siempre el nombre y el apellido, y si la pretensión jurídica es proteger ese derecho personal, la prohibición contemplada en la norma comunitaria del literal h) del artículo 58, ha de referirse a esos casos y no sólo al nombre de pila o sólo al patronímico, excepto, como se dice en los apellidos notorios.
Esta prohibición existe cuando se vaya a utilizar para el registro, el nombre ajeno por parte de terceros, no así en el caso de utilización del nombre personal que corresponde al titular de la solicitud, derecho que se deriva de la legitimación que toda persona tiene para emplear su nombre en las actividades que la ley le faculta”.[5] Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: Primero: En materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encontraren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son las aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas.
Segundo: Dentro de las causales de irregistrabilidad, encaminadas a salvaguardar legítimos derechos de terceros, se encuentra aquella prohibición contenida en el literal h) del artículo 58 de la Decisión 85, actualmente derogada, que constituye un mecanismo de defensa al derecho que tienen las personas sobre su imagen y a la intimidad, todas fundadas en la protección de los derechos de la personalidad.
De esta manera el nombre de una persona no puede ser utilizado por terceros sin su consentimiento o el de sus herederos. Entendiéndose por nombre, el nombre de pila y patronímicos y no a ninguno de ellos aisladamente, salvo el caso de apellidos notorios. La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el proceso 5209.
Notifíquese esta sentencia a la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia sellada y certificada y remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, de 26 de Enero del 2000, Proceso 15-IP-99, Págs: 8.40 –9.40. [2] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1996, Proceso 29-IP-95, pág. 163. [3] Proceso N. 16-IP-96, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1996. pág. 320. [4] Normatividad Subregional Sobre Marcas de Productos y Servicios, Marco Matías Alemán, pág. N. 95 [5] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tomo lV, Proceso 2-IP-95, págs 219-220.