PROCESO 62-IP-2001 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: BANCO UNION S.A.C.A. Marca: U (etiqueta). Proceso interno Nº 5680.
Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los cinco días del mes de octubre del año dos mil uno; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero doctor Camilo Arciniegas Andrade, VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 30 de agosto del año 2001, se ajustó a las disposiciones del artículo 61 de su Estatuto y que, en consecuencia, fue admitida a trámite. 1.
ANTECEDENTES: 1.1. Partes. Es demandante el BANCO UNION S.A.C.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia y, considerado como tercero interesado en el proceso, el BANCO UNION COLOMBIANO. 1.2. Actos administrativos demandados. La interpretación se plantea en razón de que la entidad BANCO UNION S.A.C.A., demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 02477, de 19 de febrero de 1999, expedida por el Superintendente Delegado de Industria y Comercio de Colombia, por medio de la cual se decide el recurso de apelación interpuesto por el Banco Unión Colombiano y se concede el registro de la marca U (etiqueta); signo destinado a proteger servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
La actora solicita se confirme la Resolución Nº 18637, de 29 de septiembre de 1995, así como la Resolución Nº 14616, de 31 de mayo de 1996, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición al registro de la marca indicada, solicitada por el BANCO UNION COLOMBIANO. Pide además, la cancelación del registro Nº 128.710 correspondiente a esa marca. 1.3.
Hechos relevantes. La Instancia Consultante destaca los siguientes aspectos: a) Los hechos 1. El 22 de mayo de 1990, el BANCO UNION COLOMBIANO, domiciliado en Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca U (ETIQUETA), para amparar “seguros y finanzas”, servicios comprendidos en la Clase Internacional Nº 36.[1] 2.
Se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 380, de 11 de agosto de 1993. 3. La entidad BANCO UNION S.A.C.A., domiciliada en Caracas, República de Venezuela, por intermedio de su apoderado, formuló observaciones al registro de dicha marca, aduciendo ser propietaria de la marca U (ETIQUETA), según certificado de registro Nº 99.624 y que ampara también los servicios comprendidos en la Clase Internacional Nº 36. 4.
El 29 de septiembre de 1995, la mencionada División de Signos Distintivos, expidió la Resolución 18637 en la cual declaró fundada la observación presentada por BANCO UNION S.A.C.A., y negó el registro de la marca U (ETIQUETA) por encontrarla similar a la marca solicitada por el BANCO opositor. 5. La entidad BANCO UNION COLOMBIANO, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. 6.
El recurso de reposición, fue resuelto mediante Resolución Nº 14616, de 31 de mayo de 1996, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmando en todas sus partes la Resolución Nº 18637. 7. El recurso subsidiario de apelación fue resuelto por la División en referencia, mediante Resolución Nº 02477, de 19 de febrero de 1999, por medio de la cual revocó la Resolución Nº 18637 y concedió el registro de la marca U (ETIQUETA) para amparar servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de BANCO UNION COLOMBIANO. 8.
La entidad BANCO UNION S.A.C.A. mediante apoderado, instauró demanda de nulidad y de restablecimiento del derecho en contra de la aludida Resolución Nº 02477. b) Escrito de demanda. El BANCO UNION S.A.C.A., al fundamentar su demanda, considera como violados los artículos 81, 83 literal a) y 89 de la Decisión 344. Argumenta que “para establecer si el signo U (ETIQUETA) era registrable como marca, la Administración debió estudiar si el mismo cumplía con los tres requisitos esenciales y si no se encontraba incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad”.
Expresa, además, que “el signo U (ETIQUETA), para identificar servicios de la clase 36 no es distintivo por cuanto previamente se encuentra registrado a favor del BANCO UNION S.A.C.A. para amparar los mismos servicios y es manifiestamente similar desde los puntos de vista visual, gráfico y conceptual, que pueden inducir al público a error o confusión.” Señala que “las marcas U (ETIQUETA) no pueden coexistir en el mercado por cuanto las similitudes existentes son contundentes para inducir al público a error o confusión ” y, plantea que “la letra U evoca el nombre de ambas sociedades, BANCO UNION, lo que no es una simple coincidencia sino una manifiesta intención del BANCO UNION COLOMBIANO de copiar el nombre y el logotipo del BANCO UNION S.A.C.A. de Venezuela.
Ambas marcas protegen los mismos servicios, es decir, los comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, como son seguros y finanzas.” En la demanda se destaca alguna jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como la sentada en los Procesos 1-IP-87 y 4-IP-94. c) Contestación de la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda, argumenta que no ha violado ninguna de las normas señaladas por la actora, como las contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual solicita de este Tribunal no tener en cuenta las pretensiones y condenas por élla peticionadas en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.
Argumenta en lo fundamental, que de conformidad con las atribuciones otorgadas, la Oficina Nacional Competente decidió legal y validamente el recurso de apelación interpuesto, revocando en todas su partes la Resolución Nº 18637; afirma que “Es claro e inequívoco que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, constituyéndose en el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas.” y, concluye que efectuado el examen entre las marcas en conflicto, estas no son semejantes entre si, que no se produce confundibilidad y, que, por lo tanto, pueden coexistir en el mercado.
En su contestación a la demanda destaca también alguna jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como la sentada en los Procesos 14-IP-98, 22-IP-96 y 7-IP-95, además de solicitar de manera expresa, entre la prueba pedida, la interpretación prejudicial de ese Organismo. d) Tercero interesado La sociedad BANCO UNION COLOMBIANO, con domicilio en Santafé de Bogotá, República de Colombia, como tercero interesado y a través de apoderada, al contestar también la demanda, solicita a su vez que se nieguen las peticiones de la actora, con expresa condena en costas.
Dice la compareciente: “La razón social de mi representada es ‘BANCO UNION COLOMBIANO’, de donde claramente se desprende que la marca solicitada U TRIDIMENSIONAL (MIXTA) se deriva de la palabra UNION de la razón social. Cabe anotar que El Banco Unión Colombiano ha utilizado este nombre desde hace más de 15 años, lo que claramente nos permite afirmar que es conocido dentro del sector financiero, y que el público consumidor de los servicios financieros conoce este Banco, y conoce también su marca U TRIDIMENSIONAL.” Agrega que “Adicionalmente, es necesario llamar la atención sobre el hecho de que las letras por sí mismas no son susceptibles de apropiación por un particular ”.
“El demandante no puede alegar apropiación sobre la letra U en la Clase 36, ya que ésta letra no es de su propiedad exclusiva, sino por el contrario es del dominio público, y por tanto, puede ser utilizada por terceros en la medida en que esta letra tenga un diseño diferente, tal y como sucede en el caso que nos ocupa.” y, además, que “la marca U TRIDIMENSIONAL (MIXTA) cumple con el requisito de distintividad y por tanto el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial en ningún momento violó el artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, sino por el contrario lo aplicó en debida forma al conceder el registro de la marca U TRIDIMENSIONAL (MIXTA) a nombre del BANCO UNION COLOMBIANO.” Concluye en su contestación a la demanda, que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al haber realizado la comparación de las marcas, llegó a la correcta conclusión de que las marcas no presentan similitudes gráficas, ortográficas, fonéticas y visuales capaces de inducir a error al público consumidor.
Con base en lo anteriormente expuesto, este Tribunal, 2.
CONSIDERANDO: 2.1. Competencia del Tribunal Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.
La consulta de interpretación prejudicial formulada se ajusta plenamente a las exigencias de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, reformado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. 2.2. Normas a ser interpretadas Corresponden a las siguientes disposiciones de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
“Artículo 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. “La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud.
Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. “En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados.” 2.3. Concepto de marca y sus elementos constitutivos La marca es definida como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.
El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquellos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquellos. c) Susceptibilidad de representación gráfica Consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial puede entonces darse, como se ha dicho, por medio de los elementos antes indicados. 2.4. Tipos de marcas La doctrina reconoce algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, clasificación que responde a la estructura del signo. La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.
La MARCA GRAFICA es definida como un signo visual, porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa. La MARCA MIXTA está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Con referencia a las marcas gráficas, el Tribunal ha expresado: “Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto, es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; y el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos pp. 29 y ss).
“La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que se le da un nombre” [2]. En el campo gráfico o visual, el número de sílabas, la colocación de las mismas, la ubicación y extensión de las vocales, los prefijos y sufijos, el tipo de letra, etc. serán factores que determinen si entre dos signos existen las semejanzas suficientes como para concluir que dos marcas son o puedan ser confundibles.
En tratándose de marcas gráficas y específicamente del tipo figurativo, el Juez Consultante deberá analizar las pruebas aportadas y tomar en cuenta el cotejo de signos, aplicando las reglas para este propósito enunciadas, a fin de evitar confusión entre las marcas. 2.5. Prohibiciones para el registro marcario Entre los impedimentos para el registro de un signo se encuentra, precisamente, el determinado por el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, el cual señala como tal, el hecho de que los signos sean idénticos o uno de ellos se asemeje a una marca anteriormente solicitada. a) La similitud o semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares, conforme lo establece el literal objeto de esta interpretación prejudicial.
Este Tribunal ha señalado al respecto: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[3] Ha enfatizado además el Organismo en sus pronunciamientos, acerca del cuidado que se debe tener al realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
Cuando las marcas no sólo son idénticas sino que tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto. Podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de la similitud al de la identidad.
Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación [de] una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, pág. 152).
En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia;
Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. b) Marcas Confundibles Una marca idéntica o semejante a otra registrada o solicitada, que pueda inducir al público a error respecto a ese signo y de los productos o servicios que protege la marca anterior, no cumpliría la función esencial de una marca, que es la de diferenciar los signos frente a productos de personas distintas evitando que entre el público consumidor se produzca una confusión, si es que no reune condiciones suficientes de distintividad.
Si la función de identificación de una marca está restringida o desaparecida, el signo se convierte en irregistrable, conforme al literal a) del artículo 83, el cual prevé no solamente una confusión inmediata y presente, sino también una futura por el uso de la marca en el mercado. Así lo ha dicho este Tribunal: “La confusión o el riesgo de confusión no implica entonces la certeza de tal hecho entre marcas y productos sino la simple duda o incertidumbre de que al ingresar al registro una nueva marca solicitada pueda ésta producir en el consumidor dicha confusión con la marca inscrita o solicitada.
“El efecto de la confusión como impedimento de registro debe llevar al público a error sea directo en cuanto a los dos signos o indirecto en cuanto a creer que los productos que tienen marcas idénticas o similares provienen de un mismo productor, en cualquiera de estas dos hipótesis el titular de la marca tendrá la facultad de impedir que en el comercio corran con ese mismo signo productos o bienes que puedan llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado exige en cuanto a la utilización de signos marcarios.
Por eso marcas idénticas para los mismos productos, no pueden registrarse y no pueden coexistir por la clara disposición de la norma del artículo 83 literal a). (Resaltado en la presente sentencia)”. [4] c) Reglas para realizar el cotejo marcario Como reglas o criterios para el análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha acogido los criterios expuestos por la doctrina: "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
"Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. "Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. "Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas" [5]. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Pedro C. Breuer Moreno ha manifestado adicionalmente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ´disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [6] 2.6.
Requisitos formales para el registro de marcas Los artículos comprendidos entre el 87 y el 101 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, determinan el procedimiento a cumplirse para obtener el registro de una marca. El artículo 87 dispone que en la solicitud debe identificarse al peticionario, es decir, quien actúa solicitando el registro de la marca.
En los artículos siguientes, se establece el procedimiento para subsanar cualquier omisión, previéndose que en caso de no hacerlo, la solicitud deberá ser rechazada. El Tribunal consultante deberá verificar si en el caso sometido a su decisión, se ha dado cumplimiento al procedimiento aplicable. Posibilidades de modificación de la solicitud El artículo 89, consagra la facultad de modificar la petición inicial, pero limitada a aspectos únicamente secundarios.
Al respecto, este Tribunal ha manifestado lo siguiente: “Conforme a la norma del artículo 89, una solicitud contiene dos clases de elementos o aspectos: sustanciales y secundarios. Los elementos sustanciales no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación o en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc., hasta tal punto que de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituirá una nueva solicitud, sujeta al procedimiento inicial del registro, con la consecuente publicación sujeta a observaciones, solicitud que, inclusive, pierde el derecho de prioridad.
“Los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial para el registro de la marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en alguno casos, faltas ortográfica o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera, inclusive con el derecho de prioridad que la Decisión 344 establece ”[7] Debe tenerse en consideración que, desde luego, la intervención de la Oficina Nacional Competente debe concretarse, exclusivamente, al estudio de la solicitud presentada, a los fines de pronunciarse respecto de la concesión o de la denegación del registro, llevando a cabo para ese propósito, un exhaustivo análisis de su contenido y particularidades y, siempre con referencia a las normas establecidas en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, fundamentalmente.
Con apoyo en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, como lo determina el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la solicitud respectiva no debe encontrarse afectada por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 83 de la misma Decisión. 2.
Una marca idéntica o semejante a otra registrada o solicitada puede inducir al público a error, por tanto el Juez Nacional Competente debe determinar la clase de marcas constituidas por los signos enfrentados, tomando en cuenta que las marcas gráficas, son aquellas que pueden ser identificadas por el sentido de la vista, mientras que en las marcas mixtas prevalecen a más del elemento denominativo, un elemento gráfico; de esta manera se puede establecer la existencia o no del riesgo de confusión. 3.
La Oficina Nacional Competente deberá evaluar el grado de confusión que produzca una marca, considerando que ese riesgo puede darse, según lo ha expresado este Tribunal, por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. Para efecto de la comparación, al examinador le corresponde aplicar las reglas reconocidas por la doctrina, así como por la jurisprudencia sentada por este Organismo. 4.
Sobre los aspectos de procedimiento para el registro de una marca, les corresponde al Juez o a la Oficina Nacional Competente, según el caso, analizar y pronunciarse acerca del cumplimiento efectivo y cabal de la normativa determinada para ese propósito en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N°5680, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, además, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese al mencionado Consejo por medio de copia certificada y, remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] A saber: Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.- Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios. [2] Proceso 09-IP-94, de 24 de marzo de 1995. marca: “DIDA”.
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo IV. [3] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 32-IP-96, sentencia de 21 de mayo de 1997, G.O. Nº 279, de 25 de julio de 1997, marca: “DC´OS”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss. [6] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso 20-IP-95, sentencia de 16 de octubre de 1996, G.O. Nº 236, de 26 de noviembre de 1996, marca: “MONO”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.