PROCESO 35-IP-2002 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literal h); 83 literales a), b), c), d) y e), y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital Nº 3 de lo Contencioso Administrativo de Cuenca, República del Ecuador. Actor: “DESARROLLO AGROPECUARIO C. A.”.
Marca: “TACAMA PISCO DEMONIO DE LOS ANDES Y ETIQUETA” Proceso interno Nº 119-99. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los ocho días del mes de mayo del año dos mil dos; en la solicitud de interpretación prejudicial formulada el Tribunal Distrital Nº 3 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, mediante oficio N° 395-TDCAC-2002 de 2 de abril de 2002 suscrito por su Presidente, doctor Hernán Monsalve Vintimilla;
VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 9 de abril del año en curso se ajusta a las disposiciones del artículo 125 de su Estatuto y que por ello fue admitida a trámite, mediante auto proferido el 24 de abril del 2002. Teniendo en cuenta los siguientes 1.
ANTECEDENTES. 1.1. Partes: Comparece como demandante en el proceso interno la sociedad “DESARROLLO AGROPECUARIO C. A.”, quien concurre por medio de su apoderado para demandar al Director Nacional de Propiedad Industrial, al Presidente del Instituto de Propiedad Intelectual IEPI, y al Procurador General del Estado. La demandante señala como tercero interesado en las resultas del proceso, a la sociedad “NEGOCIACIÓN INDUSTRIAL VITIVINÍCOLA TACAMA S.A.”. 1.2.
Actos administrativos demandados, objeto y fundamento de la demanda: La actora pretende que se anule el acto administrativo contenido en la Resolución dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial contenida en el oficio N° 0972911, de 30 de agosto de 1999 por la que se deniega el recurso de oposición por ella presentado y se concede el registro de la marca “TACAMA PISCO DEMONIO DE LOS ANDES Y ETIQUETA”, para proteger los productos comprendidos en la clase 33 internacional[1], trámite No. 55941, solicitada por NEGOCIACIÓN INDUSTRIAL VITIVINICOLA TACAMA S.A. La oposición contra la marca indicada se fundamenta en la similitud fonética y gráfica que ella presenta en relación con la marca notoria “LOS ANDES” registrada por la actora, lo cual, a su juicio, le causa graves perjuicios empresariales lo mismo que al público consumidor.
Manifiesta que la marca “TACAMA PISCO DEMONIO DE LOS ANDES” carece de distintividad y no es susceptible de representación gráfica, dada la existencia previa de la marca “LOS ANDES”, por lo que no cumple con los requisitos exigidos por la ley para que se proceda al registro, convirtiéndose en un signo irregistrable. Dice que resulta indudable que el registro de la marca impugnada induzca en el público consumidor una confusión indirecta sobre la calidad y la procedencia de los productos identificados si se observan los elementos comunes que posee con la marca “LOS ANDES”.
Añade que la marca “LOS ANDES” está registrada desde 1968 por lo cual tiene una existencia de más de treinta años y goza de gran reconocimiento con una trayectoria impecable dentro del mercado nacional e internacional, desplegando una constante publicidad en puntos de venta, revistas, folletos etc., auspiciando juegos deportivos, programas televisivos y radiales, constituyéndose así en una marca notoria.
No admite que la autoridad competente conceda el registro de la marca observada con el argumento de que los productos a los cuales protege son diferentes de los que protege “LOS ANDES”, debido a que la vinculación entre los productos de las clases 32, 30 y 29[2] con los de la clase internacional 33 es real, especialmente si los productos de la clase 32 y 33 son bebidas de consumo masivo, generándose una posible falsa relación que establezca el consumidor respecto de su origen empresarial.
En conclusión, señala que la concesión del registro de la marca “TACAMA PISCO DEMONIO DE LOS ANDES” contraviene expresas disposiciones contenidas en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador. 1.3. Contestación a la demanda: La Procuraduría General del Estado comparece para manifestar que interviene sólo para vigilar el proceso.
El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual por medio de su Director Nacional de Propiedad Industrial contesta la demanda expresando la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, debido a que, del análisis de las denominaciones en conflicto, siguiendo las reglas unánimemente aceptadas por la doctrina y la jurisprudencia, se concluye que ambas marcas tienen suficientes elementos que las hacen distintas y no hay similitud en los campos gráfico, visual y fonético auditivo; como tampoco existen semejanzas determinantes entre las mismas que induzcan a confusión en el público consumidor sobre la procedencia de los productos, agregando que, cada una de ellas tiene un diseño que las individualiza y protegen productos de clases internacionales disímiles como son los correspondientes a las 29, 30, 32 y 33.
Solicita por las excepciones propuestas que se sirvan los señores Ministros desechar la demanda. 1.4. Escrito de tercero interesado: La sociedad “NEGOCIACIÓN INDUSTRIAL VITIVINICOLA TACAMA S.A.” por medio de su mandataria contesta la demanda negando que las marcas en conflicto tengan similitudes o características de tal grado que puedan inducir a confusión al público consumidor.
Arguye que no es posible que se sostenga que el registro de la marca “TACAMA PISCO DEMONIO DE LOS ANDES Y ETIQUETA” para distinguir bebidas alcohólicas, excepto cervezas incluidas en la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, por el solo hecho de compartir una palabra común, pueda inducir al público a error, ya que la semejanza debe de ser de tal forma que conduzca a la confusión, lo que evidentemente no ocurre con las marcas en conflicto.
Dice que es necesario realizar un examen comparativo entre ambas marcas que abarque los aspectos gráficos, fonéticos y conceptuales ya que sobre ellos centra su atención el consumidor al adquirir una determinada marca de producto en el mercado Afirma, entonces que, de su comparación precisa e inteligente efectuada sobre el conjunto de ambos signos se desprenderá que entre ellos existe una gran diferencia en los aspectos anteriormente mencionados y que la sola notoriedad es irrelevante para demostrar que ambas marcas son confundibles.
Por todo lo anterior solicita tener presente lo anteriormente expuesto y declarar infundada la demanda confirmando la Resolución administrativa impugnada. 2.
CONSIDERANDO. 2.1. Competencia del Tribunal: El Tribunal es competente para interpretar, por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.2. Normas a ser interpretadas: El Tribunal interpretará de las normas indicadas en la consulta sólo las contenidas en los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a), d) y e) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo texto se transcribe más adelante.
Se abstiene de interpretar los literales b) y c) del artículo 83, que dicen relación con la protección del nombre comercial y del lema comercial, respectivamente, toda vez que, revisados exhaustivamente los antecedentes del proceso interno dentro del cual se produce la consulta, incluyendo el trámite administrativo, no se encuentra que las partes en conflicto hayan planteado la existencia de un nombre comercial o de un lema comercial que pudiera resultar afectado con la decisión administrativa que se impugna, concluyéndose que la aplicación de tales normas no es relevante para la definición del caso por no tener vinculación alguna ni con los hechos ni con los fundamentos de derecho del proceso.
“Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. "Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error” ( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”.
“Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitada. “A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros” Con fundamento en lo anterior procede el Tribunal a efectuar la interpretación de las normas referidas, a cuyo efecto analizará, entre otros, los siguientes aspectos que estima pertinentes: Concepto y elementos constitutivos de la marca (requisitos para el registro de marcas: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica); la irregistrabilidad por identidad o similitud de signos (similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas); las reglas para la comparación entre signos; engaño por los medios de comercialización; signos que distinguen los mismos productos o productos respecto de los cuales su uso puede inducir a error al público consumidor; notoriedad de las marcas y signos distintivos; y, el derecho de oposición y trámite de las oposiciones. 2.3.
Concepto y elementos constitutivos de la marca. Requisitos para el registro de marcas: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica (Artículo 81. Decisión 344): El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala las tres características básicas e indispensables que debe reunir un signo para que pueda ser registrado como marca.
Ellas son: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. Por ser la marca un concepto inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que lo conviertan en perceptible o identificable por aquéllos.
La perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende e identifica con un producto o servicio determinado. Y, por cuanto para la recepción sensible o externa de las marcas se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido utilizándose preferentemente para denominar productos o servicios los signos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos; aunque no se excluye la existencia de signos sonoros, olfativos, gustativos, etc.
La distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones o representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede entonces darse, como se ha dicho, por medio de los elementos antes indicados. La norma que se interpreta, al definir el concepto de marca, enfatiza en el aspecto de la distintividad diciendo que “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” es apto para registrarse como tal.
Pero para que el registro se produzca no basta la sola presencia de la distintividad ni tampoco si ella se da acompañada de las otras dos características anotadas, puesto que la ley comunitaria exige, además, que el signo solicitado no encuadre en ninguna de las precisas y taxativas causales de irregistrabilidad de las que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
En el presente caso, deberá el juez consultante examinar primero, si el signo ““TACAMA PISCO DEMONIO DE LOS ANDES Y ETIQUETA”, cuyo registro se impugna, cumple con los requisitos señalados en el citado artículo 81; para determinar luego, si no encaja en alguno de los conceptos de irregistrabilidad previstos en la normativa comunitaria, de manera principal los contemplados específicamente en el literal h) del artículo 82 y en los literales a), b), c), d) y e) del artículo 83, invocados por los interesados. 2.4.
Similitud de Signos y Riesgo de Confusión. Engaño por los medios de comercialización; signos que distinguen los mismos productos o productos respecto de los cuales su uso puede inducir a error al público consumidor (Artículos 82, literal h) y 83, literal a), de la Decisión 344): La falta de distintividad del signo y la consecuente confusión que puede generar, además de atentar contra la libre competencia que debe existir entre los empresarios, afecta al público consumidor, en la medida en que una marca carente de distintividad puede inducir en error al adquirente afectando su consentimiento.
El régimen comunitario andino sobre marcas pretende proteger tanto a empresarios como a consumidores asegurando que aquéllos no sean objeto de imitaciones o utilización no autorizada de sus marcas registradas y que éstos no adquieran el producto o el servicio afectados por un vicio del consentimiento determinado por la confundibilidad. Dentro del examen de fondo que la oficina nacional competente efectúa, existan o no observaciones por parte de terceros interesados, dicha entidad administrativa debe, ineludiblemente, constatar si el signo, cuyo registro se solicita, no es idéntico o confundible con una marca, nombre comercial o lema comercial anteriormente solicitado para registro o registrado por una tercera persona.
De igual modo habrá de examinar si el signo no es la reproducción, imitación o transcripción de otro notoriamente conocido en el país en que se solicita o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad; o que, simplemente, sea similar hasta el punto de causar confusión con una marca notoriamente conocida. Concretamente y según el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, no pueden registrarse como marcas los signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para los productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
Al interpretarlo, el Tribunal ha expresado, en palabras que ahora reitera: “ El efecto de la confusión como impedimento de registro debe llevar al público a error sea directo en cuanto a los dos signos o indirecto en cuanto a creer que los productos que tienen marcas idénticas o similares provienen de un mismo productor, en cualquiera de estas dos hipótesis el titular de la marca tendrá la facultad de impedir que en el comercio corran con ese mismo signo productos o bienes que puedan llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado exige en cuanto a la utilización de signos marcarios.
Por eso marcas idénticas para los mismos productos, no pueden registrarse y no pueden coexistir por la clara disposición de la norma del artículo 83 literal a). [3], [4] A su turno el literal h) del artículo 82 de la Decisión 344, considera también entre las prohibiciones para el registro de signos, al engaño que estos puedan producir a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar a los productos y a los servicios de un comerciante diferenciándolos de los de otro.
Con ello se le otorga a la administración encargada del estudio de las solicitudes de registro la facultad de determinar cuando un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechándose del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares que quizás no cumplan con las mismas exigencias de calidad del producto reconocido en el mercado, configurándose una actitud defraudatoria que debe ser causa de la denegación del registro, en aras de la protección general de los consumidores, tal como lo prescribe el literal h) del artículo 82, comentado.
Obliga lo anterior a que en el cotejo a realizarse para determinar la registrabilidad de un signo solicitado, deban tomarse en cuenta los canales comerciales hacia los cuales van dirigidos ambos productos que pugnan entre sí, su campo operativo, la identidad o disparidad de las áreas comerciales y los medios que se utilizan para llegar al consumidor.[5] Ahora bien, como el riesgo de confusión o confundibilidad se fundamenta en la mayor o menor similitud que exista entre los signos, se hace necesario considerar las diferentes especies o formas de asemejarse los signos en conflicto para concluir que ello puede ocurrir por similitud ideológica, la cual se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas, lo que conduce a que sean considerados confundibles signos que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; por similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia; y por similitud fonética, que es la que ocurre entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Y para efectos de realizar la comparación entre los signos, tendiente a establecer el grado de similitud o semejanza a fin de determinar la real confundibilidad, la doctrina ha estructurado algunas reglas que el Tribunal ha recogido en su jurisprudencia y que, en lo esencial expresan que la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; que ellas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente; que quien aprecie su parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos que identifican; y que, finalmente, deben tenerse en cuenta las semejanzas mas que las diferencias que existen entre las marcas [6].
Con respecto a esta operación de cotejo entre los signos en conflicto, y a efectos de analizar el grado de confundibilidad que pueda suscitarse por la identidad o similitud de los signos, se debe tener en cuenta todo el conjunto marcario, no siendo viable separar las partes que lo conforman, ni fraccionarse, ni dividirse o sustraerse de la unidad, tal como se ha expresado por el Tribunal en su jurisprudencia: “Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.
"Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirva de marca." [7] Además el cotejo es sucesivo y se ponen en relevancia más las semejanzas que las diferencias existentes entre los signos en comparación, sea que éstas provengan del elemento gráfico o del elemento denominativo; no siendo posible que sólo se determinen las semejanzas del elemento gráfico, dejando a un lado el elemento denominativo, o viceversa, porque ambos son parte y están conectados dentro de un mismo signo y su titularidad es otorgada sobre ambos elementos, no sobre uno de ellos.
El elemento denominativo está constituido por las letras o palabras que constituyen el conjunto pronunciable, este elemento puede tener significado o no y dependiendo de ello, tratarse de una marca sugestiva que guarde relación con la indicación de su naturaleza o procedencia; o de una marca de fantasía que carezca de connotación conceptual.
Por ello se ha dicho que mientras más fantasiosa sea la expresión o palabra de la marca, mayor será su fuerza distintiva y menor su riesgo de confusión. El elemento gráfico lo conforma la imagen o figura compuesta por líneas, colores y formas que da a conocer un concepto determinado al ser asociado con el producto o servicio que distinga y que pueda ser recordado fácilmente por el consumidor.
En una marca pueden existir uno o ambos elementos y dependiendo de ello, se hablará de marca denominativa, de marca gráfica o de marca mixta. Dentro de una marca mixta como se mencionó anteriormente puede predominar el elemento gráfico o el elemento denominativo y esa preeminencia no hace sino acentuar la diferencia o semejanza a la hora de compararla con otra marca o marcas, sin que por ello deban ignorarse las diferencias o semejanzas del elemento secundario. 2.5.
Notoriedad de la marca. Protección especial de la marca notoria. (artículo 83, literales d) y e), Decisión 344): Las normas contenidas en el artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión, contemplan una amplia y especial protección para los signos distintivos que reúnan el requisito de la notoriedad. La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de "difusión" y "reconocimiento" logrados dentro del círculo de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica.
La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento por parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. La notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse. Así lo estipula el artículo 84 de la Decisión 344 cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque la marca común, para elevarse al estadio de la marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc..
La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.[8] Corresponde, entonces, a la Oficina Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien desea el reconocimiento de marca notoria y por ende la protección especial que de ello se deriva, si una marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado..
Es de advertir que dentro del alcance de la protección especial que otorga la notoriedad comprobada está lo que dispone el artículo 83, literal e), cuando señala que se puede producir confusión con una marca notoriamente conocida, si existe similitud, sin tener en cuenta la clase de los productos o servicios a que ella se refiere ni tampoco aquellos para los cuales se solicita el registro.
De la lectura que hace el Tribunal de los dos incisos objeto de la interpretación se puede colegir que la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de "especialidad" y de "territorialidad" generalmente aplicables con relación a las marcas comunes.[9] 2.6. Presentación y trámite de las observaciones. (Artículo 93, Decisión 344): Se contempla en la legislación comunitaria andina en materia de propiedad industrial la posibilidad de que cualquier persona, que tenga legítimo interés, pueda presentar observaciones al registro de una marca solicitada.
Según ella, se considera que tiene legítimo interés para presentar las observaciones tanto el titular de una marca registrada ante el intento de registrar otra idéntica o similar, así como quien solicitó primero el registro de la marca. Las observaciones deben ser tramitadas y resueltas por la Oficina Nacional Competente, la cual podrá rechazar las extemporáneas; las que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; las que se fundamenten en tratados no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o aquellas en que los interesados no hubieran pagado las tasas de tramitación correspondientes.
Según los artículos 93, 94, 95 y 96 de la Decisión 344, una vez admitida a trámite la observación que no incurra en las causales de rechazo mencionadas en el primero de los citados, la Oficina Nacional Competente deberá notificar al peticionario para que dentro de los treinta días hábiles siguientes haga valer sus alegatos. Vencido el mencionado plazo la Oficina Nacional Competente debe decidir las observaciones y luego efectuar indefectiblemente el examen de registrabilidad para concluir pronunciándose expresamente sobre la concesión o denegación del registro de la marca, pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que debe ser notificada al peticionario.
En este examen, la entidad administrativa, existan o no observaciones por parte de terceros directamente interesados, debe analizar, en primer lugar, si el signo cumple con los presupuestos legales de distintividad para ser susceptible de constituirse en marca, al tenor de lo dispuesto por el segundo inciso del artículo 81 de la Decisión 344; esto es, si el signo es "perceptible y capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".
El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81, ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. El concepto plasmado en la resolución o acto administrativo por el cual se califica la semejanza o no de los signos enfrentados y se determina la concesión o la denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de plena discrecionalidad en la adopción de su criterio puesto que debe adoptar las reglas que la doctrina y jurisprudencia han establecido.
La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Este parámetro se halla ordenado en el artículo 95 de la Decisión 344, al exigir que “ la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.
La Decisión 344 exige reiterativamente (arts. 95 y 96) que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados, es decir, expresen los fundamentos en los que se basan para emitirlos.[10] Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E:
PRIMERO: Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, como determina el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la solicitud respectiva no debe encontrarse afectada por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.
SEGUNDO: No procede el registro de una marca que sea confundible con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero, o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de prioridad, para productos o servicios respecto de los cuales se pueda inducir al consumidor a error o cuando se genere engaño en los mercados acerca de las características de los bienes amparados por los signos o acerca de su origen empresarial.
TERCERO: La Oficina Nacional Competente o el juez, en su caso, evaluarán el grado de confusión que pueda producir un signo, considerando que ese riesgo puede darse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. Para efectos de la comparación, al examinador le corresponde diferenciar las clases de signos en conflicto y aplicar las reglas reconocidas por la doctrina, así como por la jurisprudencia sentada por este Organismo.
CUARTO: La protección a la marca notoria reconoce al titular de la misma otros derechos que no poseen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surge de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que han dado lugar a la presencia de esa característica especial.
Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de una nueva, la prueba de tal notoriedad corresponde a quien la alega, quien dispondrá, para ese objeto, además de los medios probatorios indicados en el artículo 84 de la Decisión 344, los que la legislación interna haya previsto. Téngase en cuenta que la protección que confiere la marca notoria, de acuerdo a lo establecido en las normas andinas interpretadas es independiente de la clase de productos o servicios a que ella se refiere o de aquellos para los cuales se solicita el registro.
QUINTO: El examen de registrabilidad al que debe ser sometido un signo por parte de la Oficina Nacional Competente, antes de ser aceptada o denegada la respectiva solicitud, procede tanto en los casos en los que se presenten observaciones, como en aquellos en los que éstas no sean formuladas.
SEXTO: Sólo pueden formular observaciones a la solicitud de registro de una marca, las personas que acrediten legítimo interés, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de que se trate. Tienen legítimo interés para presentar esas observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registro de otra idéntica o similar a aquella, así como quien haya solicitado en primer lugar el registro del respectivo signo. Todas las decisiones tendientes a resolver sobre las solicitudes de registro como sobre las observaciones que se formulen respecto de ellas deben constar en actos administrativos debidamente motivados.
El Tribunal Distrital Nº 3 de lo Contencioso Administrativo de Cuenca, República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 119-99, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Notifíquese al mencionado Juez por medio de copia certificada y, remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] CLASE 33 Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas). [2] CLASE 29 Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
CLASE 30 Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. CLASE 32 Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 21-V-97. Proceso 32-IP-96. En G.O.A.C. Nº 279 de 25-VII-97. [4] También sobre este tópico puede consultarse la sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA del 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. [5] Puede consultarse sobre este particular la sentencia del 17-X-2001, proferida por el TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA dentro del Proceso 65-IP-2001.
Marca: “SUSSEX”. En G.O.A.C. Nº 729 de 15-XI-2001. [6] Véase en Breuer Moreno, Pedro “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss. [7] TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA. Proceso 1-IP-87. Sentencia de 3-XII-1987. G.O.A.C. Nº 28 de 15-II-1988. También Proceso 11-IP-2001. Sentencia de 26-III-2002.
Marca: “MISS BOYACA”. [8] Véase al respecto lo dicho en la Sentencia de 21-IV-98. Proceso 23-IP- 96. Marca VODKA BALALAIKA. Publicado en G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-1998. [9] En similar sentido se pronunció el Tribunal en Sentencia de 8-X-99. Dentro del Proceso 36-IP-99. Marca FRISKIES. Publicado en G.O.A.C. Nº 504 de 9-XI-99. [10] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 30-X-98, Proceso 35-IP-98, marca “GLEN SIMON”, publicada en la G.O.A.C. Nº 422 del 30-III-99.