PROCESO 26-IP-2002 Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Actor: DR. KARL THOMAE GmbH. Patente: “PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR TETRAHIDRO- BENZOTIAZOLES”.

Expediente interno 6438-99-L.Y.M. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los dos días del mes de mayo del año dos mil dos. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Patricio Secaira Durango, VISTOS: Que la solicitud ingresada a este Tribunal el 21 de marzo del año 2002, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Partes. Actúa como demandante el Dr. KARL THOMAE GmbH, siendo demandada la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual -IEPI- y la Procuraduría General del Estado de la República del Ecuador. Se constituye en tercero interesado, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, ALAFAR. 1.2.

Acto demandado. La interpretación se plantea en razón de que el Dr. KARL THOMAE GmbH, como persona natural, demanda ante la jurisdicción nacional consultante, la declaratoria de nulidad del Oficio Ministerial Nº 971002, de 8 de julio de 1999, mediante el cual la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI-, niega la solicitud de patente para la invención denominada “Procedimiento para preparar Tetrahidro - Benzotiazoles”. 1.3.

Hechos relevantes. En el escrito presentado, la instancia consultante establece los siguientes hechos como relevantes para fines de la interpretación requerida: a) Los hechos 1. El 19 de diciembre de 1994, el Dr. KARL THOMAE GmbH, a través de apoderada, solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial que se le concedan derechos de patente para la invención denominada “Procedimiento para preparar Tetrahidro-Benzotiazoles”; solicitud asignada al expediente Nº SP-94-1330. 2.

La Sección de Patentes de la mencionada Dirección, publicó dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 378, de julio de 1996. 3. El 16 de diciembre de 1997, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, ALAFAR, presentó observaciones en contra de la solicitud formulada. 4. El 6 de mayo de 1998, mediante oficio Nº 539-98, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial corrió traslado al solicitante de la patente con la observación presentada por ALAFAR, quien dió contestación al oficio. 5.

El 8 de julio de 1999, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante Oficio Ministerial Nº 971002, resuelve denegar la solicitud de patente para el invento “Procedimiento para preparar Tetrahidro – Benzotiazoles” y, ordenar el archivo del expediente. b) Escrito de demanda El Dr. KARL THOMAE GmbH, con domicilio en W-7959 Biberach an der Riss, Alemania, a través de apoderada, presentó demanda de nulidad contra el Oficio Ministerial Nº 971002, de 8 de julio de 1999, mediante el cual se negó la patente, argumentando que “Las normas contenidas en las dos disposiciones del Decreto Ejecutivo Nº 1344-A permiten el otorgamiento de patentes, con prescindencia del requisito de novedad, del principio de reciprocidad, del plazo de ejercicio del derecho de prioridad y del ámbito de patentabilidad expresamente establecido en la legislación comunitaria.” Señala que “Las dos disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo Nro.1344-A contentivo del Reglamento a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicado en el suplemento al R.O. 341 de 21 de diciembre de 1993, fortalecen los derechos de Propiedad Industrial, otorgando a una patente extranjera a la cual no le estaba permitida su patentabilidad con las anteriores decisiones el mismo tiempo que falta para que la patente expire en el exterior.

Dando de esta manera seguridad en nuestra legislación a toda inversión extranjera y fomentando las investigaciones científicas”. Considera que el Director Nacional de Propiedad Industrial no tenía facultad para “ determinar la aplicabilidad o no de las referidas disposiciones transitorias, en consecuencia, debió como en derecho corresponde, reconocer su vigencia y aceptar la patente legalmente solicitada luego del trámite correspondiente”.

Al referirse a la observación presentada por ALAFAR, señala que ésta “carecía de legítimo interés para presentar observaciones, en consecuencia, carece también de legítimo interés para intervenir en este caso, por tanto en estricto derecho no debería contarse con ella, en esta instancia ”, además resalta que de haberse aceptado a trámite la observación presentada “era obligación del Director Nacional de Propiedad Industrial, pronunciarse respecto de la observación presentada, sin embargo, en el caso que nos ocupa, el Director Nacional de Propiedad Industrial evade pronunciarse sobre el tema, y es de entenderse, que si se sometía a las prescripciones legales, no tenía más que rechazarla por improcedente, es más, no debió ni siquiera aceptarla a trámite.” En la demanda se refiere jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 6-IP-94, además de sentencia proferida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, en la cual se rechaza, según se afirma, una demanda propuesta por ALAFAR. c) Contestación a la demanda Dan contestación a la demanda las siguientes Dependencias y Entidades: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –IEPI-, manifiesta: - Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. - Me ratifico en la Resolución Nº 971002, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional. - Al momento de dictar sentencia sírvase acoger mis excepciones y rechazar la demanda. - Señalo dirección y domicilio donde recibiré notificaciones.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, Encargado, al contestar la demanda expresa su negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho. Argumenta que las dos disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo Nº 1344-A violan los artículos 1 y 2 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues no consideran el requisito de la Novedad como indispensable para la concesión de patentes en la Subregión. Refiere jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso judicial 1-AI-96, en cuya sentencia se declara en situación de incumplimiento a la República del Ecuador, de los artículos 1, 2 y 143 de la Decisión 344 y, se le exhorta a adoptar medidas necesarias para restablecer el equilibrio y la armonía de la Ley Nacional con la normativa andina.

Manifiesta, por tanto, que la Administración ha procedido a negar la patente solicitada conforme a lo establecido por el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina. El Procurador General del Estado, de la República del Ecuador, a través del Director de Patrocinio, Encargado, señala que “corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada”, al tiempo de señalar domicilio para recibir notificaciones.

Tercero interesado La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, ALAFAR, con domicilio en la ciudad de Quito, República del Ecuador, a través de apoderada, al contestar la demanda opone las siguientes excepciones: - Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; - Alega expresamente la legitimidad y legalidad del acto administrativo impugnado; - Alega que la demanda ha sido propuesta fuera del término que manda la ley; - Alega la ilegitimidad de la pretensión de la actora y de las compañías que ella dice representar; - Relieva el reconocimiento expreso que hace la actora, en el sentido de que las disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo Nº 1344-A violan los artículos primero y segundo de la mencionada Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; - Niega que la actora tenga la representación de la compañía que dice representar; - Manifiesta que ALAFAR tiene legítimo interés en oponerse a las injurídicas pretensiones del demandante;

Niega en definitiva, todos los fundamentos de la demanda propuesta; y, subsidiariamente, alega que el acto administrativo impugnado no ha sido debidamente identificado, por lo que deberá desecharse la demanda. Hace mención de jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 6-IP-94, refiriéndose a la figura de la patente retroactiva (pipeline), en el sentido de que ese principio no está reconocido en la legislación andina por lo que no puede ser aplicado.

Defiende su posición en esta causa, refiriendo, además, las sentencias proferidas por este Tribunal en los procesos 1-AI-96 y 39-IP-98. Con vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal, CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

La consulta sobre interpretación prejudicial formulada se ajusta plenamente a las exigencias de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, reformado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. 2. NORMAS A SER INTERPRETADAS En atención a la solicitud formulada, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344: DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

“Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. “El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

“Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

“Artículo 3.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación del contenido de la patente dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el país o dentro del año precedente a la fecha de prioridad si ésta ha sido reivindicada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de: a) “El inventor o su causahabiente; b) “Una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; c) “Un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente; d) “Un abuso evidente frente al inventor o su causahabiente; o, e) “Del hecho que el solicitante o su causahabiente hubieren exhibido la invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o, cuando para fines académicos o de investigación, hubieren necesitado hacerla pública para continuar con su desarrollo.

En este caso, el interesado deberá consignar, al momento de presentar su solicitud, una declaración en la cual señale que la invención ha sido realmente exhibida y presentar el correspondiente certificado. “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

“Artículo 5.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios. “Artículo 6.- No se considerarán invenciones: a) “Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) “Los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de las mismas; c) “Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas; d) “Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores o el soporte lógico; e) “Las formas de presentar información; y, f) “Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico.

“Artículo 7.- No serán patentables: a) “Las invenciones contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres; b) “Las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales; a la preservación de los vegetales; o, a la preservación del medio ambiente; c) “Las especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención; d) “Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo; y, e) “Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.

DEL TRAMITE DE LA SOLICITUD ( ) “Artículo 25.- Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, observaciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención, de conformidad con el procedimiento que al efecto disponga la legislación nacional del País Miembro.

Las observaciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las legislaciones nacionales.” DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ( ) “Artículo 143.- Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos de Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión. En estos casos, los Países Miembros se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas.” Procede, en consecuencia el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los siguientes aspectos:

3. LA INVENCIÓN Se considera como invento, todos los nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria.

4. CONDICIONES PARA LA PATENTABILIDAD Un invento para poder ser amparado por un derecho de patente, debe ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial, según así lo dispone el artículo 1 de la Decisión 344. El juez o la autoridad administrativa competentes al aplicar esta norma, deben hacerlo en armonía con lo que disponen sobre patentabilidad los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la misma Decisión.

5. LA NOVEDAD EN LAS INVENCIONES Aunque los tres requisitos enunciados por el Artículo 1 deben concurrir de consuno para conferirle a la invención el carácter de patentable, el énfasis recae primeramente, en la novedad. El artículo 2 de la Decisión 344 dice: “Una invención es nueva cuando no se encuentra comprendida en el estado de la técnica”, estableciendo de esta manera el concepto de novedad.

Para efectos de determinar si una invención es nueva o no, se deben observar las siguientes reglas: “a) Concretar cual es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. “b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.

“c) Determinar cual es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. “d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.”[1]

6. LA DIVULGACION DEL CONTENIDO DE LA PATENTE En la legislación andina se han considerado ciertos requisitos determinados por las normas que regulan la materia, que deben confluir en una solicitud de patente, para ser sometida a estudio por la Oficina Nacional Competente. La norma del artículo 3 de la Decisión 344 constituye otro de los requisitos necesarios para la obtención del privilegio de patente, el cual exige que “para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación del contenido de la patente dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el país o dentro del año precedente a la fecha de prioridad si ésta ha sido reivindicada ”.

El artículo 2, combina los criterios de que lo novedoso es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no ha sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio.

Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. La Oficina Nacional Competente debe tener en cuenta para apreciar la novedad de un invento, la fecha de presentación de la solicitud de patente, puesto que tal fecha constituye un término ad-quem, o sea, un momento hasta el cual la divulgación del invento afecta el derecho a obtener el privilegio de la patente.

Si el invento que se desea patentar se hizo accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud, la oficina nacional competente no puede otorgar la patente ya que el invento perdió su novedad. Sin embargo, establece el artículo 3 excepciones a este principio, expresando que no constituye pérdida de la novedad de la invención cuando la divulgación hecha en el año anterior a la presentación de la solicitud es consecuencia de acciones originadas en: a) El inventor o su causahabiente; b) Una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; c) Un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente; d) Un abuso evidente frente al inventor o su causahabiente; o, e) Del hecho que el solicitante o su causahabiente hubieren exhibido la invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o, cuando para fines académicos o de investigación, hubieren necesitado hacerla pública para continuar con su desarrollo.

En este caso, el interesado deberá consignar, al momento de presentar su solicitud, una declaración en la cual señale que la invención ha sido realmente exhibida y presentar el correspondiente certificado. Esto supone que cualquier concesión de patente al margen de lo establecido en los primeros artículos de la Decisión 344 sería nula, ya que las primeras disposiciones de la norma comunitaria constituyen el marco general sobre patentabilidad.

7. NIVEL INVENTIVO El artículo 4 de la Decisión 344, al referirse al nivel inventivo determina, que éste se considera que existe “si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. Según el tratadista Gómez Segade, el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente puesto que ésta podrá ser otorgada, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye “un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica”, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) respecto del estado de la técnica.

Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar, si a la invención objeto de estudio no se hubiese podido llegar a partir sólo de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica. La invención se constituye pues, en un “paso” siempre más allá de lo existente.

El nivel inventivo se configura con referencia a dos elementos: a) el estado de la técnica y, b) la persona experta en la técnica en cuestión. “El estado de la técnica es el conjunto de elementos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la patente, “El experto en la técnica es una figura ficticia a la que se recurre con el propósito de obtener un parámetro objetivo que permita distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no lo es.

Se tratará de una persona normalmente versada en el ámbito tecnológico a que se refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos es más elevado en comparación con el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Se busca la figura de un técnico de conocimientos medios, pero no especializados”[2].

8. LA APLICACION INDUSTRIAL La aplicación industrial se halla explicitada en el artículo 5 de la Decisión 344, disposición esta que determina: “Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.” La industrialidad, es el último de los requisitos que debe reunir una patente, ella es entendida como la facultad que tiene un invento de ser utilizable, es decir, que sea materialmente realizable.

Los medios propuestos por el inventor deben ser capaces de proporcionar, con mayor o menor perfección, el resultado industrial perseguido. Con este requisito se pretende que la actividad inventiva del ser humano tenga por objeto una actuación del hombre sobre la naturaleza, destacándose el proceso industrial y los avances tecnológicos, cuyos beneficios económicos se obtendrán para quienes los exploten, puesto que una idea sólo es útil si puede ser puesta en práctica. 9.

EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD Y LO NO PATENTABLE La legislación andina al establecer los requisitos de patentabilidad comprendidos en los artículos 1 al 5 de la Decisión 344, consideró adicionalmente en los artículos 6 y 7, qué objetos no pueden ser invenciones y, además, estableció prohibiciones de patentabilidad sobre ciertas materias que podrían afectar el orden público.

Las exclusiones del concepto de invención establecidas en el artículo 6 de la Decisión 344 son consecuencia de la aplicación de los tres requisitos de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial), por lo que las hipótesis determinadas en la referida norma comunitaria, de una u otra forma, atentan contra la exigencia de novedad, por no ser el resultado de la actividad creativa del hombre o no ser susceptibles de concretarse en un producto o en un procedimiento industrial.

Así, el Régimen Común de Propiedad Industrial considera que no son invenciones: a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) Los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de las mismas; c) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas; d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores o el soporte lógico; e) Las formas de presentar información; y, f) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico.

Prohibiciones de Patentabilidad Las prohibiciones a la patentabilidad establecidas por el Régimen Común de Propiedad Industrial en el artículo 7 de la Decisión 344, a diferencia de las exclusiones del concepto de invención (artículo 6), no constituyen una derivación de los tres requisitos objetivos de patentabilidad, aun cuando en principio aquellas puedan ser consideradas como invenciones.

Todo dependerá de que la “invención” cumpla las condiciones objetivas de patentabilidad, y de que no esté prohibida la concesión de patente que se pide, por el ordenamiento jurídico comunitario, tomando en cuenta para ello, qué inventos no son susceptibles del amparo de una patente, de conformidad con los literales del artículo 7 de la Decisión 344 que textualmente determinan: a) Las invenciones contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres; b) Las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales; a la preservación de los vegetales; o, a la preservación del medio ambiente; c) Las especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención; d) Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo; y, e) Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.

El juzgador o la Oficina Nacional Competente deberán entonces tomar en consideración, de manera prevalente, las implicaciones morales, éticas y de orden público que puedan suscitarse, principales criterios a ser tenidos en cuenta para denegar la patente. Considera en consecuencia éste Tribunal, que una invención podrá ser patentada, siempre y cuando no incurra en alguna de las expresas prohibiciones determinadas en el artículo 7 de la Decisión 344. 10.

OBSERVACIONES A LA PATENTABILIDAD DEL INVENTO Este Tribunal considera que del texto de los artículos 21 al 29 de la Decisión 344, se desprende el procedimiento a ser seguido por la Oficina Nacional Competente de cada uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina para la concesión de una patente. Esa Oficina deberá aplicar los artículos correspondientes para poder emitir juicio objetivo que le permita garantizar la legalidad del trámite y, por ende, resguardar los intereses generales constituidos en el Régimen Común de Propiedad Industrial y en el Acuerdo Subregional de Integración. El artículo 25 de la Decisión 344 regula el trámite de las observaciones que puedan ser presentadas por terceros, que consideren de su legítimo interés el objetar la concesión de una patente.

Para ello, su texto establece que “una vez publicada la solicitud de patente, quien se crea con legítimo interés para oponerse a las pretensiones de patentabilidad de la invención publicada, podrá presentar observaciones fundamentadas, por una sola vez dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación”. La ley comunitaria exige que las observaciones sean debidamente fundamentadas e incluso faculta a los Países Miembros para castigar a terceros que presenten observaciones temerarias.

Luego de la publicación de la solicitud, quien tenga legítimo interés puede ejercer su derecho de oposición, presentando observaciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención, dentro de los treinta días siguientes a la publicación. Si no hay opositor y se han vencido los plazos establecidos para el efecto, la Oficina Nacional Competente realizará el examen de fondo que demostrará si la solicitud es o no patentable, según cumpla los requisitos de patentabilidad, requiriendo si es necesario, de informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, pues será de responsabilidad de esa Oficina Nacional, la concesión o la denegación de la patente.

11. FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; EL ARTICULO 143 DE LA DECISIÓN 344 Precisa el Tribunal que, en los procesos internos que se surten entre particulares, en materia de propiedad industrial, ha tenido por regla la de abstenerse de interpretar los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión, bajo la consideración de que en ellos se consagran facultades y obligaciones de los Países Miembros que deben ser ejercidas por los respectivos gobiernos, situación ésta que, en principio, no tendría incidencia en la definición de los casos concretos sometidos al juzgamiento de la jurisdicción nacional competente.

No obstante lo anterior, estima el Tribunal que en el presente caso, dadas las circunstancias de hecho que rodean el proceso interno dentro del cual se produce la consulta, resulta conveniente y necesario realizar la interpretación de la referida norma trayendo a colación, para ratificarlo, lo que ya ha establecido el Tribunal con respecto al alcance del mencionado artículo 143.

En efecto, el Tribunal comunitario al dictar sentencia en el proceso de incumplimiento 1-AI-96, en el cual falló en el sentido de considerar que la República del Ecuador vulneraba el ordenamiento jurídico comunitario al expedir y mantener en vigencia los Decretos Ejecutivos Nº 1344-A de 1993 y 1738 de 1994, íntimamente relacionados con la cuestión que se debate ante el juez nacional consultante, interpretó el mencionado artículo 143 diciendo: “XII.

INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 143 Y 144 DE LA DECISIÓN 344 “La parte actora en el documento introductorio de la acción de incumplimiento menciona entre los fundamentos de derecho el rol de complementación y supletoriedad de la legislación nacional en su misión de desarrollo del régimen común, como lo facultan los artículos 143 y 144 de la Decisión 344.

La parte demandada a su vez sostiene que las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda del Decreto Ejecutivo 1344- A se amparan en lo dispuesto en los artículos anteriormente citados y que tales medidas no tienen otro objetivo que el de cumplir precisamente con un deber de armonización de la legislación interna con la norma comunitaria.

El texto de los artículos citados es el siguiente: "Artículo 143: Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos de Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión. En estos casos, Los Países Miembros se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas.

"Artículo 144: Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros". “En opinión de este Tribunal el análisis de la normativa nacional sobre patentamiento de farmacéuticos contenida en el Decreto 1344-A no parecería tener sustento jurídico en el artículo 144 de la Decisión 344, atrás transcrita, pues esta faculta a los Países para complementar el derecho comunitario en aspectos no comprendidos por él, y si se considera que la Decisión 344 recoge integralmente el concepto de novedad y el de estado de la técnica en sus artículos 1º y 2º, no había vacío comunitario de donde legislar nacionalmente con base en el artículo 144.

“Sin embargo la parte demandada argumenta en favor del Decreto Nacional que se examina, afirmando que con él se fortalecen los Derechos de Propiedad Industrial conferidos por la Decisión 344. Sobre este particular el Tribunal ha dejado establecido en su interpretación 10-IP- 94 (Gaceta Oficial N 177 de 20 de abril de 1995), el punto de vista etimológico del verbo fortalecer, como se transcribe enseguida: "’Desde el punto de vista teleológico cobra también validez la interpretación literal de la expresión anotada, como quiera que los propósitos que persigue el sistema de integración adoptado por el acuerdo Subregional Andino se funda - como lo establece su preámbulo - en el fortalecimiento de la unión de sus pueblos, en la formación de una comunidad subregional, en la cooperación para el desarrollo, en la armonización de sus políticas económicas y en la unificación de la legislación de interés comunitario.

"Este Tribunal debe advertir que otra interpretación de las normas consagradas en el artículo 143 de la Decisión 344 entrañaría el peligro de que como resultado de su aplicación se violara el texto literal y el espíritu del acuerdo subregional andino, en perjuicio del propósito fundamental de lograr regímenes uniformes en áreas comunes de interés subregional’".

“En la presente oportunidad cree este alto Tribunal necesario agregar que cuando la norma del artículo 143 prescribe que los Países Miembros que utilicen la facultad allí establecida, se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas, está significando que el derecho nacional debe ser referido a la Comisión, precisamente para que el órgano legislativo principal pueda establecer si se está dando la armonización de tales medidas con el Régimen Común. “En opinión de este Tribunal el Decreto 1344-A no se fundamenta en el artículo 143 de la Decisión 344.

Además en el expediente no existe constancia de que el gobierno del Ecuador haya procedido a informar a la Comisión como se prevé en el mismo artículo[3]. Los conceptos vertidos anteriormente constituyen una ratificación de lo que ya se había expresado sobre el mismo aspecto en el proceso 10-IP-94, el cual se desarrolló precisamente para absolver una consulta de interpretación prejudicial formulada por la Corte Constitucional de la República de Colombia respecto del referido artículo 143.

Señaló en dicha oportunidad el Tribunal: “De los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 emerge claramente que si bien los países signatarios están obligados a cumplir con las disposiciones que se establecen sobre Propiedad Industrial en la Decisión 344 hoy vigente, pueden, si desean, hacer uso de su facultad legislativa para fortalecer dicho régimen mediante disposiciones legales o acuerdos internacionales (artículo 143); mientras que, de otra parte, están obligados a legislar sobre asuntos de propiedad industrial, no contemplados en la norma vigente (artículo 144).

“Basta la simple lectura de los artículos citados para reparar en ella la remisión hecha a la legislación interna a fin de regular materias no incluidas en la legislación comunitaria o para fortalecer el régimen común. A diferencia de la argumentación esgrimida por el demandante en el proceso interno que nos ocupa, sobre exclusividad de la facultad legislativa comunitaria, estas disposiciones están en perfecta concordancia con la reiterada jurisprudencia del Tribunal comunitario, hoy llevada al derecho positivo en los artículos mencionados atrás. “Desde la interpretación prejudicial 1-IP-87 y posteriormente en la 2- IP-88, sentadas en vigencia del artículo 84 de la Decisión 85 (equivalente al 144 de la Decisión 344 hoy vigente) este Tribunal reconoció el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los países y en la segunda de ellas señaló que "en caso de conflicto la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que la norma interna resulta inaplicable".

Resaltó además el Tribunal la claridad del principio de preeminencia cuando la ley comunitaria es precisamente norma posterior que debe primar sobre la anterior, de acuerdo con principios universales de derecho; advirtiendo sin embargo que ello no implica la derogatoria de la una sobre la otra, sino que lleva a la inaplicabilidad de la primera en la medida en que resulte incompatible con las previsiones del derecho comunitario.

“El desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del "complemento indispensable", según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas. Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica.

Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión "régimen común sobre tratamiento" que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena. Como lo ha dicho el Tribunal en la interpretación del artículo 84 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena (caso 2-IP-88), no es posible que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre aspectos regulados por la legislación comunitaria "o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella", debiendo únicamente legislar sobre lo no comprendido en la Decisión Comunitaria.

“Con el mismo sentido interpretativo enunciado en los términos anteriores por la jurisprudencia del Tribunal, ha de entenderse, en los países miembros, la respectiva aplicación de los artículos 143 y 144 de la Decisión 344. Así se desprende de las interpretaciones consignadas en los Procesos 3-IP-94 y 6-IP-94 referentes a los artículos citados.

De ellas se deduce lo siguiente: “- Los países signatarios por imperio de la norma comunitaria vigente, Decisión 344, pueden fortalecer el régimen de Propiedad Industrial mediante normas legales internas con la sola obligación de informar a la Comisión acerca de estas medidas y además, deben legislar sobre lo no comprendido en la norma comunitaria.

“- Esto deja claro que sí conservan facultad legislativa en la forma y condiciones que disponen, respectivamente, los artículos 143 y 144 de la citada Decisión. “- Estas disposiciones legales internas que sí pueden dictar los países miembros del Acuerdo, sin embargo, deben guardar relación de armonía, complementariedad e interrelación con la filosofía de la normativa comunitaria vigente, la que en su caso, será de prevalente aplicación. “En concepto de este Tribunal debe interpretarse lo que se entiende por "fortalecer los derechos de propiedad industrial" a que se refiere el artículo 143 de la Decisión 344 para justificar la adopción de medidas de derecho interno por las legislaciones nacionales de los países miembros.

“Desde el punto de vista etimológico, según el Diccionario de la Real Academia española, el verbo fortalecer se refiere a la acción de "hacer más fuerte o vigoroso". De esta noción fluye en forma natural y obvia la interpretación literal de que el régimen común de propiedad industrial puede ser complementado por las leyes internas para fortalecerlo siempre que con ello no se restrinja el sistema del régimen común en sus propósitos ni se recorte en su finalidad de protección de los derechos que consagra.”[4] Con los antecedentes expuestos: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Toda invención para merecer el amparo de una patente debe necesariamente cumplir las condiciones determinadas por el artículo 1 de la Decisión 344; esto es, ser novedosa, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. 2. La novedad de la invención a la que alude el artículo 2 de la misma Decisión, consiste en que el invento no esté comprendido en el “estado de la técnica”, situación o status constituido por el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público, accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, como determina la norma, de la prioridad reconocida. 3.

La Oficina Nacional Competente no puede otorgar patente para una invención que haya sido divulgada en el año anterior a la presentación de la solicitud, sin antes considerar las excepciones que establece el artículo 3 y que determinan las situaciones en las cuales un invento no pierde su novedad. 4. El artículo 4 de la Decisión 344 señala claramente lo que debe ser considerado como “nivel inventivo” para una persona del oficio, normalmente versada en la materia; en el entendido, en todo caso, de que la invención debe constituir un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la “no obviedad”, según el cual la invención no debe derivar, de manera evidente, del estado de la técnica en un momento dado. 5.

En virtud del requisito de susceptibilidad de aplicación industrial, la creación intelectual que pretenda patentarse como invención, deberá poseer carácter técnico, en el sentido de aprovechamiento o transformación de las fuerzas de la naturaleza. 6. El juzgador o la Oficina Nacional Competente, deberán considerar qué objetos no pueden ser invenciones y, además, observar las prohibiciones de patentabilidad establecidas por los artículos 6 y 7 de la Decisión 344, respectivamente. 7.

En el trámite de solicitudes de patentes de invención, el examinador, conforme al artículo 25 de la Decisión 344, deberá considerar las observaciones presentadas por quien tenga legítimo interés para ejercer su derecho de oposición; observaciones que deben ser legítimamente fundamentadas, dentro de los treinta días siguientes a la publicación de la solicitud. 8.

Todas las normas fijadas para la obtención de una patente deben ser cumplidas a cabalidad por las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros; el no hacerlo implicará violación del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo establece la Decisión 344. 9. Los Países Miembros de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido por el artículo 143 de la Decisión 344, pueden fortalecer el régimen común de Propiedad Industrial en ella constituido, mediante disposiciones internas, con la obligación de informar el hecho a la Comisión de esa Comunidad y, siempre que tales normas regulen únicamente lo no comprendido por ese Régimen, que no se lo restrinja en sus propósitos, ni se recorte su finalidad de proteger los derechos que consagra.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Segunda Sala, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 6438-99-L.Y.M., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, además, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al mencionado Tribunal mediante copia sellada y certificada y remítase así mismo copia, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Proceso 12-IP-98, sentencia de 20 de Mayo de 1998.

Patente: “Composiciones detergentes compactas con alta actividad celulosa”. G. O. A. C. Nº 428 de 16-IV-99. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Zuccherino, Daniel. “Marcas y Patentes en el Gatt”. Ed. Abeledo Perrot. Pág. 153. [3] Proceso 1-AI-96. Sentencia de 30-X-96. Publicada en G.O.A.C. Nº 234 de 21-IV-97. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 10-IP-94.

Sentencia de 17-III-95. Publicada en G.O.A.C. Nº 177 de 20-IV-95. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.