EXPEDIENTE Nº 20-IP-2002 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literales a, d y e, y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 84 eiusdem.
Parte actora: sociedad SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CIA. S.A. CASA LUKER S.A. Marca: “SOLYSOL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, diecinueve de junio del año dos mil dos. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literales a, d y e, y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Dr. Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 28 de febrero de 2001, y El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes, y que son del tenor siguiente: a) Hechos El solicitante afirma que: “El 12 de junio de 1997, Grasas Vegetales S.A., por medio de apoderado, solicitó el registro de la marca SOLYSOL para distinguir ‘carne, pescado, aves y caza; extracto de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, salsas para ensaladas, conservas’ productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza”; que, posteriormente, la sociedad “Sucesores de José Jesús Restrepo & Cía. S.A., Casa Luker S.A., presentó observaciones al registro de la marca, con base en el registro vigente de la marca SOL en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza” (a saber: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagres, salsas [condimentos]; especias, hielo”); y que la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, mediante la Resolución 11527, de 30 de junio de 1998, “declaró infundada la demanda de observaciones presentada por Sucesores de José Jesús Restrepo & Cía. S.A. y concedió el registro de la marca SOLYSOL, Clase 29 Contra dicha resolución la actora interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, que fueron resueltos mediante las Resoluciones 08742 de 18 de mayo de 1999 y 13503 de 15 de julio de 1999, confirmándola en todas sus partes”. b) Demanda Según el solicitante, la parte actora pide que se declare la nulidad de las Resoluciones 13503, del 15 de julio de 1999, emitida por el Superintendente de Industria y Comercio de la Superintendencia de Industria y Comercio; 08742, del 18 de mayo de 1999, de la División de Signos Distintivos de la citada Superintendencia; y 11527, del 30 de junio de 1998, de la División de Signos Distintivos en referencia. Alega al efecto que fueron violadas las siguientes normas comunitarias, pertenecientes todas a la Decisión 344 de la Comisión: “El artículo 81, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció que la marca SOLYSOL carece de fuerza suficiente para distinguir ‘los productos idénticos o similares de otra persona’, en este caso los productos alimenticios distinguidos con la marca SOL desde hace más de veinte años”;
“el literal a) del artículo 83 por cuanto la marca SOLYSOL reproduce en su totalidad a la marca SOL; esto hace que desde el punto de vista fonético, gráfico, conceptual y literal sean muy similares y fácilmente confundibles por los consumidores que considerarán que los productos SOLYSOL hacen parte de la marca SOL, generando desconcierto en el mercado en cuanto a la procedencia y calidad de los mismos”;
“El literal d) y e) del artículo 83 por cuanto la Superintendencia hizo caso omiso de las pruebas que sobre la notoriedad de la marca SOL, como son, estudios de agencias de publicidad sobre la recordación de marcas de alimentos, facturas de ventas de más de veinte años del producto SOL, folletos, calendarios y en general publicidad relacionada con el producto, que se presentaron en las observaciones y en los recursos”;
“ El artículo 102 por cuanto la Superintendencia al conceder el registro de la marca SOLYSOL, negó a la titular de la marca SOL, el derecho a usarla de manera exclusiva”. El solicitante refiere además que, a juicio de la accionante, “la marca SOLYSOL contiene en su totalidad a la marca SOL, además del mismo significado conceptual, pues al pronunciarse SOLYSOL, se manifiesta dos veces seguidas la marca SOL.
Estas circunstancias hacen que la marca SOLYSOL no sea lo suficientemente distintiva y, por lo tanto, es (sic) incapaz de diferenciar en el mercado los productos de una y otra”; y que “la marca SOL es totalmente distintiva en lo que se refiere a productos alimenticios ésta (sic) formada por un sustantivo preciso, definido por el Diccionario de la Lengua Española como ‘estrella luminosa, centro de nuestro sistema planetario’.
Pretender registrar una marca registrada duplicándola, no significa que la expresión resultante sea novedosa y tampoco suficientemente distintiva”. Y del escrito de la accionante se desprende que: “la solicitud de registro de la marca SOL en la clase 29, presentada por la sociedad Casa Luker S.A., está solicitada desde Mayo de 1995 y que la solicitud de Registro de la marca SOLYSOL en la clase 29, de la cual se solicita su nulidad, fue presentada dos años después, en junio de 1997”; que “La marca SOLYSOL contiene y reproduce en su totalidad a la marca SOL.
Esto hace que desde los puntos de vista gráfico, fonético, conceptual y literal, las dos marcas sean muy similares y fácilmente confundibles por el público consumidor, quien considerará que el nuevo producto proviene de los fabricantes de SOL, y por lo tanto, se creará confusión en el mercado en cuanto a la procedencia de los productos y en cuanto a la calidad de los mismos.
Es de advertir que estos productos alimenticios, tales como el chocolate, las harinas, enlatados, margarinas, la confitería, son exhibidos en las mismas secciones y en las mismas góndolas en los supermercados”; que “Conceptualmente las dos marcas son también similares, pues la marca solicitada SOLYSOL al pronunciarse se escucha como SOL Y SOL, es decir dos veces la marca registrada y vigente SOL.
De igual manera, su escritura es también confundible pues también se percibe escrita la palabra SOL dos veces, SOLYSOL”; y que “Muy diferente es comparar la marca SOL frente a SOLYSOL que comparar la marca SOL frente a SOLDADO. En el primer caso, la marca SOL sigue guardando su significado y en el segundo no”. c) Contestación de la demanda Según el solicitante, “La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda sosteniendo que no puede hacerse un examen fraccionado de los signos sino que al cotejarlos se deben tener en cuenta todos los elementos que los conforman, con el fin de determinar si hay o no riesgo de confusión. Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca ‘SOLYSOL’ frente a la marca ‘SOL’, se concluye de manera evidente que no existen semejanzas que conlleven a engaño a los consumidores, quienes podrán diferenciar los productos, pues no existe confundibilidad entre las mismas.
Por lo tanto, pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin originar confusión y sin afectar derechos de terceros”.
CONSIDERANDO
Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literales a, d y e, y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo previsto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 244 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literales a, d y e, y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; asimismo, el Tribunal estima pertinente interpretar de oficio la disposición prevista en el artículo 84 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezcan a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
“Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.
“Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. I. De la interpretación prejudicial La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, —remitida en anexo a la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia—, pide que se tenga como prueba: “2.- La interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia que se profiera dentro del presente asunto”.
Cabe reiterar, a propósito de dicho pedimento, que la solicitud de interpretación prejudicial constituye una vía autónoma de acceso, mediante consulta, al órgano jurisdiccional de la Comunidad, tal y como se desprende de las disposiciones previstas en los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y 122 y 123 del Estatuto. Por tanto, dicha interpretación no constituye prueba a favor o en contra de las partes, pero el juez consultante deberá adoptarla en su sentencia, a fin de asegurar la aplicación uniforme del Derecho de la Comunidad Andina en el territorio de los Países Miembros, a tenor de lo previsto en los artículos 32 y 35 del Tratado, y 121 y 127 del Estatuto del Tribunal.
El Tribunal se ha pronunciado ya sobre el particular en los términos siguientes: “Queda en consecuencia claro, que la interpretación prejudicial no es, ni puede equipararse a una prueba, sino que constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá, por otra parte, adoptar dicha interpretación. Esto consolida el principio de cooperación y colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario en la administración de justicia, ya que ambos con jurisdicción y competencia propias efectúan su aporte a la vigencia del derecho de integración. Al respecto cabe recordar la siguiente sentencia dictada por este Tribunal, en el proceso 1-IP-87, (G.O. N. 8 de 15 de febrero de 1988), en la que decía: “Cabe observar que la consulta prejudicial, que por su misma naturaleza equivale a una solicitud que hace el Juez nacional al Tribunal comunitario para que éste le preste una colaboración que resulta indispensable para la correcta aplicación de las normas del Derecho de la Integración, puede y debe ser formulada de oficio, lógicamente.
Pero si es una de las partes en el proceso la que solicita al Juez nacional que proceda a elevar la consulta, a lo cual tiene pleno derecho en cualquier momento del proceso, en ningún caso tal solicitud podría ser sometida a un trámite procesal que no se compagine con su naturaleza y su finalidad. Así por ejemplo, sería ilógica y carecería de toda base jurídica, la aplicación a tal solicitud de las normas procesales que regulan el régimen probatorio, señalando términos perentorios y oportunidades precisas para decretar y practicar pruebas.
La consulta prejudicial, en cambio, es un requisito para dictar sentencia que se puede cumplir en cualquier tiempo y no puede asimilarse en ningún caso a una prueba. “De lo cual resulta claro que la interpretación no es ni puede asimilarse a la prueba y sí constituye una solemnidad inexcusable que el juez nacional debe observar. Así se declara”.
(Sentencia dictada en el expediente N° 10-IP-94, del 17 de marzo de 1995, publicada en G.O.A.C. No. 177, del 20 de abril de 1995, caso “Publicaciones periódicas”; y reiterada en reciente sentencia dictada en el expediente N° 01-IP-2002, de fecha 10 de abril de 2002, publicada en G.O.A.C. No. 786, de 25 de abril de 2002, caso “JOHANN MARIA FARINA”).
II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente.
La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a que se halla destinada, garantizando a éstos la identidad de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad.
Por ello, la marca procura, en definitiva, garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.
La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.
Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar al consumidor la identidad del origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La fuerza distintiva, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.
Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar integradas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.
Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, eiusdem, donde se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. III. De las denominaciones genéricas Se entiende por denominación genérica la que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio.
De allí que una denominación semejante carezca de fuerza distintiva y, porque además otorgaría a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, no procediendo en consecuencia su registro. Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse in concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte.
Y es que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de productos, pero no en relación con otro. Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca. En este contexto, el Tribunal ha manifestado que: “ en el campo doctrinal, las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio.
Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia” (Sentencia dictada en el expediente N° 02-IP-89, del 19 de octubre de 1989, publicada en G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre de 1989, caso “OFERTA”).
IV. De la comparación entre marcas, del riesgo de confusión, de las reglas de comparación y de la conexión competitiva Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Habrá riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo en particular, de modo que pudiera atribuir, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, o ya solicitada para registro, existirá el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca.
En el presente caso, cabe determinar la existencia de semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca previamente registrada, cuya comparación —tomando en cuenta su naturaleza— habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.
Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo componen, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. A este propósito, el Tribunal ha establecido que la similitud visual se presenta por lo parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incentivar en mayor grado una confusión más palpable u obvia.
Además, si de la comprobación en la ubicación de vocales idénticas se desprende que se hallan situadas en el mismo orden, se podrá presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden de distribución produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, la impresión general de que la denominación impacta en el consumidor.
En cuanto a la similitud fonética, ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.
Y en cuanto a la similitud conceptual, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien remarca cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.
De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia, y que son del siguiente tenor: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
Finalmente, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “SOL” y “SOLYSOL”, deberá considerar que el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente la clase de los productos ubicados en un determinado grupo del nomenclátor; que la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, y que la pertenencia de aquellos a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.
Por la razón que antecede, el consultante deberá tener en cuenta también la conexión competitiva entre los productos identificados por los signos en disputa. En primer lugar, el hecho de que ambos productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, toda vez que podrían encontrarse en el mismo mercado.
En relación con este punto, es pertinente la mención de los principios elaborados por la doctrina (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.), cuales son los de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, entendiéndose por tales tanto los canales de distribución como los establecimientos de venta al público. Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: “serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad” (Cita tomada de la sentencia dictada en el expediente N° 50–IP- 2001, el 31 de octubre de 2001, y publicada en G.O.A.C. N° 739, del 4 de Diciembre de 2001, caso “ALLEGRA”).
En relación con los medios de comercialización o distribución de los productos, la conexión competitiva podría configurarse también por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de aquéllos. En efecto, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.
Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-94, de 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”).
V. De la marca notoria y de su prueba Este Tribunal ha calificado de notoria la marca que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo. (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997, “REMAVENCA”).
Ahora bien, a tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se ha solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios en referencia. Además, de conformidad con el artículo 83, literal e, eiusdem, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, —caso de producirse confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como de impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.
Por ello, el Tribunal reitera que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes”. (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001, publicada en G.O.A.C. N° 674, del 31 de mayo de 2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”; criterio tomado a su vez de la sentencia dictada en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en G.O.A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).
En cuanto a la prueba de la notoriedad de la marca de que se trate, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.
(Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95, del 30 de agosto de 1996, publicada en G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”). En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.
La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.
VI. Del derecho al uso exclusivo de la marca El Tribunal reitera que el registro de la marca ante la oficina nacional competente configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la misma, así como del derecho de obrar contra cualquier tercero que, sin consentimiento del titular, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.
El uso exclusivo de la marca debidamente registrada confiere a su titular el ejercicio de acciones positivas sobre la misma, así como la posibilidad de prohibir que terceros la utilicen (ius prohibendi). Al respecto, el Tribunal ha sostenido que “el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-98, del 15 de mayo de 1998, publicada en G.O.A.C. N° 481, del 13 de septiembre de 1999, caso “DERMALEX”).
Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º El señalamiento, por parte del juez nacional, de las normas andinas cuya interpretación consulta, no obsta para que este Tribunal realice de oficio la interpretación de las que considere relevantes en la solución de la controversia sometida al conocimiento de aquél. 2° En el caso de autos, el signo pendiente de registro será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones enunciadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 3° El establecimiento de la dimensión genérica de un signo deberá hacerse in concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte.
La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotar a aquélla de fuerza distintiva en relación con el producto de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. 4° La comparación entre signos susceptibles de inducir a confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que están destinados los productos.
Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 5° A fin de establecer si existe riesgo de confusión entre dos o más signos marcarios, será necesario determinar la existencia de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor medio, la cual variará en función de tales productos.
No bastará cualquier semejanza entre dichos signos, sino que es legalmente necesario que la misma pueda inducir a confusión o error en el mercado. 6° La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de producirse confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la marca notoria, así como de impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.
La notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los indicadores previstos en el artículo 84 de la Decisión 344. A diferencia del hecho notorio, dicha notoriedad no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores 7° Se reitera que el registro de la marca ante la oficina nacional competente configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la misma, así como del derecho de obrar contra el tercero que, sin consentimiento del titular, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.
De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.
Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE (E) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO