PROCESO 45-IP-2002 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: LIBARDO RIVERA. Marca: “BAZZER SPRINGS”. Proceso interno N° 6672.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil dos, en la solicitud sobre interpretación prejudicial presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por medio de la Consejera, doctora Olga Inés Navarrete Barrero, VISTOS: Que la mencionada solicitud, en virtud de llenar los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal y por su Estatuto, fue admitida a trámite mediante auto de 12 de junio de 2002, por lo que procede su absolución previas las consideraciones siguientes: 1.
ANTECEDENTES. 1.1. Partes: Comparecen en el juicio interno como parte demandante el señor LIBARDO RIVERA y como parte demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se cita en calidad de tercero interesado, a la sociedad STANTON & CIA. S.A. 1.2. Actos demandados y objeto de la demanda: El actor plantea en su demanda la declaratoria de nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución Nº 01109 del 28 de Enero de 2.000 mediante la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la demanda de observaciones de la Sociedad STANTON & CIA. S.A., y negó el Registro de Marca BAZZER SPRINGS (Clase 25) al señor LIBARDO RIVERA, así como en las Resoluciones Nº 6561 del 30 de Marzo de 2.000 y Nº 11663 del 31 de Mayo de 2.000, mediante las que se decidieron, respectivamente, los recursos de reposición y de apelación interpuestos contra la Resolución Nº 01109, confirmándola.
Solicita además el actor, que como consecuencia de las declaraciones de nulidad de los actos demandados y a título de Restablecimiento del Derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el Registro de la Marca BAZZER SPRINGS, Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza[1], al señor LIBARDO RIVERA, para distinguir los productos que actualmente protege la citada Marca.
Fundamenta sus pretensiones, el demandante, en el hecho de que los actos administrativos cuya nulidad solicita, de manera ilegal y ante la observación presentada por la firma STANTON & CIA. S.A., con base en la marca registrada denominada BAXTER (clase 25), le negaron la solicitud de registro de la marca BAZZER SPRINGS para amparar productos de la misma clase internacional.
Con fundamento en jurisprudencia del Tribunal Comunitario Andino argumenta que la Superintendencia, en forma equivocada, estimó que los dos signos eran confundibles y no podían coexistir en el mercado. A esta conclusión, dice, llegó sin un análisis riguroso que le permitiera respaldar la supuesta falta de distintividad del signo solicitado en registro.
Manifiesta que objetivamente y realizando la comparación de los signos de la manera como está prevista en la ley, en la doctrina y en la jurisprudencia, se llega a una definición completamente diferente. De otra parte, afirma el actor que: “ si se tiene en cuenta que la marca BAXTER Clase 25 de la Sociedad STANTON & CIA. S.A., está limitada para distinguir exclusivamente CALZADO Y ACCESORIOS PARA LOS MISMOS Y LA MARCA BAZZER Clase 25, fue limitada dentro de su oportunidad legal para distinguir exclusivamente ROPA SPORT EN GENERAL, no existe confundibilidad entre las marcas enunciadas, debido a que la gran diferencia que existe entre los productos enunciados, hace que el público no se confunda al comprar los productos que elaboran que son distinguidos con las marcas BAZZER SPRINGS Y BAXTER ”. 1.3.
Contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, al contestar la demanda, se opone a sus pretensiones y manifiesta que con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas invocadas y que ellos se ajustaron plenamente a derecho, de manera especial a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.
Expresa que después de efectuar el examen sucesivo y comparativo de las marcas BAZZER SPRINGS y BAXTER, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, al presentarse confundibilidad en los aspectos gráficos, ortográfico y fonético, resultando improcedente su coexistencia en el mercado puesto que conllevaría a error al público consumidor, ya que crea la posibilidad de confusión directa e indirecta, habida cuenta que las personas creerían que los productos a que se refieren tienen el mismo origen empresarial. 1.4.
Escrito del Tercero interesado: La sociedad STANTON & CIA. S.A., comparece al juicio para oponerse a la totalidad de las pretensiones del demandante manifestando, esencialmente, que la Superintendencia negó de manera acertada el registro solicitado por él y reafirmando que entre la marca de su propiedad y el signo solicitado en registro existen semejanzas que hacen que este último no sea suficientemente distintivo para amparar productos que se encuentran en la misma clase internacional. 2.
CONSIDERANDO. 2.1. Competencia del Tribunal: El Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.2.
Normas a ser interpretadas: Se interpretarán las disposiciones de la Decisión 344 de la Comisión que se mencionan por el juez consultante, aclarando que en relación con el artículo 82, del cual no se especifica en la consulta a que literal se refiere la solicitud, la interpretación se limitará a su literal a) por ser éste, a juicio del Tribunal, el que guarda pertinencia con el caso que debe resolverse.
Los referidos textos jurídicos son los siguientes: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. "Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; 2.3.
La marca: Definición y elementos constitutivos (Artículo 81): La marca, a voces del artículo 81 de la Decisión 344, es definida como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. La disposición comunitaria determina así mismo, los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.
Por ser la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos. La perceptibilidad, entonces, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad.
Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más generalizada el sentido de la vista, han venido utilizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. La distintividad, a su turno, es considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esta manera la diferenciación por parte del consumidor.
Se considera distintivo el signo que por sí solo sirve para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con ellos o con sus características esenciales o primordiales. El tercero de los elementos mencionados, el de la susceptibilidad de representación gráfica consiste en la capacidad del signo para ser descrito o representado mediante palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados tanto en el mercado de productos como por los funcionarios que tramitan las diferentes peticiones que ante ellos se realizan respecto de su registro o de los derechos que el genera a su titular. 2.4.
Irregistrabilidad por falta de requisitos del signo. (Artículo 82, literal a) ): El artículo 82 de la Decisión 344 dispone en su literal a) que no podrán registrarse como marcas los signos que no puedan constituir marca conforme al artículo 81, es decir, que no cumplan con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.
La ausencia en el signo que se pretende registrar de una cualquiera de las referidas características o elementos es determinante de una ineptitud absoluta para que pueda ser habilitado como marca mediante el acto registral. La carencia de distintividad, sobre todo, es factor impeditivo del registro. Un signo puede considerarse como no distintivo por razones intrínsecas o inherentes a su estructura, o por razones derivadas de sus relaciones con otros signos. En el primer caso la falta de distintividad deriva de circunstancias predicables del signo en si mismo o de la relación que exista entre éste y los bienes o servicios que pretende designar, tal como acontece con los vocablos genéricos o descriptivos.
En el segundo, la condición de no distintividad proviene, generalmente, de una relación de semejanza o de identidad con otro signo ya registrado o solicitado prioritariamente para registro. 2.5. Prohibición para el registro de marcas por similitud o semejanza capaces de generar confusión. Reglas para el examen de los signos. Conexión competitiva.
(Artículo 83, literal a) ): La legislación comunitaria andina en materia de marcas ha determinado que no pueden ser objeto de registro como tales, los signos que sean idénticos o semejantes, “de forma que puedan inducir al público a error”, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Por ello, destaca como factor importante en el proceso de concesión o registro de las marcas el del cuidado que se debe tener, por las autoridades encargadas de realizar el análisis de los signos que aspiran a ostentar tal calidad, en la determinación de si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. La labor de definir si un signo marcario es confundible con una marca o con otro signo con solicitud prioritaria de registro, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
Cuando las marcas no sólo son idénticas sino que tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto al punto que podría descartarse la registrabilidad del últimamente solicitado. En los casos de simple semejanza, en cambio, la situación es un tanto más compleja y exige un esfuerzo mayor de parte del examinador, en función de establecer hasta dónde las similitudes que se adviertan entre los signos, en los campos ideológico, ortográfico y fonético, tienen o no la capacidad de inducir en error al público consumidor.
De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. La decisión del funcionario no puede ser arbitraria toda vez que el acto administrativo en que ella se plasme debe ser, por exigencia de la ley comunitaria, debidamente motivado; y, aunque las normas aplicables no consagran criterios ni reglas que indiquen la forma como debe efectuarse el cotejo de los signos en conflicto, tanto la Doctrina como la Jurisprudencia del Tribunal Comunitario han sugerido la necesidad y la conveniencia de tomar en consideración, para ello, los principios, reglas y métodos que al respecto se han venido elaborando y que el Tribunal ha venido recogiendo reiteradamente en sus sentencias.
Es así como en reciente providencia expuso su criterio en este sentido al afirmar que resulta, en todo caso, necesario considerar, al efectuar el examen de registrabilidad tendiente a establecer si la semejanza entre los signos comporta niveles de confundibilidad que impidan el otorgamiento de un registro solicitado, las siguientes características predicables de la situación de semejanza: “Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas.
Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación [de] una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, pág. 152). En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor, en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;
“Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia; “Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. “Todo lo expuesto se encuentra ligado con las siguientes reglas para realizar el cotejo marcario: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas (Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.)”.
“Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ´disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.
(Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA)”. [2] De otra parte, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también ha considerado en sus sentencias que a los efectos de determinar los niveles de confundibilidad que se puedan derivar de signos semejantes, se deben tomar en cuenta por el examinador criterios que pueden conducir a establecer la presencia o no de la llamada conexión competitiva entre los productos.
Ello por cuanto el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de elementos o circunstancias tales como la inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor; su expendio en los mismos o en diferentes canales de comercialización; la utilización de medios de publicidad idénticos o similares; la relación o vinculación entre los productos; su condición de partes y accesorios; el uso conjunto o complementario de los productos; el mismo género de los productos; y, en fin, la intercambiabilidad de los productos.[3] Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E:
PRIMERO: Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma norma comunitaria.
SEGUNDO: Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se deben apreciar, ante todo, sus semejanzas más que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al adquirir los productos que ellos identifican. El riesgo de confusión generado por la identidad o similitud de los signos cotejados deberá ser apreciado por el examinador sujetándose a las reglas de comparación establecidas por la doctrina y la jurisprudencia a que se hace mención en esta providencia, considerando que la confundibilidad puede originarse en las similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales que se adviertan entre ellos.
TERCERO: Establecida la similitud entre dos signos, y con el fin de determinar la posibilidad de error o confusión que se pueda derivar de ella, se han de tomar en cuenta los criterios que permiten establecer la conexión competitiva entre los productos que distinguen, ya que, en principio, si no existe conexión alguna entre ellos, no habría lugar a impedir el registro de la marca solicitada.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 6672, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Deberá tomar en cuenta, además, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento.
Notifíquese al mencionado Consejo de Estado y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE (E) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 05-IP-2002, sentencia de 20-II-2002. En G.O.A.C. Nº 773 de 18-III-2002, marca: “BAZZER”. [3] Para una más amplia exposición de lo referente a la conexión competitiva véase la sentencia de 20-II-2002. Proceso 05-IP-2002. En G.O.A.C. Nº 773 de 18-III-2002, marca: “BAZZER”. También los procesos No. 41-IP-2001, de 10-X-2001, marca “MATERNA”.
En G.O.A.C. No. 792 de 14- V-2002, y No. 08-IP-95, de 30-VIII-1996, marca “LISTER”, en G.O.A.C. No. 231, de 17-X-1996.