PROCESO 46-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), 84 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Actor: PAPELES NACIONALES S.A. Marca: “SUPPLEX”. Proceso interno N° 6493.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil dos. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente, doctor Camilo Arciniegas Andrade.
VISTOS Que la solicitud recibida por este Tribunal el 27 de mayo del año 2002 se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y, que en consecuencia, fue admitida a trámite. 1.
ANTECEDENTES: 1.1 Partes. Actúa como demandante la empresa PAPELES NACIONALES S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se constituye en tercero interesado, la sociedad E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY. 1.2 Actos demandados. La interpretación se plantea en razón de que la empresa PAPELES NACIONALES S.A. demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de las siguientes Resoluciones: - N° 17279, de 30 de agosto de l999, mediante la cual se declaró infundada la demanda de observación presentada por la Actora, al registro de la denominación SUPPLEX, destinada a proteger productos comprendidos en la Clase Nº 24 de la Clasificación Internacional de Niza y, se concedió dicha inscripción en favor de E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY. - N° 00368, de 26 de enero del 2000, por la que se resolvió el recurso de reposición interpuesto, en la que se confirmó la Resolución anterior; y, - N° 07078, de 31 de marzo del 2000, por medio de la cual se decidió el consiguiente recurso de apelación y se confirma, así mismo, la Resolución inicial. 1.3 Hechos relevantes.
En la solicitud formulada, la Instancia Consultante destaca los siguientes aspectos relevantes: a) Los hechos 1. El 28 de enero de 1999, la sociedad E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, con domicilio en Wilmington, Estado de Delaware, Estados Unidos de América, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, el registro de la marca de fábrica denominada “SUPPLEX”, para distinguir productos comprendidos en la clase Nº 24 de la Clasificación Internacional de Niza[1]. 2.
La solicitud fue signada con el trámite Nº 99-4594 y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 474, Pág. 64, de 26 de marzo de 1999. 3. Luego de publicado el extracto, la empresa PAPELES NACIONALES S.A., con domicilio en Pereira; formuló observaciones al registro, argumentando ser propietaria de la marca “SUPER SUPLEX”, que protege productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.[2] 4.
El 30 de agosto de 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, mediante Resolución Nº 17279, rechaza la demanda de observaciones formulada por PAPELES NACIONALES S.A. y concede el registro de marca solicitada.
5. PAPELES NACIONALES S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación. 6. El 26 de enero de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de Resolución Nº 00368, resuelve el recurso de reposición, confirmando la Resolución Nº 17279 en todas sus partes. 7. El 31 de marzo de 2000, la misma Superintendencia, mediante Resolución Nº 07078, decide el recurso de apelación y de igual forma, confirma la resolución original. b) Escrito de demanda La empresa PAPELES NACIONALES S.A., domiciliada en Pereira (Risaralda), a través de apoderado, presenta demanda de nulidad contra la Resolución Nº 17279, de 30 de agosto de 1999, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, argumentando ser propietaria de la marca “SUPER SUPLEX”, destinada a proteger productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
Pretende, además, obtener la nulidad de la Resolución Nº 00368 de 26 de enero de 2000 y, de la Resolución Nº 07078 de 31 de marzo de 2000, en las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, resolviendo el recurso de reposición y el de apelación, confirmó la Resolución Nº 17279, en todas sus partes. La actora denuncia la violación por parte de la Administración, de los artículos 81; 83 literales a), d) y e), 84 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Al considerar como violado el artículo 81 expresa que “ si bien es cierto que el signo registrado como marca denominado “SUPPLEX” cumple los requisitos de distintividad intrínseca en cuanto a que el mismo no es genérico, ni descriptivo, ni se refiere a un objeto o servicio determinado lo cierto es que el mismo no cumple con el requisito de distintividad extrínseca, entendida esta como la actitud del signo para ser registrado en virtud de no existir otro idéntico o similar anteriormente solicitado a registro o registrado, a favor de un tercero para distinguir productos idénticos o similares.”; continúa diciendo que “Por lo expuesto, la marca registrada por la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. excluye cualquier posibilidad de que un tercero registre marcas confundibles con ella, en defensa del postulado de la distintividad extrínseca y de los derechos adquiridos previamente por otra persona”.
Refiere la violación del artículo 83 en su literal a) cuando dice que “ como se puede apreciar a simple vista, el elemento predominante de confundibilidad que destaca en las marcas enunciadas es la expresión SUPPLEX, muy similar a la expresión SUPLEX, que hace parte de la Marca SUPER SUPLEX, lo que hace que las marcas enunciadas comparadas en su conjunto presente más similitudes que diferencias lo que puede llevar a que el público consumidor se confunda”.
Con respecto a que las marcas protegen los mismos productos, la actora explica que “existe confundibilidad entre las marcas SUPER SUPLEX Y SUPPLEX, debido a que la misma finalidad en productos semejantes, necesariamente induce al público a error, ya por las similitudes que se presentan entre las expresiones SUPER SUPLEX Y SUPPLEX desde el punto de vista gráfico, fonético y ortográfico, aunadas a la finalidad de los productos enunciados, en cuanto que están destinados a ser usados para la higiene, necesariamente inducen al público a error, debido a que el mismo percibe las marcas enunciadas en forma idéntica lo cual hace que el mismo se confunda”.
Cuando observa la violación de los literales d) y e) del artículo 83, manifiesta que “la citada entidad desconoció que la marca SUPER SUPLEX Clase 16 que sirvió de base para presentar demanda de observaciones contra la marca SUPPLEX Clase 24 es notoriamente conocida”; dice la Actora, que si se procede a analizar las marcas “ claramente se observa que se demostró la notoriedad de la marca SUPER SUPLEX Clase 16 con anterioridad a la solicitud de registro de la marca SUPPLEX Clase 24 ” Considera entonces que “ debido a que las pruebas aportadas al proceso demostraban la antigüedad, publicidad intensiva de la marca SUPER SUPLEX desde febrero e 1995 hasta mayo de 1999, y su volumen de ventas con anterioridad a la solicitud de la marca objetada; así como su comercialización para los años de 1998 y 1999, por lo que la notoriedad de dicha marca quedó debidamente probada”.
Señala que el artículo 84 de la Decisión 344 “ estableció unas pautas para probar la notoriedad de una marca, no es necesario que todas las pautas enunciadas se cumplan, toda vez que el mismo es enunciativo en el sentido de que establece que para probar la notoriedad de una marca deben tener en cuenta entre otros los supuestos que enumera el citado artículo a título enunciativo”.
Finalmente estima que la violación del artículo 102 se dio cuando la Superintendencia de Industria y Comercio “ desconoció el mejor derecho derivado de la citada marca declarándose infundada la Demanda de Observaciones de la sociedad PAPALES NACIONALES S.A. otorgándose la marca materia de la demanda de observaciones a E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY por lo que al ser confundible la marca de la citada sociedad con la marca registrada y prioritaria de mis mandantes se desconocen derechos previamente adquiridos y prioritarios de la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. debido a que debe compartir el uso exclusivo de su marca con una marca confundible”.
En apoyo de sus argumentos refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 1-IP-87, 4-IP-94, 2-IP-95, 17-IP-96, 28-IP-96 y 26-IP-97. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de apoderado, contesta la demanda solicitando “no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen”.
Asegura la legalidad y validez de la resolución impugnada ya que guarda conformidad con lo dispuesto por la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues dice que es “ aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, constituyéndose en el régimen legal que debía adaptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas”.
Manifiesta que del examen jurídico realizado de la respectiva solicitud “se concluye en forma evidente que además de que distinguen productos de clases distintas, no presentan semejanzas suficientes de conllevar a engaño a los consumidores quienes podrán diferenciarlos de otros productos, pues no existe confundibilidad entre las mismas”.
Al refutar la supuesta violación de los artículos aludidos, sostiene que “ es de reiterarse que el signo solicitado “SUPPLEX” no se encuentra incurso en esta causal de irregistrabilidad habida cuenta que no induce a error al consumidor; en lo referente a la notoriedad de la marca “SUPPLEX” argumentada por la parte demandante cabe señalar que habida cuenta que no existe confundibilidad entre las marcas comparadas, no es dable su análisis, además que la misma no fue demostrada dentro de la vía gubernativa”.
Ratifica que “En consecuencia, la marca “SUPPLEX” para distinguir “tejidos” producto comprendido en la clase 16 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y cumple con todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria”. En sustento de su determinación, refiere jurisprudencia de este Tribunal sentada en los procesos 9-IP-94, 22-IP-96 y 14-IP-98. d) Tercero interesado La sociedad E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, domiciliada en Wilmington, Estado de Delaware, Estados Unidos de América, contesta la demanda por medio de apoderado, manifestando que se opone a todas y cada una de las pretensiones del actor, pues considera que la Superintendencia de Industria y Comercio emitió las resoluciones impugnadas, de conformidad con las disposiciones legales vigentes al momento de su expedición. Sostiene que “la concesión de registro para la marca SUPPLEX en clase 24 cumple cabalmente con las disposiciones de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena” “toda vez que la marca no se encuentra incursa en causal de irregistrabilidad alguna y cumple los requisitos de registrabilidad contenidos en la mencionada Decisión 344”.
Al referirse a la finalidad de los productos considera que “en realidad los argumentos del actor se fundan en un concepto errado: la marca SUPPLEX identifica una tela que se utiliza para la confección de ropa deportiva comprendida en la clase 24, mientras que SUPER SUPLEX se utiliza para productos de la clase 16, siendo éstos artículos de papel, cartón y materias similares, utilizando la marca para identificar principal y efectivamente papel higiénico”.
Sobre el mismo tema ratifica que “los productos identificados con SUPPLEX no están destinados a ser usados para la higiene, por lo que es evidente que la parte actora está errada en cuanto a la naturaleza de los productos que mi representada identifica con la marca”. Expresa que “el mismo actor parecería que no está convencido de la confundibilidad de los signos enfrentados ”, pues “ el mismo demandante reconoce que existen diferencias entre las marcas, de manera que no hay lugar a argumentar la confudibilidad ortográfica, fonética o auditiva, visual o gráfica entre los signos SUPPLEX y SUPER SUPLEX.
Los signos no son confundibles entre sí”. Por último, respecto de la notoriedad de la marca solicitada señala, “la notoriedad de la marca SUPER SUPLEX no se encuentra debidamente probada de conformidad con lo establecido en la Decisión 344, por lo cual no cabe discusión adicional en relación con éste argumento del demandante”. Para fundamentar sus argumentaciones alude jurisprudencia de este Tribunal establecida en el proceso 9-IP-94.
Con vista de lo expuesto anteriormente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.
La consulta sobre interpretación prejudicial formulada se ajusta plenamente a las exigencias de los artículos 33 del mencionado Tratado y 125 de su Estatuto, reformado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia ha solicitado a este Organismo, por medio de oficio Nº 0842, de 6 de abril del año 2002, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), 84 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo establecido, según se dice, por el artículo 61 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184), vigente en la fecha de esa determinación. No obstante que en la aludida fecha se encontró vigente ya la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, reformatoria del Estatuto de este Tribunal, este Organismo procede a atender el requerimiento formulado, sólo por el hecho de que los cambios introducidos en la Decisión 500, no alteran los requisitos estatutarios exigidos por el anterior artículo 61, los cuales en esencia se mantienen en el actual artículo 125.
Cabe además resaltar, que en la solicitud formalizada, en lo relativo a los hechos considerados relevantes, el Consultante hace referencia únicamente a la demanda, sin incluir lo atinente a las contestaciones a la misma, no obstante lo cual este Tribunal ha estimado esta omisión como subsanable, por medio de la verificación del contenido de las demás piezas procesales incorporadas al expediente. 3.
NORMAS A SER INTERPRETADAS Corresponden a los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. "Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
( ) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que (sic) solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independiente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;
"Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; “b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
“c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca." “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.
4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca se define como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.
5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS La identidad o la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[3] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
Cuando las marcas no sólo son idénticas sino que tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, podría presumirse, incluso, la presencia de la identidad. Es necesario entonces que la Administración considere la aplicación de las siguientes reglas para realizar el cotejo marcario; a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
"Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. "Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. "Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. "Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas" [4].
Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [5] La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido El Profesor Fernández Novoa define a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento en el círculo de consumidores del producto que identifica.
La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de "difusión" y de "reconocimiento", logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican. La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular.
El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.
Confusión con la marca notoriamente conocida En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca. En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado sobre el punto: "Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación del literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena."[6] La independencia de la clase internacional respecto de los productos amparados por una marca eventualmente notoria, de aquellos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.
6. CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE LA NOTORIEDAD Este Tribunal Comunitario ha dicho que la marca notoria “es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo” [7] Si bien el literal e) del artículo 83 establece la protección para una marca notoria, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado, acatando así lo establecido por el artículo 84 de la Decisión 344.
Este artículo señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc. La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. [8] La Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las probanzas aportadas por quien plantea el reconocimiento de marca notoria y por ende la protección especial que de ello se deriva, si una marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.
7. DERECHOS CONFERIDOS POR EL REGISTRO Se entiende claramente que en un mercado comercial activo de registros de marcas, se presenten más de una solicitud dentro de un mismo período, incluso al mismo tiempo. En solución del conflicto que ese hecho puede originar, se ha establecido el derecho de uso exclusivo de la marca. En la doctrina y en diversas legislaciones encontramos dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso y, el sistema atributivo que sólo confiere derecho al uso exclusivo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.
La norma comunitaria que consagra el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, se encuentra ubicada en el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro del signo; "es decir en las normas del ordenamiento jurídico andino el registro es título constitutivo del derecho de marcas." [9] La doctrina reconoce tres facultades que se derivan del registro, y por el cual el titular puede hacer valer su derecho de propietario: "La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos;
"Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar; "La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca." [10] El valor constitutivo del registro de marca se da desde el momento de la concesión por parte de la Oficina Nacional Competente, adquiriendo su titular el derecho exclusivo sobre una marca, derecho subjetivo de usarla para la identificación de productos y servicios.
8. CONEXIÓN COMPETITIVA DE PRODUCTOS En recientes sentencias dictadas por este Tribunal, al referirse a la conexión competitiva que se da entre productos, se ha señalado que: “El riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre productos e) Uso conjunto o complementario de productos f) Partes y accesorios g) Mismo género de los productos h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los productos”.[11] Este Tribunal señala que lo trascrito anteriormente se encuentra ligado íntimamente al grado de atención del consumidor, tomando en cuenta “a quién” se atribuye la posibilidad de confusión. De esta forma, al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer “quién” será el consumidor y “cuál ” su conducta frente a las marcas.
Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona cuando realiza su elección, que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o experto, del consumidor elitista y experimentado o, del consumidor medio. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.
Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81, éste no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.
Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 3. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Oficina Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 4.
La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. La notoriedad, no obstante, debe necesariamente ser probada por quien la alega, ante las autoridades que conozcan de un procedimiento relacionado con el registro de una determinada marca. 5.
La única manera de obtener el derecho al uso exclusivo de una marca, es mediante el registro concedido por la Autoridad Nacional Competente. Este registro le permite a su titular, la posibilidad de ejercitar las acciones del caso frente a terceros que pretendan utilizar, sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante al registrado, para distinguir productos o servicios de la misma clase, induciendo de este modo a error al público consumidor. 6.
Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre ellas y los productos o servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 6493, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, además, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada y, remítase así mismo copia, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Clase 24: Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa. [2] Clase 16: papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés. [3] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss. [5] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998, G.O. Nº 354 de 13 de julio de 1998, marca: VODKA BALALAIKA.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso 07-IP-96, G.O. Nº 299 de 17 de octubre de 1997. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998, G.O. Nº 354 de 13 de julio de 1998, marca: VODKA BALALAIKA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] Proceso 20-IP-98, sentencia de 7 de agosto de 1998, G.O. No. 393, de 14 de diciembre de 1998, marca: “RIO CLARO (nominativa)”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [10] Proceso 4-IP-94, sentencia de 7 de agosto de 1995, G.O. No. 189, de 15 de septiembre de 1995, marca: “EDEN FOR MAN (etiqueta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [11] Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 2001, marca “MATERNA”. Ver también: Proceso 08-IP-95, de 30 de agosto de 1996, marca “LISTER”, G.O.A.C. No. 231, de 17 de octubre de 1996;
Proceso 5-IP-2002, de 20 de febrero del 2002, marca “BAZZER”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.