PROCESO 54-IP-2002 Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 82, literales e), i) y j); 83, literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito República del Ecuador e interpretación de oficio de los artículos 95 y 96 ibidem.
Expediente Interno N° 3601-E.G.F. Marca: “NORMASILEN”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil dos; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito República del Ecuador.
VISTOS: Que la solicitud cumple con los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, habiéndose en consecuencia admitido la causa a trámite mediante auto proferido el 19 de junio del 2001. 1.
ANTECEDENTES. Como circunstancias relevantes para la interpretación, la instancia nacional consultante ha señalado, o del expediente remitido se deducen, las siguientes: 1.1. Objeto y Origen de la Consulta: La consulta se refiere a la interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literales e), i) y j) y 83, literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, que eleva ante el Tribunal Comunitario la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 1 (Distrito de Quito) de la República del Ecuador, por oficio suscrito por su Presidente, el Doctor Víctor Terán Martínez, dentro del Expediente Interno No. 3601-E.G.F. 1.2.
La controversia que da origen a la consulta: Partes, objeto y fundamentos de la demanda, y oposición de los demandados: Comparece en calidad de parte demandante la firma de nacionalidad panameña MEGAT HOLDINGS CORP. y como parte demandada el INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI). Es designado como tercero interesado en las resultas del proceso la sociedad ABBOTT LABORATORIES.
Se pretende por la accionante que mediante sentencia se declare la ilegalidad e invalidez de la Resolución Nº 0957515 expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 12 de noviembre de 1996, por medio de la cual se aceptó la oposición propuesta por ABBOTT LABORATORIES con fundamento en su marca NORMOSOL y se rechazó el registro de la marca NORMASILEN de propiedad de la actora.
Expone que ante su solicitud para registrar la expresión NORMASILEN con el fin de distinguir productos comprendidos en la clase 5[1] internacional, la firma ABBOTT LABORATORIES presentó observaciones con base en la marca NORMOSOL, registrada a su nombre para amparar productos de la misma clase 5. La observación fue aceptada mediante el acto administrativo cuya invalidez e ilegalidad se solicita y se negó el otorgamiento del registro.
Alega el demandante que entre las dos marcas no existe semejanza y que a ello se suma el hecho de que, si bien ambos signos se refieren a productos de la clase 5, el de su propiedad distingue “un analgésico de uso oral”, en tanto que la marca opositora designa “soluciones electrolíticas para administración parenteral”. Manifiesta que es notorio el ánimo de la firma estadounidense de querer apropiarse del prefijo “NORMO”, expresión de uso genérico que consta en el diccionario terminológico de ciencias médicas.
Adicionalmente destaca que en la actualidad existen algunas marcas, registradas o en proceso de registro en la oficina de marcas, que tienen como parte componente el antedicho prefijo “NORMO”, las cuales están coexistiendo sin ningún problema en el mercado. Presenta como ejemplo las marcas NORMOBRON, NORMODIABET, NORMOFASICO, NORMOFUNDIN, NORMOLAX, NORMOLIP, NORMOPRES, NORMOSECRETOL, NORMOTEMP, NORMOSILEN, NORMOSOL, todas de la clase 5.
Finalmente alega el demandante que el acto administrativo denegatorio de la solicitud de registro adolece de falta de motivación. El INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI) da contestación a la demanda para negar los fundamentos de hecho y de derecho de la misma, ratificar la validez de la Resolución materia de la impugnación, la cual considera que guarda armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente.
La sociedad ABBOTT LABORATORIES, a su turno, comparece al juicio para negar los fundamentos de hecho y de derecho del “infundado recurso de plena jurisdicción presentado por la Compañía MEGAT HOLDINGS CORP.”; y ratificar los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la observación presentada por ella al registro de la marca NORMOSILEN, alegando su propiedad y titularidad de la marca NORMOSOL con registro vigente en el Ecuador hasta el año 2004.
Destaca que la marca solicitada carece de capacidad o poder distintivo, tal como acertadamente la Dirección Nacional de Propiedad Industrial lo consideró al expedir el acto administrativo demandado. De otra parte considera que por el hecho de utilizarse los mismos canales de distribución y comercialización el riesgo de confusión, en perjuicio del consumidor, es muy alto.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal es competente, por razón del Tratado de su Creación, para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 del mismo Tratado.
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. El Tribunal interpretará, de las normas que menciona el juez consultante, los artículos 81; 82 literal e); y 83 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No lo hará, en cambio, con respecto a los literales i) y j) del Artículo 82 pues no advierte que puedan ser aplicables al caso controvertido, toda vez que el primero de ellos regula lo concerniente a la irregistrabilidad de las denominaciones de origen protegidas o las indicaciones geográficas, en tanto que el segundo se refiere a la prohibición para registrar signos que imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas; siglas o denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier estado o de cualquier organización internacional.
Empero, estima de otro lado, el Juez Comunitario, que es conveniente la interpretación de oficio de los artículos 95 y 96, en lo referente a la motivación de los actos administrativos que resuelven solicitudes relacionadas con el registro de marcas, por razón de que el actor cuestiona una supuesta falta de motivación en el acto objeto de demanda.
A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: “Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” “Artículo 82.
No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) “e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;” “Artículo 83. Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”.
( ) “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” "Artículo 95. Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga vales sus alegatos, de estimarlo conveniente.
“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” (negrillas del Tribunal). "Artículo 96. Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.
Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada". (negrillas del Tribunal). 4. CONSIDERACIONES. Procede, en consecuencia, El Tribunal, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará principalmente los aspectos relacionados con los requisitos para el registro de las marcas y los impedimentos para su registro, y entre éstos, de manera especial, los atinentes a la irregistrabilidad de los signos por tratarse de designaciones comunes o usuales o por identidad o similitud que induzca a error a los consumidores.
Así mismo se estudiará lo concerniente a la protección de la marca notoria y la prueba de su notoriedad y lo referente a la motivación de los actos administrativos que resuelven solicitudes de registro de marcas. 4.1. Requisitos y condiciones para el registro de un signo como marca. (Artículo 81. Decisión 344): El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, arriba transcrito, contempla las características básicas que debe reunir un signo para ser registrado como marca.
Ellas son: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. Por distintividad se conoce la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de aquellos idénticos o similares producidos o comercializados por otra. Como perceptibilidad se define la capacidad que tiene un signo de poder ser captado por cualquiera de los sentidos.
Este concepto constituye la única manera para que el sujeto identifique a la marca y la asocie con un producto o servicio determinado. La condición de susceptibilidad de representación gráfica determina que sobre el signo se pueda realizar una descripción que permita formarse una idea del mismo, utilizando palabras, figuras o signos. Se dice que esta condición hace relación a la materialización del signo.[2] El ordenamiento comunitario vigente (art. 81 de la Decisión 344) al definir el concepto de marca pone el mayor énfasis, sin embargo, en el aspecto de la distintividad cuando señala que marca es “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
Un signo es registrable como marca sólo cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 ibídem y además, cuando realizado el examen de registrabilidad se concluye que el signo solicitado no se encuentra incurso en ninguna de las precisas y taxativas causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
De lo anterior se desprende que, en el presente caso, la Alta Instancia judicial ecuatoriana consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo “NORMASILEN”, cuyo registro ha sido negado por la Oficina Nacional Competente a la sociedad actora, cumple con los requisitos señalados en el citado artículo 81 para determinar luego, frente a la afirmación que sirve de sustento jurídico al acto administrativo demandado, si no encaja en alguno o algunos de los conceptos de irregistrabilidad a que anteriormente se hizo alusión, principalmente a los contemplados en los literales e) del artículo 82 y a) y e) del artículo 83, que son, precisamente, los indicados por los intervinientes en el proceso como pertinentes a la cuestión controvertida. 4.2.
Irregistrabilidad de signos comunes o usuales (Artículo 82, literal e) de la Decisión 344): El artículo 82 de la Decisión 344 en su literal e) señala que no podrá registrarse un signo que sea una designación común o usual de productos o servicios, esto es, que no se puede registrar una marca que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca.
Sobre el tema este Tribunal ha dicho: “Por carecer de distintividad no pueden ser registradas como marcas las denominaciones genéricas, que no son sino aquellas que se refieren al producto mismo. Si la marca que protege o ampara un producto o servicio es del mismo nombre del producto, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no reúne uno de los requisitos esenciales que la norma exige para que pueda constituirse en marca.
En las denominaciones genéricas el nombre del producto que es conocido de manera general y amplia por el público es la designación de la misma marca estableciéndose una relación estrecha y directa entre el nombre a distinguirse y el producto a diferenciarse” [3]. Según tal criterio jurisprudencial, tanto en el caso de los signos genéricos como en el de los descriptivos, para que rija la prohibición de registro, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue.
La prohibición legal de registro, no opera sin embargo, cuando la designación, común, genérica o descriptiva, no tenga vinculación con el objeto en sí mismo o con sus características esenciales. Así, ha puesto de ejemplo el Tribunal que “silla puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; ”frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste” [4].
De otra parte, y tratándose de signos denominativos compuestos por un sufijo o un prefijo de uso común que se encuentren acompañados de vocablos o expresiones que los complementen o adicionen deberá tenerse especial cuidado en el análisis, porque si bien los sufijos o prefijos de uso común no podrían ser objeto de registro por carecer de distintividad, los vocablos con que se adicionen podrían convertirlos en distintivos.
Esta situación es de común ocurrencia en el campo de las marcas de productos farmacéuticos, en donde muchas de ellas muestran una configuración como la descrita, esto es, un sufijo o un prefijo de uso común, acompañado de una raíz o de una terminación diferenciadora. A esta situación particular se ha referido el Tribunal en repetidas ocasiones sentando criterios como el que se refleja de la trascripción que se introduce a continuación: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.
“Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas “este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación” (Jesús Gómez Montero, “Revista General de Derecho”, Valencia - España, Octubre - Noviembre 1993, Pág. 10389). ( ) “La doctrina española ha sostenido criterios diferentes respecto al riesgo de confusión entre marcas que protegen productos farmacéuticos.
Una parte de la doctrina estima que la posibilidad de confusión es menor, pues la venta o expendio de los productos farmacéuticos lo hacen personas con conocimientos técnicos, a base de recetas extendidas por profesionales. “Otra corriente doctrinal y jurisprudencial es más estricta en cuanto a la convivencia marcaria y estima que debe extremarse el rigor comparativo porque en relación con los medicamentos está en juego o en incidencia la salud pública a la que hay que protegerla y ampararla.
“Un tercer criterio jurisprudencial es que en las marcas farmacéuticas debe utilizarse los mismos criterios de comparación que en otro tipo de marcas, con independencia de los productos que distinguen, restándole importancia al hecho de que se expendan mediante receta médica pues esta circunstancia no agrava ni reduce la semejanza que podría darse entre las dos marcas enfrentadas.
“El Tribunal Supremo en sentencia de mayo de 1986 bajo la influencia de la primera corriente, aceptó el registro de las marcas LAXATIN y LEXICAN, en donde se expresó que: “El eventual riesgo de error o confusión entre los consumidores de estos productos se contrarresta por la cualificación técnica y profesional de quienes lo dispensan y expenden” (Obra citada, Pág. 10392).
“En el otro lado se declararon incompatibles las marcas SENAFLOR y SANIFLER, HINEX e INEX, NIDEX, ZYPLAST y CIAPLAST, FIAPLAST y DIPLAS con la argumentación de que: “La dispensión rápida que pudiera seguirse de una equivocación en su adquisición pudiera entrañar graves consecuencias afectantes a la salud” (Obra citada, Pág. 10393). “En sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Tercera, de 1993 el Tribunal Supremo español expresó: “Si bien ambas marcas, así la “Mecloderm” (de cuyo registro se trata), como la “Decoderm” (oponente) tienen en común el sufijo “Derm”, este vocablo es de naturaleza genérica y, por ello, no apropiable como marca, en cuanto procede de la palabra griega “epidermis” (piel) y con esta significación se vulgarizó en el idioma castellano al objeto de designar tanto enfermedades de la piel como productos para su tratamiento; sentado lo precedente, la comparación entre marcas enfrentadas se ha de efectuar, pues, en función de sus respectivos prefijos “Meclo” y “Deco”, cuyas diferencias así fonéticas como gráficas excluyen una razonable posibilidad de error o confusión en el mercado, máxime cuando en el aspecto evocativo, mientras “Deco” se relaciona con adorno, “Meclo” carece de referencia que, al menos en el idioma castellano, recuerde otra significación, mereciendo, por ello, el calificativo de fantasía ” (Revista de Derecho General”, Pág. 3945).[5] 4.3.
Similitud de Signos y Riesgo de Confusión. (Artículo 83, literal a) de la Decisión 344): La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. De esta función se sigue que el titular del registro debe contar con la facultad de exclusión referida a la utilización del signo, la cual consiste básicamente en el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.
Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, puede generarse el “riesgo de confusión” al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.
Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia. Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
(artículo 83, literal a)). El Tribunal ha sido reiterativo en sus pronunciamientos sobre el cuidado que se debe tener en la práctica del examen de los signos con el fin de dilucidar si entre ellos se presentan identidades o semejanzas que puedan originar el riesgo de confusión. Ello por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita pues el juez sólo deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, a pesar de esto, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad.
En los demás casos de comparación (semejanza o similitud), en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo del juez que lo lleva a realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores y elementos cuyo estudio requiere, sin duda, el mayor cuidado y la mayor objetividad posible.[6] 4.4.
Notoriedad de la marca. (Artículo 83, literal e) de la Decisión 344): Las reglas contenidas en el artículo 83, literal e), de la Decisión 344 de la Comisión, contemplan una amplia y especial protección para los signos distintivos que reúnan el requisito de la notoriedad. La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de "difusión" y "reconocimiento" logrados dentro del círculo de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica.
La notoriedad, se ha dicho, es un "status", un elevado grado de aceptación y reconocimiento por parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. La notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse. Así lo estipula el artículo 84 de la Decisión 344 cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque la marca común, para elevarse al estadio de la marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc..
La carga de la prueba corresponde a quien alegue la notoriedad, pues con ello se pretende convencer al juzgador de que la marca reputada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.[7] Corresponde, entonces, a la Oficina Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien desea el reconocimiento de marca notoria y por ende la protección especial que de ello se deriva, si una marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.
Es de advertir que dentro del alcance de la protección especial que otorga la notoriedad comprobada está lo que dispone el artículo 83, literal e), cuando señala que se puede producir confusión con una marca notoriamente conocida, si existe similitud, sin tener en cuenta la clase de los productos o servicios a que ella se refiere ni tampoco aquellos para los cuales se solicita el registro.
De la lectura que hace el Tribunal de las normas que regulan el tema en la Decisión 344, colige que la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de "especialidad" y de “territorialidad”, generalmente aplicables con relación a las marcas comunes.[8] 4.5. Trámite de las observaciones y debida motivación de los actos administrativos que le ponen fin: La legislación comunitaria andina contempla la posibilidad de que cualquier persona, que tenga legítimo interés, pueda presentar observaciones al registro de la marca solicitada.
Las observaciones deben ser tramitadas y resueltas por la Oficina Nacional Competente, la cual deberá rechazar las extemporáneas; las que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; las que se fundamenten en tratados no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o aquellas en que los interesados no hubieran pagado las tasas de tramitación correspondientes.
Según el artículo 95 de la Decisión 344, cuya interpretación se realiza, la Oficina Nacional Competente debe decidir las observaciones y luego efectuar indefectiblemente el examen de registrabilidad para concluir pronunciándose expresamente sobre la concesión o denegación del registro de la marca, pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que debe ser notificada al peticionario.
El concepto plasmado en la resolución o acto administrativo por el cual se califica la semejanza o no de los signos enfrentados y se determina la concesión o la denegación del registro, debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de absoluta discrecionalidad para la adopción de su criterio puesto que debe emplear las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.
La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Este parámetro se halla ordenado en el artículo 95 de la Decisión 344, al exigir que “ la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.
La Decisión 344 exige reiterativamente (artículos 95 y 96) que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados, es decir, expresen los fundamentos en los que se basan para emitirlos.[9] En sentencia de reciente data el Tribunal concluyó, con respecto a la motivación de los actos administrativos relativos a la concesión o denegación de las solicitudes de registro de una marca que ellos: “ requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél, y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”.[10] Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E:
PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca únicamente si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además, no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
SEGUNDO: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos establecidas por la doctrina y la jurisprudencia.
TERCERO: No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del producto de que se trate. Por el contrario, pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, transmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar el signo con el producto que se anuncia. El examinador debe también tener en cuenta que en algunas marcas denominativas se presentan semejanzas atinentes sólo a prefijos y sufijos que, más que provocar eventuales confusiones, ayudan por el contrario a identificar la naturaleza de los productos comercializados con las mismas.
En consecuencia, al momento de analizar tales marcas, deberá dejar de lado esos elementos genéricos, correspondiéndole en cambio determinar si la distintividad del signo que se pretende registrar surge del resto de los elementos específicos que configuran el conjunto marcario.
CUARTO: La protección legal comunitaria a la marca notoria, reconoce al titular de la misma otros derechos que no confiere el registro de las marcas comunes; empero las circunstancias que han dado lugar a la presencia de la notoriedad deben ser probadas. Alegada la notoriedad como obstáculo para el registro de un nuevo signo, la prueba de tal notoriedad corresponde a quien la alega, quien dispondrá, para ese objeto, de los medios procesales que la legislación interna haya previsto.
La protección especial que confiere la marca notoria es independiente de la clase de productos o servicios a que ella se refiere o de aquellos para los cuales se solicita el registro.
QUINTO: El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva sobre las observaciones y determine la concesión o denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que debe ser notificada al peticionario. La Primera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 3601-E.G.F., de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
Deberá tomar en cuenta, además, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado instrumento. Notifíquese al juez consultante mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Clase 5ª.
Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 25-X-96, Proceso 27-IP-95, Marca EXCLUSIVA.
En G.O.A.C. Nº 257 de 14-IV-97. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 03-V-98. Proceso 11-IP-98, G.O.A.C. N° 359 de 4-VIII-98. Marca: PAVCO NÚCLEO CELULAR. [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 25-X-96. Proceso 27-IP-95. G.O.A.C. Nº 257 de 14-IV-97. Marca: “EXCLUSIVA”. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Tomo V. Pág.: 93. [5] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 6-II-98. Proceso 13-IP-97. Marca: “DERMALEX”. En G.O.A.C. Nº 329 del 9-III-98. [6] Sobre este tópico puede consultarse la sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA del 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso “OPTIPAN”. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. [7] Véase al respecto lo dicho en la Sentencia de 21-IV-98.
Proceso: 23- IP-96. Marca VODKA BALALAIKA. Publicado en G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98. [8] En similar sentido se pronunció el Tribunal en Sentencia de 8-X-99. Dentro del Proceso 36-IP-99. Marca: “FRISKIES”. Publicado en G.O.A.C. Nº 504 de 9-XI-99. [9] Sobre el tema de la motivación de las providencias puede consultarse la sentencia del 7-V-99.
Proceso 1-IP-99, Marca: “TRIGARD”. En G.O.A.C. Nº 461 del 22-VII-99. [10] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 30-X-98, Proceso 35-IP-98. Marca: “GLEN SIMON”. En G.O.A.C. Nº 422 del 30-III-99.