PROCESO No. 53-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literales a), f), g) y h), 62, 64 y 65 de la Decisión 85; 83 literal e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 3426.
Actor: SOCIEDAD LAURA ASHLEY MANUFACTURING B.V. Marca: “LAURA ASHLEY”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los catorce días del mes de agosto del año dos mil dos, se pronuncia sobre la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de la Consejera Olga Inés Navarrete Barrero.
VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial antes referida se ajusta a lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, por lo cual mediante auto de veintiocho de junio de 2002 su admisión a trámite fue considerada procedente. 1.
ANTECEDENTES Son hechos relevantes, para la interpretación, los siguientes: 1.1 Las Partes, el objeto de la demanda y su contestación La actora, sociedad LAURA ASHLEY MANUFACTURING B.V., persigue la nulidad de las Resoluciones No. 11.511 del 26 de diciembre de 1990; 2.145 del 27 de noviembre de 1991; y 3.014 del 1 de septiembre de 1992 expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio mediante las cuales otorgó el registro de la marca “LAURA ASHLEY más GRAFICA”; clase 24 y como consecuencia de la anterior declaratoria se ordene la cancelación del certificado de registro de esta marca.
Se persigue la nulidad de las resoluciones puesto que, según expresa, se otorgó el registro de la marca indicada violando la normativa comunitaria en esta materia: Decisiones 85 y 344. Sostiene la actora que la marca registrada no cumplió con los requisitos para la concesión de la misma, ya que no es novedosa ni distintiva por cuanto se encontraba registrada con anterioridad en el ámbito mundial por la sociedad LAURA ASHLEY MANUFACTURING B.V. Además de producir con ese registro, engaño al público consumidor respecto de la naturaleza, procedencia, modo de fabricación, características y usos de los productos LAURA ASHLEY.
Alega la actora que las marcas “LAURA ASHLEY” y “LAURA ASHLEY más GRAFICA” son notorias alrededor del mundo por cuanto: - han sido utilizadas por su legítimo titular por casi cuarenta años consecutivos; - han sido registradas en ochenta y siete países; - han sido ampliamente publicitadas; - las cifras de ventas en los países en los que se comercializan los productos legítimamente marcados hacen concluir que los mismos han sido ampliamente difundidos y reconocidos por el público consumidor; - el registro de la marca efectuado en Venezuela desde 1981 es un indicio del hecho de que la marca es notoriamente conocida dentro del mercado del Pacto Andino, inclusive siete años antes que la señora Alfandary solicite su registro en Colombia.
Indica que LAURA ASHLEY es el nombre de una persona que nunca prestó su consentimiento a la peticionaria de la marca, como tampoco autorizaron sus herederos para que utilice este nombre, violándose las normas andinas. La Superintendencia de Industria y Comercio sostiene no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por carecer de apoyo jurídico, sostiene que el acto administrativo se ajustó a pleno derecho y a las normas comunitarias en materia de Propiedad Industrial.
Expresa esta entidad que la sociedad LAURA ASHLEY MANUFACTURING B.V., no ha presentado ante la oficina competente de su país el registro a favor de la marca “LAURA ASHLEY” para distinguir productos de la clase 24, como tampoco ejerció su derecho de oposición en el momento oportuno. El señor Julio José Seneor como apoderado de la sociedad Victorian Decor Ltda., así como de la señora Ivette Rubén de Alfandary se opone a cada una de las pretensiones de la demandante, sostiene que de todas las pruebas aportadas sobre el uso de la marca no se ha demostrado que sea notoria y que su registro en distintos países no prueba el uso de ella.
Alega por otra parte que la marca de su poderdante es novedosa, intrínseca y extrínsecamente, no pudiendo inducir al público en error. Manifiesta, el tercero interesado, que las pruebas aportadas no son contundentes, eficaces ni pertinentes por una serie de errores cometidos, y que además se pretende probar un hecho que aún demostrado no es de naturaleza tal, que pueda influir en la Decisión que se tome.
Por otra parte opina que la “notoriedad” que aduce la actora debe probarse en Colombia y no en otro país diferente, que debe ser anterior a la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, y finalmente que las pruebas para demostrar la supuesta notoriedad no han logrado establecer tal condición.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, de acuerdo con lo que dispone el artículo 32 del Tratado de su Creación, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión.
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal interpretará las normas que han sido expresamente requeridas por el juez consultante, éstas son, los artículos 56, 58 literales a), f), g) y h), 62, 64 y 65 de la Decisión 85; 83 literal e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El Tribunal interpretará las normas de la Decisión 85 por razón de que en su vigencia se aprobaron determinados actos jurídicos.
Normas que se transcriben seguidamente: DECISION 85 “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.” “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: a) Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate; f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares; h) Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas vivas, excepto con su consentimiento escrito; los nombres de personas fallecidas, salvo con el consentimiento de sus herederos y los nombres históricos.
Sin embargo, no se requiere dicho consentimiento cuando se trata de una persona natural que solicita el registro de su propio nombre, siempre que se presente en una forma peculiar y distinta suficiente para diferenciarlos del mismo nombre cuando lo usen otras personas;” “Artículo 62.- Presentada la solicitud, la oficina nacional competente procederá a examinar si ella cumple con los requisitos legales y reglamentarios y en especial si se ajusta a las disposiciones de los artículos 56, 58, 59, 60 y 61 del presente Capítulo”.
“Artículo 64.- En los casos de incumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 56, 58 y 59 la oficina nacional competente, previa audiencia del solicitante, podrá decidir el rechazo de la solicitud.” “Artículo 65.- Si la solicitud no mereciere observaciones o fuere complementada debidamente, se ordenará la publicación de un extracto, por una vez, en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo País Miembro.
“Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación cualquier persona podrá oponerse al registro de la marca.” DECISIÓN 344 “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” 4.
CONSIDERACIONES: Para cumplir con la consulta formulada, el Tribunal procederá en su interpretación a destacar como aspectos más relevantes para la solución del caso al que se refiere el proceso interno: aplicación de la ley en el tiempo; requisitos esenciales para su registrabilidad; causales de irregistrabilidad; riesgo de confusión; cotejo marcario; y funciones de la autoridad administrativa. 4.1.
Aplicación de la ley en el tiempo A propósito, el Tribunal encuentra oportuno reiterar que: "Las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encuentren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son las aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas".
(Sentencia emitida el 15 de diciembre de 1996, en el proceso 4-IP-95, caso "GRANOLAJET", que recoge la ya reiterada tradición jurisprudencial del Tribunal Andino, sentada a partir del fallo producido en el proceso 1-IP- 94, "SOCIEDAD COMIDAS RAPIDAS Mc. POLLO S.A."). 4.2. Requisitos de un signo para ser registrado como marca La marca es un signo inmaterial cuya finalidad es hacer identificable y distinguible un producto o servicio de otros en el mercado, protegiendo al titular del producto o servicio amparado con ésta y al consumidor para que no elija erróneamente.
La Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma de aplicación en este caso para verificar si el signo solicitado fue apto para su registro, determinaba los requisitos de registrabilidad exigidos. El artículo 56 de la Decisión citada trae como requisitos para que un signo pueda constituirse en marca el que sea novedoso, visible y distintivo Un signo es novedoso por el hecho de involucrar distintivos que lo hacen inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registradas o de signos solicitados anteriormente a registro.
Esta novedad no significaba que el signo no haya sido utilizado anteriormente, sino a la obligatoriedad de que sea inconfundible con otros ya registrados o solicitados, es decir, que distinga signos que son utilizados por los competidores para designar los mismos productos. “La novedad de la marca debe predicarse de su condición de no haberse conocido antes o de no haber sido usada previamente en una misma clase de productos, pues si lo ha sido ello significa que el signo escogido como marca no es idóneo para distinguir el producto y quien pretenda adoptarlo corre el riesgo de cometer un acto de usurpación o abrogación del uso de una marca.”[1] El que un signo sea visible se refiere a que se lo pueda percibir sensorialmente, que sea aprehensible por medio de los sentidos, refiriéndose a que sea evidente para el consumidor.
Del requisito de distintividad el Tribunal ha dicho que es una característica: “ que en forma generalizada se la considera como esencial para que un signo tenga la capacidad de diferenciar un producto o servicio de una empresa o persona frente a productos de otra persona o empresa, evitando de este modo el error o la confusión que puede generar en el público consumidor la venta o comercialización de productos o servicios, que al no tener esa capacidad distintiva, harían presumir que tienen el mismo origen empresarial o que se trata de los mismos productos.”[2] Concluye este Tribunal, que un signo para ser registrado debe reunir los requisitos analizados anteriormente, y no incurrir en las prohibiciones que establecen los artículos pertinentes de la Decisión 85. 4.3.
Causales de irregistrabilidad: marcas contrarias a las buenas costumbres y orden público, marcas engañosas, marcas similares, marcas relativas al nombre e imagen de una persona. A continuación se destacarán los literales del artículo 58 a ser interpretados: Literal a) El literal a) del artículo citado se refiere a las prohibiciones de registrar signos que sean contrarios a las buenas costumbres o al orden público y respecto de los que pueden engañar al consumidor sobre la naturaleza, modo de fabricación, procedencia, características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate.
No son objeto de registro los signos que con artificios engañan al público o a los medios comerciales acerca de la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud para el empleo, entre otros. Cuando en la mente del consumidor se produce una distorsión de la verdad acerca de la naturaleza del bien o del servicio, ya sea de sus características, su modo de fabricación, etc., se influye en él para que éste adquiera un producto o servicio erróneamente.
La prohibición de registrar signos engañosos, tal como lo ha pronunciado este Tribunal "se dirige a precautelar el interés general o público, es decir del consumidor."[3] Cuando un producto o servicio engañoso circula en el mercado no sólo perjudica al consumidor al creer que está adquiriendo un bien de procedencia conocida, sino que los demás competidores estarían afectados por esa conducta desleal al existir en el mercado productos similares que inciden en los consumidores de manera tal, que éstos son inducidos a error.
Para ello, estos titulares de marcas engañosas influyen en los consumidores a través de la publicidad falaz. Si bien es cierto que la marca cumple un papel informativo en cuanto a la procedencia del producto o servicio, conociéndose este papel en la doctrina como “función indicadora de la procedencia empresarial”, no deberá engañarse al consumidor atribuyéndose para su marca cualidades, capacidades ni modo de fabricación diferente al suyo, puesto que se induciría al consumidor a adquirir bienes que creen provienen del mismo productor.
“Las marcas engañosas provocan relaciones comerciales en inequidad de condiciones, atentando contra las prácticas mercantiles honestas, puesto que estas marcas generan situaciones de competencia desleal. "En el momento en que el producto, con una marca engañosa, se pone en circulación en el mercado, los demás competidores podrían verse afectados por esa conducta deshonesta.
Por ello, los Países Miembros deben garantizar a los comerciantes que sus relaciones mercantiles no se verán afectadas por distorsiones en la competencia "[4] La norma comunitaria, en aras de evitar las prácticas de competencia desleal y de garantizar los derechos de los demás titulares competidores en el mercado y del público consumidor, ha previsto que los signos que engañen a los medios comerciales o al público consumidor sobre la procedencia de los productos o servicios no puedan ser registrados; éstas son normas que previenen o corrigen las distorsiones en la competencia, generadas por prácticas desleales.
Literal f): Este literal tiene como propósito negar la solicitud de signos confundibles con otros ya registrados o solicitados a trámite por un tercero o solicitados posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios en una misma clase, protegiendo de esta manera al consumidor ante signos similares. La legislación andina pretende que existan en el mercado marcas cuya principal función sea la distintividad, así ni los empresarios titulares de marcas ni el público consumidor se perjudica.
“La prohibición de registrar un signo como marca que sea confundible con otra ya registrada o que se haya solicitado con anterioridad, tiene su razón de ser en la propia función que la marca desempeña dentro del campo comercial: distinguir un producto o servicio de los servicios o productos que compiten en el mercado. Al existir entre dos marcas una aparente similitud de signos, que impediría al público consumidor diferenciar e identificar el origen de los productos, es decir, impediría individualizar un producto con una marca de otro producto semejante, con una marca similar, ese signo se torna en irregistrable al existir el riesgo de confusión. “Permitir la inscripción de un signo confundible con otro ya registrado, obstaculizaría una competencia leal pues quien inscribe el segundo signo amparándose en una relativa semejanza con un signo anterior, en el fondo lo que puede perseguir no es otra cosa que llevar al público a error entre las dos marcas que protegen productos de la misma clase, con el objeto de obtener una ventaja económica en cuanto a la buena fama o clientela que pudo ya haber adquirido el signo primeramente registrado.
“La prohibición del registro de signos confundibles a que se refiere el literal f) de la Decisión 85, protege a las marcas del "riesgo de confusión" o de la "similitud confusionista" que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaria no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado”[5].
Sin embargo esta protección se otorga únicamente dentro de lo que en doctrina se conoce como la regla de la especialidad, es decir, sólo en relación con los bienes comprendidos en una misma clase. Literal g) El artículo 58 literal g) de la Decisión 85, en concordancia con los artículos 83 literal e) y 84 de la Decisión 344 trata el tema de las marcas notoriamente conocidas.
El literal g) del artículo 58 indica que se prohíbe el registro de signos que sean confundibles con otros notoriamente conocidos ya registrados en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos y similares. Así mismo indica el artículo 83 literal e) que se impide el registro de los signos similares hasta producir confusión de una marca notoriamente conocida.
En los dos supuestos que traen las normas se va más allá de los límites establecidos por la regla de la especialidad, es decir, no se sujeta a una clase determinada de productos o servicios sino que es independiente de ella. La marca notoria es la que goza del reconocimiento que tienen ciertos signos, que por su gran difusión es conocida por un grupo de consumidores determinados, debiéndose esta calidad al uso intensivo de la marca y que con el transcurso del tiempo siga manteniendo esas mismas características que lo hicieron conocido como la calidad o la procedencia de origen.
Sobre este punto se ha expuesto: “Este Tribunal ha acogido un concepto sobre la marca notoria, conforme al cual se la caracteriza como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.” [6] Al alegarse o suponerse que una marca es conocida en un lugar y tiempo determinados deberá, en todo caso, probarse tal calidad.
El artículo 84 de la Decisión 344 trae los criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida. "Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.”[7] El artículo citado se refiere a: - La extensión de su conocimiento, es decir, que goce de un amplio grado de aceptación y conocimiento por parte del público consumidor en relación directa con los productos o servicios para los cuales fue convenida. - La intensidad, el ámbito de difusión y publicidad es fenómeno relativo, producto del grado de conocimiento que se da a través de diferentes actividades relacionadas con la publicidad y las ventas de los productos o servicios. - La antigüedad de la marca y uso constante, límite evidentemente establecido por el reconocimiento y mantenimiento que se da a través del tiempo. - Análisis de producción y mercadeo de estos productos o servicios protegidos por la marca.
Para que una marca sea notoria es indiscutible que haya intensidad en su uso y tiempo transcurrido para que gane tal calidad además de otros factores que hacen que sea preferida de entre otras marcas, lo cual deberá estar en soportes que viabilicen la comercialización y como consecuencia de ello, las ganancias que implican, por lo que la autoridad administrativa o el juez deberán estudiar los análisis de producción y mercadeo de estas marcas.
Literal h) Cuando se trata de nombres, firmas, seudónimos y retratos de personas vivas se prohíbe el registro de dichas marcas, pero si la persona da su consentimiento no existe tal limitación; cuando se desea registrar el nombre propio y existe el mismo nombre utilizado por otra persona podrá hacerlo siempre que se presente de forma peculiar y distinta para diferenciarlo.
Finalmente este literal se refiere al supuesto de personas fallecidas, en este caso, la autorización debe estar permitida por sus herederos. En el caso de nombres, que expone la norma andina, se refiere al nombre completo, es decir, nombre de pila y apellido, lo que individualiza a una persona, puesto que el nombre de pila no identifica a una persona determinada sino que es común a todos, pero la utilización en conjunto del nombre y apellido determina la identidad de una persona.
Para el caso de solicitar la autorización a los herederos del fallecido es entendible la razón de esta norma puesto que ellos son la continuación de la personalidad del difunto, a ellos les corresponde dar el consentimiento para que otro efectúe el registro de una marca con esos nombres. “El literal comentado, exige la autorización de los herederos, en caso de personas fallecidas para la inscripción del nombre.
Los herederos a quienes se les protege en sus derechos inalienables de la persona (como el nombre), no se verían afectados con la inscripción, si ésta tuviera relación únicamente al nombre propio o de pila de su antecesor, pues no podría establecerse la identificación o confusión real entre el nombre de pila que se pretende registrar y el nombre del causante, aunque los dos fueran los mismos.”[8] El razonamiento jurídico para proteger estos casos es la confusión que se generaría, y no sólo por la semejante identificación en los nombres sino para el caso que no se registre con características peculiares, que lo hagan diferente y distinguible en su forma exterior una marca de otra.
"La norma lo que quiere proteger no es el nombre de una persona sino su expresión exterior, abriendo así la posibilidad de que personas con nombres iguales u homónimos puedan también acceder al registro marcario, si entre esos dos nombres existe una manera peculiar y distintiva de registrarlos.”[9] 4.4. Riesgo de confusión. Cotejo marcario El riesgo de confusión se produce cuando se adquiere una cosa creyendo que es otra porque existen elementos comunes que influyen en el consumidor haciendo creer que está eligiendo lo que él deseaba, por lo que indudablemente ha perdido esa marca su capacidad esencial, que es la de diferenciar sus productos o servicios de los otros que se encuentran en el tráfico mercantil.
La confusión presenta dos grados, el primero es el resultado de escoger un producto o servicio erróneamente, creyendo que es otro por la similitud que se produce entre el signo y la naturaleza del signo con otros que se encuentran en el mercado; y el segundo se origina cuando el público consumidor cree que su adquisición tiene un mismo origen empresarial que él ya conoce.
En cualquiera de estos dos casos se ha producido lo que se llama confundibilidad o riesgo de confusión. Es al examinador al que le corresponde analizar si existe confundibilidad entre las marcas en conflicto, lo cual no es tarea fácil, pues aunque existen criterios y reglas establecidas por este Tribunal y por la doctrina, es una labor compleja y detallada.
Este cuidado especial que es del ámbito de estudio del juez no sólo implica los intereses de los titulares de la marcas en conflicto sino la de los demás empresarios y del público consumidor en general. Este Tribunal ha expuesto en distintas sentencias las siguientes reglas que la doctrina y jurisprudencia aportan para realizar el cotejo marcario, las cuales el juez, en su caso, deberá tomar en consideración para su pronunciamiento.
Cuando se presenta similitud o identidad entre los signos tenemos las siguientes reglas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.
Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. Al observarse los signos en contraposición deberá advertirse en forma integral y conjunta con todos sus elementos, no desintegrándolos, sino en su unidad visual y auditiva. Así mismo se realizará de forma individualizada y no simultáneamente.
“Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
“Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.”[10] La persona que realice el cotejo debe asumir el papel de la persona que posiblemente quiera comprar un producto o servicio, de esta manera se involucra y exige que exista la suficiente distintividad, verificando si hay confusión o no, por lo que también deberá tomar en consideración la naturaleza del producto.
“Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia.”[11] Finalmente la última regla se aplica para observar las semejanzas que se produzcan entre las marcas, que del caso de existir será un signo que no se puede individualizar, perdiendo su función primordial.
“Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”[12]. También el juez consultante deberá comparar y verificar si existe riesgo de confusión en el campo fonético, visual y conceptual: La confusión gráfica o visual es la similitud de los signos que se da por la semejanza ortográfica, observada por las ubicación de las letras, de la idéntica composición de las vocales o consonantes, por la longitud de los morfemas, entre otros, son elementos en los cuales se puede comprobar que existe confusión, que es advertida por la forma de percibirse por el sentido de la vista.
La confusión auditiva es el resultado de la pronunciación similar o idéntica que existe entre las dos marcas confrontadas, puesto que si al pronunciarlas la fonética es la misma, aunque gramaticalmente estén escritas de forma diferente, existirá confundibilidad entre ambas. Y finalmente la confusión conceptual se produce cuando las dos tienen el mismo significado o contenido ideológico.
“Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que "deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación [de] una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra" (Derecho de Marcas, pág. 152).
En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea.”[13] Otro criterio que el juez deberá examinar es el grado de atención del público consumidor, tomando en consideración al “consumidor medio”.
Deberá precautelar el interés del consumidor frente al engaño que puede sufrir por la información errónea que tenga con relación a los productos o servicios que la marca ampara. El consumidor medio es un adquirente no especializado, que no exige, si existen muchos productos o servicios similares en el mercado, una determinada función sino que eligen de conformidad a sus estándares comunes de conveniencia, guiándose por sus apreciaciones visuales o auditivas habituales, por lo que podría estar influenciado y finalmente adquirir un bien erróneamente, lo que lo perjudica como también a los demás empresarios.
De igual forma en relación al público consumidor deberá comprobar si existe conexión competitiva entre los bienes y su naturaleza o finalidad, puesto que si es un público calificado o especializado por la obtención frecuente de esos productos o servicios no existiría mayores riesgos de confusión, pero si son bienes de consumo masivo, el diferenciarlos unos de otros implica cierto grado de conocimiento que no origine confusiones.
Más aún si son de los que se ofrecen en locales que expenden productos de diferente calidad, precio, procedencia, origen empresarial, etc. 4.5. Funciones de la autoridad marcaria competente La autoridad nacional competente es la encargada en cada País Miembro de asegurar la protección de la propiedad industrial, salvaguardando y respetando el procedimiento que se exige para cada caso.
El registro marcario es un mecanismo jurídico por el cual la inscripción de una marca se realiza ante la Oficina Nacional Competente a favor de una persona natural o jurídica, confiriéndosele, en caso de cumplir con el proceso marcario, el derecho al uso exclusivo de la misma. Bajo el sistema atributivo de las marcas es necesario que se siga un procedimiento, el cual está establecido en la normativa andina, que indica que una vez presentada la solicitud la oficina nacional comprobará si ésta cumple con los requisitos formales, en especial, según expresa el artículo 62 de la Decisión 85, los requisitos y exigencias de los artículos 56, 58, 59, 60 y 61, que se refieren a requisitos esenciales para ser considerado un signo como marca, que no incurra en las prohibiciones, los requerimientos cuando se trata de palabras en idioma extranjero o si se trata de denominaciones geográficas, sobre el contenido y documentos que deben constar en las solicitudes de registro.
Lo que en resumen significa que la responsabilidad del estudio y examen de un signo para ser apto para el registro recae en la autoridad nacional competente. Observa el artículo 64 de la Decisión citada que si no cumple con los requisitos expresados en los artículos 56, 58 y 59, la oficina nacional convocará a una audiencia al solicitante y luego decidirá sobre el rechazo de la misma.
La audiencia tiene la finalidad de que la persona que solicitó se pueda defender de los posibles incumplimientos que le han sido advertidos, pero si no mereciere observaciones o fuere completada debidamente se ordenará la publicación por una sola vez en el órgano de publicidad que determine la norma interna. Luego cualquier persona, durante los siguientes treinta días hábiles a la publicación tiene derecho a oponerse al registro de la marca.
Las oposiciones tienen como objetivo que terceros puedan presentar informaciones o formulen objeciones al registro de una marca que los perjudica. “La oposición fue concebida como el derecho de que gozan los propietarios de una marca notoria o debidamente registrada para oponerse a la solicitud de registro de otra marca cuando aparezca que es imitación de aquella que ostenta la inscripción en el registro, bien sea porque la marca que se pretende registrar tiene igual o similar forma gráfica o fonética o presenta signos de identidad o semejanza susceptibles de causar confusión al consumidor.”[14] Con base en lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.
La marca es un signo inmaterial que, al tenor de la Decisión 85 aplicable al caso controvertido, debía reunir tres requisitos: ser novedoso, visible y suficientemente distintivo para su registro para que sea capaz de proteger los productos o servicios de una persona de los de otras que se encuentran en el mercado. Además no debe incurrir en las prohibiciones que establece la Decisión citada. 2.
La normativa andina establece algunas causales por las cuales ciertos signos no son aptos para constituir marcas; si un signo incurre en una o varias de estas causales pierde su capacidad diferenciadora, y la posibilidad de ser registrado. 3. Los signos que engañan al consumidor sobre la procedencia, modo de fabricación, naturaleza y respecto de otras características del producto o del servicio, les está prohibido su registro. 4.
El literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 prohíbe que se registren signos confundibles con otros ya registrados o solicitados para el registro o solicitados posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios en una misma clase. 5. Se prohíbe el registro de marcas cuando existen otras notoriamente conocidas registradas en el país o el exterior para productos similares o idénticos.
Una marca es considerada notoria cuando el conocimiento de ella vinculada a sus productos es ampliamente difundido y advertido en el grupo o sector económico en el que se desenvuelve esa clase de marca. Es necesario probar la notoriedad de la marca; para ello la normativa andina establece los parámetros en los que se basará el examen. 6.
No pueden ser objeto de registro los nombres, los seudónimos, las firmas, ni tampoco el retrato de personas naturales, salvo que medie su autorización para ello o el de sus herederos. 7. La Autoridad Competente en cada País Miembro es la responsable de proteger y vigilar el procedimiento para que una marca pueda acceder al registro. Le corresponde a la jurisdicción consultante, determinar si la Oficina Nacional Competente, en el procedimiento administrativo, se ciñó con rigor a la tramitación exigida por las normas comunitarias.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso interno No. 3426, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
El Tribunal consultante deberá además dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, luego de dictada la sentencia. Notifíquese al mencionado Consejo consultante, mediante copia certificada de esta sentencia. Remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Proceso No. 12-IP-95; marca: “EL VERDADERO ARRANCAGRASA”.
Publicado en la Gaceta Oficial No. 199 de fecha 26 de enero de 1996. [2] Proceso No. 2-IP-95; marca: "LAURA" vs "LAURA ASHLEY". Publicado en la Gaceta Oficial No. 199 de fecha 26 de enero de 1996. [3] Proceso No. 12-IP-96; marca: “MARGARINA EXCLUSIVA”. Publicada en la Gaceta Oficial No. 265 de fecha 16 de mayo de 1997 [4] Proceso No. 63-IP-2001; marca: "COFFEE-CREM".
Publicado en la Gaceta Oficial No. 739 de fecha 3 de diciembre de 2001. [5] Proceso No. 2-IP-95; marca: "LAURA" vs "LAURA ASHLEY". Publicado en la Gaceta Oficial No. 199 de fecha 26 de enero de 1996. [6] Proceso No. 07-IP-96; marca: "REMAVENCA". Publicada en la Gaceta Oficial No. 299 de fecha 17 de octubre de 1997. [7] Proceso No. 08-IP-95; marca "LISTER".
Publicada en la Gaceta Oficial No. 231 de fecha 17 de octubre de 1996. [8] Proceso No. 2-IP-95; marca: "LAURA" vs "LAURA ASHLEY". Publicado en la Gaceta Oficial No. 199 de fecha 26 de enero de 1996. [9] Proceso No. 23-IP-99; marca "HENNESSY". Publicado en la Gaceta Oficial No.497 de fecha 18 de octubre de 1999. [10] Proceso No. 49-IP-99; marca: "AYR".
Publicado en la Gaceta Oficial No. 504 de fecha 9 de noviembre de 1999. [11] Proceso No. 42-IP-99; marca: "OLD PARR". Publicado en la Gaceta Oficial No. 504 de fecha 9 de noviembre de 1999. [12] Proceso No. 27-IP-96; marca: “ MANIA”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 279 de fecha 25 de julio de 1997. [13] Proceso No. 66-IP-2001; marca: "COKORIN".
Publicado en la Gaceta Oficial No. 730 de fecha 16 de noviembre de 2001. [14] Proceso No. 2-IP-94; marca: “NOEL”. Publicado en la Gaceta Oficial No. 163 de fecha 12 de septiembre de 1994.