PROCESO 61-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81; 82 literales a) y h); 83 literal a); 95 inciso segundo; y, 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de la República del Ecuador. Actor: UNILEVER PLC. Marca: LIMPLUS.
Proceso Interno Nº 1455- 94-MP. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los once días del mes de septiembre del año dos mil dos. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de la República del Ecuador dentro del expediente interno Nº 1455-94 MP., adjunta al Oficio Nº 691-TDCA-DQ-2S de 28 de junio de 2002, que fue recibido en este Tribunal el 3 de julio de 2002.
Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 23 de agosto de 2002. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.
Las partes La parte actora es la sociedad inglesa UNILEVER PLC., que actúa mediante apoderado. Los demandados son el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador y el Procurador General del Estado. Como tercero beneficiario el Ingeniero Sergio Hidalgo Morejón. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1 Hechos El 30 de agosto de 1991, el ingeniero Sergio Hidalgo solicitó que se registre como marca el signo LIMPLUS, para proteger todos los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
La empresa UNILEVER PLC, presentó observaciones al registro de dicho signo, alegando que evidentemente tiene características de absoluta identidad con la marca “IMPULSE” de la que es titular. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador, finalmente concedió el registro de la marca al solicitante.
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la H. Corte Suprema de Justicia, acogió el Recurso de Casación interpuesto por el actor y declaró la nulidad procesal desde que se omitió solicitar la interpretación prejudicial de las normas aplicables al caso, por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya que las resoluciones del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo son de única instancia. 2.2 Fundamentos de la demanda La empresa UNILEVER PLC –parte actora en el presente caso- a través de apoderado, sostiene que son propietarios de las marcas IMPULSE – (palabra), IMPULSE MUSK (words) e IMPULSE CHIC (palabra), las cuales fueron registradas en el Ecuador, en octubre de 1985, marzo de 1989 y agosto de 1989, respectivamente; todas las cuales protegen productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
(Clasificación Internacional de Niza. Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos lociones para el cabello; dentífricos). Sostiene la actora que la denominación LIMPLUS que fue registrada, está destinada a proteger todos los productos incluidos en la mencionada Clase 3, es decir, los mismos productos que protegen sus marcas registradas, las que han sido anteriormente citadas.
La actora señala que con el registro de la marca LIMPLUS, se han violado los artículos 81, y los literales a), d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, y otras normas nacionales de la República del Ecuador. La sociedad actora pretende que se declare la ilegalidad y la invalidez jurídica de la Resolución Nº 0939771, expedida el día 26 de agosto de 1994, mediante la cual se otorgó el registro de la marca LIMPLUS, y se rechazó la observación planteada.
También pretende que se declare que la solicitud de registro del signo LIMPLUS al contravenir la normativa sobre la materia, sea archivada. 2.3 Contestación a la demanda 2.3.1 Del Procurador General del Estado El doctor Aníbal Estupiñán Echeverría en calidad de delegado del Procurador General del Estado, contesta la demanda en los términos siguientes: Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.
Alega la legitimidad del acto administrativo impugnado, por provenir de autoridad competente y estar ajustado a derecho. Sostiene la falta de derecho del actor para proponer la demanda, por carecer de fundamento legal sus pretensiones. Por último alega la caducidad del derecho de la demandante y la prescripción de la acción. 2.3.2 Del Director Nacional de Propiedad Industrial El Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta la demanda en los términos siguientes: Sostiene la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho constantes en la demanda planteada.
Y asimismo, arguye la legalidad y validez de la providencia impugnada N° 0939771, en la cual se acepta el registro de la marca LIMPLUS y se rechaza la observación presentada por UNILEVER PLC. Señala que analizada la resolución de rechazo de la observación, se determinó que la marca solicitada LIMPLUS, no es confundible con la marca IMPULSE registrada por el observante y que por lo tanto, no causaría confusión en los medios comerciales ni en el público consumidor. 2.3.3 Del ingeniero Sergio Hidalgo como tercero beneficiario El ingeniero Sergio Hidalgo, contesta la demanda en los términos siguientes: Manifiesta que no existe ninguna semejanza entre IMPULSE y LIMPLUS, pues son diferentes en su aspecto gráfico, fonético y visual.
Sostiene que la marca IMPULSE está compuesta por tres sílabas y fue registrada para proteger desodorantes, siendo muy diferente de la marca LIMPLUS, la cual se compone de dos sílabas y ha sido registrada para proteger detergentes líquidos. Afirma que el informe pericial presentado es parcializado, ya que sus argumentos son rebuscados y equivocados.
CONSIDERANDO
Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Distrito de Quito, se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), 95 inciso segundo y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
( ) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; ( )” Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
( )” Artículo 95 “( ) “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. Artículo 96 “Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.
Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA El concepto de marca ha sido entendido por este Tribunal como “Todo signo visible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra” (Ver entre otros: Proceso 6-IP-2001, G.O.A.C. Nº 663 del 30 de abril de 2001, marca: AZETAVIR;
Proceso 6-IP- 2002, G.O.A.C. Nº 808 del 24 de junio de 2002, marca: MARGARITA R. LENCERÍA) Según lo dispuesto por el artículo 81 de la Decisión 344: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”. Dichas características constituyen los requisitos esenciales para que un signo pueda ser registrado como marca.
El Tribunal ha recalcado la importancia y la necesidad de su cumplimiento como paso previo al registro de una marca. Respecto a estos tres requisitos el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad, es la capacidad del signo de ser captado o aprehendido por alguno de los sentidos, es decir, lo que se busca es que deje de ser una idea que permanezca en el interior de su creador, sino que tenga una manifestación al mundo exterior.
Un signo mientras permanezca como una idea no será conocido por el público consumidor y tampoco será perceptible. La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la característica o requisito principal para determinar la registrabilidad de una marca, ya que permite diferenciar o distinguir los servicios o productos comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que exista confusión y determinar la procedencia y origen empresarial.
Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.
(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002, p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite formarse una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de registrarse y publicarse. Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Matías Alemán, Marco.
Normatividad subregional sobre Marcas de productos y servicios, Top Management. Bogotá. p. 77). II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS ENGAÑOSOS Como se ha señalado en abundante jurisprudencia del Tribunal, el signo para ser registrado como marca debe cumplir a cabalidad los requisitos mencionados en el numeral anterior ya que su incumplimiento es causal de irregistrabilidad como lo señala el artículo 82 literal a) de la Decisión 344.
Además es necesario que no se encuentre incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad marcaria señaladas taxativamente por los artículos 82 y 83 de la Decisión citada. Jorge Otamendi señala que: “Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características.
Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas ” (Otamendi, Jorge. ob. cit., p. 86) El artículo 82 literal h) de la mencionada Decisión, señala como causal de irregistrabilidad el hecho de que un signo pueda engañar a los medios comerciales o al público. Esta prohibición está destinada a precautelar el interés general o público frente al engaño o confusión que los signos pueden producir en relación con la procedencia y las características de los productos.
Al respecto Marco Matías Alemán sostiene que: “La prohibición obedece al interés del legislador en evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como sobre las bondades atribuidas a los mismos, lo cual como queda claro tiende a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores.
“De ésta forma se le otorga a la administración, la facultad de determinar cuándo un signo pretende una finalidad defraudatoria, y en consecuencia negar su registro, en aras de la protección de los usos honestos del comercio y la defensa del interés general” (Matías Alemán, Marco. ob. cit. p. 85). III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES El artículo 83 literal a) de la Decisión 344 determina que no pueden ser objeto de registro, los signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
El citado artículo señala como causal de irregistrabilidad, el hecho de que los signos sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente registrada o solicitada, de tal forma que la identidad o la semejanza generen error o confusión entre los consumidores o usuarios. La autoridad nacional competente para conceder o denegar el registro de la marca, realizará un juicio técnico acerca de las diferencias y semejanzas que puedan establecerse entre los signos solicitados para registro y los que ya se encuentran amparados por él o gozan de algún derecho de prioridad por haberse solicitado previamente.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, tomando en cuenta la doctrina ha sentenciado, que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar: La similitud ideológica, es aquella que puede producirse entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el tratadista Jorge Otamendi, que la similitud conceptual de palabras “es la que deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas.
Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra”. (Otamendi, Jorge. ob. cit., p. 154). La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia;
La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
Estos conceptos han sido desarrollados en la jurisprudencia de este Órgano Comunitario. (Ver entre otros: Proceso 77-IP-2000, G.O.A.C. Nº 690 de 23 de julio de 2001, Marca: PURO VARELA; Proceso 41-IP-2000, G.O.A.C. Nº 604 de 27 de septiembre de 2000, Marca: MURIEL; Proceso 22-IP-2001, G.O.A.C. Nº 690 de 23 de julio de 2001, Marca: ERA) El Tribunal basándose en la doctrina ha dado las pautas para realizar el correspondiente cotejo marcario cuando sea necesario, y ha acogido las siguientes reglas o criterios para el análisis de las marcas en comparación: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio; b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; esto significa que en la comparación marcaria no cabe el análisis simultáneo de la marca, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada; c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto; tomando en cuenta la naturaleza del producto y que quien puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio.
El juez o la oficina nacional competente, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con la mayor objetividad si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan a error en la elección; y, d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.
La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. IV. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD POR PARTE DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE El artículo 95 de la Decisión 344 señala que pasados los 30 días hábiles que el peticionario tiene a partir de la notificación para hacer valer sus alegatos, la Oficina Nacional Competente decidirá sobre las observaciones y procederá a realizar el respectivo examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una marca, lo cual se comunicará al peticionario por medio de resolución debidamente motivada.
Según lo dispone el artículo 96 de la misma Decisión, en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de una marca y procederá de igual forma que lo indica el artículo anterior, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, es decir, que exprese los fundamentos que la sustenta.
La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente, las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta al realizar el examen de fondo, son las señaladas taxativamente en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Segundo: No son registrables los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, con respecto a la procedencia, la naturaleza o el modo de fabricación, porque atentan contra la buena fe del consumidor y constituyen una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y servicios.
Tercero: No son registrables como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente registrada o solicitada para los mismos servicios y productos de tal manera que pueda inducir al público a error. La determinación del riesgo de confusión es un aspecto que deberá ser analizado por la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos establecidas por la doctrina y la jurisprudencia. Cuarto: La Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad de una marca, se hayan o no formulado observaciones a la respectiva solicitud de registro.
El que no existan observaciones no exime al funcionario administrativo de la obligación de examinar de oficio la concurrencia de las causales de irregistrabilidad. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente sentencia realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.
Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO