PROCESO 72-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: KELLOGG COMPANY. Marca: LA GRAN OLA. Proceso Interno Nº 6761. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil dos.
VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera a través de su Consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero, dentro del expediente interno Nº 6761, adjunta al Oficio Nº 1541 de 23 de julio de 2002, que fue recibido en este Tribunal el 7 de agosto de 2002.
Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 4 de septiembre de 2002. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.
Las partes La parte actora es la sociedad KELLOGG COMPANY, que actúa mediante apoderado. La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Como tercero interesado interviene la sociedad Compañía Nacional de Chocolates S.A., que también actúa mediante apoderado. 2. Hechos El 30 de enero de 1990, la sociedad Compañía Nacional de Chocolates S.A., mediante apoderado, solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia, el registro de la marca LA GRAN OLA para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo).
A la mencionada solicitud se le asignó el número de Expediente 92-315.302. Contra la citada solicitud, la sociedad Kellogg Company, presentó memorial de observaciones. Mediante Resolución N° 13.232 de 26 de mayo de 1997 la División de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundadas las observaciones presentadas por Kellogg Company y Lloreda Grasas y concedió el registro de la marca LA GRAN OLA a la Compañía Nacional de Chocolates S.A. Contra la referida Resolución N° 13.232, la sociedad Kellogg Company, dentro del término legal interpuso los recursos de reposición y apelación. Mediante Resolución 1.855 de 11 de febrero de 1999, el Jefe de la División de Signos Distintivos revocó parcialmente la Resolución impugnada.
La sociedad Compañía Nacional de Chocolates S.A., dentro del término legal interpuso recurso de apelación contra la mencionada Resolución 1.855. Mediante Resolución N° 9.382 de 26 de mayo de 1999 el Superintendente de Industria y Comercio, resolvió el citado recurso de apelación, revocando la Resolución 1.855 y confirmando la Resolución N° 13.232. 3.
Fundamentos de la demanda La sociedad Kellogg Company pretende que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos 13.232 y 9.382, expedidas por la SIC. La actora pretende también que se declare fundada la observación que presentó en contra de la referida solicitud y que en consecuencia se ordene a la Nación, al Ministerio de Desarrollo Económico, a la Superintendencia de Industria y Comercio, y a la División de Signos Distintivos: anular el Registro N° 219.882 referente a la marca LA GRAN OLA y publicar la sentencia que se dicte en el proceso.
La actora fundamenta su demanda en los artículos 81, 82, 83, 93 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en otras normas domésticas del ordenamiento jurídico de la República de Colombia. 4. Contestaciones a la demanda 4.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) La SIC mediante apoderado, contesta la demanda en los términos siguientes: Que no tenga en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la nación y de la propia SIC, por cuanto carecen de sustento jurídico para que prosperen.
La SIC sostiene que: “Con la expedición de las resoluciones Nos: 13.232 de 26 de mayo de 1997 y 9.382 del 26 de mayo de 1999 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de normas legales o comunitarias”. Señala que de conformidad con las atribuciones que le ha conferido el Decreto Ley N° 2153 de 1992 y con la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, “ expidió legal y válidamente la resolución N° 13.232 del 26 de mayo de 1997 declarando infundada la observación presentada por la sociedad Kellogg Company y concediendo el registro de la marca “LA GRAN OLA” (mixta) clase 30 solicitada por la sociedad Compañía Nacional de Chocolates S.A ”.
La SIC también manifiesta que de conformidad con los artículos 81 y 82 literales d) y e) de la Decisión 344, al haber concedido el registro de la marca LA GRAN OLA (mixta), ha cumplido con los requisitos exigidos en las citadas normas. 4.2. De la Compañía Nacional de Chocolates S.A., en calidad de tercero interesado La sociedad Compañía Nacional de Chocolates S.A., contesta la demanda en los términos siguientes: Como tercero interesado en el resultado del proceso, se opone a las pretensiones formuladas por la sociedad Kellogg Company, pidiendo que las mismas sean desestimadas por carecer de fundamento legal.
Tras hacer un análisis de las normas del Régimen Común sobre Propiedad Industrial invocadas por la actora, así como de referirse a solicitudes de registro de marcas tramitadas ante la SIC, y de mencionar jurisprudencia de este Tribunal de Justicia Comunitario; arguye la legalidad del hecho de haberle sido otorgado el registro de la marca LA GRAN OLA (mixta), pues en su opinión la solicitud cumplió con lo establecido en los artículo 81 y 82 d) y e) de la Decisión 344, y en tal sentido las citadas Resoluciones Nos: 13.232 y 9.382 no violaron las normas comunitarias antes referidas.
CONSIDERANDO
Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Al no haber indicado el Juez Consultante que literales del artículo 82 corresponde interpretar, este Tribunal en aplicación de los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, considera que únicamente procede interpretar los literales d) y e) del citado artículo 82 por tener relación directa con el caso concreto.
Las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que puede servir en el comercio para designar o para describir la especia, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de productos o servicios de que se trate;
( )” Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA Según dispone el artículo 81 de la Decisión 344, se entiende como marca: “Todo signo perceptible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”.
Para Hermenegildo Baylos: “La marca es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor”. (Citado por Marco Matías Alemán, MEMORIAS. Seminario Internacional: La Integración, Derecho y los Tribunales Comunitarios, Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. 1996. p. 183).
El mismo artículo señala los requisitos que debe cumplir un signo para ser considerado como marca, es así que establece: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”. Estas características constituyen los requisitos esenciales sin los cuales un signo no puede ser registrado.
El Tribunal ha recalcado la importancia y la necesidad de su cumplimiento como paso previo al registro. Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad, es la capacidad del signo de ser captado o aprehendido por alguno de los sentidos para que por medio de éstos la marca penetre en la mente del público.
Lo que se pretende es que deje de ser una idea que permanezca en el interior de su creador, sino que tenga una manifestación al mundo exterior. Un signo mientras permanezca como una idea no será conocido por el público consumidor y tampoco será perceptible. La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión. Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.
La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002, p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro.
Consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Matías Alemán, Marco.
Normatividad subregional sobre Marcas de productos y servicios, Top Management. Bogotá. p. 77) II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS GENERICOS Y DESCRIPTIVOS Un signo para ser registrado como marca además de cumplir con los requisitos mencionados en el numeral anterior, es necesario que no se encuentre incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad marcaria taxativamente señaladas por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 al establecer la irregistrabilidad de los signos genéricos y descriptivos está involucrando en esa excepción, entre otros, al registro de los signos distintivos que designen la calidad, la especie, el destino, el valor, la cantidad, etc. o comprendan características usuales del signo que describen.
El signo genérico es aquel que se utiliza para designar en forma usual y común un artículo determinado. Al referirse a las denominaciones genéricas el Tribunal ha manifestado que: “Por carecer de distintividad no pueden ser registradas como marcas las denominaciones genéricas, que no son sino aquellas que se refieren al producto mismo. Si la marca que protege o ampara un producto o servicio es del mismo nombre del producto, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no reúne uno de los requisitos esenciales que la norma exige para que pueda constituirse en marca.
En las denominaciones genéricas el nombre del producto que es conocido de manera general y amplia por el público es la designación de la misma marca estableciéndose una relación estrecha y directa entre el nombre a distinguirse y el producto a diferenciarse” (Proceso 11-IP-98, G.O.A.C. N° 353 de 4 de agosto de 1998. Marca: PAVCO NÚCLEO CELULAR) No se podrán registrar los signos genéricos que se refieran directamente al producto, ya que al coincidir la marca con el nombre del producto o servicio, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no puede cumplir con los requisitos exigidos por la norma comunitaria.
“La doctrina y la jurisprudencia aconsejan que para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata. Y si la respuesta dada por el consumidor -sujeto final de la protección del registro marcario- es la denominación genérica, el signo por ser tal cae en las causales de irregistrabilidad.
Así silla o mueble, son genéricos en relación con sus productos”. (Proceso: 07-IP-2001, G.O.A.C. Nº 661 del 11 de abril de 2001, marca. LASER, citando a los Procesos 2-IP-89 y 12-IP-95 G.O.A.C. N° 199 de 26 de enero de 1996). Respecto a las denominaciones descriptivas, Otero Lastres, las entiende como: “ aquellas que informan a los consumidores y usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor y otras propiedades del producto o servicio” (Memorias del Seminario Internacional, ob. cit. p. 237).
El Tribunal a este respecto ha señalado: “La naturaleza de un signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto”.
(Proceso 07-IP-95, G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, marca "COMODISIMOS). Tampoco podrán registrarse los signos que se refieran a una o varias características y propiedades comunes ya que existe conexión directa con el producto o servicio que se pretende registrar. “La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995).
III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS USUALES O COMUNES El literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 prohíbe el registro de un signo que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país sea una designación común o usual de los productos o servicios de los cuales se trata. Las argumentaciones sostenidas para impedir el registro de signos genéricos y descriptivos pueden aplicarse al caso en que los signos a registrarse sean aquellos constituidos por palabras de uso común que sirvan para designar a los productos o servicios.
El Tribunal ha sostenido que: “Carecen de la calidad o condición de signos registrables todos los que sean genéricos, descriptivos y usuales del producto o servicio a amparar, o aquellos que sin haber sido inicialmente la designación común del producto o del servicio por el uso de la marca, ésta se convierte en el nombre común del producto, ya que todos ellos han perdido su distintividad frente a los productos.
Así mismo, no podrán ser registrados como signos los que en el lenguaje comercial, en los modismos o la jerga son los utilizados para designar al producto, aunque la significación gramatical sea diferente. El significado común que una palabra o vocablo tenga en un país será obstáculo para que se registre la marca para productos que tengan relación con el mismo.
Así por ejemplo, el vocablo “guagua” que es utilizado con el significado de autobús en un país, bien podría ser registrado para esa clase de productos o servicios en Ecuador, donde esa expresión tiene el significado de niño”. (Proceso 33-IP- 95, G.O.A.C. 257, de 14 de abril de 1997, marca: "PANPAN PAN PAN"; proceso 27-IP-97, G.O.A.C. 257 de 14 de abril de 1997).
Consecuentemente, una palabra o denominación usual podría ser registrable en un País Miembro, en tanto que en otro podría negarse precisamente por ser común o usual”. (Proceso 83-IP-2000, G.O.A.C. Nº 655 de 27 de marzo de 2001, marca: ÍNDIGO) La causal de irregistrabilidad de un signo debe ser analizada en conexión directa con los productos o servicios que el signo va a cubrir.
Si de ese análisis se desprende que entre signos y productos existe una relación genérica, o que el signo representa o describe al producto, o que es el término usual y común utilizado para señalar o mencionar a los productos y servicios el signo será irregistrable. Pero si la situación planteada no presenta esa relación el signo puede ser registrado.
Por ese motivo, hay signos genéricos, descriptivos o de uso común, que nada dicen ni en nada se refieren a los productos o servicios a ser cubiertos, por lo que el impedimento para el registro no prospera. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Segundo: Además de cumplir con estos requisitos, es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. Tercero: No son registrables como marcas los signos genéricos y descriptivos de productos o servicios, cuando se refieran directamente, a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del bien o del servicio que se pretende distinguir.
Pero, podrán ser objeto de registro los signos que aunque sean genéricos para una cierta clase de bienes, estén destinados a amparar otros. Cuarto: Son irregistrables los signos que constituyan una designación común o usual de los productos o servicios cuando se refieran directamente a los bienes o servicios de que se trate. Sí podrán ser objeto de registro los signos que no tengan relación directa entre la designación común o usual y los bienes o servicios que se pretende registrar.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá asimismo dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.
Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente sentencia, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO