PROCESO 104-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: STARBUCKS CORPORATION. Proceso interno Nº 7063. Marca: “STARBUCKS”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil dos; en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero, Doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el día 29 de octubre del año 2002, se ajusta a las disposiciones del Artículo 125 de su Estatuto y que por ello fue admitida a trámite, mediante auto proferido el 20 de noviembre del corriente año. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes. Comparece como demandante en el proceso interno la sociedad STARBUCKS CORPORATION, para demandar a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, entidad emisora de los actos administrativos impugnados. Se indica, además, como tercero interesado en las resultas del proceso, a la sociedad MARS INCORPORATED. 1.2.

Actos administrativos demandados y objeto de la demanda. Pretende el actor que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: ( La Resolución N° 16517 de 31 de agosto de 1995, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo N° 94 52513, mediante la cual se negó el registro de la marca STARBUCKS para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

( La Resolución N° 27433 de 28 de octubre de 1997, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición de manera confirmatoria de la Resolución N° 16517. ( La Resolución N° 28147 de 31 de octubre de 2000, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se decidió el recurso de apelación, confirmando nuevamente la primeramente mencionada.

Como consecuencia de la nulidad de los anteriores actos administrativos, solicita el actor a titulo de Restablecimiento de su Derecho, que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a favor de la sociedad STARBUCKS CORPORATION, el registro de la marca STARBUCKS para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Sustenta el actor en su libelo demandatorio, que ante su solicitud de registro, la Superintendencia produjo resolución denegatoria aduciendo que el signo solicitado se asemejaba ortográfica y fonéticamente, de modo que podría inducir al público consumidor a error, a la marca STARBURST de propiedad de la firma MARS INCORPORATED registrada para amparar todos los productos de misma clase 30[1].

Alega que con la negativa a registrar el signo solicitado la Superintendencia violó los Artículos 81 y 83, Literal a, de la Decisión 344, puesto que el signo que se pedía registrar cumplía con los requisitos exigidos por la norma comunitaria amén de que no se encontraba incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad de los Artículos 82 y 83.

Indica que “STARBUCKS cumple con todos los requisitos para obtener su registro ya que está compuesto de una palabra que puede ser reconocida por el sentido de la vista; tiene representación gráfica porque es una palabra susceptible de representarse materialmente y posee el requisito de la distintividad porque identifica a un producto que no se confunde con aquello que va a identificar ni con la marca STARBURST registrada por MARS INCORPORATED”.

Arguye que la Superintendencia se equivocó y además no tuvo en cuenta el acuerdo de coexistencia marcaria suscrito entre las partes a nivel mundial y cuya implementación ha permitido que las dos marcas coexistan sin conflicto alguno en el mercado. En dicho acuerdo la demandante se obliga a no usar sus marcas en relación con dulces de frutas y productos de confitería mientras que MARS INCORPOPRATED se obliga a no utilizar la suya para café, té, cocoa, expreso, sustitutos del café y bebidas a base de café, como a ciertas limitaciones en lugares donde se expende café, entre otros. 1.3.

Contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio, presenta el correspondiente escrito de contestación dentro del proceso interno para oponerse a las pretensiones, sosteniendo que de conformidad con los documentos obrantes en el expediente administrativo N° 94 52514, se concluye en forma clara que la actuación se ajustó al trámite previsto en materia marcaria, garantizándosele el debido proceso y el derecho de defensa al actor.

Manifiesta que realizado el examen sucesivo y comparativo de la marca STARBUCKS frente a la marca STARBURST, registrada a favor de MARS INCORPORATED se colige que son semejantes y pueden inducir al público a error ya que los productos que la distinguen están comprendidos en la clase internacional 30, puesto que son productos alimenticios que tienen una misma destinación y podrían generar confusión en los consumidores respecto de su origen empresarial.

Agrega que al apreciar las marcas en conjunto, se concluye que en forma evidente son semejantes entre sí, ya que existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos ortográficos y fonéticos y por tanto poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas, lo que de nuevo conllevaría a error al público consumidor.

Concluye la demandada afirmando que los actos administrativos expedidos por ella, que son materia de acusación, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes sobre marcas. 2.

CONSIDERANDO: 2.1. Competencia del Tribunal. El Tribunal es competente para interpretar, por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.2. Normas a ser interpretadas. Se interpretarán los artículos 81 y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; aclarándose por el Tribunal respecto del último de los nombrados, que es esta la norma a interpretar, según se infiere de la solicitud y de los anexos allegados al expediente y no la del Artículo 82, literal a, como erróneamente se señaló por el consultante.

“Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Con fundamento en lo anterior procederá el Tribunal a efectuar la interpretación de las normas comunitarias referidas, a cuyo efecto analizará, entre otros, los siguientes aspectos que estima pertinentes: Requisitos legales para el registro de las marcas; implicaciones de la confundibilidad respecto del registro de marcas; y, validez de los acuerdos de coexistencia frente al tema de la confundibilidad. 2.3.

Requisitos legales para el registro de marcas: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica (Artículo 81. Decisión 344). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala las tres características básicas e indispensables que debe ostentar un signo para que pueda ser registrado como marca.

Ellas son: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. Por ser la marca un concepto inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que lo conviertan en perceptible o identificable por aquéllos.

La perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende e identifica con un producto o servicio determinado. Y, por cuanto para la recepción sensible o externa de las marcas se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido utilizándose preferentemente para denominar productos o servicios aquellos signos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos, aunque no se excluye la existencia de signos sonoros, olfativos, gustativos, etc.

La distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones o representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede entonces darse, como se ha dicho, por medio de los elementos antes indicados. La norma que se interpreta, al definir el concepto de marca, enfatiza en el aspecto de la distintividad diciendo que “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra” es apto para registrarse como tal.

Pero para que el registro se produzca no basta la sola presencia de la distintividad, ni tampoco si ella se da acompañada de las otras dos características anotadas: La que la ley comunitaria exige, además, que el signo solicitado no encuadre en ninguna de las precisas y taxativas causales de irregistrabilidad de las que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

En este orden de ideas debe el Juez Consultante proceder a analizar, primero, si la marca “STARBUCKS” cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido Artículo 81, para determinar luego, si no encaja dentro de los impedimentos de registro señalados en estas disposiciones y, en especial, en lo previsto en el literal a, del Artículo 83, de la Decisión 344. 2.4.

Implicaciones de la Confundibilidad respecto del registro de Marcas. (Artículo 83, literal a, Decisión 344.). 2.4.1. La Confundibilidad de las Marcas: Como se ha dicho atrás, entre los requisitos exigidos para el registro de las marcas resulta de especial importancia, la presencia del requisito de la distintividad, considerado como función primigenia que debe reunir todo signo para adquirir la condición de marca, lo que lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, de tal manera que ellos no se hagan confundibles por razón de la marca, pues en este evento se configuraría la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a, del Artículo 83, de la Decisión 344.

En efecto, la norma citada se refiere al impedimento de registro como marca de aquellos signos que puedan confundir al público, induciéndolo a error por causa de la similitud o semejanza de los mismos con una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero para idénticos o semejantes productos o servicios. 2.4.2. Criterios para el Cotejo de las Marcas: Para decidir sobre su registro, el examinador necesariamente debe realizar entre las marcas en controversia el respectivo cotejo.

Para ello debe comenzar por aclarar en qué tipo o clase de signos se encuadran, dentro de los tres que la doctrina ha identificado, según estén representados por una figura (gráfica), por una denominación (nominativa) o por un conjunto de las dos anteriores (mixta). La marca figurativa, llamada también gráfica, se materializa como un signo perceptible por el sentido de la vista destinado a evocar una figura caracterizada por su forma externa, su característica general es que no es pronunciable, puesto que su signo no tiene vocalización, siendo apenas una figura o distintivo al que se le da un nombre y que en si mismo constituye la marca.

La marca denominativa, es una palabra, un vocablo, un nombre, que tiene expresión literaria y que se aprehende por los sentidos de la visión y del oído y se comunica mediante el lenguaje. A su turno la marca mixta combina elementos denominativos y gráficos. De conformidad con la jurisprudencia de este Tribunal: “Para el cotejo marcario es indispensable ubicar los signos objeto de la comparación dentro de alguna de las categorías de marcas, toda vez que existen ciertas particularidades que al ser tenidas en cuenta por el examinador pudieran conducir a eliminar aparentes motivos de confundibilidad o que, por el contrario, conducirían a un veredicto de irregistrabilidad”.[2] Ahora bien, existiendo ese riesgo de confusión entre las marcas, es necesario también, para el cotejo que haga el Juez consultante, determinar las diferentes maneras en que los signos pueden asemejarse.

Al respecto se ha dicho que la similitud entre las marcas puede ser ideológica, ortográfica o fonética, lo cual debe ser materia de estudio en el presente caso para determinar, primero, el grado de similitud ortográfica, entendida ella como la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden conducir, en mayor o menor grado, a que la confusión sea más palpable u obvia; acto seguido, debe determinarse el grado de similitud fonética, que es el que ocurre entre signos que al ser pronunciados tienen una vocalización similar, dependiendo esta similitud de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros factores; para, finalmente, examinar el grado o nivel de similitud ideológica, que es la que se da entre signos que evocan la misma o semejantes ideas de tal modo que pueden llegar a ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

De igual manera el Tribunal ha sostenido en ya reiterada Jurisprudencia, que para efectos de realizar la comparación apreciativa entre los signos y determinar si existe confundibilidad, y por ende si se configura la causal de irregistrabilidad del Literal a, del Artículo 83 de la Decisión 344, deben tenerse en cuenta las siguientes reglas o máximas estructuradas por la doctrina: ( La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

( Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. ( Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. ( Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Se debe señalar además que la falta de distintividad del signo y la consecuente confusión que puede generar, además de atentar contra la libre competencia que debe existir entre los empresarios, independientemente de los recíprocos acuerdos de coexistencia, aspecto a ser tratado en el siguiente acápite, afecta también al consumidor, en la medida en que una marca carente de distintividad puede inducir en error al adquiriente del bien o al usuario del servicio, afectando su consentimiento.

De conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, no pueden registrarse como marcas los signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para los productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Al interpretarlo, el Tribunal ha expresado en el Proceso 32-IP-96 (G.O.A.C N° 279 de 25 de julio de 1997), lo siguiente: “ El efecto de la confusión como impedimento de registro debe llevar al público a error sea directo en cuanto a los dos signos o indirecto en cuanto a creer que los productos que tienen marcas idénticas o similares provienen de un mismo productor, en cualquiera de estas dos hipótesis el titular de la marca tendrá la facultad de impedir que en el comercio corran con ese mismo signo productos o bienes que puedan llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado exige en cuanto a la utilización de signos marcarios. 2.4.3.

Validez de los acuerdos de coexistencia frente al tema de la confundibilidad: Los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías y dejan a salvo la potestad del organismo competente, de salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a un error, cuando las marcas coexistentes sean entre si confundibles.

Así pues, en presencia del fenómeno de la confundibilidad, la suscripción de acuerdos privados de coexistencia no es un presupuesto automático para que se produzca el registro, puesto que siempre habrá de primar el interés general de los consumidores sobre el interés particular de los empresarios contratantes [3]. En el presente caso, si la autoridad administrativa o judicial consideran, con sujeción a los criterios señalados para la determinación de la confusión, que la coexistencia marcaria de los signos “STARBUCKS” y “STARBURST” no salvaguardan el interés general, y, en consecuencia el consumidor puede ser inducido a error, debería decidir que las marcas no pueden coexistir en el mercado.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. Para que un signo pueda acceder al registro marcario se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y, además, lo suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro.

Debe cuidarse asimismo, que ese signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 2. Al proscribir el riesgo de confusión respecto del registro marcario, el literal a) del articulo 83 de la Decisión 344, trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto de los usuarios acerca del producto o del servicio respectivo, en relación con su procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades. 3.

La determinación de la existencia o no del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado discrecionalmente por el funcionario administrativo o por el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos y a los criterios expuestos y ampliamente desarrollados por el Tribunal. 4. La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia de signos idénticos o semejantes en el mercado, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación, realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE (E) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Clase 30.

Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos; especias, hielo). [2] Proceso 80-IP-2001. En G.O.A.C N° 774 de 19 de marzo de 2002. [3] En este mismo sentido consultar la sentencia de 31 de octubre del 2001, dictada por el Tribunal dentro del Proceso No. 50ip01.

En G.O.A.C. No. 739 de 4 de diciembre de 2001. Marca ALLEGRA.