PROCESO N° 78-IP-2002 Solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81; 82, literales a, d y e; 83, literales a, d y e; 95 y 96, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 84 eiusdem.
Parte actora: Mc DONALD’S CORPORATION. Marca: “FILET-O-FISH”. Expediente interno N° 2693-96-MP. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, cuatro de diciembre de dos mil dos. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literales a, d y e, 83, literales a, d y e, 95 y 96, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Patricio Secaira Durango, y recibida en este Tribunal en fecha 28 de agosto de 2002; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que son del tenor siguiente: 1.
Demanda 1.1. Cuestión de hecho Del libelo de demanda se desprende que “El 26 de julio de 1994 McDonald’s Corporation, solicitó el registro de la marca de fábrica FILET-O- FISH, para proteger ‘sánduches comestibles, sánduches de carne, sánduches de cerdo, sánduches de pescado, sánduches de pollo, bizcochos y galletas, pan, tortas, galletas de dulce, chocolate, café, substitutos del café, té, mostaza, harina de avena, pastelería, salsas, condimentos, azúcar’, en la Clase Internacional 30” (A saber: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú; sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); especias, hielo”).
El actor alega que “Dicha solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 354 que salió a circulación el 15 de diciembre de 1994 y no fue objeto de observación alguna por parte de terceros. Transcurrido el término previsto de treinta días para presentar observaciones, el Director Nacional de Propiedad Industrial debió realizar, en los quince días posteriores, el examen de registrabilidad de la marca Al no haber dado un pronunciamiento, debió otorgarse el registro de la marca, puesto que al no objetarla dentro del término previsto por el Reglamento, se entiende otorgado el registro”.
Sin embargo, el actor señala que: “… mediante Resolución No. 0947611 de 9 de enero de 1996 el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro de la marca FILET-O-FISH en virtud de que ‘la denominación solicitada contraviene lo dispuesto en el Art. 82, literal a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues no tiene distintividad original al constituir un grupo de palabras que traducen simplemente la palabra filete de pescado’ ”.
Por ello, demanda que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo declare “la nulidad e ilegalidad del acto administrativo impugnado mediante el cual el Director Nacional de la Propiedad Industrial resolvió negar el registro de la marca FILET-O-FISH, de McDonald’s Corporation y dispondrá su registro”. 1.2. Cuestión de derecho El actor afirma, según refiere el consultante, que “ su marca ‘FILET-O- FISH’ es plenamente registrable como lo demuestra el registro de la misma en un sinnúmero de países del mundo, inclusive en los países del Área Andina, donde se aplica la misma legislación comunitaria vigente para el Ecuador.
Añade también que el registro de su marca ‘FILET-O-FISH’ ha sido registrada inclusive en países de habla inglesa donde, de ninguna manera, se ha considerado al término como de uso común, reconociendo su alta distintividad”; que “el Director Nacional de Propiedad Industrial cometió un error al rechazar el registro de la marca ‘FILET-O-FISH’, citando en su apoyo varias normas nacionales, como el artículo 28 de la Ley de Modernización del Estado, violación de la norma del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al fundamentar la resolución en el artículo 82, literales a), d) y e) de la misma Decisión”.
En la demanda se sostiene, además, que “La marca FILET-O-FISH es un signo perceptible y suficientemente distintivo y de ninguna manera puede confundirse con los productos que ampara y, peor aún, describir a los mismos …”; que “ constituye violación de la norma del Art. 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la afirmación realizada por el Director Nacional de Propiedad Industrial al fundamentar su resolución en el Art. 82, literales a), d) y e), de la misma Decisión, pues la marca FILET-O-FISH es distintiva y, por lo tanto, susceptible de registro”.
Finalmente, el actor argumenta que “ el Director Nacional de Propiedad Industrial carecía de potestad y competencia para negar el registro de la marca FILET-O-FISH en virtud de la norma del Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado que dispone que ‘todo reclamo, solicitud o pedido a una autoridad pública deberá ser resuelto en un término no mayor a quince días En todos los casos vencido el respectivo término se entenderá por el silencio administrativo, que la solicitud o pedido ha sido aprobada o que la reclamación ha sido resuelta a favor del reclamante’.
Adicionalmente, esta norma ha de ser considerada en conjunto con aquella del Reglamento para la aplicación de la Decisión 344 (Art. 34 A, introducido por el Art. 11 del Decreto Ejecutivo No. 1738-A, R.O. No. 473, de 30 de junio de 1994, que reformó el Decreto Ejecutivo No.1344 A, publicado en el R.O. No. 341 de 21 de diciembre de 1993) que dispone ‘vencido el término previsto en el Art. 93 de la Decisión 344, si no se hubieren presentado observaciones, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial realizará el examen de registrabilidad en el término de 15 días, vencido el cual si no hubiere objeción alguna se entenderá que el signo es registrable y se extenderá el correspondiente registro’.
En consecuencia, si la solicitud para el registro de la marca FILET-O-FISH fue presentada el 26 de julio de 1994, y se la publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 354 que salió a circulación el 15 de diciembre de 1994, el término para presentar observaciones venció el 25 de enero de 1995, el Director debió resolver sobre la registrabilidad de la marca hasta el 15 de febrero de 1995.
En vista de que la solicitud para el registro de la marca FILET-O-FISH no fue rechazada dentro del término previsto por las normas antes citadas, operó el silencio administrativo por el cual se entiende aceptada la solicitud de registro de la marca FILET-O-FISH. La Resolución No. 0947611 es pues, extemporánea, pues la facultad del Director Nacional de Propiedad Industrial para resolver había caducado.
Por ello, carece de competencia y el acto administrativo es nulo”. 2. Contestación a la demanda 2.1. Según el consultante, el Director Nacional de Propiedad Industrial afirma “… que la marca ‘FILET-O-FISH’ carece de distintividad original al constituir un grupo de palabras que traducen simplemente la palabra FILETE DE PESCADO, que el acto administrativo impugnado se fundamenta claramente en la norma invocada por la autoridad administrativa”. 2.2.
Por su parte, el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca “otorga plena legalidad y validez la (sic) resolución impugnada; se apega al artículo 29 del Tratado que crea el tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, pidiendo suspensión del procedimiento y solicitando a dicho Tribunal la interpretación prejudicial de los Arts. 81, 83 (literales a, d y e) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. 2.3.
Y el Procurador General del Estado “Se excepciona alegando expresamente la legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente, estar ajustado a derecho y debidamente motivado: señala también la improcedencia de la demanda en cuanto el actor pretende que se declare la nulidad del acto administrativo, pues en él no existe ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 59 de la Ley de la jurisdicción Contencioso Administrativa”.
CONSIDERANDO
Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 81, 82, literales a, d y e, 83, literales a, d y e, 95 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 24 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones contempladas en los artículos 81, 82, literales a, d y e, 83, literales d y e, y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; además, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, procederá a la interpretación de oficio del artículo 84 eiusdem; en cambio, por su falta de pertinencia, no procederá a la interpretación de los artículos 83, literal a, y 95 eiusdem.
Que los textos de las disposiciones en referencia son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;
( )”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
( )”. “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.
“Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca.
Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio de que se trate.
La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos la certeza de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad.
La marca procura, en definitiva, garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.
La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.
Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar al consumidor la identidad del origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La fuerza distintiva, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.
Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar integradas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.
Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, eiusdem, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.
II. De los signos descriptivos El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa al consumidor o al usuario, de modo exclusivo, acerca de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción u otros datos, características o informaciones del correspondiente producto o servicio.
En este caso, si las características del producto o servicio que describe son comunes a otros del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 82, literal d, de la Decisión 344, no podrá ser registrado. Además, el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto “ habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.
(Sentencias dictadas en los procesos 3-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre de 1995, caso “TUTTI FRUTI S.A.”; y 27-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 257, del 14 de abril de 1997, caso “EXCLUSIVA”). III. De los signos comunes o usuales El signo común o usual es el que refiere el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio.
La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro. El juicio sobre el alcance genérico del signo dependerá de la relación de éste con el producto que pretende distinguir, vistas sus características y el nomenclátor de que forme parte, así como del criterio de los consumidores.
Y es que un vocablo puede constituir una denominación genérica en relación con un tipo de productos, pero no en relación con otro. Además, el alcance genérico del vocablo puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquiere significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registrado como marca. El Tribunal ha manifestado al respecto que para “ para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal e, del artículo 82 de la Decisión 344.
(Sentencia dictada en el proceso 7-IP-2001, de 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 661, del 11 de abril del mismo año, caso “LASER”; que reitera lo manifestado en los procesos 2- IP-89, de 19 de octubre de 1989, publicada en la G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre del mismo año, caso “OFERTA”; y 12-IP-95, del 18 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “VERDADERO ARRANCA GRASA”).
IV. De los signos evocativos Según la estructura de los signos, se suele distinguir entre el denominativo, constituido por una o varias palabras pronunciables, provistas o no de significado; el figurativo, compuesto por una imagen visual a la que, en su caso, se asocia un concepto concreto o abstracto; y el mixto, cuya estructura compleja es en parte denominativa y en parte figurativa.
En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este producto o servicio. A diferencia del descriptivo, el signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.
Ejemplos de este tipo de signo, a juicio del Tribunal, “son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.
(Sentencia dictada en el Proceso N° 7-IP-95, del 7 de agosto de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre del mismo año, caso: “COMODÍSIMOS”). V. De las marcas en idioma extranjero En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de tal denominación. En cambio, la denominación no será registrable si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si, además, se trata de vocablos genéricos o descriptivos.
El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.
“Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros …”.
(Criterio vertido en la sentencia dictada en el proceso N° 69- IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”, y ratificado en las sentencias dictadas en los expedientes N° 16- IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y 15-IP-2002). VI. De la marca notoria Este Tribunal ha calificado de notoria a la marca provista del atributo de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997, caso “REMAVENCA”).
Cabe agregar que, a tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se ha solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios en referencia. Además, de conformidad con el artículo 83, literal e, eiusdem, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.
Por ello, el Tribunal reitera que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 674, del 31 de mayo de 2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”; criterio tomado a su vez de la sentencia dictada en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).
Ahora bien, es necesaria la prueba para determinar la notoriedad de la marca de que se trate. El Tribunal se ha pronunciado sobre esta materia en los términos siguientes: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95, del 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”).
En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.
La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.
VII. Del examen de registrabilidad de un signo que no ha sido objeto de observaciones El artículo 96 de la Decisión 344 señala que, transcurridos los 30 días hábiles siguientes a la publicación de la solicitud de registro sin que se hubiesen presentado observaciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el respectivo examen de registrabilidad, a objeto de conceder o negar el registro del signo como marca, acto que comunicará al peticionario por medio de resolución debidamente motivada.
Cabe destacar que la citada norma comunitaria no somete la validez o eficacia de dicho examen, o del dictado de la resolución, o de la notificación de ésta, a lapso o término preclusivo alguno, por lo que, si bien la Oficina Nacional Competente debe obrar con arreglo al principio de efectividad de la tutela, su silencio no equivale a conformidad.
Por otra parte, el hecho de que no se presenten observaciones al registro de un signo como marca no exime a la Oficina Nacional Competente de realizar el examen de registrabilidad correspondiente. Así lo ha declarado el Tribunal en los términos siguientes: “Según lo dispone el artículo 96 de la misma Decisión, en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de una marca y procederá de igual forma que lo indica el artículo anterior, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, es decir, que exprese los fundamentos que la sustenta.
La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente ”. (Sentencia dictada en el expediente N° 61-IP-2002, del 11 de septiembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. Nº 856 de 24 de octubre del mismo año, caso “LIMPLUS”). En consecuencia, el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio, y en él deberán tomarse en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. También se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que han conducido a la Oficina Nacional Competente a pronunciarse en uno u otro sentido.
El Tribunal ha reiterado a este propósito que “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto”.
(Sentencia dictada en el Proceso Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 373 del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS). VIII. De la supremacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina Consta en autos que la parte actora, dentro del proceso interno N° 2693-96- MP, ha invocado el “Reglamento para la aplicación de la Decisión 344 (Art. 34 A, introducido por el Art. 11 del Decreto Ejecutivo N° 1738-A, R.O. N° 473, de 30 de junio de 1994, que reformó el Decreto Ejecutivo N° 1344 A, publicado en el R.O. N° 341 de 21 de diciembre de 1993)”.
Según la actora, el citado instrumento prevé un término de quince días para que la Oficina Nacional Competente realice el examen de registrabilidad, vencido el cual, de no haber pronunciamiento alguno, “se entenderá que el signo es registrable”. En este contexto, el Tribunal estima oportuno reiterar, a la luz de las disposiciones previstas en los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los siguientes conceptos: “ para entender las relaciones entre el derecho comunitario y el derecho interno, frente al caso de la norma comunitaria en estudio, es indispensable también analizar los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena que desarrollan a éste (sic), cuando el primero de ellos dispone que ‘los países miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales podrán fortalecer los derechos de propiedad industrial conferidos’ en dicha Decisión, y al establecer el segundo que ‘serán regulados por la legislación interna los asuntos no comprendidos en la Decisión’ El desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad Como lo ha dicho el Tribunal en la interpretación del artículo 84 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena (caso 2-IP-88), no es posible que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre aspectos regulados por la legislación comunitaria …”.
(Sentencia dictada en el expediente N° 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril de 1995). En la orientación que antecede, el Tribunal ha ratificado que “Los Países Miembros de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido por el artículo 143 de la Decisión 344, pueden fortalecer el régimen común de Propiedad Industrial en ella constituido, mediante disposiciones internas siempre que tales normas regulen únicamente lo no comprendido por ese Régimen, que no se lo restrinja en sus propósitos, ni se recorte su finalidad de proteger los derechos que consagra”.
(Sentencias dictadas en los expedientes N° 25-IP-2002 y 26-IP-2002, publicadas en las G.O.A.C. Nº 796, del 24 de mayo de 2002, y Nº 798, del 28 de mayo de 2002, respectivamente). Cabe aludir finalmente a la sentencia pronunciada por este Tribunal en fecha 30 de octubre de 1996, correspondiente al Proceso N° 1-AI-96 (acción de incumplimiento ejercida por la Junta del Acuerdo de Cartagena contra la República del Ecuador), a través de la cual se exhortó a la parte demandada a que “en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal adopte las medidas necesarias para adecuar la situación legal y administrativa derivada de la expedición de los Decretos 1344-A de 1993 y 1738 de 1994, de manera que se restablezca el equilibrio y la armonía de la ley nacional con la normativa andina, contenida en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, especialmente en los artículos 1, 2, y 143”.
Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2° La denominación descriptiva no será distintiva y, por tanto, no será registrable como marca, cuando las características del producto o servicio que informa al consumidor o al usuario sean comunes a otros productos o servicios del mismo género. 3° La denominación común o usual que designa el género de los productos o servicios que constituye su objeto no será distintiva y, por tanto, no será registrable como marca, pues el registro otorgaría a su titular un monopolio sobre dicho género de productos o servicios que sería contrario a la libre competencia. El juicio sobre el alcance genérico de la denominación dependerá de la relación de ésta con el producto o servicio que pretende distinguir, vistas sus características y el nomenclátor de que forme parte, así como del criterio de los consumidores. 4° En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.
A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 5° En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. En cambio, si se trata de vocablos genéricos o descriptivos cuyo significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, la denominación no será registrable. 6° La notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los indicadores previstos en el artículo 84 de la Decisión 344.
A diferencia del hecho notorio, dicha notoriedad no se halla implícita en la circunstancia de ser la marca ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores. 7° El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, por parte de la Oficina Nacional Competente, tiene carácter obligatorio, y en él deberán tomarse en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones a la solicitud de registro.
El artículo 96 de la Decisión en referencia no somete la validez o eficacia del examen de registrabilidad, o de la resolución concesoria o denegatoria de la solicitud de registro, o de la notificación de ésta, a lapso o término preclusivo alguno, por lo que, si bien la Oficina Nacional Competente deberá obrar con arreglo al principio de efectividad de la tutela, su silencio no significa conformidad con la solicitud. 8° Si bien los Países Miembros tienen atribuida la potestad de fortalecer, a través de normas internas o de acuerdos internacionales, los derechos de Propiedad Industrial conferidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como el deber de informar a la Comisión acerca de las medidas que adopten, ello no los autoriza para establecer nuevos derechos o modificar los ya existentes y previstos en la citada Decisión. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación de este Órgano Comunitario, la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.
Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE (E) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO