PROCESO 11-IP-2003 Solicitud de Interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literal h), y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del literal e) del artículo 83 ibidem.
Actor: MARKS & SPENCER P.L.C. Proceso interno Nº 5321. Marca: M&S. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez y nueve días del mes de febrero del año dos mil tres; en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero, Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el día 16 de enero del año 2003, se ajusta a las disposiciones del artículo 125 de su Estatuto y que por ello fue admitida a trámite, mediante auto proferido el 5 de febrero del corriente año. 1.
ANTECEDENTES: 1.1. Partes. Comparece como demandante en el proceso interno la sociedad MARKS & SPENCER P.L.C., para demandar a la Superintendencia de Industria Comercio de la República de Colombia. Se indica además como tercero interesado en las resultas del proceso, a la sociedad MARS INCORPORATED. 1.2. Actos administrativos demandados y objeto de la demanda.
Pretende el actor que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: ( La Resolución N° 23919 del 13 de septiembre de 1995, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo N° 92-360.481, mediante el cual se negó el registro de la marca M&S para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
( La Resolución N° 26937 del 29 de noviembre de 1996, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió de manera confirmatoria el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución N° 23919. ( La Resolución N° 2054 del 1 de julio de 1998, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se decidió el recurso de apelación, confirmando nuevamente en todas sus partes la Resolución N° 23919.
Como consecuencia de la nulidad de los anteriores Actos Administrativos, solicita el actor a titulo de Restablecimiento de su Derecho, que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a favor de la sociedad MARKS & SPENCER P.L.C., el registro de la marca nominativa “M&S” para distinguir los productos comprendidos en la clase 29 de la clasificación Internacional de Niza.
Sustenta el actor en su libelo demandatorio, que ante la solicitud de registro presentada por la sociedad en cuestión, para distinguir los productos de la clase internacional 29, la Superintendencia produjo resolución denegatoria aduciendo que el signo solicitado se asemejaba ortográfica y fonéticamente, de modo que podría inducir al público consumidor a error a la marca “m&m’s” de propiedad de la firma MARS INCORPORATED registrada para amparar todos los productos de misma clase 29[1].
Alega el demandante que con la negativa a registrar el signo solicitado la Superintendencia violó los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al considerar equívocamente que con el registro de la marca “M&S” se presentaba suficiente grado de confusión entre el público consumidor para que la misma fuera irregistrable.
Argumenta que la Superintendencia de Industria y Comercio estima, al parecer, que la marca “M&S” busca confundir al público al aprovecharse para ello de la marca “m&m’s” registrada previamente por la sociedad “MARS INCORPORATED”; que tal deducción está alejada de la realidad, ya que MARKS & SPENCER es una marca suficientemente conocida en el mundo de los negocios y en el campo de los alimentos, que no busca, ni necesita en modo alguno, aprovecharse de la marca ya registrada con anterioridad, y que además ambas empresas pueden llegar a ser competidoras en un momento dado, pero sus signos y marcas datan de muchos años y han coexistido en el mercado de igual manera.
Con base en lo anterior estima que la solicitud de registro de la marca “M&S” cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos por el artículo 81 y demás normas concordantes de la Decisión 344, y que pese a esto la Superintendencia de Industria y Comercio, consideró que la marca cuyo registro se solicitaba incurría en dos de las causales de irregistrabilidad, contempladas en los artículos 82 y 83, de la Decisión citada.
Puntualiza, que las marcas “M&S” y “m&m’s”, se escriben diferente, se pronuncian diferente, tanto Inglés como en Español; además se representan gráficamente en forma distinta; lo que permite afirmar en grado de certeza, que el consumidor Colombiano medio no incurriría en error al escoger, entre una y otra. 1.3. Contestación a la demanda.
La Superintendencia de Industria y Comercio presenta el correspondiente escrito de contestación dentro del proceso interno para oponerse a las pretensiones del demandante, sosteniendo que de conformidad con los documentos obrantes en el expediente administrativo se concluye en forma clara que la actuación se ajustó al trámite previsto en materia marcaria por la Decisión 344, garantizándosele a la actora el debido proceso y el derecho de defensa.
Manifiesta que realizado el examen sucesivo y comparativo de la marca “M&S” frente a la marca “m&m’s”, registrada a favor de MARS INCORPORATED, se colige que son semejantes y pueden inducir al público a error ya que los productos que la distinguen están comprendidos en la clase internacional 29, puesto que son productos alimenticios que tienen una misma destinación y podrían generar confusión en los consumidores respecto de su origen empresarial.
Arguye que una vez efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca “M&S”, frente a la marca “m&m’s”, para la clase 29, se concluye que entre las mismas existe semejanza, existiendo confundibilidad en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado llevarían a error al público, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los consumidores, habida cuenta que éstos creerían que el producto tendría el mismo origen.
En consecuencia, solicita el demandado, no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por el actor, por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen. 1.4 Actuación del Tercero Interesado. La sociedad MARS INCORPORATED, como tercero interesado en las resultas del proceso, interviene en el mismo argumentando que entre la marca base de la demanda de nulidad (M&S) y la marca previamente registrada por MARS INCORPORATED (m&m’s), existe confundibilidad gráfica, fonética e ideológica, de lo que se concluye fácilmente que al ser apreciadas simultáneamente por el consumidor, éste formará en su mente una única e idéntica idea, lo cual puede llevarlo a admitir un mismo origen comercial y por lo tanto la confusión de una idéntica procedencia, sobre todo porque ambas expresiones carecen de un significado particular al ser de la fantasía. Sostiene que la marca m&m’s, es una marca notoriamente conocida, y que en tal sentido esto hace evidente el interés que le asiste, en impedir el registro de una marca confundiblemente similar, como es M&S, para distinguir productos de la clase 29 internacional, puesto que ello afectaría la imagen comercial de la sociedad.
Finalmente, expone los argumentos, a través de los cuales defiende la debida aplicación que la Superintendencia de Industria y Comercio hace de los artículos 82, literal h), y, 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al caso materia de litigio; oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones sustanciales del demandante. 2.
CONSIDERANDO: 2.1. Competencia del Tribunal. El Tribunal es competente para interpretar, por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.2. Normas a ser interpretadas. Se interpretarán los artículos 81; 82, literal h), y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitados por el Juez Consultante y de oficio se interpretará el literal e) del artículo 83 ibidem.
“Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
“Artículo 82.- No podrá registrarse como marcas los signos que: h) Puedan engañar a los medios comerciales, o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. e) “Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.
Procederá el Tribunal a efectuar la interpretación de las normas comunitarias referidas, a cuyo efecto analizará, entre otros, los siguientes aspectos que estima pertinentes: Requisitos legales para el registro de las marcas; irregistrabilidad de las marcas, denominaciones o signos que pueden producir engaño, cotejo marcario, confundibilidad, riesgo de confusión, y notoriedad marcaria. 2.3.
Requisitos legales para el registro de marcas: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica (artículo 81. Decisión 344). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala las tres características básicas e indispensables que debe ostentar un signo para que pueda ser registrado como marca.
Ellas son: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. Por ser la marca un concepto inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que lo conviertan en perceptible o identificable por aquellos.
En tal virtud las normas comunitarias aplicables erigen tales características en requisitos esenciales que debe llenar el signo para su registro por lo cual es preciso tener clara la noción de cada una ellas: La perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende e identifica con un producto o servicio determinado.
Y, por cuanto para la recepción sensible o externa de las marcas se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido utilizándose preferentemente para denominar productos o servicios aquellos signos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos, aunque no se excluye la existencia de signos sonoros, olfativos, gustativos, etc.
La distintividad, considerada la característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones o representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede entonces darse, como se ha dicho, por medio de los elementos antes indicados. La norma que se interpreta, al definir el concepto de marca, enfatiza en el aspecto de la distintividad diciendo que “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” es apto para registrarse como tal.
Pero para que el registro se produzca no basta la sola presencia de la distintividad, acompañada, por supuesto, de las otras dos características anotadas, toda vez que la ley comunitaria exige, además, que el signo solicitado no encuadre en ninguna de las precisas y taxativas causales de irregistrabilidad de las que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
En este orden de ideas debe el Juez Consultante proceder a analizar, primero, si la marca “M&S” cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, para determinar luego, si no encaja dentro del impedimento de registro previsto en las normas citadas y, particularmente, en el literal a, del artículo 83, de la Decisión 344. 2.4.
Denominaciones que pueden producir engaño. El riesgo de confusión. (artículos 82, literal h) y 83 literal a) Decisión 344). Al hablar de la función distintiva se ha expresado que la finalidad de las normas contenidas en los artículos referidos, es la de brindar protección a una marca frente al signo que se pretende registrar cuando carece de la posibilidad de cumplir con su propósito de identificar mercaderías o servicios.
Esta protección la expresó el legislador comunitario en los artículos 82 literal h) y 83 literal a) de la Decisión 344, señalando que no se podrá otorgar el registro a un signo que pueda conducir a los medios comerciales o al público a error, sea éste sobre el origen, la naturaleza, modo de fabricación y aún sobre los productos o servicios mismos constituyéndose de esta manera en la garantía tanto para el consumidor como para el comerciante.
La prohibición de registro contenida en el literal h) del artículo 82 hace referencia al engaño o confusión que los signos pueden producir en relación con la procedencia y las características de los productos, derivándose del concepto de marca, en cuanto a su función esencial de identificar los productos o servicios de un empresario o de otro u otros similares o idénticos pertenecientes a diferentes empresarios.
La legislación andina ha determinado, por otra parte, que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. El Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[2] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que debe tenerse al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad.
Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica: Se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra”[3].
En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea. Similitud ortográfica: Se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;
Similitud fonética: Se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Para decidir sobre su registro, el Juez necesariamente debe realizar entre las marcas su respectivo cotejo.
Para realizar el análisis comparativo entre las mismas debe comenzarse por precisar en que tipo o clase de marca se encuadran los signos en conflicto, teniendo en consideración que la doctrina y la jurisprudencia han definido tres clases de marcas, según estén representadas por una figura (gráfica), por una denominación (nominativa), o por un conjunto de las dos anteriores (mixta)[4].
De los autos se desprende que en el presente caso los signos a compararse tienen la calidad de nominativos, esto es que están constituidos por una palabra, un vocablo, un nombre; que tienen expresión literaria y que se aprehenden por los sentidos de la visión y del oído, y se comunican mediante el lenguaje. Es necesario, entonces, para el cotejo que haga el Juez consultante, determinar las diferentes maneras en que pueden asemejarse las denominaciones y como se dijo, si la similitud entre ambas (M&S y m&m’s), es ideológica, ortográfica o fonética.
Entre los requisitos para el registro de las marcas resulta de especial importancia la presencia de la distintividad en cuanto ella genera la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, de tal manera que no se hagan confundibles, pues en este evento se configuraría la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a, del artículo 83, de la Decisión 344.
Cuando del cotejo se deduce que dos marcas son similares, el examinador debe determinar si el grado de similitud entre las mismas genera riesgo de confusión. La existencia de una probabilidad de confusión respecto del producto de que se trate y la consecuente incidencia sobre el sometimiento del público a error son elementos determinantes de la definición acerca de la registrabilidad del signo. Cabe precisar que a estos efectos se entiende por público al comprador o al consumidor medio, en relación con el cual se juzga el riesgo analizado.
La falta de distintividad del signo y la consecuente confusión que pueda generar, no sólo afecta al consumidor en la medida en que éste pueda ser inducido al error, sino además atenta contra la libre competencia que debe existir entre los empresarios. El Tribunal ha recogido en abundante Jurisprudencia que para efectos de realizar la comparación apreciativa entre signos y determinar si existe confundibilidad, y por ende se configura la causal de irregistrabilidad del Literal a, del artículo 83 de la Decisión 344, deben tenerse en cuenta las siguientes reglas: ( La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
( Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. ( Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. ( Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Ahora bien, cuando se trata de marcas denominativas conviene distinguir las semejanzas sobretodo en el plano fonético, resultante de una sencilla visión o audición de tales denominaciones, o del impacto visual inmediato.
La confusión como impedimento de registro debe llevar al público a error, sea directo en cuanto a los signos y cuando los productos o servicios que distinguen las dos marcas son los mismos, o indirecto en cuanto a creer que los productos que tienen marcas idénticas o similares provienen de un mismo productor; en cualquiera de estas dos hipótesis el titular de la marca tendrá la facultad de impedir que en el comercio corran con ese mismo signo productos o bienes que puedan llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado exige en cuanto a la utilización de los signos marcarios. 2.5.
Notoriedad de las Marcas. Prueba de la Marca Notoria. Se ha conceptuado a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento en el círculo de consumidores del producto que identifica. La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria por sus atributos de "difusión" y de "reconocimiento", logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican.
La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. Entre la marca notoria y los productos que protege, debe haber una identidad de tal naturaleza que con la sola mención de la marca, el consumidor identifique directa e indirectamente al producto.
La identidad de productos a los que se refiere la marca notoria debe dejar en la mente del consumidor una impresión de tal naturaleza, que identificada o pronunciada, la relación entre ésta y el producto es de carácter inmediato e instantáneo. En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de productos o de servicios amparados por ella. registro.
En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado sobre el punto: “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación del literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” [5] La independencia de la clase internacional respecto de los productos amparados por una marca eventualmente notoria, de aquellos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada por el examinador, si dicha notoriedad ha sido probada.
Si bien el literal e) del artículo 83 establece la protección para la marca notoria, dicha calidad es un hecho que debe ser probado, acatando lo establecido por el artículo 84 de la Decisión 344, el cual determina los criterios para establecer si una marca es notoriamente conocida, dotando al examinador de varios elementos que sirven para medir tal circunstancia y producir un juicio adecuado y no arbitrario acerca de esa particularidad.
La calidad de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe serlo por definición realizada en la etapa administrativa o en la judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.
El Juez consultante deberá establecer, con base en las probanzas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria y, por ende, la protección especial que de el se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.
Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Para que un signo pueda acceder al registro marcario se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y, suficientemente distintivo en relación con otros ya registrados o solicitados prioritariamente para registro.
Debe cuidarse, así mismo que ese signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2. Para el cotejo entre los signos en conflicto, es indispensable que el examinador determine y ubique los signos objeto de la comparación dentro de alguna de las categorías o tipos de marcas, toda vez que existen dentro de éstas, ciertas particularidades que al ser tenidas en cuenta en el cotejo conducen a eliminar aparentes motivos de confundibilidad o a que, por el contrario, pudieren conducir a un veredicto de irregistrabilidad. 3.
La determinación de la existencia, o no del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado discrecionalmente por el Juez Nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación entre signos, y a los criterios expuestos y ampliamente desarrollados por el Tribunal en esta sentencia y en su copiosa jurisprudencia. 4.
Al erigir el riesgo de confusión como un impedimento del registro marcario, el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, en concordancia con el literal h) del artículo 82, trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio entre los consumidores y los usuarios acerca del producto o del servicio respectivo, en relación con su procedencia, su naturaleza, el modo de fabricación, sus características o cualidades. 5.
La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. En todo caso, no será susceptible de registro un signo que sea confundible con una marca notoria, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro.
La notoriedad, no obstante, debe necesariamente ser probada por quienes la alegan, y ante las autoridades que conozcan de un procedimiento relacionado con el registro de una determinada marca, las cuales aplicarán para fines del reconocimiento de esa calidad, los criterios aludidos en esta interpretación prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso No. 5321, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Clase 29 Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso No. 46-IP-2000. Sentencia de 26 de julio del 2000, en G. O. A. C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. [3] OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Cuarta Edición. Ed. LexisNexis. Abeledo - Perrot. Buenos Aires 2002. pág. 154. [4] En el Proceso No. 80-IP-2001, publicado en G.O.A.C. N° 774 de 19 de marzo de 2002, el Tribunal dijo a este respecto: “Para el cotejo marcario es indispensable ubicar los signos objeto de la comparación dentro de alguna de las categorías de marcas, toda vez que existen ciertas particularidades que al ser tenidas en cuenta por el examinador pudieran conducir a eliminar aparentes motivos de confundibilidad o que, por el contrario, conducirían a un veredicto de irregistrabilidad”. [5] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso No. 23-IP-96. Sentencia de 21 de abril de 1998, G.O.A.C. Nº 354, de 13 de julio de 1998, marca: “VODKA BALALAIKA”.