PROCESO 4-IP-2003 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 82 literales e) e i) ibidem, así como de la Disposición Primera Transitoria de la Decisión 486 de la Comisión. Actor: STARMEDIA NETWORK, INC. Marca: “Latinmail”.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez y nueve días del mes de febrero del año dos mil tres, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de la Consejera, Doctora Olga Inés Navarrete Barrero.
VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el día 16 de enero del año 2003, se ajusta a las disposiciones del artículo 125 de su Estatuto y que por ello fue admitida a trámite, mediante auto proferido el 5 de febrero del corriente año. 1.
ANTECEDENTES: 1.1. Partes. Comparece como demandante en el proceso interno la sociedad STARMEDIA NETWORK INC., para demandar a la Superintendencia de Industria Comercio de la República de Colombia. Se indica además como tercero interesado en las resultas del proceso a la sociedad LATIN NET S.A. 1.2. Actos administrativos demandados y objeto de la demanda.
Pretende el actor que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución N° 21.829 de agosto 31 de 2000, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, y mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución N° 6179 de marzo 28 de 2000, dentro del expediente administrativo N° 99.57187, negando en consecuencia el registro de la marca LATINMAIL.
Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del anterior acto administrativo, solicita el actor que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a favor de la sociedad STARMEDIA NETWORK INC., el registro de la marca nominativa “LATINMAIL” para distinguir los productos comprendidos en la clase 38 de la clasificación Internacional de Niza.[1] Sostiene el actor en su escrito demandatorio, que ante la solicitud de registro presentada por la sociedad en cuestión, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad LATIN NET S.A. contra la Resolución Nº 6179 de la División de Signos Distintivos, y que como consecuencia del trámite de este recurso se revocó la resolución recurrida, negando en consecuencia el registro de la marca “LATINMAIL”., aduciendo que el signo solicitado presentaba semejanzas visuales y auditivas con las marcas registradas LATIN NET y LATINO NET que generarían la idea en el consumidor que un mismo empresario tiene dos marcas, máxime si los signos identifican servicios de la misma clase y completamente relacionados.
Alega el demandante que con la decisión de negar el registro para la marca LATINMAIL (nominativa) bajo el argumento de que la misma tiene semejanzas con marcas registradas, se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Agrega que en el caso objeto de demanda no se cumplieron los presupuestos del citado artículo para negar el registro, por cuanto no existen semejanzas que puedan inducir al público consumidor a error o confusión entre las marcas cotejadas, debido a que la partícula LATIN y LATINO no son apropiables para distinguir una marca en especial, ya que el uso corriente de dicha palabra hace alusión al origen latino, es decir, de Latino América.
Argumenta que las marcas en conflicto comparten el prefijo de uso común “LATIN”, como sinónimo de la expresión LATINOAMERICANO, y que por tanto no debe entrar dentro del cotejo respectivo, el cual debe hacerse atendiendo solamente a las derivaciones de cada una de las marcas, es decir, MAIL de LATINMAIL, y NET, de LATINNET. Concluye diciendo que las marcas en litigio, no presentan similitudes desde el punto de vista gráfico, ortográfico, fonético o ideológico; que para su registro se debe tener en cuenta el principio de especialidad de los registros marcarios, de acuerdo con el cual es perfectamente posible que dos marcas idénticas cuenten con registros en una misma clase de productos o servicios, a favor de diferentes titulares. 1.3.
Contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio, presenta el correspondiente escrito de contestación dentro del proceso interno para oponerse a las pretensiones del demandante, sosteniendo que de conformidad con los documentos obrantes en el expediente administrativo N° 99.57187, se concluye en forma clara que la actuación se ajustó al trámite previsto en materia marcaria por la Decisión 344, garantizándosele a la actora el debido proceso y el derecho de defensa.
Reitera que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es el régimen legal aplicable, que debía adoptar la Oficina Nacional Competente al caso de autos, en materia de Propiedad Industrial. Sobre la decisión de irregistrabilidad de la marca, arguye finalmente, que una vez efectuado el examen comparativo de la marca “LATINMAIL”, frente a la marca “LATINNET” para la clase 38 registrada a favor de LATIN NET S.A., se concluye que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos visuales y auditivos; y que en consecuencia, la marca LATINMAIL para la clase 38, no cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Argumenta con fundamento en lo anterior que permitir la inscripción de un signo confundible con otro ya registrado, obstaculizaría una competencia leal, pues, quien inscribe el segundo signo amparándose en una relativa semejanza con un signo anterior, en el fondo lo que puede perseguir, no es otra cosa que llevar al público a error entre las dos marcas que protegen productos de la misma clase, con el objeto de obtener ventaja económica en cuanto a la buena fama o clientela que pudo ya haber adquirido el signo primeramente registrado. 2.
CONSIDERANDO: 2.1. Competencia del Tribunal. El Tribunal es competente para interpretar, por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.2. Normas a ser interpretadas. El Tribunal precisa que aunque la consulta se refiere a disposiciones de la Decisión 486, interpretará las normas correspondientes de la Decisión 344, normativa que constituye el régimen legal aplicable al asunto de la referencia, dado que los actos administrativos cuestionados se expidieron dentro de la vigencia de esta norma comunitaria.
Se interpretarán, en consecuencia, los artículos 81 y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de oficio el artículo 82 literales e) e i) de la Decisión 344, así como la Disposición Primera Transitoria de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
"Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrá registrarse como marcas los signos que: e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios que se trate. i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica, nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas.
“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error”.
“Disposición Transitoria Primera: (Decisión 486, de la Comisión de la Comunidad Andina). “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior, a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuaran a lo previsto en esta Decisión. “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prorrogas se aplicará las normas contenidas en esta Decisión. “Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
Procederá el Tribunal a efectuar la interpretación de las normas comunitarias referidas, a cuyo efecto analizará, entre otros, los siguientes aspectos que estima pertinentes: Tránsito de legislación comunitaria; requisitos legales para el registro de las marcas; causales de irregistrabilidad, designaciones comunes o usuales, denominaciones geográficas, riesgo de confusión, y cotejo marcario. 2.3.
Tránsito de Legislación Comunitaria: La Resolución Nº 21829 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que niega el registro de la marca LATINMAIL, tiene fecha 31 de agosto de 2000, es decir, fue proferida en vigor de la Decisión 344. En tal virtud, como se dijo, las normas del ordenamiento jurídico comunitario aplicables al caso concreto de manera valida y vigente son las contenidas en dicho cuerpo legal.
Ello resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino además, de las previsiones de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial, contenido en la Decisión 486, subrogatoria de la 344. En efecto, se dispone en la referida norma que: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior, a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuaran a lo previsto en esta Decisión”, de lo cual es posible interpretar que en materia de derecho sustancial, el aplicable en el período de transición está constituido por el que regía en el momento de adoptarse los actos administrativos de que se trate. 2.4.
Requisitos legales para el registro de marcas: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica (artículo 81. Decisión 344). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala las tres características básicas e indispensables que debe ostentar un signo para que pueda ser registrado como marca.
Ellas son: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. Por ser la marca un concepto inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que lo conviertan en perceptible o identificable por aquéllos.
En tal virtud las normas comunitarias aplicables erigen tales características en requisitos esenciales que debe llenar el signo para su registro por lo cual es preciso tener clara la noción de cada una ellas: La perceptibilidad, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende e identifica con un producto o servicio determinado.
Y, por cuanto para la recepción sensible o externa de las marcas se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido utilizándose preferentemente para denominar productos o servicios aquellos signos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos, aunque no se excluye la existencia de signos sonoros, olfativos, gustativos, etc.
La distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Como quiera que la materia consultada tiene por fundamento la controversia entre signos utilizados para designar servicios de telecomunicaciones y, particularmente referidos a la Internet, considera interesante el Tribunal indagar sobre lo dicho por las fuentes doctrinarias respecto del derecho de los signos distintivos en Internet, a cuyo efecto estima con Javier Torre de Silva y López de Letona, que: “como consecuencia de la propia naturaleza y funcionamiento de la red, los servicios de la Sociedad de la Información dependen en mayor medida que cualesquiera otros, del uso de signos distintivos.
Para la resolución de controversias jurídicas relativas a signos distintivos en materia informática, debemos adoptar un enfoque semiótico, y atender sobre todo a la percepción que tengan los usuarios de la red del signo utilizado o del modo que es usado. El método que deberemos adoptar ha de ser, por tanto flexible y no formalista. En esta materia las percepciones importan más que las realidades”.[2] La susceptibilidad de representación gráfica, consiste en descripciones o representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede entonces darse, como se ha dicho, por medio de los elementos antes indicados. La norma que se interpreta, al definir el concepto de marca, enfatiza en el aspecto de la distintividad diciendo que “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” es apto para registrarse como tal.
Pero para que el registro se produzca no basta la sola presencia de la distintividad, ni aunque ella se encuentre acompañada de las otras dos características anotadas; puesto que la ley comunitaria exige, además, que el signo solicitado no encuadre en ninguna de las precisas y taxativas causales de irregistrabilidad de las que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
En este orden de ideas debe el Juez Consultante proceder a analizar, primero, si la marca “LATINMAIL” cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, para determinar luego, si no encaja dentro de las referidas causales de irregistrabilidad, y fundamentalmente dentro de las contempladas en el literal e) del artículo 82 y en el literal a) del artículo 83. 2.5.
Irregistrabilidad de signos por similitud y riesgo de confusión: La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[3] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que debe tenerse al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere mayor profundidad que cuando los signos son idénticos. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” [4].
En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;
Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Es en este contexto que el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, se refiere al impedimento de registro como marca de aquellos signos que puedan confundir al público induciéndolo a error debido a la similitud o semejanza de los mismos con una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero para idénticos o semejantes productos o servicios, respecto de los cuales el uso pueda inducir al error al consumidor. 2.5.1.
Criterios para el Cotejo de las Marcas: Para decidir sobre la posibilidad de registro del signo solicitado que presente similitud respecto de una marca registrada o de otro signo solicitado prioritariamente, el examinador necesariamente debe realizar entre ellos una comparación, un cotejo, tendiente a determinar el grado de semejanza y sobre todo, sus repercusiones con relación a la capacidad distintiva del primero y la mayor o menor posibilidad que tenga de inducir a error al público consumidor.
La realización de este análisis comparativo debe partir de la ubicación de los signos que se confrontan en un tipo o clase de marca de las tres que la doctrina ha definido, según que estén representadas por una figura, una denominación o por un conjunto de figuras y denominaciones. La marca figurativa, llamada también gráfica, se materializa como un signo perceptible por el sentido de la vista destinado a evocar una figura caracterizada por su forma externa, su característica general es que no es pronunciable, puesto que su signo no tiene vocalización, siendo apenas una figura o distintivo al que se le da un nombre y que en si mismo constituye la marca.
La marca denominativa, es una palabra, un vocablo, un nombre, que tiene expresión literaria y que se aprehende por los sentidos de la visión y del oído y se comunica mediante el lenguaje. A su turno la marca mixta combina elementos denominativos y gráficos. Esta ubicación es indispensable toda vez que existen ciertas particularidades que al ser tenidas en cuenta por el examinador pudieran conducir a eliminar aparentes motivos de confundibilidad o que, por el contrario, conducirían a un veredicto de irregistrabilidad.
De igual manera el Tribunal ha recogido en ya reiterada Jurisprudencia elaborada con base en la Doctrina, que para efectos de realizar la comparación apreciativa entre signos y determinar si existe confundibilidad, y por ende se configura la causal de irregistrabilidad del Literal a), del artículo 83 de la Decisión 344, deben tenerse en cuenta las siguientes reglas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
“Regla 2.- Las marcas deben examinarse en forma sucesiva y no en forma simultánea. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 2.6. Irregistrabilidad de designaciones comunes o usuales (artículo 82, literal e) Decisión 344).
El artículo 82 de la Decisión 344 en su literal e), señala que no podrá registrarse un signo que sea una denominación común o usual de productos o servicios, esto es, que no se puede tener como marca una expresión que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del País donde se pretenda registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca.
Empero es frecuente observar que en el mercado circulan marcas compuestas por designaciones comunes o usuales que se han agregado, anteponiéndolas o sucediéndolas, a otras que no lo son, caso en el cual la distintividad del signo es otorgada por el componente del mismo que no esté afectado de este impedimento registral y se predica del conjunto resultante.
Igualmente es frecuente observar marcas conformadas por la conjunción de dos o más designaciones comunes o usuales, situación esta que conduce a considerar, así mismo, que la distintividad deriva del resultado obtenido con la combinación Cabe advertir que cuando se registran conjuntos como los descritos, tal hecho no significa que se ha otorgado exclusividad al titular sobre la parte del signo considerada como designación usual o de uso común, ya que ello es un imposible jurídico.
El registro se refiere a todo el conjunto y en manera alguna a cada uno de sus componentes individualmente considerados. Así las cosas, cualesquiera otras personas podrían construir otros signos compuestos utilizando como base o como uno de los elementos integrantes la designación usual o común de que se trate, acompañada de otros elementos que le otorguen distintividad, no siendo viable la oposición al registro por parte de quien alegue la sola razón de que es titular de una marca que entre sus elementos configurativos posee la expresión común o usual de la que se predique identidad o similitud. 2.7.
Denominaciones Geográficas: Entre los elementos que se prohíbe utilizar como signos se encuentra el lugar de origen, cuya razón de prohibición radica en que se asocia a la mente del consumidor una determinada localidad o zona geográfica, es decir, la denominación de origen está constituida por el nombre de un país, una región, localidad o sitio específico que sirve para designar el origen de un bien, y con ello sugerir sus cualidades por proceder exclusivamente de un lugar geográfico determinado.
Fernández-Novoa expone que: “ el hecho de que se permite impedir a cualquier tercero la utilización del nombre geográfico por parte de terceros, tanto si se utiliza aisladamente, como si se utiliza con ciertos vocablos que se insertan para localizar la denominación geográfica y mostrar, de este modo, el verdadero origen de la mercancía. En efecto, si a las empresas ajenas a la región o localidad respectiva le está vedado por completo el empleo de la denominación geográfica, es indudable que la misma conservará íntegramente su poder distintivo y su fuerza de atracción publicitaria en beneficio del interés económico nacional y los intereses de particulares de las correspondientes empresas y productores.” [5] Para que se configure el supuesto expresado en líneas anteriores, es ineludible que se constituya el artificio en cuanto al lugar de procedencia, para lo cual es necesario que concurran los siguientes presupuestos: - Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que indirectamente designe un lugar geográfico determinado. - Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos. - Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión. En definitiva si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no puede ser apto para ser registrado.
Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Para que un signo pueda acceder al registro marcario se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y, además lo suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro.
Debe cuidarse, así mismo que ese signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2. Es necesario que el Juez consultante, identifique y precise con total claridad el producto o servicio para el cual se pretende el registro de la marca y si el mismo la hace lo suficientemente distintiva, debe además concluir si efectivamente los productos o servicios concretos a que el signo se refiere, constituyen la dimensión real y objetiva de la marca, cuya vigencia radica por demás, en la reacción del público que está en condiciones de utilizar el servicio. 3.
Al proscribir el riesgo de confusión respecto del registro marcario, tanto el literal h) del artículo 82 como el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, tratan de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio respecto de los usuarios acerca del producto o del servicio respectivo en relación con su procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades. 4.
La determinación de la existencia o no del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado discrecionalmente por el Juez Nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación ente signos, y a los criterios expuestos y ampliamente desarrollados por el Tribunal. 5. La esencia de la distintividad del signo se opone a que puedan ser registradas aquellas denominaciones que constituyan el género o la calidad del producto, describan sus cualidades esenciales o su especie, o constituyan palabras de uso común que sirvan para designar a los productos o servicios. 6.
Para el caso de las denominaciones geográficas, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no puede ser apto para ser registrado. 7. Para el cotejo marcario, es indispensable que el Juez determine y ubique los signos objeto de la comparación dentro de alguna de las clases o categorías de marcas, toda vez que existen ciertas particularidades que al ser tenidas en cuenta en el cotejo conducen a eliminar aparentes motivos de confundibilidad o a que, por el contrario, propicien un veredicto de irregistrabilidad.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo dentro del proceso 6942 deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Clase 38 Telecomunicaciones. [2] Torre de Silva y López de Letona, Javier, Internet, propiedad Industrial y Competencia desleal.
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, páginas 13,14,15, Madrid 2002. [3] Proceso 93-IP-2002, sentencia 15 de noviembre de 2002. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Cuarta Edición. Ed LexisNexis. Abeledo - Perrot Buenos Aires 2002. pág. 152. [5] En su libro “La Protección Internacional de las denominaciones Geográficas” Editorial Tecnos, Madrid, 1970, pág. 33.
Citado en el Proceso No. 35-IP-98.