PROCESO Nº 98-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 13 literales c) y d), 21 y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia. Actor: la compañía HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN Patente de Invención para el producto: “Procedimiento para la eliminación facilitada de medios operativos basados en emulsiones inversas aceite / agua”.

Proceso Interno Nº 6766. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil tres. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada mediante Oficio N° 1992 de 23 de agosto de 2002, por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, con motivo del Proceso Interno N° 6766, que fue recibida en este Tribunal el 27 de septiembre de 2002.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 20 de noviembre de 2002. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes La parte actora es la compañía HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN. La parte demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1 Hechos El 24 de octubre de 1997, la compañía HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN -demandante en el presente caso-, mediante apoderado, solicita patente de invención para el invento “Procedimiento para la eliminación facilitada de medios operativos basados en emulsiones inversas aceite / agua”.

Sobre la base de la Convención de París, la demandante reivindicó la prioridad de la solicitud de patente alemana números 19664438403 de 30 de octubre de 1996 y 197337103 de 4 de agosto de 1977. Mediante Auto Nº 2690, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia puso en conocimiento de la demandante el primer examen de forma; solicitando se acompañara el Documento de Prioridad junto con la traducción pertinente.

El 27 de febrero de 1998 la demandante dio respuesta a las observaciones, modificando el título y acompañando un nuevo resumen. Añade además que (sic) “ se precisó que el campo de la invención era un procedimiento de alimentación y limpieza de algunos medios operativos líquidos bombeables y medios auxiliares en el ámbito de perforación del suelo y se declaró que no se trataba de un procedimiento para perforar pozos, como erradamente lo entendía el Examinador de Patentes; se convirtieron las medidas al Sistema Internacional de Unidades y se presentó la traducción al castellano de algunas palabras escritas en inglés y se informó al Examinador que si no se habían traducido todas las palabras que figuraban en inglés, era debido a que éstas palabras técnicas en inglés eran más comprensibles y familiares para un técnico en la materia que la versión española de las mismas”.

Mediante Resolución N° 04665 de 29 de febrero de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia ordenó archivar la solicitud de patente con el argumento de que sólo se modificaron las observaciones y porque aparecen algunas palabras en inglés sin su traducción al castellano y que las medidas no se ajustaron al Sistema Internacional de Medidas.

La demandante interpuso recurso de reposición contra la Resolución Nº 04665. La Superintendencia resolvió el recurso de reposición por medio de la Resolución Nº 13842 de 30 junio de 2000, negando la petición del solicitante y confirmando la Resolución Nº 04665, declarándose agotada la vía administrativa. 2.2 Fundamentos de la demanda La Compañía HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN, mediante apoderado, pretende que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 04665 y 13842, y que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio reestablecer su derecho, y “continuar el trámite de la citada solicitud de patente hasta que se decida sobre la concesión o negación de la misma como resultado del estudio de fondo o de patentabilidad en el término señalado en el Artículo 176 del Código Contencioso Administrativo [Colombiano]” La demandante fundamenta su pretensión en (sic) “los artículos 13 literal c), 83 literal d) y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

La demandante sostiene en síntesis que la memoria descriptiva presentada era suficiente para que una persona versada en la materia pueda ejecutarla, sin embargo, el análisis realizado a su solicitud fue hecho por un técnico en la materia de limpieza de pozos, y no por un técnico en el campo de la ingeniería química y por tanto, su análisis y dictamen contradicen los requerimientos establecidos en el literal c) del artículo 13 de la Decisión 344.

Añade además que ello se condice con que el examinador no haya comprendido palabras en inglés propias del lenguaje técnico de una persona versada en la materia. Señala que debido a que el examinador no era un técnico versado en la materia, no pudo comprender las reivindicaciones presentadas; en suma, por (sic) “razones de falla administrativa” se ha violado el literal d) del artículo 83 de la norma antes citada.

Por último, sostiene el demandante que se ha violado el artículo 22 de la Decisión 344 puesto que el examinador de patentes al estudiar si los requisitos de forma estaban presentes, se extralimitó, pues además de analizar los requisitos de forma, incursionó en el tema de fondo de la solicitud, es decir, sobre la memoria descriptiva y sobre si las reivindicaciones precisaban o no el alcance de la invención, función que está reservada a la etapa del examen de fondo. 2.3 Contestación a la demanda 2.3.1 Superintendencia de Industria y Comercio La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de su Oficina Jurídica, solicita a este Tribunal no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en su contra por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

Sostiene la demandada que (sic) “de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena el Superintendente de Industria y Comercio expidió legal y válidamente las resoluciones nº 004665 del 29 de febrero de 2000 y 13842 del 30 de junio de 2000 expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio”.

La demandada menciona que realizado un examen de los requisitos formales de la solicitud de patente de invención se hicieron al demandante los requerimientos pertinentes. Que si bien estos fueron respondidos oportunamente no se complementaron de manera adecuada, pues no se modificó el capítulo reivindicatorio que presentaba problemas de redacción según lo observó la oficina de patentes.

Añade que para la administración las reivindicaciones no eran claras y precisas, ni definían por sí solas el alcance de la invención. En consecuencia sus requerimientos no fueron satisfechos y, por lo tanto, procedió a dar cumplimiento al artículo 22 de la Decisión 344 y a ordenar el archivo de la solicitud.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

En la solicitud se ha requerido la interpretación del literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, sin embargo ese artículo está referido al tema de marcas. De acuerdo con la lectura del expediente se puede colegir que la solicitud hace referencia al literal d) del artículo 13 de la mencionada Decisión, relacionado a la invocación de las reivindicaciones para lo cual se solicita la protección mediante la patente, por lo que corresponde su interpretación. Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 13 literal c), y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Asimismo, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, este órgano jurisdiccional considera pertinente, por referirse al caso en concreto, proceder a la interpretación de oficio del artículo 21 de la Decisión 344. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 13 “Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener: ( ) c) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla” d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente ” Artículo 21 “Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en al presente Decisión”.

Artículo 22 “Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad. ”Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud”.

Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE PATENTE Para la obtención de la concesión de una patente de invención, deberá presentarse una solicitud que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 13.

Una vez que la solicitud es admitida a trámite se examinará si cumple con los requisitos formales y se verificará si su objeto es susceptible de protección como invención. Los literales c) y d) del artículo 13 exigen que la solicitud presentada contenga: - Descripción clara y completa de la invención, en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla (este requisito se relaciona con el artículo 4º de la misma Decisión 344, para efectos que el examinador pueda determinar si existe o no nivel inventivo); y - Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección. La descripción de la invención, requisito de forma exigido en la normativa comunitaria, no puede ser omitida en la solicitud, porque es la vía a través de la cual los círculos interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención. Asimismo, la descripción constituye un factor relevante al fijar el ámbito del derecho de patente, pues la descripción deberá ser tenida en cuenta al interpretar las reivindicaciones.

De otro lado, las reivindicaciones tienen como función delimitar el campo de la patente, a fin de concretar la regla técnica que se desea patentar. En consecuencia, las reivindicaciones deben ser lo suficientemente claras y concisas, debiendo especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos.

(Alvarez, Alicia. Como obtener una patente. En: Derecho de Patentes. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires: 1999. p. 99) Su fundamento está en la descripción con la cual guardan concordancia, de forma tal que el alcance de las reivindicaciones se justifica por el contenido de la descripción. Sobre el particular, ha dicho el Tribunal que “el cumplimiento exacto de estos requisitos permitirá llevar a cabo el examen sobre patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. Estos requisitos permiten determinar el objeto, las características principales y los demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, la autoridad competente estará en aptitud de determinar si el invento es o no patentable”. (PROCESO 37-IP-2001. Patente: "ACERO INOXIDABLE". G.O.A.C. No. 690 de 23 de julio de 2001) En ese sentido, la norma contenida en el artículo 13 tiene carácter imperativo, en la medida en que no deja al arbitrio del solicitante el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Se impone de esta manera un deber que en caso de comportamiento omisivo, o de ausencia de algunos de los requisitos exigidos en el artículo 13, traerá como consecuencia "que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación", como claramente lo expresa la norma.

Cabe señalar que lo establecido por la mencionada norma denota además que todos los requisitos establecidos en el mencionado artículo 13 son concurrentes. II. EXAMEN PREVIO DE LA SOLICITUD El artículo 21 de la Decisión 344, establece la obligación de la oficina nacional competente de realizar un examen de los aspectos formales de la solicitud de patente, la misma que consiste en verificar si la solicitud reúne los requisitos exigidos por los artículos 13 y 14 de la misma Decisión. Los citados artículos contienen requisitos de observación obligatoria por parte de los peticionarios, pues están contenidas en normas imperativas, también conocidas como normas de derecho necesario.

En ese sentido, Alicia Alvarez señala que “el examen previo o formal tiene como objetivo verificar si la documentación presentada cumple con los requisitos, y permite detectar gruesas fallas en la solicitud, evitando los perjuicios que ocasionaría su detección tardía”. (Alvarez, Alicia. Como obtener una patente. En: Derecho de Patentes. Ediciones Ciudad Argentina.

Buenos Aires: 1999. p. 103) Cabe destacar que este Tribunal, en anterior oportunidad, al analizar el artículo 21 ha señalado lo siguiente: "Si la administración en su primer estudio de forma, en el que analiza únicamente los requisitos del artículo 13, encuentra que éstos no han sido cumplidos, paraliza el trámite de la actuación, pero le informa esa circunstancia al peticionario para que si a bien lo tiene corrija las deficiencias.

Si el peticionario no las corrige, su solicitud continuará paralizada, no se admite a trámite y no se asigna fecha de presentación, pero no puede declararse el abandono, pues para esta primera etapa del examen formal, prevista implícitamente en el citado artículo 13, no se contempla tal figura (la del abandono), lo cual es obvio, pues una solicitud ante la administración se perfecciona cuando es admitida a trámite, por cuanto de lo contrario resulta inane.

“Ahora, si en esa primera fase del examen la administración entiende que se cumplieron los requisitos del artículo 13, pero no los del 14, debe de todas formas admitir a trámite la solicitud y requerirle al peticionario que los subsane y sólo si éste no lo hace, debe declarar el abandono. (Artículo 22)". (Proceso 28-IP-98. PATENTE: ADHESIVO DE ALMIDÓN–HEMICELULOSA PARA CORRUGADO A GRAN VELOCIDAD.

G.O.A.C. No. 398 de 22 de diciembre de 1998). En este orden de ideas, la autoridad nacional competente, al realizar el examen previo o de forma, debe limitarse únicamente a verificar si los requisitos formales fueron cumplidos, es decir, que estos se encuentren contenidos en la solicitud, y no introducirse a una evaluación de fondo de la solicitud, examen que se realiza en una fase posterior (Artículo 27 de la Decisión 344).

EXAMEN DE FONDO De conformidad con el mencionado artículo 27, una vez realizado el examen de previo o de forma, la oficina nacional competente procederá al examen de fondo. El examen de fondo tiene por objeto verificar si la solicitud es o no patentable. Es decir, si la invención propuesta cumple con los requisitos de patentabilidad: novedad, altura inventiva y aplicación industrial.

Al respecto, este Tribunal ha expresado lo siguiente: “El análisis de fondo de estos documentos deberá hacerse con ocasión del examen definitivo, luego de que la solicitud haya sido publicada para que los interesados tengan la oportunidad de presentar observaciones. Si la invención no precisa con exactitud el objeto inventivo y si el memorial descriptivo tampoco distingue claramente entre lo novedoso y lo conocido, la oficina nacional competente debe solicitar que se precisen las reivindicaciones y se complete la descripción”.

(PROCESO 31-IP-2002 Patente: “DISPOSITIVOS ACUSTICOS ACTIVOS”. G.O.A.C. No. 791 de 9 de mayo de 2002) En consecuencia, el examen definitivo de patentabilidad corresponde luego de haberse cumplido con todas las etapas de trámite establecidas; de este examen dependerá la aprobación o no de la patente solicitada. III. OBSERVACIONES FORMALES A LA SOLICITUD DE PATENTE El artículo 22 establece que si del examen de forma realizado por la oficina nacional competente resultase que la solicitud no cumple los requisitos especificados, debe formular las observaciones correspondientes “a fin de que el peticionario presente respuestas a las mismas o complemente los antecedentes”, dentro del plazo de treinta días.

Este Tribunal ha expresado en la citada sentencia del Proceso 31-IP-2002, que frente a las observaciones propuestas por la Autoridad Competente, puede el solicitante " asumir dos posiciones: bien, abstenerse de contestarlas o, por el contrario, comparecer y presentar las observaciones que estime pertinentes o complementar los antecedentes materia del reparo " La Oficina Nacional competente está facultada para verificar si los documentos determinados en los artículos 13 y 14 fueron presentados junto con la solicitud.

De la misma manera ha señalado el Tribunal que: “El análisis de fondo de estos documentos deberá hacerse con ocasión del examen definitivo, luego de que la solicitud haya sido publicada para que los interesados tengan la oportunidad de presentar observaciones. Si la invención no precisa con exactitud el objeto inventivo y si el memorial descriptivo tampoco distingue claramente entre lo novedoso y lo conocido, la oficina nacional competente debe solicitar que se precisen las reivindicaciones y se complete la descripción. Cuando en la descripción se haya acumulado un número excesivo de reivindicaciones, lo que puede hacer difícil determinar el verdadero alcance de la patente, se debe pedir al solicitante que determine con precisión el campo exacto de los derechos que se pretenden proteger con la patente.

Con este examen lo que se busca, entre otras finalidades, es evitar que un solicitante obtenga la protección de reivindicaciones injustificadamente extensas que le permitan sacar ventajas a las que no tiene derecho”. (Proceso 6-IP-89. Patente: “APARATO DE SUJECIÓN”. G.O.A.C. No. 50 de 30 de octubre de 1989) Al respecto, el artículo 22 establece que si el peticionario opta por abstenerse de contestar las observaciones realizadas por la autoridad nacional competente, esta situación da lugar a que la solicitud se considere abandonada sin necesidad de expresar el motivo.

Sin embargo, la autoridad nacional competente deberá comunicar al peticionario que su solicitud ha caído en abandono. Si el peticionario da respuesta a la oficina nacional competente y procede a la subsanación de observaciones o complementación de antecedentes, se pueden presentar dos situaciones jurídicas -positiva o negativa- con diversas consecuencias.

Será positiva cuando el solicitante satisface las observaciones formuladas por la oficina nacional competente, en cuyo caso la solicitud y el extracto de la descripción del invento y de las reivindicaciones solicitadas serán publicados “por una vez en un órgano de publicación adecuado” (Art. 23 de la Decisión 344) y Será negativa, cuando el solicitante a pesar de haber dado respuesta a las observaciones o complementado los antecedentes, no satisfaciera los reparos formulados por la oficina nacional competente.

En este caso la oficina nacional competente considerará abandonada la solicitud sin necesidad de declaración, de conformidad a lo establecido en el último párrafo del artículo 22 de la Decisión 344. Sin embargo, la Administración deberá hacer de conocimiento del solicitante que no satisfizo los requerimientos, y por lo tanto, se considera abandonada su solicitud, sin que el peticionario pueda formular nuevas objeciones.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: La descripción del invento, es uno de los requisitos de forma que debe estar contenido en la solicitud para obtener patentes, y no puede ser omitido porque es la vía a través de la cual la solicitud puede ser evaluada, al constituir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que componen la invención. La descripción debe ser clara y completa de tal forma que permita, a una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ejecutar la invención. Segundo: Las reivindicaciones tienen como función delimitar el campo de la patente, a fin de concretar la regla técnica que se desea patentar.

En ese sentido, las reivindicaciones deben ser lo suficientemente claras y concisas, debiendo especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos. Tercero: Basta la ausencia de uno de los requisitos formales establecidos en el artículo 13 de la Decisión 344 para que la solicitud no sea admitida a trámite por la oficina nacional competente.

Cuarto: Presentada una solicitud sin contener los requisitos exigidos por el artículo 14 de la Decisión 344 o los que contemple la legislación interna de cada País Miembro, de conformidad con lo establecido por el literal c) del mencionado artículo, la Oficina Nacional Competente, deberá admitirla, para en una fase posterior proceder al examen de forma, sin que el incumplimiento de tales requisitos sea motivo de rechazo o de no admisión de la solicitud.

En consecuencia, los requisitos establecidos en el artículo 14 de dicho cuerpo normativo, serán analizados y exigidos en el primer examen de forma que señalan los artículos 21 y 22 ibídem. Los requisitos agregados en virtud de la legislación interna, no podrán contrariar u oponerse a las normas comunitarias. Quinto: El primer examen, llamado también examen previo o formal consiste en la verificación de los requisitos de forma por parte de la oficina nacional competente, por tal motivo si el interesado no cumple con los mismos, ésta podrá ser declarada en abandono sin necesidad de pronunciamiento alguno por parte de la oficina nacional competente.

Sin embargo, la oficina nacional competente deberá comunicar al peticionario que su solicitud ha sido calificada en abandono. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente sentencia realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO