PROCESO N° 05-IP-2003 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literales b y d, 93, 95 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 84 y 102 eiusdem.
Parte actora: ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS -EAN-. Marca: “EAN INTERNATIONAL mixta”. Expediente interno N° 5307. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, doce de marzo de dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literales b y d, 93, 95 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Doctor Manuel Urueta Ayola, y recibida en este Tribunal en fecha 16 de enero de 2003; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que son del tenor siguiente: 1.
Demanda 1.1. Cuestión de hecho El consultante informa que “La sociedad EAN INTERNATIONAL presentó solicitud de registro de la marca EAN INTERNATIONAL para distinguir servicios de creación y desarrollo de estructuras, patrones de números, identificación de datos y símbolos de códigos de barras para la identificación de productos, servicios y ubicaciones; desarrollando formatos y patrones de un computador a otro computador de información comercial; consultoría profesional (no comercial); programación de computadores, comprendidos en la clase 42 de la clasificación internacional de Niza.
Solicitud que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 400 de 29 de abril de 1994”; que la entidad demandante “ presentó observaciones contra el registro de la marca, basándose en el hecho de ser la ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS -EAN- una institución ampliamente reconocida en el país, dedicada a la información y capacitación de los negocios, tanto en el sector público como privado, mediante la investigación, enseñanza y divulgación de la ciencia y técnicas administrativas, además de ofrecer y desarrollar programas de formación profesional a nivel universitario en pregrado y postgrado en la demanda de observaciones se llamó la atención en el hecho de encontrarse íntimamente relacionadas las actividades desarrolladas por la ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS –EAN, con loS (sic) servicios o actividades para los cuales EAN INTERNATIONAL solicitó el registro de la marca cuya anulación se pretende”.
Agrega el consultante que “Mediante la Resolución núm. 22301 de 27 de agosto de 1997, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar infundada la oposición formulada por la ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS –EAN- y, en consecuencia, concedió el registro de la marca solicitada por EAN INTERNATIONAL, por considerar que no existe relación o similitud de servicios entre los que se quieren amparar, teniendo en cuenta que estos desarrollan actividades complementarias diferentes, lo que no generaría confusión entre el público consumidor, por lo cual no consideró procedente realizar un estudio de confundibilidad ”.
Recurrida en apelación, la Resolución N° 22301 fue confirmada mediante la N° 3325, del 14 de septiembre de 1998. 1.2. Cuestión de derecho La parte actora denuncia en su demanda la violación del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “… dado que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio ignoró que la marca EAN INTERNATIONAL carece de la suficiente fuerza distintiva para identificar los servicios comprendidos en la clase 42 para los cuales fue solicitada y concedida … la marca EAN INTERNATIONAL es confundiblemente similar con el signo EAN.
Por esta razón, dicha marca no es idónea para distinguir en el mercado los servicios comprendidos en la clase 42, prestados por EAN INTERNATIONAL, de los servicios prestados por la ESCUELA DE ADMINITRACION DE NEGOCIOS –EAN-, difundidos y comercializados bajo el rótulo EAN. Además, por tratarse de servicios afines, presentan conexidad real, induciendo al consumidor de los mismos a error grave e inevitable, pues bien puede pensar que unos y otros son prestados por la misma entidad”.
La actora denuncia igualmente la violación de “los artículos 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con los artículos 81, 83, literal b), y 128, ibídem … por cuanto la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al decidir sobre las observaciones y al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca EAN INTERNATIONAL, clase 42, determinó, sin ser lo correcto, que la marca solicitada no era confundible con el signo EAN que es el signo o enseña con el cual la ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS –EAN-, identifica sus establecimientos”.
Argumenta además que “La ESCUELA … es una institución que, aun cuando sin ánimo de lucro, se caracteriza por ser una organización empresarial dedicada a la prestación de los servicios educativos para los cuales fue constituida, razón por la cual, en lo que concierne al nombre y enseña con que se identifica, tiene la misma protección que en materia de Propiedad Industrial le brinda la ley a cualquier tipo de establecimiento u organización empresarial … que, por remisión expresa del artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a los nombres comerciales (y enseñas) les son aplicables ‘las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas’ de la susodicha Decisión … que en la clasificación internacional de Niza, adoptada por los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, se encuentran debidamente categorizados todos los productos y/o servicios existentes, incluso los que son producidos o comercializados por personas o empresas no calificadas como comerciantes, v.gr. los servicios de educación formal, culturales, recreativos, deportivos o de beneficencia y otros análogos, comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, que se caracterizan por no ser mercantiles … la División de Signos Distintivos no tuvo en cuenta que en los signos en conflicto predomina el elemento denominativo, razón por la cual la posibilidad de inducción al público a error es altamente considerable … es importante mencionar otras razones por las cuales la marca EAN INTERNATIONAL es confundible con el signo EAN … Dicha confusión se presenta en todos los sentidos, a saber: a) Identidad Visual.
Los referidos signos son confundibles visualmente. b) Identidad Ortográfica. Dichos signos coinciden en la identidad, número y orden de las letras que configuran su componente principal: EAN. c) Identidad Auditiva. El componente principal de los referidos signos presenta idéntica pronunciación fonética d) Identidad Ideológica. Los citados signos presentan la misma idea conceptual”.
Por último, la actora denuncia que “ no se tuvo en cuenta que el signo EAN, usado por la ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS –EAN-, es notoriamente conocido en el país y que, por lo mismo, su protección abarca la prohibición de registrar cualquier signo que constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, del mismo … Es importante advertir que en este caso específico, caracterizado por el hecho de ser el signo EAN notoriamente conocido en el país, a efectos de impedir el registro de cualquiera otro similar (total o parcialmente), no se requiere que se encuentre previamente registrado”. 2.
Contestaciones a la demanda 2.1. Según el consultante, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene, en su escrito de contestación, “ que con la expedición de los actos administrativos acusados la entidad no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas toda vez que al efectuar el examen sucesivo y comparativo de la denominación ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS EAN y la marca registrada EAN INTERNATIONAL (MIXTA) se concluye que si bien existen algunas semejanzas entre sí, estas no conllevan ni inducen a confundir al publico consumidor, pues no hay relación o similitud en los servicios que prestan, habida cuenta que la marca EAN INTERNATIONAL (MIXTA) distingue servicios comprendidos en la clase 42 de la nomenclatura vigente ”; que “la Escuela de Administración de Negocios, ‘EAN’, es una institución sin ánimo de lucro, cuyo objeto es la formación y capacitación de los recursos humanos que requieren el desarrollo de la empresas (sic) y negocios, tanto en el sector público como el privado, mediante la investigación, enseñanza, divulgación de la ciencia y las técnicas administrativas, servicios ubicados en la clase 41”; y que “En consecuencia, la marca EAN INTERNATIONAL para la clase 42 es registrable conforme a lo expuesto en la Decisión 344 y cumple con los requisitos establecidos en la norma comunitaria”. 2.2.
Por su parte, la empresa EAN INTERNATIONAL, por medio de apoderado, contesta la demanda en los siguientes términos: “ no nos consta que la ESCUELA DE ADMNISTRACIÓN DE NEGOCIOS E.A.N. goce de gran prestigio nacional ni que los programas que dice ofrecer hayan sido aprobados, en nuestra opinión la ESCUELA … no puede aducir en su favor los criterios de confundibilidad marcaria por cuanto no se configuran los requisitos formales contenidos en la ley para poder reivindicar dichos criterios”; que “los supuestos fácticos contenidos en el artículo 81 se fundamentan en que el signo que se solicita en registro no sea confundible con otros signos PREVIAMENTE REGISTRADOS O SOLICITADOS para distinguir los mismos o similares productos o servicios”; que “el criterio de distintividad solo (sic) es predicable entre marcas”; que “al momento de solicitarse el registro de la marca EAN + GRAFICA no existía ninguna solicitud o registro anterior de marca similarmente confundible con aquella, a nombre de tercero alguno”; que “en Colombia el sistema imperante es el atributivo, de conformidad con el cual el derecho sobre una marca se obtiene no por su uso sino por su registro ante la oficina nacional competente”, que “ los servicios que pretende distinguir la ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS E.A.N. son propios de la clase 41 internacional y que estos son diferentes a los servicios de la clase 42”; que “EAN INTERNATIONAL utiliza su marca EAN INTERNATIONAL + GRÁFICA en más de 90 países a través de sus diferentes miembros”, por lo que señala que “Los dos anteriores hechos evidencia (sic) que la marca EAN INTERNATIONAL + GRÁFICA es notoriamente conocida”.
La empresa interviniente alega, por último, que no se ha incurrido en violación del artículo 93 de la Decisión 344, “más aún si se toma en cuenta que la ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS E.A.N. presentó su observación, esta fue admitida a trámite y resuelta por la administración”; que, en cuanto a la presunta violación de los artículos 83, literal b, y 128 de la Decisión 344, “la ESCUELA … no puede considerarse de manera alguna como una empresa de las que trata el Código de Comercio, razón por la cual no puede aplicársele a ella las normas sobre nombres y enseñas comerciales previstas en dicho ordenamiento para los comerciantes”; que, en cuanto a la presunta violación del artículo 83, literal d, de la Decisión 344, “la ESCUELA … no es un comerciante y que en consecuencia de ella no son predicables derechos sobre los signos, nombre comercial y enseña comercial”; y que “la ESCUELA … no es titular de ningún registro de marca anterior a los derechos de mi representada.
Así mismo … no es titular de NINGUNO (sic) DERECHO MARCARIO ANTERIOR a los derechos de mi representada de que s (sic) pueda predicar la condición de MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA”.
CONSIDERANDO
Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 81, 83, literales b y d, 93, 95 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 418 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones contempladas en los artículos 81, 83, literales b y d, 93, 95 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; asimismo, el Tribunal, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, estima pertinente interpretar de oficio las disposiciones previstas en los artículos 84 y 102 eiusdem.
Las normas a interpretar son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;
( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; ( )”. “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.
“Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.
“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.
“Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.
I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.
La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos la certeza de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio, sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad.
En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.
La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.
Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.
Según el Tribunal, cuando un signo —protegido por el derecho marcario— es capaz por sí mismo de distinguir los bienes que representa, se está frente a la distintividad intrínseca, y cuando también distingue dichos bienes de los demás en el mercado, se está ante la distintividad extrínseca. De reunir la marca tales condiciones, podrá participar en una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad (Criterios recogidos en las sentencias de interpretación prejudicial N° 12-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 265, del 16.V.97, caso “MARGARINA EXCLUSIVA”;
N° 32-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 279, del 25.VII.97, caso “DC’OS”; y N° 31-IP- 98, publicada en la G.O.A.C. Nº 450, del 21.VI.99, caso “LOS ALPES”). Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible.
Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar formadas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.
Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. II. De las marcas denominativas y mixtas En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas.
Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual. A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto a identificar.
Y las segundas, las marcas mixtas, se hallan compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto de la marca: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica. En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Sentencia dictada el 9 de diciembre de 1988 en el proceso 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).
A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del Derecho de Marcas”;
Madrid, Editorial Montecorvo S.A., p. 240). III. De la marca notoria y de su prueba Este Tribunal ha calificado de notoria la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997, caso “REMAVENCA”).
Ahora bien, a tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se ha solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios en referencia. Por ello, el Tribunal reitera que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 674, del 31 de mayo de 2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”; criterio tomado a su vez de la sentencia dictada en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).
Así, la protección de la marca notoria se configura aún en el caso de que no exista similitud entre el producto o servicio a que se refiere y el correspondiente al signo cuyo registro ha sido solicitado, toda vez que dicha protección no se dirige a evitar el riesgo de confusión sino, como se indicó, a prevenir que otra marca aproveche o perjudique indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla.
En cuanto a la prueba de la notoriedad de la marca, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95, del 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”).
En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.
La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.
IV. De la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes a un nombre comercial protegido Se entiende por nombre comercial el signo que identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en el ámbito de un ramo comercial o industrial, y que la distingue de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.
Este Tribunal ha establecido al respecto que: “El nombre comercial … distingue a la persona en el ejercicio de su negocio o actividad comercial, diferenciándolo de las actividades idénticas o similares que desarrollan sus competidores. Sin embargo, nada obsta para que el signo que constituye un nombre comercial determinado, coincida con la denominación o razón social de la empresa …” (Sentencia dictada en el expediente N° 45-IP-98, del 31 de mayo de 2000, publicada en la G.O.A.C. No. 581, del 12 de julio de 2000, caso “IMPRECOL”).
El artículo 83, literal b, de la Decisión 344 prohíbe el registro como marca de un signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a un nombre comercial protegido de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros y con el artículo 128 eiusdem. Por su parte, el artículo 128 citado prescribe que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.
De los textos que anteceden se desprende que la prohibición de registro presupone la existencia de un nombre comercial protegido, que esta protección deriva de las legislaciones de los Países Miembros, y que el derecho al nombre comercial, a más de su registro, puede ser consecuencia de su uso efectivo. En todo caso, el ámbito de la protección del nombre comercial, derivado de su uso o registro, ha de extenderse al ramo o giro del comercio o industria correspondiente a la actividad económica que pretende distinguir.
De existir identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro.
A propósito del citado riesgo de confusión, el Tribunal ha declarado que: “Si bien el nombre comercial sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en tanto que una marca es aquel signo que sirve para diferenciar en el mercado los productos o servicios de un competidor de los productos o servicios de otro competidor, puede suceder que exista similitud o conexión competitiva entre las actividades económicas que identifica el nombre comercial y los productos o servicios que distingue una marca, y de ser así la coexistencia en el mercado puede inducir a confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial de las actividades económicas y los productos o servicios de que se trate” (Sentencia correspondiente al Proceso N° 45-IP- 98, ya citada).
En este contexto, el Tribunal ha precisado además que el nombre comercial “para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial.
Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara” (Sentencia dictada en el Proceso 3-IP-98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 338, del 11 de mayo de 1998, caso “BELLA MUJER”).
V. De la protección del nombre comercial y de la prueba de su uso A la luz del artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo, previo a la solicitud de la marca ya registrada. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores.
“De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. “Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro” (Sentencia correspondiente al Proceso N° 45-IP-98, ya citada).
Y en relación con la prueba del uso previo del nombre comercial, el Tribunal ha establecido que “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.
La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario” (Sentencia correspondiente al Proceso N° 3-IP-98, ya citada).
VI. Del procedimiento de observaciones al registro de la marca solicitado El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.
Así, tendrán interés legítimo para presentar observaciones, ante la tentativa de registrar un signo idéntico o similar, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro, así como el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho industrial. La oficina nacional competente podrá admitir dichas observaciones a trámite o rechazarlas por extemporáneas, bien por fundamentarse en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa, o en tratados no vigentes en el País Miembro en que se solicita la marca, bien porque los interesados no hubiesen pagado las tasas de tramitación correspondientes.
Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.
El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea confundible con otra ya registrada.
Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.
El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el Proceso Nº 04-AN- 97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).
VII. Del derecho al uso exclusivo de la marca El Tribunal reitera que el registro del signo ante la oficina nacional competente configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la marca, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas sobre ella, así como de obrar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.
Sobre esta posibilidad de obrar, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-98, del 15 de mayo de 1998, publicada en G.O.A.C. N° 481, del 13 de septiembre de 1999, caso “DERMALEX”).
Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2º En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 3º La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.
La notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que, por tratarse de una cuestión de hecho, es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de los indicadores previstos en el artículo 84 de la Decisión 344. 4° Se entiende por nombre comercial el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en el ámbito de un ramo comercial o industrial, y que la distingue de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.
La prohibición de registro de un signo como marca, en los términos previstos en el artículo 83, literal b, de la Decisión 344, presupone la existencia de un nombre comercial ya protegido por las legislaciones de los Países Miembros. El derecho al nombre comercial puede ser consecuencia de su registro o de uso efectivo. De existir identidad o semejanza entre un signo marcario y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro.
Sin embargo, si el uso efectivo del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de la marca, ésta será objeto de tutela preferente. 5° Cuando la protección del nombre comercial derive de su uso, éste deberá ser personal, continuo, efectivo, público y previo a la solicitud de la marca de que se trate. La prueba del uso indicado corresponderá a quien lo alegue. 6º Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, presentar observaciones al registro de la marca solicitado, sobre la base de una marca ya registrada o ya solicitada para registro, o de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho industrial.
Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones.
Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. 7º Se reitera que el registro de la marca ante la oficina nacional competente configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la misma, así como del derecho de obrar contra el tercero que, sin consentimiento del titular, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.
De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.
Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO