PROCESO 44-IP-2002 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 94, 96 y Quinta Norma Transitoria de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 81, 82 literales d) y e), 83 literal e), 102, 108 y Segunda Norma Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículos 135 literales e) y c), 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Presidente de la Segunda Sala del Tribunal N° 1 de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito.
Proceso Interno Nº 4250-C.S.A. Actor: INVERSIONES PLURIMARCAS C.A. y BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. Marca: “BELMONT EXTRA SUAVE”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de abril de dos mil tres. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial contenida en el Oficio No. 367- TCA-DQ-2S-4250 CSA del 15 de abril de 2002, remitido por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 1 de la República de Ecuador con motivo del Proceso Interno N° 4250/CSA, que fue recibida en este Tribunal el 9 de mayo de 2002.
Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos establecidos por los artículos 32 y 33 d el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 9 de junio de 2002. Como hechos relevantes para la interpretación se deducen: 1.
Las partes Las actoras son las sociedades INVERSIONES PLURIMARCAS C.A. y BRITISH- AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED, que intervienen mediante apoderado. Los demandados son el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, y el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador.
Las demandantes señalan como coadyuvantes de los demandados a las sociedades TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA) e INDUSTRIAS DEL TABACO, ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. (ITABSA) 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos INVERSIONES PLURIMARCAS C.A., el 12 de febrero de 1993, solicitó el registro de la marca BELMONT EXTRA SUAVE (etiqueta), registro que se basa en la marca registrada venezolana número 79.508-F de 14 de julio de 1975, cuya prioridad se reclamó de acuerdo a la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313, y a la que se opusieron las sociedades TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA) e INDUSTRIAS DEL TABACO, ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. (ITABSA).
Mediante Resolución N° 0959905 expedida el 15 de julio de 1997, dentro del Expediente N° 37103/93, el Director de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador, admite las oposiciones interpuestas y deniega la solicitud de registro de la marca BELMONT EXTRA SUAVE (etiqueta). 2.2.
Fundamentos de la demanda Las sociedades INVERSIONES PLURIMARCAS C.A. y BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED –demandantes en el presente proceso-, mediante apoderado, pretenden que se declare la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales se niega el registro de la marca BELMONT EXTRA SUAVE (etiqueta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 34: Tabaco; artículos para fumadores; cerillas).
Se pretende la nulidad de la Resolución No. 0959905 de 15 de julio de 1997, expedida por el Director de Propiedad Industrial, mediante la cual rechaza la solicitud de registro de la marca BELMONT EXTRA SUAVE (etiqueta), y del Oficio No. 1973295 del 30 de septiembre de 1997 del Ministerio de Comercio Exterior Industrialización y Pesca, relacionado con los recursos de revisión y revocatoria.
Indica que la Resolución del Director de Propiedad Industrial es totalmente apartada de la ley, al negar su derecho legítimo a registrar la marca citada. Las sociedades actoras sostienen que basaron su solicitud de registro de la marca, antes mencionada, en la marca registrada venezolana cuya prioridad se reclamó de acuerdo a la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313, con fundamento en que es una marca venezolana con más de diez años de antigüedad.
A dicha solicitud de registro se han opuesto las Industrias Tabacaleras TANASA e ITABSA, que lograron la denegatoria de la inscripción de la marca solicitada por las demandantes. Expresan las actoras que también ha sido denegada la solicitud propuesta, respecto a la cancelación de la marca EL EXTRA SUAVE, argumentando la autoridad competente que la misma está en pleno uso, sin que conste que esa marca esté siendo utilizada, según lo manifiestan, tanto más cuando las propias demandantes así como terceros utilizan los términos genéricos “extra suave”.
Manifiestan las demandantes, que el Director de Propiedad Industrial al verificar que la observante es la legítima propietaria en el Ecuador de la marca de fábrica EL EXTRA SUAVE, olvida que las demandantes son propietarias de la marca ES (etiqueta en color), que contiene las palabras EXTRA SUAVE como parte integrante de la misma, y en caso de que no se acepten esas palabras, éstas al ser descriptivas cualquier persona podría utilizarlas, y además ha dictaminado que existen semejanzas determinantes que inducirán a confusión al público consumidor.
Por otra parte, expresan que la única excepción para negar un registro preferente, a la luz de la Quinta Disposición Transitoria de la Decisión 313, es que las marcas sean “idénticas”, y no “semejantes” como ha subrayado la autoridad competente, favoreciendo de esta manera el monopolio del cigarrillo en el Ecuador. Tampoco estudia el Director de Propiedad Industrial, en su providencia, el derecho de prioridad, tergiversando la ley y desconociendo sus derechos para favorecer a la empresa que domina el mercado de cigarrillos.
Finalmente resalta el hecho que en el Ecuador también son propietarias de la marca BELMONT bajo el registro 2015 de 1976. 2.3. La contestación a la demanda 2.3.1. Del Director General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, en representación de los demandados En la contestación a la demanda formulada por el Director General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, y Delegado del Procurador General del Estado, en representación del Procurador General del Estado, del Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca y del Director Nacional de la Propiedad Industrial, éste sostiene que “ se dignarán en la sentencia aceptar las excepciones propuestas y rechazar en su totalidad el contenido de la maliciosa, temeraria e injurídica demanda propuesta por la actora”. 2.3.2.
De las sociedades TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA), INDUSTRIAS DEL TABACO ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. (ITABSA) y PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., en calidad de terceros interesados. Las sociedades TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA), INDUSTRIAS DEL TABACO ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. (ITABSA) y PHILIP MORRIS PRODUCTS INC, se oponen a las pretensiones de las demandantes, negando: (i) que el Director Nacional de Propiedad Industrial haya violado norma alguna al dictar la Resolución No. 0959905 del 15 de julio de 1997, (ii) que la resolución citada no haya sido debidamente motivada;
(iii) el derecho de las actoras para solicitar la cancelación de la marca EL EXTRA SUAVE; (iv) el derecho de las demandantes para solicitar el registro de la marca BELMONT EXTRA SUAVE, además de rechazar todos los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda planteada. Indican que la Disposición Transitoria Quinta no impide que un tercero haga valer sus derechos a fin de oponerse al registro de una marca similar o idéntica a una marca ya registrada para los mismos productos o servicios, de modo tal que puedan inducir a error o confusión sobre la procedencia de los mismos.
Tabacalera Andina S.A., (TANASA) es titular del registro de la marca EL EXTRA SUAVE (Reg. No. 1034/76) e Industrias del Tabaco Alimentos y Bebidas (ITABSA) fue titular de las marcas BELMONT (Reg. No. 532/63) y BELMONT más DISEÑO (Reg. No. 2689/88) que actualmente son de propiedad de PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., todas ellas inscritas en la misma clase internacional, por consiguiente Inversiones Plurimarcas S.A., no tiene el derecho preferente sobre estas marcas.
Observan que la denominación BELMONT EXTRA SUAVE no es suficientemente distintiva de las marcas ya registradas puesto que no hay diferencias, son idénticas, por lo que son confundibles a primera vista, añade además que “esta indiscutible identidad junto al hecho de que los productos son de la misma clase internacional que los protegidos por las marcas registradas, determinarían que el registro y consecuentemente uso del signo solicitado, induciría al público a error o confusión, lo cual constituiría un acto de competencia desleal que afectaría los derechos de las compañías ”.
Alegan que la cancelación de la marca EL EXTRA SUAVE es improcedente, puesto que la Decisión 344 tiene vigencia a partir del 1 de enero de 1994, y que el artículo 108 de la Decisión citada sólo tiene aplicación para las marcas que a partir de esa fecha no hayan sido usadas sin motivo justificado. Finalmente expresan que el Director Nacional de Propiedad Industrial ha aplicado correctamente en su resolución la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 de la Comisión, así como los artículos 71 y 73 de esa misma Decisión y los artículos 81 y 83 de la Decisión 344.
CONSIDERANDO
Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Presidente de la Segunda Sala y del Tribunal N° 1 de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, de la República de Ecuador, se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 94, 96 y Quinta Norma Transitoria de la Decisión 313; 81, 82 literales d) y e), 83 literal a), 102, 108 y Segunda Norma Transitoria de la Decisión 344.
Asimismo de conformidad con el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, este Órgano Jurisdiccional considera que no se debe interpretar el artículo 73 de la Decisión 313 en su totalidad, ya que en el presente caso sólo el literal a) resulta pertinente, y al ser dicha norma igual a la contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, sólo cabe la interpretación de ésta; en el mismo sentido, no corresponde interpretar el artículo 71 de la Decisión 313 por ser igual al artículo 81 de la Decisión 344; y no se interpretarán ninguna de las normas de la Decisión 486, por cuanto no son aplicables al presente caso.
El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 313 Artículo 94 “El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca; b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma; c) Importar o exportar productos con la marca; d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca; o, e) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los literales indicados en el presente artículo”.
Artículo 96 “Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo; el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios.
“El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o, usar la marca para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos.
“El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del caso, frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando dicha identidad o similitud induzca al público a error”. QUINTA NORMA TRANSITORIA “Los derechos de propiedad industrial concedidos válidamente en cualquiera de los Países Miembros, con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Decisión, que versen sobre marcas registradas con una antigüedad superior a diez años, gozarán del derecho preferente de registro en el resto de los Países Miembros y por el término de un año contado a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, siempre que no exista una marca idéntica previamente registrada en el País Miembro donde se solicite dicho registro, que ampare los mismos productos o servicios, o productos o servicios similares de modo tal que puedan inducir al público a error.” DECISION 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate.” Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
Artículo 102 “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. Artículo 108 “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.
“Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2. Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.
Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.
Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”. SEGUNDA NORMA TRANSITORIA “La presente Decisión se aplicará en los Países Miembros a partir del 1 de enero de 1994.” En observación de los puntos controvertidos en el proceso interno, así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. DEFINICIÓN DE MARCA Y REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD El artículo 81 de la Decisión 344, al igual que el artículo 71 de la Decisión 313, cuyo tenor es el mismo, determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, estos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.
Asimismo, el segundo párrafo del citado artículo 81 define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”. El Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de estos requisitos como paso previo al registro de un signo como marca, además de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que contemplan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, causales que en el caso de la Decisión 313, están previstas en los artículos 72 y 73.
Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es perceptible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.
La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión. Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.
La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro.
Consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (MATÍAS ALEMÁN, Marco.
Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77). II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS GENÉRICOS, DESCRIPTIVOS, Y REGISTRABILIDAD DE SIGNOS EVOCATIVOS La distintividad es una característica que debe tener todo signo para acceder al registro marcario. Por tal motivo, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 señala que no podrán registrarse como marca los signos genéricos y descriptivos, es decir, aquellos que de manera exclusiva se refieran a la calidad, la especie, la cantidad, el valor, el lugar de origen, la época de producción, o que comprendan características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales han de usarse, pues sostener lo contrario seria disminuir el requisito de distintividad que debe tener el signo. Signos Genéricos Los signos genéricos según Jorge Otamendi son “designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género a los que pertenece el objeto.
Es el caso de las palabras ‘automotor’, ‘motor’, ‘máquina’, ‘mueble’, entre tantos otros”. (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Abelo-Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002, p. 71). En este sentido, no se podrán registrar los signos genéricos que se refieran directamente al producto, ya que al coincidir la marca con el nombre del producto o servicio, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no puede cumplir con los requisitos exigidos por la norma comunitaria.
Por ello, es preciso señalar que no todo signo es genérico, en relación con toda clase de productos o servicios, sino con referencia a ciertos y determinados productos. Sobre el particular, este órgano jurisdiccional ha dicho que: "La doctrina y la jurisprudencia aconsejan que para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata.
Y si la respuesta dada por el consumidor- sujeto final de la protección del registro marcario -es la denominación genérica, el signo por ser tal cae en las causales de irregistrabilidad. Así silla o mueble, son genéricos en relación con sus productos”. (Proceso: 07-IP-2001 ya citado, que remito a los Procesos 2-IP-89 y 12-IP-95 G.O.A.C. N° 199 de 26 de enero de 1996).
Cabe señalar que una de las principales razones por las cuales las expresiones genéricas no son registrables, es evitar la apropiación exclusiva del uso de la lengua. Permitir el registro de una denominación genérica privaría injustamente el uso común de un término, lo que es indispensable para que los agentes económicos puedan desarrollar normalmente sus actividades mercantiles.
Signos Descriptivos Las denominaciones descriptivas hacen referencia de manera directa y exclusiva a las características, cualidades, cantidades, funciones, usos, modos de empleo, ingredientes, composición, efectos y otras propiedades de los productos a los cuales se aplica. En este sentido, Manuel Pachón señala que “Las denominaciones descriptivas de un producto o servicio son aquellas que, con anteriordad a la fecha de la solicitud de marca, informan al público consumidor acerca de las características, cualidades, funciones, usos, componentes, efectos u otras propiedades de los productos o servicios de que se trate”.
(Pachón, Manuel. Manual de Propiedad Industrial, Temis, Bogotá, 1984, p. 102). El Tribunal a este respecto ha señalado: “La naturaleza de un signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto”.
(Proceso 07-IP-95, G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, marca "COMODISIMOS). Tampoco podrán registrarse los signos que se refieran a una o varias características y propiedades comunes ya que existiría conexión directa con los productos o servicios que buscan amparar. “La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995).
Por tal motivo, la causal de irregistrabilidad de un signo debe ser analizada en conexión directa con los productos que el signo va a proteger. Si resulta que del análisis efectuado entre los signos y los productos existe una relación genérica o descriptiva con el producto, el signo no podrá ser registrado como marca. Pero si la situación planteada no presenta esa relación el signo puede ser registrado.
Signos Evocativos Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, no se refieren directamente a las aplicaciones o cualidades del producto o servicio en cuestión, en su lugar, dan una idea sobre sus componentes o características. En este sentido, las denominaciones evocativas sugieren o evocan las cualidades funciones o características de los productos o servicios a los cuales identifican.
(Ver: Proceso 19-IP-2001, G.O.A.C. Nº 696 del 9 de agosto de 2001, marca: DISEÑO SANDUCHE). En este tipo de marcas, el signo no introduce directamente el concepto del producto que cubre o designa y es el consumidor el que puede llegar a comprender a qué productos se refiere, con base en un proceso deductivo, muchas veces complicado y difícil.
Al respecto Jorge Otamendi sostiene que: “La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo de la actividad que desarrolla su titular. Esta relación entre el signo y el producto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca” (OTAMENDI, Jorge.
Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002, p. 29). III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS USUALES O COMUNES El literal e) del artículo 82 de la Decisión 344, establece que no podrán registrarse como marcas los signos usuales o comunes porque son expresiones que rutinariamente se emplean para identificar a un producto.
Como signos usuales, se utilizan palabras en idioma extranjero y jergas, éstas últimas son palabras inventadas que adquieren cierta popularidad. Si las palabras que componen los signos usuales o comunes pertenecen a la colectividad y al mismo tiempo, su uso no es relativo a alguno en particular, se justifica entonces que el registrarlas como marca esté vedado, puesto que si su uso pertenece a todos no posee ninguna aptitud diferenciadora.
La prohibición de registro, impide el hecho que los signos de uso común o corriente puedan ser utilizados exclusivamente en un producto o servicio, ya que no sería justo que se reconociera únicamente el derecho de su uso a un solo titular, y que éste ejerza las facultades que le corresponden por ser propietario de esa denominación común sobre los demás que pretendan usarlos en la combinación con otros signos. IV.
IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. DE LA COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. DEL RIESGO DE CONFUSIÓN. DE LA CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. DE LAS REGLAS DE COMPARACIÓN Uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344, como lo fue el artículo 73 de la Decisión 313, es prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria.
En este sentido, el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, cuyo tenor es el mismo del literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, establece como prohibición el registro de aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.
(Proceso N° 101-IP-2002, G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: Cola Real + gráfica). En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad al elegir una cosa por otra, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.
(Proceso N° 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). De esta manera, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza por que el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.
La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca.
En el presente caso, procede establecer la existencia o no de semejanza entre el signo pendiente de registro y las marcas previamente registradas, cuya comparación habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que está destinado.
Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. El Tribunal ha determinado que la similitud ortográfica se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.
Con relación a la similitud ideológica, este Órgano Jurisdiccional ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.
De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. - Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, Breuer (Ibid. Loc. Cit), ha manifestado adicionalmente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.
Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.
(PROCESO N° 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.
(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid. Loc. Cit.). En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.
V. DERECHO DE EXCLUSIVIDAD Y FACULTADES QUE OTORGA El derecho de exclusividad -ius excluendi-, se obtiene cuando el signo accede al registro marcario. La norma comunitaria establece que para adquirir el derecho exclusivo sobre una marca es necesario inscribirla. El sistema marcario garantiza a través del registro, la finalidad que debe cumplir una marca y esta es la distintividad, al poderse individualizar de otras que se encuentran en el mercado, protege que el consumidor no caiga en el riesgo de confundirse, y protege la creación del titular de la marca.
El profesor Fernández Novoa señala sobre el particular: “ la exclusividad del derecho subjetivo del titular es un presupuesto inexcusable para que la marca pueda desempeñar eficazmente su función primaria: indicar ante los consumidores el origen empresarial de los correspondientes productos o servicios.” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. El Sistema Comunitario de Marcas, Editorial Montecorvo S.A. Madrid: 1995. p. 195).
El registro de una marca indica que se ha seguido un procedimiento riguroso, que va desde la solicitud y examen de forma, publicidad, derecho a presentar oposición y finalmente el examen de registrabilidad, lo cual asegura que la marca registrada no vulnere derecho alguno. De esta manera cualquier persona, sea un consumidor u otro titular conoce que el sistema para la concesión de una marca es transparente y en beneficio de la libre competencia. Al registrarse una marca se generan dos facultades para su titular: el uso exclusivo y la posibilidad de impedir a otros el uso de la misma.
VI. CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE LA MARCA Y PRUEBA DE USO El artículo 108 de la Decisión 344, establece lo relativo a la cancelación del registro marcario y la prueba de uso de la marca. El objetivo de solicitar el registro de una marca es utilizarla de acuerdo a la finalidad de los productos o servicios que se pretende proteger, si esa finalidad no existe o no se demuestra que ha existido será razón valedera para cancelar su registro.
La cancelación produce la extinción del derecho a la marca por desuso de la misma, esta figura es uno de los mecanismos que contribuyen a garantizar el uso efectivo de las marcas, obligando a su titular a usarlas en productos o servicios para las cuales han sido destinadas. En este sentido, Fernández–Novoa, señala que “La falta de uso de la marca es, sin duda alguna, la causa de caducidad que tiene un mayor relieve desde una perspectiva funcional así como en la esfera práctica.
En efecto, la caducidad motivada por la falta de uso es la medida que más eficazmente garantiza la consecución de las finalidades perseguidas por el principio del uso obligatorio de la marca” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. El Sistema Comunitario de Marcas, Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1995, p. 360). Esta acción de cancelación la puede ejercer cualquier persona interesada, según el artículo 108 de la Decisión 344, cuando la marca no haya sido utilizada en uno de los Países Miembros o también la puede ejercer el titular legítimo cuando su marca es idéntica o similar a una notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro.
Este artículo además dispone que podrá solicitarse la cancelación de una marca como medio de defensa en un procedimiento de nulidad, de observación, o de infracción interpuestos con base en la marca no usada. Este Tribunal ha provisto en el sentido que “Deberá entenderse, para el caso concreto, que tendrá interés legítimo el titular de la correspondiente marca notoria a que alude el artículo 108; y también debe entenderse como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada.
Adicionalmente cabe recordar que, de conformidad con lo estatuido en la segunda parte del inciso primero del señalado 108 de la Decisión 344, la acción de cancelación puede revestir la forma de excepción o medio de defensa en procedimientos "de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada" (Proceso No. 15-IP-99.
Marca "BELMONT”. G.O.A.C. No. 528 de 26 de enero de 2000). Según la norma indicada, existe un plazo sustancial para solicitar la cancelación de la marca. La flexibilidad de este lapso se debe a que el titular de la marca puede ejercer en un tiempo razonable algunas actividades que asocien el signo a las mercaderías, emplazándolas finalmente a circulación, de esta manera se entiende que adapta sus bienes con sus ventajas e inconvenientes en la vida comercial.
La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso, es que no haya sido utilizado durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. En la citada sentencia del Proceso No. 15-IP-99 se señaló “Así pues, en cuanto al período previsto en la norma comunitaria para la utilización de la marca, la causal de cancelación no podrá interpretarse en forma extensiva, pues los artículos que versan sobre esta figura señalan claramente que se produciría la cancelación cuando la marca objeto de la acción no se hubiere utilizado durante los TRES años consecutivos precedentes a la fecha en que se presente la respectiva solicitud.
La ley comunitaria emplea un adverbio de tiempo, "durante", que extiende la acción de la forma verbal "no se hubiere utilizado", a todo lo largo del período prescrito. Mas, según las precisiones contenidas en los párrafos anteriores, si el titular de la marca demuestra que la ha usado cumpliendo con los elementos de forma, intensidad, temporalidad y ejercicio necesarios para considerar eficaz ese uso, no podría prosperar la acción de cancelación. Adicionalmente, resalta este Tribunal que debe entenderse que si se produjera alguno de los supuestos de hecho previstos en la norma comunitaria como impedientes de la cancelación, se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal”.
Para evitar esta situación el titular de la marca está en la obligación de usarla y de probar que ha hecho uso de ella. La prueba del uso de la marca, básicamente está ceñida estrictamente a este concepto de aprovechamiento y explotación, pues es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc.
Estos elementos de prueba deben señalar, de manera transparente e inequívoca, que se ha hecho uso de la marca de manera pública, acreditando por medio de hechos la utilización en el ámbito mercantil de los productos o servicios amparados por ella. La norma comunitaria acepta como medios de prueba los siguientes: - Las facturas comerciales, puesto que éstas indican la cantidad y regularidad de comercialización que se ha llevado con los productos o servicios que ampara esta marca. - Los inventarios de las mercaderías protegidas por la marca, certificados por una firma de auditores, demostrando de esta manera la continuidad en la comercialización de los bienes.
Al cumplir con este requisito, el titular de la marca deberá demostrar que se realizó el inventario de las mercaderías por lo menos un año antes de la fecha de iniciación de la acción de cancelación. - Cualquier otra prueba que la legislación interna admita. Es permitido afianzarse con las respectivas pruebas que los códigos adjetivos cuentan en la normativa nacional de cada País Miembro.
Finalmente se debe indicar que el titular de la marca puede justificar su falta de uso por circunstancias especiales que excusan tal falta. Para tal efecto se ha regulado las causas que puede invocar el titular para argumentar sobre la existencia de acontecimientos no imputables a su voluntad que han impedido o han dificultado la utilización de la marca en el ámbito comercial, de tal modo que el titular deberá demostrar que se ha debido a los supuestos extraordinarios de fuerza mayor, caso fortuito, requisitos oficiales impuestos a los bienes o por restricción a las importaciones, para lo cual la prueba deberá ser contundente.
VII. LA APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO EN EL TIEMPO Con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica y de acuerdo con el principio de irretroactividad, las normas comunitarias sustantivas no tienen efectos retroactivos. En este sentido, las situaciones jurídicas disciplinadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su concreción. Resulta oportuno para dilucidar los aspectos relativos a la aplicación de la ley comunitaria en el tiempo, precisar la terminología relacionada con este tipo de situaciones, así el profesor Marcial Rubio Correa señala que: “Aplicación inmediata de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquél en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquélla que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquélla que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia” (RUBIO, Marcial.
Título Preliminar. Para Leer el Código Civil, vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p. 57 y ss). El problema de aplicación de las normas en el tiempo supone una disyuntiva entre la seguridad jurídica y la innovación legislativa. Por tal motivo, para solucionar esta contrariedad, la teoría jurídica brinda diversas posibilidades, entre las que destacan dos: - La teoría de los derechos adquiridos que se apoya en la seguridad jurídica que debe otorgar todo sistema jurídico.
Se entiende por derechos adquiridos aquellos que han entrado en el dominio de su titular y que no pueden ser modificados por normas posteriores, porque se estaría haciendo aplicación retroactiva de ellas. - La teoría de los hechos cumplidos que se basa en el carácter innovador de las normas. Se prefiere aquí la aplicación inmediata de las normas antes que la ultra actividad de las normas derogadas.
Para ello se parte del hecho que las leyes posteriores deben suponerse mejores que las anteriores. El profesor Luis Henrique Farías Mata con relación a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, señala que: “ aquella reposa sobre dos principios fundamentales: de una parte, como regla, el inveterado respeto a los derechos adquiridos; acompañado, de otra parte, por las naturales restricciones que todo derecho comporta en beneficio del interés general o colectivo, en el caso, el interés comunitario” (FARÍAS MATA, Luis Henrique.
La Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, en la Revista Iuris Dictio, Vol. 1, Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, Quito, 2000, p. 58). Este Tribunal ha señalado que “ la Disposición en referencia contempla la aplicabilidad inmediata, de la norma sustancial posterior, a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone que, en cambio, se aplicará la Decisión 344 al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prorrogas de tal derechos A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.
De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas” (PROCESO 38-IP-2002. MARCAS: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, G.O.A.C No. 845 de 1 de octubre de 2002). En el presente caso, el 12 de febrero de 1993 la empresa Inversiones Plurimarca C.A. solicitó el registro de la marca BELMONT EXTRA SUAVE, fecha en que se encontraba vigente la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, mientras que la Resolución expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial es de 15 de julio de 1997, fecha en la que ya se encontraba vigente la Decisión 344.
Sin embargo, durante el lapso transcurrido entre la presentación de la solicitud para el registro marcario y la evaluación y pronunciamiento de la autoridad competente, tuvieron vigencia dos Decisiones sobre Propiedad Industrial, la 313 y la 344; por lo que es pertinente señalar lo manifestado por este Tribunal de Justicia en la sentencia recaída dentro del Proceso 4-IP-95, al referirse a los efectos de la determinación de la norma vigente para la fecha del acto administrativo: “Las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encuentren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son las aplicables para juzgar la legalidad del acto ” (Proceso 4-IP-95.
Marca: GRANOLAJET, G.O.A.C No. 253 de 7 de marzo de 1997). En ese sentido, si la norma sustancial vigente a la fecha de la solicitud de registro de una marca se encontraba derogada al momento de llevarse a cabo la evaluación de la solicitud, la norma derogada será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.
La misma regla será aplicable para aquellos casos en que sobrevenga la impugnación posterior de un registro de marca. Sobre esta situación ha manifestado el Tribunal que “ concedido en definitiva el registro de la marca y otorgado el derecho de exclusividad a su titular, el uso, goce, renovación, prórroga y licencia del citado derecho sobre la marca, así como las obligaciones de su titular, estarán sometidos a la norma sustancial vigentes al momento del ejercicio en concreto de tal derecho” (Proceso 38-IP-2002.
G.O.A.C No. 845 de 1 de octubre de 2002. MARCAS: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC). VIII. PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN EL USO DE LA MARCA Para que pueda consolidarse un régimen de competencia leal en el mercado, es esencial que se aplique para todas las transacciones mercantiles, el principio de buena fe. Para el uso de la marca es indispensable la concurrencia de varios elementos, entre ellos está el de la buena fe objetiva, que se refiere primordialmente a que el uso por terceros que no son titulares de la marca, se haga con el consentimiento del titular, y en su la utilización en el mercado, no se induzca a confusión o error al público consumidor y se le indique que es para identificar o informar de ese producto o servicio.
La posibilidad de usar la marca registrada por un tercero, está autorizada por el artículo 96 de la Decisión 313, siempre que exista para ello la buena fe del tercero. Ésta se resume en una debida información al público consumidor, evitando que sea inducido a error sobre la procedencia empresarial de los respectivos productos. Pero si el uso de la marca, induce a actos de comparación que no sean análogos ni comprobables o que implique engaño o tergiversación de la marca, no se está actuando de buena fe y su titular tendrá derecho a oponerse y ejercitar las acciones necesarias y conducentes para terminar con esa actuación. El registro de la marca no le confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos legítimamente marcado; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos.
IX. PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD Y DERECHO DE PRIORIDAD En principio, el derecho de prioridad de una marca se ejerce dentro del ámbito territorial del País Miembro donde se solicitó el registro, sin embargo según lo expresa la Disposición Quinta Transitoria de la Decisión 313, también gozará del derecho preferente de registro en todo el territorio comunitario, siempre que verse sobre marcas registradas con una antigüedad superior a diez años y que no exista una marca idéntica previamente registrada en el País en el que se quiera registrar la misma marca.
Señala Baylos Corroza que “La protección jurídica, en los derechos intelectuales, tiene carácter territorial; lo que quiere decir que en principio, su ámbito de aplicación y su contenido son los que determina la Ley en cada país ” (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial, Ed. Civitas, Madrid, c1993, p. 517). El derecho de prioridad -prior in tempore potior iure- (primero en el tiempo; mejor derecho) es el reconocimiento jurídico que se otorga a quien con anterioridad solicitó el registro de una marca o quién ha sido titular del registro de una marca similar o idéntica a la nueva que pretende registrarse.
En la práctica resulta un criterio dirimente en caso de existir conflicto en las pretensiones de registro marcario. La situación expuesta en la Disposición Quinta Transitoria de la Decisión 313, sobre el derecho de prioridad, está orientada a recompensar el empeño y esfuerzo del empresario al mantener su marca más de diez años en el mercado.
Para que esta opción sea válida no deberá existir en el País Miembro en el cual se pretende registrar otra marca idéntica que además ampare los mismos productos o servicios. La razón fundamental de esta negativa es evitar la confusión entre los consumidores. La norma que otorga este derecho de prioridad establece un término para ejercer el mismo: “gozarán del derecho preferente de registro en el resto de los Países Miembros y por el término de un año contado a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión ”.
Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: La marca es definida como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. Los artículos 71 de la Decisión 313 y 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establecen los requisitos que debe reunir un signo para que sea registrable, estos son: ser perceptible, ser distintivo y ser susceptible de representación gráfica.
Además no deberá hallarse incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad que señalan las Decisiones citadas. Segundo: No son registrables como marcas los signos genéricos y descriptivos de productos, cuando se refieran exclusivamente a la cualidad del bien que se pretende registrar. Sí podrán ser objeto de registro los signos que aunque sean genéricos o descriptivos para una cierta clase de bienes, estén destinados a amparar otros distintos.
Tercero: Los signos evocativos pueden ser objeto de registro siempre que incorporen un elemento de fantasía que transmita indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar el signo con el producto amparado o distinguido por aquél. Cuarto: Los nombres usuales o comunes de los productos que se utilizan en el comercio no pueden ser objeto de registro, por ser de uso público.
Quinto: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o que se asemejen de tal manera a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, destinada a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error. Sexto: La determinación del riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, derivará de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia y que han sido señalados en la parte considerativa de esta sentencia. Séptimo: El derecho de exclusividad sobre un signo se adquiere con su registro, generándose dos facultades para su titular: uso exclusivo y la posibilidad de impedir a otros el uso del mismo.
Octavo: La falta de uso es un requisito indispensable para solicitar la cancelación del registro de una marca. El titular de la marca tiene la obligación de usar la marca, y de llegar el caso en que se ha pedido su cancelación también tiene la obligación de probar que ha hecho uso de ella. Los medios de prueba para demostrar que se ha usado la marca están reconocidos en la normativa comunitaria.
El titular de una marca notoria puede también solicitar a la autoridad competente la cancelación de la marca indebidamente registrada en perjuicio suyo. Noveno: Con relación a la normativa aplicable al presente caso, deberá tomarse en consideración la aplicación de las Decisiones 313 y 344 en el tiempo, aspecto que el juez consultante deberá tener en cuenta para determinar el periodo en que estuvieron vigentes y tuvieron efectos jurídicos respecto de los actos administrativos correspondientes.
Décimo: El uso de la marca conlleva de manera indispensable la concurrencia, entre otros, del principio de la buena fe, en el sentido que el uso por terceros, que no son titulares de la marca, se haga con el consentimiento del titular, y que su utilización en el mercado no induzca a error al público consumidor. Décimo primera: El derecho de prioridad de una marca, se ejerce solo dentro del ámbito territorial del País Miembro donde se solicitó el registro, sin embargo según lo que establecía la Disposición Quinta Transitoria de la Decisión 313, también gozará del derecho preferente de registro en todo el territorio comunitario, el titular de una marca registrada, siempre que ésta tenga una antigüedad superior a diez años y que no exista una marca idéntica previamente registrada en el País en el que se quiera registrar la misma marca.
La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República de Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso interno No. 4250-C.S.A., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
El Tribunal consultante deberá además dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, luego de dictada la sentencia. Notifíquese a la instancia consultante, mediante copia certificada de esta sentencia. Remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO