PROCESO Nº 18-IP-2003 Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 81 y 82 literal h) de la Decisión 344.

Actor: ARCOR S.A.I.C. Marca: BON O BON (nominativa). Proceso Interno Nº 6004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los siete días del mes de mayo de dos mil tres. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial contenida en el Oficio Nº 0227, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno 6004.

Oficio recibido el 13 de febrero de 2003; Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados por el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 26 de marzo de 2003.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1. Las partes La parte actora es la sociedad ARCOR S.A.I.C., la que actúa mediante apoderado. La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Interviene como tercero interesado en el presente proceso la sociedad COLOMBINA S.A. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1 Hechos El 11 de agosto de 1993, la sociedad ARCOR S.A.I.C., mediante apoderado, solicitó el registro de la marca “BON O BON” (nominativa) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo).

Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial de Colombia, las sociedades Industrias Alimenticias Noel S.A. y COLOMBINA S.A. presentaron observaciones con fundamento en el registro de las marcas BONN y BON APETIT, Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles) y BON BON BUM, Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente, concedidos con anterioridad.

Mediante Resolución No. 7135 de 19 de marzo de 1996, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, negó el registro de marca “BON O BON” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad ARCOR S.A.I.C. pues “existía confusión con los productos que amparaban la marca de COLOMBINA S.A.”.

Contra la referida Resolución N° 7135, ARCOR S.A.I.C. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Mediante Resolución No. 002355 de 31 de enero de 1997, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio confirma la decisión contenida en la Resolución No. 7135. Posteriormente, mediante Resolución Nº 16657 de 25 de agosto de 1999, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó lo resuelto en la Resolución No. 7135, y declaró agotada la vía gubernativa. 2.2 Fundamentos de la demanda La sociedad ARCOR S.A.I.C. –demandante en el presente proceso-, mediante apoderado, solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, que declare la nulidad de las mencionadas Resoluciones 7135, 002355 y 16657.

Asimismo, pretende que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceda a ARCOR S.A.I.C. el registro de la marca “BON O BON” (nominativa) para distinguir los productos de la Clase 30 solicitada. La sociedad actora fundamenta su pretensión en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en los artículos 82 y 85 del Código Contencioso Administrativo de la República de Colombia.

Señala la demandante que hubo una aplicación indebida del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, y que ello “consistió en concluir que la marca solicitada a registro por parte de [su] representada, consiste en un signo confundiblemente semejante con la marca BON BON BUM registrada por la sociedad COLOMBINA S.A. ( )”.

Añade a continuación la demandante que “La marca solicitada a registro es una marca compuesta por dos elementos denominativos separados por una letra O mayúscula, la cual sin duda le imprime distintividad al conjunto solicitado ya que su composición morfológica difiere de la marca base de la negativa –BON BON BUM– que no solo está conformada por tres sílabas, sino que tiene un elemento gráfico característico los cuales considerados en su conjunto son ampliamente conocidos por el público consumidor, razón por la cual este sería difícilmente engañado”.

Asimismo, indica la demandante que “No basta que dos expresiones compartan una misma raíz para que se pueda hablar de confundibilidad entre ellas, en este caso es evidente que gráfica y ortográficamente las dos marcas coinciden en el radical BON, a la cual se agregan elementos particulares que hacen que cada expresión conserve su fuerza distintiva respecto a la otra”; en este sentido, añade que “En el presente caso está más que probado que las marcas BON O BON y BON BON BUM no son confundibles pues no son ni fonética ni gráficamente similares, además de que no guardan un mismo significado conceptual, por tratarse de expresiones de fantasía”. 2.3 Contestación a la demanda 2.3.1.

De la Superintendencia de Industria y Comercio La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia a través de su Oficina Jurídica, solicita no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en su contra por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

Sostiene la demandada que “ de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución nº 7135 del 19 de marzo de 1996 negando el registro de la marca nominativa “BON O BON” para distinguir productos de la clase 30 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad Arcor S.A.I.C”.

Añade la demandada que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca “BON O BON” (solicitada), frente a la marca “BON BON BUM”, para la clase 30, a favor de Colombina S.A., se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que éstos creerían que el producto tendría el mismo origen.

Si se aprecian las marcas “BON O BON”, y “BON BON BUM” en una visión de conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, la unidad fonética y gráfica de los nombres y no las partes unas de otras, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas, que inducen al consumidor a error; más aún cuando su escritura y pronunciación son similares”.

Finalmente, concluye la demandada que en lo referido a la violación del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena “(..) la marca ”BON O BON” no es suficientemente distintiva ( ) configurándose la semejanza entre esta y la marca registrada “BON BON BUM” ( ) En consecuencia, las resoluciones acusadas no son nulas ( )“. 2.3.2.

De Colombina S.A. COLOMBINA S.A., tercero interesado en el presente proceso, señala que en este caso “( ) al observar desprevenidamente las marcas en referencia encontramos que éstas generan el mismo impacto visual y auditivo dentro del consumidor promedio ( ) [asimismo] es posible apreciar la confundibilidad por el análisis ( ) [en] (i) el aspecto ortográfico y (ii) el aspecto fonético”.

En este sentido, COLOMBINA S.A. concluye que “Las semejanzas ortográficas y fonéticas son tales que las marcas son confundiblemente similares y por lo tanto el registro de la marca BON O BON en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza deberá ser rechazado”. El tercero interesado fundamenta su escrito en los artículos 83 literal a) y 102 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, se procederá a la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Asimismo, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, este órgano jurisdiccional considera pertinente, por referirse al caso en concreto, proceder a la interpretación de oficio de los artículos 81 y 82 literal h) de la Decisión 344.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona ”.

Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que ese trate ( )”. Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismo productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

En observación de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA Los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable se encuentran establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344, éstos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

Asimismo, el segundo párrafo del citado artículo 81 define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”. Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, al ser un signo, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es perceptible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión. Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite la representación material del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro.

Consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Matías Alemán, Marco.

Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p.77). II. DE LA MARCA DENOMINATIVA La marca denominativa o verbal es aquella compuesta por una o más letras, números, palabras, frases, o combinaciones de ellos, que constituyen un conjunto legible y pronunciable. Estas marcas pueden estar formadas por distintos tipo de denominaciones conocidas como de fantasía o caprichosas, arbitrarias, evocativas o sugestivas, y las denominaciones con grafía especial.

Denominación de fantasía es aquella conformada por palabras, vocablos, o denominaciones creadas con el expreso propósito de emplearlas como marcas. Se trata de un vocablo que puede no tener significado alguno o cuyo significado los consumidores desconocen, aunque puede evocar alguna idea o concepto. Denominación arbitraria es aquella conformada por uno o más vocablos o términos que ya existen y tienen un significado en el lenguaje.

Estos vocablos funcionan como marca al ser aplicados arbitrariamente a productos o servicios que no guardan relación alguna con su significado. Denominación evocativa o sugestiva es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad, cualidad, función, o característica del producto o servicio que va a distinguir, sin llegar a ser una designación descriptiva o genérica.

Estas denominaciones son capaces de funcionar como marcas si son suficientemente arbitrarias u originales. Denominación con grafía especial es aquella constituída por una o más palabras escritas con una grafía, caracteres o estilos particulares. Se diferencia de las denominativas ordinarias debido a que la grafía especial forma parte de la marca.

III. DE LA MARCA MIXTA Las marcas mixtas se componen de elementos denominativos y gráficos, por lo que para realizar su examen, se necesita de un verdadero esfuerzo por parte de la autoridad a fin de determinar la procedencia del registro de la marca mixta. Sobre el particular señala la Doctrina que: “Las marcas mixtas o complejas son las que reúnen elementos denominativos junto con elementos gráficos o figurativos, cual es el caso de las denominaciones escritas según una grafía peculiar (marcas mixtas propiamente dichas) y el de las marcas que incluyen elementos fonéticos y gráficos formando un conjunto (marcas complejas), pudiendo llegar a comprender el total de la presentación exterior de un producto (conjunto de etiquetas de un licor embotellado, de un queso, etc.)”.

(AGUILAR, Mariano, et.al: Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo XV, Editorial F. SEIX, Barcelona-España, 1981, p. 887). En autos se observa que las marcas BON BON BUM y BON O BON se encuentran constituidas por dos elementos, como son la parte denominativa y la parte gráfica, es decir, se trata de marcas mixtas. En tal sentido, puesto que el presente caso los signos en controversia amparan productos pertenecientes a la misma clase de la nomenclatura internacional, siendo ambas de tipo mixto, la judicatura consultante deberá concentrarse en distinguir entre las partes que conforman la marca, apreciando los elementos gráficos, fonéticos, visuales, tanto como la similitud de la idea que evocan, etc.

IV. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS El Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica como paso previo al registro de una marca, además de que el signo no esté incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que contemplan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

En efecto, el artículo 82 de la Decisión 344 establece prohibiciones absolutas o intrínsecas basadas en el signo mismo, de manera que, al configurarse alguno de los supuestos señalados en este artículo, el signo sería incapaz de funcionar como una marca tal como lo requiere el artículo 81 de la mencionada Decisión 344. En consecuencia, estas prohibiciones impiden que un determinado signo acceda a la protección que concede el registro marcario.

Asimismo, señala la doctrina al referirse a las prohibiciones absolutas contenidas en el referido artículo 82 que: “Se ha entendido que a través de estas causales se tutela primordialmente un interés público, el interés de los consumidores, razón por la cual la administración está obligada a aplicarla de manera estricta y absoluta”. (Metke, Ricardo.

Lecciones de Propiedad Industrial. 1ra. Edición. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie: Bogotá, 2001. p. 84). Por otro lado, el artículo 83 de la Decisión 344 dispone prohibiciones de carácter relativo, basadas en derechos anteriores de terceras personas, los cuales podrían verse afectados por el registro de un nuevo signo como marca.

En este sentido, el artículo 83 contiene impedimentos relativos a conflictos entre particulares, en la medida en que el supuesto tradicional es la existencia de una marca ya registrada y confundible con el signo que solicita acceder al registro. Cabe señalar que la prohibición contenida en el artículo 83 se fundamenta en los intereses protegidos por el derecho marcario como son, por una parte: el derecho de exclusiva del titular del registro; y por otra, el interés del consumidor a que exista transparencia en el mercado, y se evite el error o confusión real en las transacciones mercantiles.

Por tal motivo, para que se configuren los supuestos establecidos en el artículo 83, es preciso que se den dos requisitos: primero, que exista identidad o semejanza entre los signos enfrentados para los mismos productos o servicios; segundo, que la identidad o semejanza produzca o pueda producir error o confusión real en el mercado. V. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS ENGAÑOSOS El artículo 82 de la Decisión 344 establece ciertos impedimentos para que determinados signos sean registrados como marcas.

En este sentido, el literal h) del mencionado artículo 82 prohíbe el acceso al registro de signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en cuanto a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o la aptitud para el empleo de productos. Por tal motivo, la irregistrabilidad de signos que estén incursos en la prohibición contenida en el mencionado literal h) del artículo 82, tiene por objeto cautelar el interés público (de empresarios y consumidores), frente al engaño del que podrían ser objeto, como consecuencia del registro de una marca, que intencionalmente distorsione lo relativo al modo de fabricación, la calidad, la procedencia, las características o la aptitud para el empleo del producto ingresado al mercado.

Al respecto, este Tribunal ha señalado que “El Régimen Común sobre Propiedad Industrial, rechaza el registro de signos engañosos, pues se entiende que proteger el registro de este tipo de signos, es contravenir principios fundamentales del libre intercambio de bienes, el mismo que se basa en prácticas honestas y leales de comercio, es decir, en la buena fe empresarial”.

(Proceso Nº 66-IP-2002. G.O.A.C. Nº 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: S.O.S.). Asimismo, este órgano jurisdiccional ha manifestado que "Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que deben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores”.

(Proceso 07-IP-95, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo IV, pág. 166. Citado en el Proceso 100-IP- 2002. G.O.A.C. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: CHUPA gráfica en colores). VI. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. DE LA COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. DEL RIESGO DE CONFUSIÓN. DE LA CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA.

DE LAS REGLAS DE COMPARACIÓN. El literal a) del artículo 83 establece como prohibición al registro de aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para el registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, de forma que puedan inducir al público consumidor a error. Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(PROCESO Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: Cola Real + gráfica) En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad al elegir una cosa por otra, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(PROCESO Nº 68- IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Asimismo, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. En la confusión directa el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.

En cambio, en el caso de la confusión indirecta, el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a los productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y una marca, existirá el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca.

En el presente caso, procede establecer la existencia o no de semejanza entre el signo pendiente de registro y las marcas previamente registradas, cuya comparación habrá de hacerse desde sus elementos fonético, ortográfico e ideológico. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que está destinado.

Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. A este propósito, el Tribunal ha determinado que la similitud ortográfica se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

En cuanto a la similitud ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, Breuer (Ibid. Loc. Cit) ha manifestado adicionalmente: "La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos".

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(PROCESO Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Citado anteriormente) En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y no estar incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: No son registrables como marcas los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, las cualidades o la aptitud para el empleo del producto que pretende distinguir. Tercero: Tampoco son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para su registro y destinada a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

Cuarto: La determinación del riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, derivará de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia y que han sido señalados en la parte considerativa de esta sentencia. Quinto: Cuando se comparen marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no impide que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente sentencia realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO