PROCESO 19-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 84 de la misma Decisión. Marca: LAFAYETTE.
Actor: FÁBRICA LAFAYETTE S.A. Proceso interno Nº 2680-96-MP. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, a través de su Presidente, doctor Luis Berrazueta Erazo, recibida en este Tribunal en fecha 27 de febrero de 2003, sobre los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 2680-96-MP.
El auto de 19 de marzo del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1) Partes en el proceso interno La demanda es presentada por el apoderado especial de FÁBRICA LAFAYETTE S.A. y son demandados el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado.
La FÁBRICA LAFAYETTE S.A. a través del recurso de plena jurisdicción o subjetivo, plantea la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución N° 0947622 de 8 de enero de 1996, mediante la cual el Director de Propiedad Industrial, negó el registro del signo distintivo LAFAYETTE para productos de la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza. 2) Hechos Los señalados por el consultante en el oficio Nº 180-TDCA-2S de 24 de febrero de 2003, y complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran: La FÁBRICA LAFAYETTE S.A., el 25 de noviembre de 1993, presentó solicitud de registro de la marca LAFAYETTE para distinguir productos de la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza (Clasificación Internacional de Niza.
Clase 24. Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y mesa). Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 349 de febrero de 1995. La sociedad SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE, presentó observaciones al registro de la marca LAFAYETTE, mediante Oficio Nº 0940269 de 29 de septiembre de 1994, el mismo que el Director Nacional de Propiedad Industrial, notificó a la parte solicitante del registro.
El Director Nacional de Propiedad Industrial, por Resolución Nº 0947622 de 8 de enero de 1996, rechaza el registro de la marca de producto LAFAYETTE para distinguir productos de la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza y ordena el archivo del expediente. La sociedad Actora a través del recurso de plena jurisdicción o subjetivo, pretende la nulidad de la Resolución administrativa Nº 0947622 de 8 de enero de 1996 y se ordene la continuación del trámite de registro. 3) Fundamentos jurídicos de la demanda El apoderado especial de FÁBRICA LAFAYETTE S.A. interpone recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la referida Resolución expedida por el Director de Propiedad Industrial, en los siguientes términos: Sostiene que el Director Nacional de Propiedad Industrial no tomó en cuenta el hecho de que existe a favor de FÁBRICA LAFAYETTE, “el derecho de anticipación en el Ecuador debido a que la actora (sic) no tiene registrada ni solicitada la marca de producto en la cual fundamenta su oposición”.
Arguye que tampoco se tomó en cuenta el hecho de que la actora, “tiene registrada en su favor la marca LAFAYETTE en Colombia, desde hace más de cincuenta años, y la marca LAFAYETTE se renovó en Febrero 8 de 1992 con vigencia hasta Febrero 8 del 2002 ” Observa que “para expedir la Resolución impugnada, el Director Nacional de Propiedad Industrial tomó en cuenta como elementos de juicio, la falta de novedad y suficiente distintividad, supuesta contravención que se encuentra contenida en el Art. 83 literal e) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena ”.
Al respecto la actora señala que: “es importante tomar en cuenta que es la marca registrada en Colombia, LAFAYETTE, de propiedad de mi representada, la marca sumamente (sic) notoria en Colombia y en la subregión andina, debido a la calidad de los productos, y su amplia distribución, en el público consumidor ha brindado su reconocimiento y aceptación a la marca LAFAYETTE FABRICA LAFAYETTE S.A., es una empresa de mucha importancia y reconocimiento no solo en el (sic) COLOMBIA, sino a nivel de la subregión, caracterizándose todos estos años por la calidad de sus productos y la enorme publicidad realizada a lo largo de este tiempo en el mercado colombiano, ecuatoriano y subregional andino”.
Argumenta, que el público consumidor tiene identificada la marca LAFAYETTE, con su FÁBRICA LAFAYETTE siendo reconocida como el producto de mejor calidad en el mercado colombiano, y en el de la subregión, por todo esto arguye “que la marca LAFAYETTE, de propiedad de FÁBRICA LAFAYETTE, es merecedora del calificativo de marca NOTORIA. Su notoriedad es ampliamente reconocida en el ámbito del comercio de artículos comprendidos en la Clase Internacional Nº 24”.
Manifiesta que tal como ha indicado la jurisprudencia del Tribunal, debe demostrarse la notoriedad en el país donde la marca está registrada y no donde se presenta la observación o acción de cancelación, y que “por el contrario la compañía demandada no puede afirmar que su marca se encuentre registrada en el Ecuador, por lo dicho no se trata de una marca desconocida en el país, sin que se pueda considerarla notoria”.
Sostiene también que la marca LAFAYETTE de propiedad de la FÁBRICA LAFAYETTE ha probado dentro del término correspondiente, que su marca cumple con todos los requisitos para gozar de carácter de notoria, esto es la extensión de su conocimiento, intensidad y ámbito de difusión y la publicidad y promoción, antigüedad de la marca y su uso constante.
Finalmente solicita que se anule la Resolución impugnada en lo relativo a la denegación del registro del signo distintivo LAFAYETTE y se ordene la continuación del trámite de registro de dicha marca. 4) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Jefe del Departamento de Defensa de la Procuraduría General del Estado y delegado del Procurador General del Estado contesta la demanda, en lo fundamental, alegando de la siguiente manera: (i) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda;
(ii) legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente, estar ajustado a derecho y debidamente motivado; (iii) falta de citación al tercero beneficiario de la Resolución impugnada; (iv) ilegitimidad de personería pasiva pues siendo la Dirección Nacional de Propiedad Industrial una dependencia del Ministerio de Industrias, en la demanda debió citarse al titular de esa Secretaría;
(v) improcedencia de la demanda por no existir ninguna de las causales de nulidad prevista en la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa; y, (vi) caducidad del derecho de la parte actora y prescripción de la acción. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual contesta la demanda manifestando: (i) niega los fundamentos de hecho y derecho (sic) contenidos en la demanda objeto de la presente causa;
(ii) legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente, estar ajustado a derecho y debidamente motivado; (iii) falta de derecho del actor para propender (sic) la demanda por carecer de fundamento sus pretensiones; (iv) que se tenga al expediente administrativo que contiene los fundamentos técnicos y legales como prueba a favor del IEPI;
(v) impugna la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal, impertinente, indebidamente pedida y actuada. El Director Nacional de Propiedad Intelectual contesta a la demanda en los siguientes términos: (i) negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; (ii) se ratifica en la Resolución objeto de la impugnación. Argumenta que “la denominación solicitada afecta derechos de terceros y no cumple los requisitos dispuestos en el Art. 81 de la Decisión 344 la marca del observante “LAFAYETTE” y “GALERIAS LAFAYETE”, es famosa y notoriamente conocida tanto por la amplitud de su covertura (sic) geográfica, como por la publicidad y promoción de la marca, así como la intensidad de uso constante y su antigüedad en el mercado; por lo que puede dar confusión inmediata con la marca solicitada, que incluye la palabra “LAFAYETTE”, además está inmersa dentro de las prohibiciones relativas de registro del Art. 83 literal e) de la Decisión 344 ” El de apoderado de la empresa SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE, contesta la demanda como tercero coadyuvante (sic) manifestando: (i) estar de acuerdo con la Resolución Nº 0947622 emitida por el Director de Propiedad Industrial, por cuanto se apega a las normas de derecho marcario;
(ii) ser propietaria legítima de la marca LAFAYETTE; (iii) basada en la notoriedad de su marca LAFAYETTE presenta observaciones ya que la marca solicitada para registro “no solamente es idéntica sino una servil copia de la famosa marca registrada con anterioridad”; (iv) haber venido comercializando su marca y su nombre desde el año 1899, tiempo durante el cual la “marca ha adquirido gran fama y notoriedad, a tal punto que el gobierno venezolano a través de la oficina de propiedad industrial en ese país le otorgó la calidad de notoria”;
(v) la marca LAFAYETTE “es una marca registrada, famosa y notoria, por eso el Director de Propiedad Industrial, a (sic) aceptado la oposición presentada al registro de la marca LAFAYETTE y a (sic) ordenado el archivo del expediente correspondiente”; (vi) probó la fama y notoriedad de su marca LAFAYETTE y que “tanto la doctrina como la ley impiden este tipo de registros, que causan confusión en el público consumidor, que contraviene lo dispuesto en la Decisión 344, en su artículo 83 literales a), d) y e) ”.
Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
CONSIDERANDO
Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto aquellas resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472);
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, el Tribunal procederá a la interpretación de las normas referidas al caso concreto, toda vez que el Tribunal Consultante no precisó los literales pertinentes, por lo que se interpretará solamente el literal a) del artículo 82, literales a) y d) del artículo 83 y, conforme a lo facultado en las citadas normas del Tratado y Estatuto, de oficio se interpretará el artículo 84 de la misma Decisión, por tener relación con el caso en estudio, cuyos textos son: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrase como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
( )” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; ( )” “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.
I. LA MARCA Y SUS CARACTERÍSTICAS En base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.
En el Derecho Comunitario Andino el signo, mientras no esté registrado, no constituye marca a diferencia del nombre comercial que, como una excepción al régimen, su derecho emerge tanto de su registro como de su uso. De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos y funciones de la marca: Requisitos La perceptibilidad Es la cualidad que tiene un signo de exteriorizarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos.
Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada es necesario que se exteriorice y materialice a fin de que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados que, al ser aprehendidos por medios sensoriales, penetra en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera, pueda ser asimilada con facilidad.
En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles, aquellos referidos a una denominación o a uno o varios dibujos, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad Es la capacidad que tiene un signo para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los diferencie para su elección. Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio.
Al respecto, este Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones, que: “El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Además, un signo distintivo es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce Por tanto, se exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con los ya empleados para ‘distinguir’ productos o servicios de la misma especie.
Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros semejantes, fabricados o producidos por diferentes empresarios, no tiene virtualidad de marca y por tanto no puede ser registrada como tal” (Proceso 12-IP-96, caso “MARGARINA EXCLUSIVA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 265 de 16 de mayo de 1997). La susceptibilidad de representación gráfica Es la aptitud que tiene un signo de ser expresado y descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.
Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que “tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación prevista en el artículo 92 de la Decisión 344. Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada”.
(Proceso 2-IP-2003, marca: “MISS SUCRE”, publicado en G.O.A.C. Nº 912 del 25 de marzo de 2003). Igualmente, cabe señalar que este requisito guarda correspondencia con lo previsto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344 en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.
De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos característicos contenidos en el artículo 81 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 81 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.
Funciones 1. De identificación, que interesa tanto al empresario como al consumidor. Según el profesor Otamendi “la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie.
Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados” (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, 2001, p. 9). 2. De indicación del origen de las mercancías y de garantía de calidad, que permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y le garantiza al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca en cuestión tiene calidad uniforme, en sentido de que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad que obtuvo en el producto o el servicio que adquirió con anterioridad. 3.
De publicidad, a través de la cual el titular de la marca anuncia y promociona el producto o servicio que ella identifica. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar, si la marca “LAFAYETTE” cuyo registro es objeto del proceso, cumple con los requisitos del artículo 81, y determinar si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los literales correspondientes a los artículos 82 y 83, de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con las funciones que le son propias.
II. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS Las prohibiciones contenidas en el artículo 83, buscan fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes entre sí. Conforme lo previsto en el literal a) del referido artículo 83 de la Decisión 344, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona así como para diferenciar o distinguir productos o servicios de diferente calidad, que pertenecen a la misma persona.
La confundibilidad Es la posibilidad de confusión por la identidad o semejanza de los signos con relación a los productos o servicios que ampara y que pueden inducir a engaño o error al público consumidor, como acertadamente lo dice el tratadista Otamendi: “La confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevada al engaño”.
(Otamendi, Jorge, op.cit. p.144). El Tribunal ha sostenido que: “la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”.
(Proceso 109-IP-2002, marca: CHILIS y diseño, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 del 1 de abril de 2003). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;
(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, marca: CHIP’S, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 del 29 de enero de 2003). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Asimismo el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no solo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.
También el Tribunal observa que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad han de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.
III. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y SU PRUEBA La marca notoriamente conocida es aquella en la que concurren los siguientes aspectos: el uso intenso de la marca, traducido en la difusión de la misma entre el público consumidor; y la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.
Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o -lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (ob.cit., p. 32). El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema, en base a lo señalado precedentemente, define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).
De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”. (Otero Lastres, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243).
Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, por que se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. (Proceso 7-IP-96, caso “REMAVENCA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 299 de 17 de octubre de 1997).
Asimismo, el Tribunal ha manifestado, en relación a las personas que hayan de tener conocimiento de una determinada marca para que a ella se le otorgue la calidad de “notoria” y la consiguiente protección ampliada, que basta con que se trate del correspondiente grupo de consumidores del producto o servicio al que la marca se refiere y ello en el lugar en donde se adelante el procedimiento y no en otro distinto.
(Proceso 01-IP-87, marca: “VOLVO”, publicado en la G.O.A.C. Nº 28 de 15 de febrero de 1988). También ha señalado que el solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la catalogación de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, ya sea dentro de la etapa administrativa de registro o en el ámbito judicial.
(Proceso 77-IP-2000, marca: “PURO VARELA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 690 de 23 de julio de 2001). En relación con la prueba de la alegada notoriedad de una marca, la jurisprudencia del Tribunal, recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado lo siguiente jurisprudencia: “La calificación de una marca como notoria, tiene como antecedentes o proviene de la existencia de ciertos hechos o circunstancias que si bien son conocidos por un grupo de personas —usuarios o consumidores de la marca— podría decirse que para la gran mayoría o generalidad de las personas, aquellos pasan desapercibidos, ignorando en cierta forma la existencia material y legal de la marca.
Esta limitación del conocimiento generalizado de los hechos por los que una marca se convierte en notoria, no permite que doctrinariamente pueda confundirse con el hecho notorio que no requiere de prueba, según el aforismo ‘notoria non egent probatione’. En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.
Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.
Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 08-IP-95, caso “LISTER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre 1996).
IV. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD CON UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Conforme lo dispone el artículo 83 literal d) de la Decisión 344, y en relación al caso controvertido ante la Jurisdicción Nacional Consultante, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos y constituyan la reproducción de un signo distintivo notoriamente conocido en el País en que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad por los sectores interesados que pertenezca a un tercero con independencia de la clase.
Esta prohibición cuando se refiere a un signo distintivo comprende tanto a una marca como a un nombre comercial. Con relación al caso, en la doctrina, José Manuel Otero Lastres dice: “El signo oponente, que ha de pertenecer a un tercero que puede ser registrado o solamente usado, debe reunir los siguientes requisitos. En primer lugar, puede ser una marca u otro signo distintivo, como por ejemplo, un nombre comercial.
En segundo lugar, debe ser notoriamente conocido por los sectores interesados. Y, en tercer lugar, debe ser notoriamente conocido en cualquiera de los siguientes espacios territoriales: el país en el que el tercero solicita el registro, el comercio subregional o el internacional sujeto a reciprocidad”. “En cuanto a los productos distinguidos por el signo cuyo registro se solicita y por el signo notoriamente conocido opuesto como impedimento, cabe señalar que pueden ser idénticos, similares o distintos.
En caso de que sean idénticos o similares, sean estos últimos de la misma o diferente clase del Nomenclátor, se producirá riesgo de confusión, aunque no lo diga expresamente la norma”. (Otero Lastre, José Manuel, op. cit. p. 251). La protección especial de la marca notoriamente conocida en relación a cualquier registro de un nombre comercial, se extiende –en caso de haber riesgo de confusión por identidad o similitud entre los mismos- con independencia de la clase a la cual pertenecen los productos o servicios por ella amparados, y al lugar en donde ha adquirido tal reconocimiento.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo presente que si bien los requisitos son necesarios no son suficientes para el registro de un signo como marca.
SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
TERCERO: La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión de la Administración o, en su caso, del Juzgador, no exenta de discrecionalidad pero necesariamente alejada de toda arbitrariedad, y que ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial; y que se refieren básicamente a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos.
CUARTO: La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Será la difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, las circunstancias que influirán decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria.
El sólo registro de la marca en uno o más países no le otorga la catalogación de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar. A diferencia del hecho notorio que no requiere de prueba, la difusión y reconocimiento de una marca hasta el punto de considerarla como notoria debe ser probado, entre otros medios a través de la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca y su uso constante y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
QUINTO: No podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o constituyan la reproducción, imitación, traducción o transcripción de un signo distintivo notoriamente conocido en el País en que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad por los sectores interesados, y que pertenezca a un tercero, con independencia de la clase.
Esta prohibición cuando se refiere a un signo distintivo comprende tanto a una marca como a un nombre comercial. La protección especial de la marca notoriamente conocida en relación a cualquier otro signo y registro de un nombre comercial, se extiende -en caso de haber riesgo de confusión por identidad o similitud entre los mismos- con independencia de la clase a la cual pertenecen los productos o servicios por ella amparados y al lugar en donde ha adquirido tal reconocimiento.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2680-96- MP, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO