PROCESO N° 47-IP-2003 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 69 y 70 de la Decisión 85, y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, ambas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 84 de la Decisión 85.

Parte actora: THE HEARST CORPORATION. Marca: “MECANICA POPULAR”. Expediente Interno No. 7024. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, cuatro de junio de dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de “la disposición transitoria primera y el artículo 99 de la Decisión 344 y los artículos 69 y 70 de la Decisión 85 y 5º del Decreto 753 de 1972”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 24 de abril de 2003; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.- Demanda 1.1.

Cuestión de hecho Según el consultante, “El 14 de agosto de 1970, THE HEARST CORPORATION, solicitó el registro de la marca nominativa MECÁNICA POPULAR para distinguir productos contenidos en la clase 18 del Decreto 1707 de 1931 ”; que “El 11 de mayo de 1971 la actora modificó la solicitud inicial en el sentido de que el registro de la marca se concediera para los productos contenidos en la clase 16 del Decreto 2379 de 1970.

La Administración expidió el registro 74.688, con vigencia de 10 años a partir del 3 de junio de 1971, publicado el 21 de junio de 1971 ”; que “El 2 de junio de 1981 la actora pidió la renovación por cinco años más del registro 74.688 de la marca MECÁNICA POPULAR, que fue concedido mediante la Resolución 60.573 de 21 de junio de 1981. El 2 de abril de 1986 nuevamente solicitó la renovación del registro de marca por cinco años más, concedido del 3 de junio de 1986 al 3 de junio de 1991”.

Finalmente, el consultante señala que “El 6 de junio de 1991, la actora pidió la renovación del registro de marca por cinco años, que fue negado mediante resolucion (sic) 4558 de 28 de febrero de 1995 por considerar la Superintendencia que la solicitud fue extemporánea. Contra esa decisión se interpusieron los recursos de reposición y apelación, que fueron resueltos negativamente”. 1.2.

Cuestión de derecho El consultante indica que, según la actora, “… se violaron la disposición transitoria primera y el artículo 99 de la Decisión 344 y los artículos 69 y 70 de la Decisión 85 y 5º del Decreto 753 de 1972, por las siguientes razones: La Decisión 85 no estableció un término para que el titular de la marca presentara la solicitud de renovación, por lo que debió aplicarse la norma nacional que regulaba la materia.

Para dichos efectos, la Administración aplicaba el artículo 5º del Decreto 753 de 1972 que establecía que la renovación del registro de una marca o la prórroga de una patente debía solicitarse dentro de los seis meses anteriores a la fecha de vencimiento del registro o de la patente. En el presente caso la marca fue otorgada mediante registro 74688 a partir del 21 de junio de 1971, por diez años.

Su primera renovación se hizo mediante la Resolución 6573 de 7 de octubre de 1982 para el período del 21 de junio de 1981 al 21 de junio de 1986. Es decir, que la vigencia del registro marcario partía del día 21 de junio del año respectivo y no del 3 de junio. La segunda renovación se presentó el 6 de junio de 1986 y dio originó (sic) a que la Administración incurriera en error al considerar que debió solicitarse el 3 de junio.

No tuvo en cuenta que la petición se efectuó para el período del 21 de junio de 1986 al 21 de junio de 1991; es decir que la solicitud fue oportuna y no extemporánea”. Afirma el consultante que, a juicio de la actora, “Al determinarse que la vigencia del registro 74.688 de la marca MECÁNICA POPULAR, otorgado mediante Resolución 247 de 21 de junio de 1971 se contaba del 3 de junio de 1971 al 3 de junio de 1981, la Superintendencia violó la disposición transitoria primera de la Decisión 344, que en su inciso final establece que en lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos de propiedad concedidos válidamente se aplicarán las normas de esta Decisión. Por lo tanto, la Superintendencia debió aplicar esta norma”; que “De otro lado, si se considerase extemporánea la solicitud de renovación bajo la Decisión 85, forzoso es concluir que al no ser decidida dicha petición bajo el régimen de la misma, la petición quedó automáticamente amparada por la situación regulada en el artículo 99 y la disposición primera transitoria (sic) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues esta norma se encontraba vigente al momento de decidir la renovación”; y que “Además, la Decisión 344 otorgó un período de gracia para la renovación que se hizo aplicable a todas las que se encontraban en curso al momento de su vigencia”.

Asimismo, en su demanda, la actora añade que “ la Superintendencia de Industria y Comercio decidió la última solicitud de renovación presentada por la sociedad THE HEARST CORPORATION el 6 de Junio de 1991 mediante Resolución No. 4558 de fecha 28 de febrero de 1995 … En dicha resolución la superintendencia consideró que la solicitud de renovación fue presentada extemporáneamente, sin tener en cuenta que para el momento de expedir su decisión la regulación vigente era la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y que la Disposición Transitoria Primera de dicha decisión era clara en cuanto a la normatividad aplicable a las renovaciones ”; la actora precisa además que, según la sentencia que invoca, pronunciada por este Tribunal en el expediente N° 54-IP-99, “… si una resolución se dicta dentro de la vigencia de la Decisión 344 en lo atinente al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de las marcas anteriormente registradas como es el caso de la solicitud de renovación en comento, la resolución debe estar ajustada a dicha legislación y no a los ordenamientos anteriores a ella”; que “si una renovación se inició en vigencia de una ley anterior, pero el acto administrativo que otorga o niega la renovación se produce bajo la vigencia de un nuevo ordenamiento, la legalidad deberá ser ajustada al nuevo ordenamiento si él establece que ello sea así”; que “al no haber sido decidida la petición de renovación en vigencia de la Decisión 85, la administración está obligada a adoptar el nuevo régimen cuando ese régimen regula la situación que se encuentra en curso para el momento de su decisión”; y que “ aún en el evento de que se llegase a considerar que la solicitud fue extemporánea bajo la decisión 85, forzoso es concluir, que al no ser decidida dicha petición bajo el régimen de la misma, dicha petición quedó automáticamente amparada por la situación regulada en el artículo 99 y por la primera disposición transitoria de la Decisión 344 por cuanto es ésta la norma que se encontraba vigente al momento de decidir la renovación … En efecto, si bien se puede llegar a considerar que bajo la Decisión 85 era necesario para la renovación de la marca la presentación oportuna, no lo es menos que bajo el régimen de la Decisión 344 … se otorgó un período de gracia para la renovación, que se hizo aplicable a todas las renovaciones que se encontraban en curso para ese momento”. 2.

Contestación a la demanda El consultante indica que “La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda porque con los documentos obrantes en el expediente y contentivos de la actuación administrativa se concluye en forma clara y precisa que la Administración se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”; que, según la demandada, “ la solicitud de renovación del registro de la marca MECÁNICA POPULAR, Clase 16 fue presentada extemporáneamente, por haber expirado el término de vigencia del registro 74.688, puesto que la norma aplicable en ese momento era el artículo 5° del Decreto 753 de 1972”; y que “ la solicitud de renovación de la marca se presentó el 6 de junio de 1991 extemporáneamente, porque el registro de la marca expiró el 6 de junio de 1991.

El posible error de fecha en que puso (sic) incurrirse en la publicación de la vigencia inicial de la marca no legitima al actor para prorrogar el término de la misma, el cual está debidamente determinado en el registro 74688 y en las resoluciones 5859 de 1988 y los actos acusados”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son “la disposición transitoria primera y el artículo 99 de la Decisión 344 y los artículos 69 y 70 de la Decisión 85 y 5º del Decreto 753 de 1972”; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas contenidas en los artículos 69 y 70 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; así como el artículo 99 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, al tiempo que, por la razón invocada, no tiene atribuida competencia para interpretar la norma nacional prevista en el artículo 5 del Decreto 753 de 1972;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a folios 104 y 105 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal no encuentra pertinente la interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 99 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones previstas en los artículos 69 y 70 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344; además, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, el Tribunal encuentra pertinente interpretar de oficio la disposición prevista en el artículo 84 de la Decisión 85, cuyos textos son del tenor siguiente: DECISIÓN 85 “Artículo 69.- El registro de una marca tendrá una duración de cinco años contados desde la fecha de su otorgamiento y podrá renovarse indefinidamente por períodos de cinco años”.

“Artículo 70.- Para tener derecho a la renovación, el interesado deberá demostrar, ante la oficina nacional competente respectiva, que está utilizando la marca en cuestión, en cualquier País Miembro”. “Artículo 84.- Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros”.

DECISIÓN 344 DISPOSICIONES TRANSITORIAS “Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.

I. De la aplicación del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En el ámbito de la Decisión 344, su Disposición Transitoria Primera se apoya en la irretroactividad de la norma sustancial, pues dispone que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. Además, la Disposición en referencia contempla la aplicabilidad inmediata, de la norma sustancial posterior, a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone que, en cambio, se aplicará la Decisión 344 al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

En el caso de autos, de la solicitud de interpretación prejudicial, así como de sus anexos, se desprende que el certificado de registro N° 74.688, correspondiente a la marca “MECANICA POPULAR”, fue otorgado el 3 de junio de 1971; que sus dos primeras renovaciones ocurrieron íntegramente bajo la vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y que su tercera renovación, solicitada en fecha 6 de junio de 1991, aún bajo la vigencia de la citada Decisión, fue resuelta negativamente mediante la Resolución N° 4558, del 28 de febrero de 1995, emanada de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, ya bajo la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión, al igual que los recursos ejercidos en su contra y las Resoluciones pronunciadas a su respecto, de fechas 21 de marzo de 2000 y 26 de octubre del mismo año. Ahora bien, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de renovación del registro de una marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

La instancia consultante establecerá, a la luz de las consideraciones que anteceden, la norma aplicable al caso de autos, de cuyos elementos se desprende que, para la fecha en que se solicitó la última renovación del registro de la marca “MECANICA POPULAR”, se encontraba en vigencia la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. II.

De la duración del registro de una marca, según la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena El artículo 69 de la Decisión en referencia establece que el registro de una marca tendrá una duración de cinco años contados desde la fecha de su otorgamiento, y que el citado registro podrá renovarse indefinidamente por períodos de cinco años.

A propósito de la regulación que antecede, el Tribunal ha advertido que “existe una gran diferencia jurídica: el registro a través de la solicitud crea o configura o da nacimiento u origen al derecho marcario a favor de su titular. El derecho original del titular de una marca queda fijado y determinado con la inscripción o registro de la marca, constituyendo la renovación una continuidad o prolongación de ese derecho en el tiempo.

En el procedimiento del registro, se admiten correcciones y oposiciones y se controvierten derechos. La renovación no es sino la simple manifestación del interesado de continuar ejerciendo el derecho exclusivo sobre la marca, que ha tenido existencia pacífica durante el período de vigencia. No cabe, bajo estas consideraciones aceptar oposición u observación a una marca o denegar la solicitud de renovación argumentando, por ejemplo, que la marca que se pretende renovar atenta contra los principios de registrabilidad referidos en la esencia misma del signo (novedad, distintividad o visibilidad) o afectan a derechos de terceros (marcas similares), pues estas acciones y oposiciones son propia del trámite de registro.

Estas materias o puntos podrían ser objeto de otras acciones que la norma comunitaria consagra como es el caso de la nulidad del registro” (Sentencia dictada en el expediente 13-IP-95, de 19 de marzo de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 207, del 29 de abril del mismo año, caso “GAMBRO”). Y en lo que concierne a la extinción o renovación del registro marcario, el Tribunal ha dicho que “El titular de una marca tiene dos posibilidades frente al transcurso del tiempo: o renovar su marca o dejarla extinguir por la falta del ejercicio de ese derecho.

En este segundo caso —falta de renovación—, la marca podrá ser apropiada por cualquier persona e inscrita nuevamente. La renovación se hará en relación con esa misma marca y con respecto a los mismos productos que anteriormente protegía. La renovación de una marca, se ha de sujetar a su trámite y requisitos a la legislación vigente al momento de solicitarse o formularse tal pedido, cuando la marca haya cumplido (o antes) su período legal de existencia ” (Sentencia dictada en el expediente 09-IP-94, de 24 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 180, del 10 de mayo del mismo año, caso “DIDA”).

En efecto, según el Tribunal, “La marca se extingue cuando haya expirado el plazo de su vigencia (5 años en la Decisión 85), y para que ese derecho no caduque es necesario que la solicitud de renovación se presente antes de que fenezcan los 5 años del registro, con lo que se entiende que es la solicitud la que debe presentarse dentro de ese período, aunque la resolución de renovación pueda dictarse luego de transcurrido el término de vigencia de la marca” (Sentencia dictada en el expediente 13-IP-95, ya citada).

En definitiva, “cualquiera que fuera la fecha del acto administrativo por el cual se confiere la renovación, ésta comenzará a surtir efecto a partir del día siguiente a la expiración del plazo legal de su vigencia anterior, fecha desde la cual también se computará el período para las sucesivas renovaciones” (Sentencia dictada en el expediente 13-IP-95, ya citada).

III. Requisitos para ejercer el derecho de renovación del registro de una marca, según la Decisión 85 El artículo 70 de la Decisión citada prescribe que, para tener derecho a la renovación, el titular de la marca deberá demostrar, ante la oficina nacional competente, que ha venido utilizando la marca en cualquiera de los Países Miembros.

Por tanto, la renovación del registro de una marca depende de la presentación oportuna, por parte de su titular, de la solicitud correspondiente, así como de la prueba del uso del signo. Y ya que lo que se pretende es evitar que el titular de una marca monopolice un signo que no usa, el solicitante deberá probar el uso efectivo y no simbólico o esporádico de la marca, al menos en uno cualquiera de los Países Miembros.

Sobre el requisito del uso de la marca, el Tribunal ha precisado que “la utilización de la marca de que trata el artículo 70 de la Decisión 85, debe relacionarse directamente con la función propia del signo marcario, que no es otra que la de distinguir, en la práctica, un determinado producto o servicio que está en el mercado, frente a los consumidores.

Que se ha cumplido dicha función es algo que debe demostrarse concretamente en la realidad de los hechos, indicando circunstancias de tiempo y lugar, tal como se desprende del texto del artículo 70” (Sentencia dictada en el expediente 01-IP-91, de 8 de febrero de 1991, publicada en la G.O.A.C. N° 78, del 10 de marzo del mismo año, caso “SASONED”).

IV. De la supremacía del ordenamiento comunitario. De los asuntos de propiedad industrial no regulados en el ordenamiento comunitario El Tribunal tiene establecido que “La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno” (Sentencia dictada en el expediente 06-IP-93, de 17 de febrero de 1994, publicada en la G.O.A.C. Nº 150, del 25 de marzo del mismo año).

En lo que concierne al régimen común de propiedad industrial, y a propósito del principio de complementariedad contemplado en el artículo 84 de la Decisión 85, el Tribunal ha declarado que “no es admisible en ningún caso que la autoridad nacional intente regular aspectos del régimen marcario ya definidos en la Decisión 85, o que se pretenda que continúen vigentes en el ordenamiento interno normas nacionales que la contradigan, pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos, o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella.

En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos. Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración … ” (Sentencia dictada en el expediente 02-IP-88, de 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de julio del mismo año).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior. 2° Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de renovación del registro de una marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 3° De conformidad con la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la renovación del registro de una marca depende de la presentación oportuna, por parte de su titular, de la solicitud correspondiente, así como de la prueba del uso del signo. A estos efectos, el solicitante deberá probar el uso efectivo y no simbólico o esporádico de la marca, al menos en uno cualquiera de los Países Miembros. 4° Es inadmisible, como ya lo ha sostenido este Tribunal, la modificación, agregación o supresión, por parte de la autoridad nacional, de elementos del régimen de propiedad industrial ya disciplinados en el ordenamiento jurídico comunitario, así como la vigencia de normas nacionales que lo contradigan.

En particular, es inadmisible la agregación, por parte de la autoridad nacional, de requisitos distintos a los contemplados en el ordenamiento comunitario para el otorgamiento de un derecho de propiedad industrial, o para la extinción del ya concedido. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, último inciso, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO