PROCESO 50-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1, Quito, de lo Contencioso Administrativo, de la República del Ecuador. Actor: KAO KABUSHIKI KAISHA. Marca: “C-BOND”. Proceso interno N° 6960-00-LY.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los cuatro días del mes de junio del año dos mil tres. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1, Quito, de lo Contencioso Administrativo, de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, Dr. Luis Berrazueta Erazo.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 29 de abril del año 2003 se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto del 21 de mayo del año 2003. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes Actúa como demandante la firma KAO KABUSHIKI KAISHA, siendo demandados el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI; el Director Nacional de Propiedad Industrial del mismo Instituto y, el Procurador General del Estado. Se identifica como tercero interesado a la firma YARDLEY & COMPANY LIMITED. 1.2 Acto demandado La interpretación se plantea en razón de que la actora demanda ante la jurisdicción requirente, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 974967, de 13 de enero del 2000, expedida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, mediante la cual se negó el registro como marca para la denominación “C-BOND”, destinada a amparar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, y declaró fundada la observación presentada por la firma YARDLEY & COMPAÑY LIMITED. 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 24 de marzo de 1998, la firma KAO KABUSHIKI KAISHA presentó solicitud para obtener el registro de la denominación “C-BOND” como marca, para amparar productos de la clase Nº 3 de la Clasificación Internacional de Niza[1]. - El extracto de la solicitud, a la cual le correspondió el número del trámite 86329-98, fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 400, de mayo de 1998. - Contra dicha solicitud presentó observación la firma YARDLEY & COMPANY LIMITED, con base en la marca de su propiedad “BOND STREET”, que protege también productos de la clase Nº 3 de la Clasificación Internacional de Niza. - La firma KAO KABUSHIKI KAISHA dio respuesta oportuna a la observación presentada. - El 13 de enero del 2000, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial emitió la Resolución Nº974967, por medio de la cual negó el registro de la denominación solicitada, argumentando la existencia de confusión con la marca “BOND STREET” de propiedad de la sociedad YARDLEY & COMPANY LIMITED. b) Escrito de demanda La firma KAO KABUSHIKI KAISHA, por intermedio de apoderada manifiesta que presentó solicitud de registro como marca para la denominación “C-BOND”, respecto de la cual, como ha sido ya dicho, la sociedad YARDLEY & COMPANY LIMITED formuló observación con base en la marca “BOND STREET” de su propiedad.

Entre los fundamentos de derecho manifiesta, que la aludida solicitud no contraviene lo dispuesto por los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, por cuanto “la marca C-BOND constituye un signo perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica, siendo una marca de fantasía suficientemente distintiva.” Afirma que “la marca C-BOND es una marca famosa y notoriamente conocida” argumentando también que la actora “es una compañía que goza internacionalmente de gran fama y prestigio, distinguiéndose por la calidad de sus productos, los cuales han adquirido gran fama, teniendo registrada su marca en varios países alrededor del mundo, incluyendo la República del Perú, país miembro del Pacto Andino”.

Al referirse al artículo 83 de la Decisión 344, considera que “existe una gran diferencia entre las marcas en controversia, lo que hace de ellas denominaciones totalmente distintas. El término BOND STREET es un término descriptivo que constituye el nombre de una calle cerrada en Londres, misma que está asociada con moda y elegancia, en tanto que la marca de mí representada es un término de fantasía.” Sostiene, finalmente, que “la apreciación realizada por el señor Director Nacional de Propiedad Industrial, respecto de que las marcas en controversia son similares y confundibles es por demás subjetiva, pues no existe argumento legal suficiente para aceptar la observación presentada por YARDLEY & COMPANY LIMITED y rechazar el registro solicitado por mí representada.” c) Contestaciones a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, al dar contestación a la demanda opone las siguientes excepciones: 1.

Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 2. Ratificación de la Resolución Nº 974967, por cuanto guarda conformidad con las legislaciones andina y nacional. Solicita sean acogidas sus excepciones y consecuentemente rechazada la demanda interpuesta. El Director Nacional de Propiedad Industrial contesta también la demanda y opone, por su parte, las siguientes excepciones: 1.

Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 2. Legitimidad del acto impugnado por provenir de autoridad competente y haberse observado las formalidades de Ley. 3. Improcedencia de la acción, pues la actora carece de fundamento legal para el efecto. 2. Caducidad de derecho de la actora y, prescripción de la acción de conformidad con el artículo 65 de la Ley de la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo.

Solicita, adicionalmente, el rechazo de la demanda. El Procurador General del Estado manifiesta, que “corresponde al representante legal del IEPI comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada”. Señala además casillero judicial con el fin de vigilar las actuaciones procesales. d) Tercero interesado La sociedad YARDLEY & COMPANY LIMITED, firma inglesa observante de la solicitud de registro, con base en la marca de su propiedad BOND STREET, por intermedio de apoderado contesta la demanda sosteniendo que “…. la resolución impugnada está ajustada a derecho, que el signo solicitado es un signo no susceptible de registro, pues el mismo viola disposiciones de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comunidad Andina; que la marca solicitada es idéntica a la marca registrada por su representada, que el signo solicitado protege los mismos productos, niega que el término C-BOND sea marca notoria y famosa, niega los fundamentos de hecho y de derecho expuestos por la actora, solicita se declare infundada la demanda”.

Para fortalecer sus argumentos hace referencia a jurisprudencia sentada por este Tribunal en procesos como el 8-IP-94, 10-IP-94, 2-IP-95 y 12-IP-96. Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial requerida ha sido formulada, según así lo expresa la Instancia Nacional Compareciente, con base en las disposiciones de los artículos 123 y 124 de la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y conforme al artículo 33 de la Codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El Organismo observa que el pedido se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por el artículo 125 del Estatuto en actual vigencia, reformado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, razón por la cual procede a atender el pedido oficializado. Además, este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional que plantea la consulta, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, ha solicitado, por medio de oficio Nº 208, de 10 de marzo del 2003, la interpretación prejudicial de los artículos 81y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena razón por la cual la actuación de este Tribunal Comunitario se limitará a la consideración de las referidas disposiciones. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS Los textos de las normas a ser interpretadas son, consecuentemente, los siguientes: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

( ) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”

4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca se define como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

5. CLASES DE MARCAS La doctrina reconoce algunas clases de marcas, entre ellas, las DENOMINATIVAS, las GRAFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. La marca denominativa, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

Dentro de éstas subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas y las marcas arbitrarias. Las marcas caprichosas o de fantasía, contrariamente, no tienen ninguna connotación conceptual, es decir, son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas. El tratadista Jorge Otamendi considera que la marca de fantasía puede no tener significado alguno aunque puede evocar alguna idea o concepto; definiéndola como “aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”. [2] Entre las marcas de fantasía se encuentran también las marcas evocativas que son consideradas como “aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que van a distinguir o mismo de la actividad que desarrolla su titular”.

Este Tribunal ha determinado también como signos evocativos, a aquellos que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo. Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio. El carácter genérico de una denominación, por sí mismo no constituye elemento suficiente para determinar o deducir de él la prohibición del registro como marca.

Para que la solicitud de inscripción de una marca resulte incursa en la causal de irregistrabilidad, es necesario que la naturaleza genérica de la expresión se predique del producto o del servicio al cual está llamada a aplicarse - incluidas todas sus características - según la clase para la cual fue solicitado el registro. Comparación de marcas en conflicto Frente a un conflicto marcario presentado entre una marca ya registrada con otra que se pretende registrar, el juzgador deberá proceder a la comparación de las mismas y, a determinar la existencia o no del riesgo de confusión, considerando las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han fijado para ese propósito.

Debido a que en la controversia interna en análisis se alude a marcas evocativas y a descriptivas, es preciso aclarar que el signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable, no así el signo descriptivo.

6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[3] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se produce entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, Pág. 152).

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

7. REGLAS DE COMPARACION DE SIGNOS La doctrina considera la aplicación de las siguientes reglas para realizar el cotejo marcario; a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. "Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

"Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. "Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas" [4]. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [5] Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

Para que un signo sea registrable como marca, además de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81, aquel no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.

Se consideran registrables los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, transmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar al signo con el producto o con el servicio que anuncia. Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados. 3.

Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.

La Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1, Quito, de lo Contencioso Administrativo, de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 6960-00-LY, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto de este Tribunal, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, además, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al aludido Tribunal mediante copia sellada y certificada y, remítase así mismo copia, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Clase 3.- Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos. [2] OTAMENDI, Jorge.

Derecho de Marcas. Editorial Abelledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, Pág. 29. 1989. [3] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss. [5] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.