PROCESO 26-IP-2003 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 83, literal a), 87 literal c) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera e interpretación de oficio de los artículos 81 y 82, literal a), ibidem.
Actor: NOVARTIS A.G. Marca: TWIST. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veintitrés días del mes abril del año dos mil tres; en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente, Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el día 12 de marzo del año 2003, se ajusta a las disposiciones del artículo 125 de su Estatuto y que por ello fue admitida a trámite, mediante auto proferido el 2 de abril del año en curso. 1.
ANTECEDENTES: 1.1. Partes. Comparece como demandante en el proceso interno la sociedad NOVARTIS AG., para demandar a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia e indicando, además, como tercero interesado en las resultas del proceso, a la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. 1.2. Actos administrativos demandados y objeto de la demanda.
Pretende el actor que se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución N° 18082 de 31 de julio de 2000, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, y en la Resolución N° 13680 de 21 de julio de 1999, proferida por la jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se resuelven los recursos de apelación y reposición, respectivamente, interpuestos en contra de la Resolución N° 11569 de 28 de marzo de 1994, dentro del expediente administrativo N° 92-365.477, negándole a la actora el registro de la marca TWIST.
Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos citados, solicita el actor que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a favor de la sociedad NOVARTIS A.G., el registro de la marca “TWIST” para distinguir, única y exclusivamente, preparaciones para destruir los animales dañinos, productos estos comprendidos en la clase 5 de la clasificación internacional de Niza[1].
Sostiene la actora que con la expedición de las resoluciones impugnadas, la Administración violó los artículos 83, literal a), 87, literal c), y 89 de la Decisión 344 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al considerar equivocadamente que la marca “TWIST” es idéntica o semejante, respecto de la denominación “TWIST (CARACOL)” registrada a favor de la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. Sobre la similitud entre las marcas en litigio, argumenta que en el plano de lo visual, la marca “TWIST (CARACOL)” está compuesta por dos palabras que hacen un conjunto de doce letras, además el elemento compositivo CARACOL está colocado entre paréntesis; mientras que la marca “TWIST” consta de una sola palabra compuesta de cinco letras, lo que permite concluir que gráfica y ortográficamente las marcas no son semejantes como para inducir al público a error.
Argumenta que los autores de los actos administrativos impugnados, aplicaron de manera errónea el artículo 83, literal a) de la Decisión 344, ya que consideran que las marcas “TWIST” y “TWIST (CARACOL)” son confundibles entre si, y además, que los productos que distinguen dichas marcas son de la misma naturaleza, lo que contradice la verdad, puesto que la misma Superintendencia de Industria y Comercio ha manifestado en distintas resoluciones, que los insecticidas, los herbicidas, las preparaciones para destruir animales dañinos y los fungicidas, que pretende proteger la marca “TWIST”, no son semejantes a los productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, y los productos dietéticos para niños y enfermos, que protege la marca “TWIST (CARACOL)”.
Señala que en atención al principio de especialidad, en virtud del cual una marca solamente protege los productos o servicios que deben indicarse con toda precisión en la solicitud de registro y en el certificado de registro marcario que posteriormente se expida, la marca “TWIST (CARACOL)” no cubre, ni protege “preparaciones para destruir los animales dañinos; fungicidas y herbicidas”, y que en tal sentido los actos administrativos que rechazan el registro de la marca “TWIST” no se ajustan a lo requerido por la normativa comunitaria, toda vez, que por un lado esta marca solamente pretende distinguir ésta clase de productos, y por el otro, la única excepción a la regla de especialidad de la marca es la de las marcas notorias, calidad ésta que no cumple, ni podría alegar la marca “TWIST (CARACOL)”.
Afirma el demandante sobre este punto, que los artículos 87, literal c) y 89 de la Decisión 344, son normas andinas que consagran el principio de especialidad de las marcas, y que en tal sentido es evidente la violación de las normas comunitarias, al desconocerse dentro del Trámite Administrativo el alcance de las mismas. Finalmente, recalca la actora el hecho de que la Superintendencia de Industria y Comercio en otros casos y decisiones administrativas ha concedido el registro de marcas que se encuentran en similares supuestos al debatido en el caso de autos, y que como acertadamente lo ha indicado ese Despacho en tales resoluciones, si dos marcas distinguen productos que se destinan a finalidades distintas y que no circulan en un mismo mercado, no hay la más mínima posibilidad de que estos presenten una similitud para el consumidor que pueda llevarlo a la confusión, motivo éste desconocido por la administración al negarle el registro de la marca “TWIST”. 1.3.
Contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio, presenta el correspondiente escrito de contestación dentro del proceso interno para oponerse a las pretensiones del demandante, sosteniendo que de conformidad con los documentos obrantes en el expediente administrativo N° 92-365.477, se concluye en forma clara que la actuación se ajustó al trámite previsto en materia marcaria por la Decisión 344, garantizándosele a la actora el debido proceso y el derecho de defensa.
Aduce que una vez efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca “TWIST” frente a la marca “TWIST (CARACOL)” – registrada para proteger los productos de la clase internacional N° 5 – se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos, y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor y a una confusión de éstos, tanto de manera directa como indirecta.
Sostiene que si se aprecian las marcas “TWIST”, y “TWIST (CARACOL)” en una visión de conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, la unidad fonética y gráfica de los nombres y no las de sus partes, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas, que inducen al público consumidor a error, y más aún teniendo en cuenta que los productos que aquélla pretende amparar corresponden a la misma clase 5 internacional.
Argumenta que el hecho de que la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. no se hubiera opuesto dentro del término al trámite administrativo para el registro de la marca adelantado por la actora, no constituye impedimento para que la Superintendencia de Industria y Comercio procediera al examen oficioso sobre la registrabilidad de la marca “TWIST”, puesto que las causales de irregistrabilidad son de orden público.
Señala por último que las pruebas solicitadas por la parte demandante sobre los registros de otras marcas similares, son irrelevantes en el asunto subjudice, habida cuenta que se trata de actuaciones administrativas distintas al objeto debatido. 1.4. Actuación del Tercero Interesado: La sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A., interviene en el proceso manifestando; que con la expedición de los actos administrativos acusados no se presentó ninguna vulneración de las disposiciones de la Decisión 344; a este respecto señala que el registro de su marca “TWIST (CARACOL)”” cubre todos los productos de la clasificación internacional N° 5, y que en tal sentido la Superintendencia de Industria y Comercio no desconoció o apreció equivocadamente los productos para los cuales NOVARTIS A.G., solicitó el registro de la marca “TWIST”.
Argumenta que la marca “TWIST (CARACOL)” cuyo registro es anterior al solicitado por la demandante, ampara productos veterinarios, específicamente vermífugo para cerdos, y que este registro frente al que pretende la actora para proteger preparación para destruir animales dañinos, generaría una evidente confusión que ocasionaría un daño irreparable al consumidor, ésta debida al hecho de que los productos circulan en el mismo mercado Señala con fundamento en lo anterior que ambas marcas -TWIST y TWIST (CARACOL)-, no pueden coexistir en el mercado, ya que en el caso de los productos que las marcas protegen –veterinarios y preparaciones para destruir los animales dañinos, fungicidas y herbicidas– hay relación, en cuanto los canales de comercialización son los mismos, y en tanto que ambos están destinados a ser utilizados en el sector agropecuario.
Finalmente se refiere al aspecto de la similitud fonética, gráfica y ortográfica, entre las marcas en conflicto, para concluir que entre las mismas se presenta un alto grado de confundibilidad, frente al cual no podría desconocerse que son más los aspectos en que coinciden los signos que los que los diferencian; y que por tanto de este factor resulta el riesgo de confusión apreciable entre las denominaciones en conflicto, aspecto decisivo para que un signo no pueda ser registrado como marca. 2.
CONSIDERANDO: 2.1. Competencia del Tribunal. El Tribunal es competente para interpretar, por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.2. Normas a ser interpretadas. Se interpretarán las normas mencionadas por el consultante; artículos 83, literal a); 87, literal c); y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio interpretará el Tribunal los artículos 81 y 82 literal a), de la misma Decisión, los cuales estima de pertinente aplicación al caso consultado.
“Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. "Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior. “Artículo 83..- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
“Artículo 87.- La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacional competente, deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: ( ) c) La indicación de los productos o servicios de la clase en la que se solicita el registro de la marca. “Artículo 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios.
Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo, ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados.
Procederá el Tribunal a efectuar la interpretación de las normas comunitarias referidas, a cuyo efecto analizará, entre otros, los siguientes aspectos pertinentes: Requisitos legales para el registro de la marca, funciones de la marca, causales de irregistrabilidad, riesgo de confusión, marcas de la clase quinta: farmacéuticas y veterinarias, especialidad de la marca, conexidad competitiva, y modificación de la solicitud inicial de registro marcario. 2.3.
Requisitos legales para el registro de marcas: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Funciones de la marca. (artículo 81, Decisión 344). Por ser la marca un bien inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que lo conviertan en perceptible o identificable por aquellos.
En tal virtud la norma comunitaria aplicable, plasmada en el artículo 81 de la Decisión 344 señala los requisitos que debe ostentar un signo para que pueda ser registrado como marca, estos son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. El fin de la marca es el de diferenciar o distinguir un producto o servicio de los demás que circulan en el mercado.
Para lograrlo se hace necesario que el signo que la constituye se concrete en algo material apreciable por los sentidos, es decir que tenga perceptibilidad, característica o condición que permitirá al consumidor apreciar los productos o servicios identificados por la marca. Otorgan la referida condición todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, constituyéndose en ella la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos. En este sentido, la perceptibilidad encierra la idea de que un signo pueda ser aprehendido o captado por medio de alguno de los sentidos o de la inteligencia. En atención a la perceptibilidad se puede considerar, que la marca no surge sin los consumidores, de aquí que el signo al ser asociado a determinados productos o servicios pone en movimiento todo un proceso mental en el público consumidor en torno al origen empresarial, calidad y aún respecto de la buena fama de las mercancías a que la mencionada marca hace alusión, tutelando no sólo el privativo interés del empresario, sino en general, el del público consumidor.
El requisito básico y primigenio de todo signo para que pueda ser considerado como marca es, sin embargo, que el mismo sea suficientemente distintivo. La distintividad, se refiere a la capacidad intrínseca que debe tener el signo para que sea capaz de distinguir unos productos o servicios de otros. La distintividad, implica que el signo sea individual o singular, diferenciándose de cualquier otro, por lo tanto el signo que se pretenda registrar no puede confundirse con otros ya empleados para distinguir productos o servicios de la misma especie.
Cuando el signo es incapaz de diferenciar o de distinguir unos productos iguales o similares, fabricados o producidos por diferentes empresarios, no tiene la calidad esencial de ser distintivo y por lo tanto si se registrara, incumpliría las funciones de la marca. Debe puntualizase que cuando el legislador concibe la distintividad como condición necesaria para el registro, pretende asegurar ab initio el cumplimiento de la función principal de la marca, consistente en facilitar al público la elección de los bienes que desea, sin que en el proceso de adquisición su voluntad se encuentre viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios.
Garantizando tal función, salvaguarda al mismo tiempo el interés de quienes son titulares de registros o de solicitudes anteriores, pues así se impide que la distintividad de las marcas ya existentes sea afectada por actos imputables a terceros, con lo que genera una herramienta contra la competencia desleal, en especial contra el aprovechamiento de la reputación que, real o potencialmente, se alberga en la marca.
De conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344, un signo debe, igualmente, ser apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar integradas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.
Este requisito se refiere a la susceptibilidad de representación gráfica y guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d) eiusdem, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. En este sentido el signo tiene que estar representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite y además para que pueda ser procesado, publicado y archivado por las competentes oficinas de registro.
Por tanto, el artículo 81 de la Decisión citada, en armonía con el artículo 82, literal a), prohíbe el registro de un signo como marca si no cumple los requisitos acumulativos que la primera de las citadas normas prevé en forma expresa. La marca, por tanto, cumple entre otras, las siguientes funciones principales: a) De identificación, que interesa tanto al empresario como al consumidor.
Según el profesor OTAMENDI, “la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto”, agregando que “la marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie.
Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”. [2] b) De indicación del origen de las mercancías y de garantía de calidad. Por la primera función, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto; y por medio de la segunda, le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca en cuestión tienen calidad uniforme, lo que en otras palabras significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad que la encontrada en el producto o el servicio que adquirió con anterioridad. c) De publicidad.
Función, a través de la cual el titular de la marca anuncia y promociona el producto o servicio que ella identifica. 2.4. Causales de Irregistrabilidad: Las causales de irregistrabilidad están señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El primer grupo de prohibiciones, es decir, las señaladas en el articulo 82, versan sobre el signo en sí mismo, de tal forma que no podrá ser registrado como marca un signo que sea una forma usual, una designación necesaria del producto o servicio, que sea contrario a la ley, moral o buenas costumbres, que sea engañoso, etc.
Este tipo de prohibiciones, vale decir, son de carácter absoluto. Las prohibiciones del artículo 83, buscan precautelar el interés y los derechos válidamente otorgados a favor de terceros. Es de esta forma que no se puede otorgar registro a un signo que sea confundible con otro ya registrado para idénticos o similares productos o servicios; que sea similar a un nombre comercial protegido, a una marca notoria, o al título de una obra literaria, artística o científica, etc. 2.5.
Riesgo de Confusión: El artículo 83, literal a) de la Decisión 344, establece una prohibición dirigida a salvaguardar el derecho de terceros -sean éstos previos solicitantes o titulares de registro marcario o consumidores- al disponer que no pueden ser objeto de registro los signos que sean idénticos o similares, respecto a una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o para aquellos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca efectivamente a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure tal prohibición. Habrá riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo en particular, de modo que pudiera atribuir, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, o el signo solicitado previamente para registro, podría existir el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca.
En el presente caso, cabe al examinador consultante determinar, primero, la existencia de identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca previamente registrada, para proceder, luego, a establecer si las identidades y semejanzas encontradas son de tal magnitud que se estimen capaces de generar la confundibilidad. Se advierte que la comparación —tomando en cuenta la naturaleza de los signos en conflicto, los dos de carácter denominativo— habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico e ideológico.
Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo componen, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud ortográfica se presenta por lo parecido de las letras en que se expresan los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de las sílabas o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incentivar en mayor grado una confusión más palpable u obvia.
Además, si la comprobación arroja que la ubicación de vocales idénticas obedece en ambos signos al mismo orden o situación, se podría inferir la semejanza, ya que el citado orden de distribución produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor. En cuanto a la similitud fonética, ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.
En lo tocante a la similitud ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien advierte cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.
Finalmente, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina [3] y acogidos por la jurisprudencia, son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3.
Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. 2.6. Especialidad de la marca y Conexidad Competitiva: Con el fin verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.
En el presente caso, al pertenecer los signos en cuestión a una misma clase, el consultante deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre ambas marcas, para cuyo efecto, este Tribunal ha recogido los siguientes criterios y factores de análisis proporcionados por la doctrina y que podemos aplicar a la materia consultada: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso subjudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.
En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra, helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir). 2.7.
Marcas farmacéuticas y veterinarias (Clase 5ª): En el caso motivo de interpretación prejudicial, por referirse a marcas que amparan productos incluidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y específicamente tratándose de marcas que comercializan productos veterinarios y productos para la destrucción de animales dañinos, es conveniente, hacer énfasis en que ambas clases de marcas comprenden productos utilizados en el sector agro-ganadero, y en tal sentido, si bien, no son propiamente marcas farmacéuticas, estima éste Tribunal que igualmente, el examen y comparación de la confundibilidad debe tener un estudio más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con el otro, lo que en determinadas circunstancias puede generar graves perjuicios a los destinatarios del producto.
En este contexto, dada la naturaleza de las marcas en controversia, debe el Juez Consultante aplicar entonces, un criterio riguroso y de especial cuidado, donde por un lado determine la existencia del riesgo de confusión entre los signos, y por el otro, prevea las potenciales y posibles consecuencias dañosas que puedan acarrear el hecho de presentarse un evidente riesgo de confusión. 2.8.
Modificación de la solicitud inicial: Vale la pena aclarar de inicio, que la disposición del artículo 89 de la Decisión 344, no hace referencia específica al principio de la especialidad en materia de marcas, como tampoco consta dentro del expediente interno que se haya modificado la solicitud hecha por la actora, dentro del transcurso del trámite administrativo impugnado; sin embargo, el Tribunal precisará el alcance del artículo 89, en razón de que es invocado por una de las partes y para efectos de dilucidar las posibles dudas que tal hecho suscite en el Juez consultante respecto del alcance y sentido de ésta norma.
En una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc.), hasta tal punto que de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite constituiría una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial del registro con la consecuente publicación, sujeción a la posibilidad de nuevas observaciones y pérdida del derecho de prioridad.
En virtud de lo anterior, el artículo 89 de la Decisión 344, se refiere única y exclusivamente a la facultad del solicitante de un registro de modificar su solicitud inicial sólo en aspectos secundarios, atinentes a la descripción de marca o, en su caso, a la eliminación o restricción de los productos o servicios principalmente especificados.
La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo registrable, no siendo viable, tampoco, para ampliar los productos o servicios principalmente especificados. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Para que un signo pueda acceder al registro marcario se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y, además lo suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro.
Debe cuidarse, así mismo que ese signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2. Es necesario que el Juez consultante precise con total claridad los productos o servicios que se pretenden denominar para determinar si los signos que a ellos se aplican les confieren suficiente distintividad, al punto de que no se genere riesgo de confusión entre ellos o error respecto de su origen empresarial. 3.
Al regular el riesgo de confusión el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar la confusión que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados.
La determinación del riesgo de confusión entre las denominaciones confrontadas en el presente caso, surgirá de la realización del correspondiente cotejo o examen comparativo, en el que necesariamente se deben tener en cuenta los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, ya señalados en la parte considerativa de la presente providencia. 4.
En la comparación entre los productos identificados por los signos en conflicto, deberá considerarse su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza, así como la conexión competitiva existente entre ellos. 5. Con todo, es necesario que el Juez Consultante aplique en el examen comparativo de las marcas en conflicto, por el hecho de que los productos que amparan se encuentran en la clase 5° de la Clasificación Internacional de Niza, un criterio riguroso y de especial cuidado, donde por un lado determine la existencia del riesgo de confusión entre los signos, y por el otro, se percate de las potenciales consecuencias dañosas que la confusión de los productos pueda acarrear en la salud de las personas o los animales que los consuman equivocadamente. 6.
El artículo 89 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina se refiere a los aspectos y efectos concernientes a la facultad del peticionario de modificar su solicitud inicial de registro determinando que ella sólo procede en aspectos secundarios, atinentes a la descripción de marca o, en su caso, a la eliminación o restricción de los productos o servicios principalmente especificados.
No es viable cuando se pretende alterar la naturaleza del signo registrable, ni tampoco para ampliar los productos o servicios principalmente especificados. De conformidad con el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso No. 6788, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del Artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] CLASE 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas. [2] OTAMENDI, Jorge.
Derecho de Marcas. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abeledo – Perrot. Buenos Aires 2002. página 9. [3] Reglas tomadas de la exposición que del tema hace el Tratadista BREUER MORENO en su “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, (Edit. Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.) y que el Tribunal ha reproducido en numerosas sentencias tales como las correspondientes a los procesos 86IP00, 35IP02, 80IP01, 79IP02, 45IP02, 75IP02 y 05IP02.