PROCESO 27-IP-2003 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, Marca: E+DISEÑO (mixta).
Proceso interno N° 6834 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito a los cuatro días del mes de junio de dos mil tres. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en el Oficio N° 0341, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso interno 6834, Oficio recibido por este Tribunal el 12 de marzo de 2003;
Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados por el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 14 de mayo de 2003. Como hechos relevantes para la interpretación se deducen: 1.
Las partes La parte actora es la sociedad INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, la que actúa mediante apoderado. La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos La sociedad INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, mediante apoderado, solicita el registro de la marca E + DISEÑO (mixta) a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 2 de febrero de 1998 para identificar los servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza de 1972 (Clase 42: servicios relacionados con programación de computadoras y ordenadores; actualización de elemento de programación y utilización de computadoras y ordenadores; diseño de elementos de programación y utilización de computadoras; mantenimiento de herrajes, piezas y dispositivos de elemento de programación y utilización de computadoras y ordenadores; leasing de tiempo de acceso a servidores de datos de computadoras; estudios de proyectos técnicos en el área de herrajes, piezas y dispositivos y de elementos de programación y utilización de computadoras y ordenadores, alquiler de computadores y de elementos de programación y utilización de computadoras; servicios para suministrar acceso al usuario de computadoras para el manejo de negocios; servicios legales, investigación científica e industrial; servicios de reportaje, servicios de videograbación; organización de exhibiciones; servicios de interacción comercial en una red global de comunicación).
Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial de Colombia, no se presentaron observaciones ni oposiciones por parte de terceros. Mediante Resolución No. 09827 de 28 de abril de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, negó el registro de marca E + DISEÑO (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION al señalar que: “carece de la fuerza distintiva necesaria para poder ser registrada como marca, al coincidir con un símbolo; que a raíz de la boga de Internet, y específicamente del comercio y correo electrónicos a través de este medio, tomó las características de usual y necesario en la identificación de este tipo de servicios, más aún si se pretende distinguir servicios relacionados (servicios para interacción comercial en una red de computación global) la falta de fuerza distintiva aunado al factor usual que ha adquirido tal elemento, haciéndolo irregistrable a favor del uso exclusivo de un titular”.
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución antes mencionada. Mediante Resolución No. 18447 de 31 de julio de 2000, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó lo resuelto en la Resolución No. 09827, y declaró agotada la vía gubernativa. 2.2.
Fundamentos de la demanda La sociedad INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION –demandante en el presente proceso-, a través de apoderado, solicita al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que declare nulas la Resolución No. 09827 de 28 de abril de 2000, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, y la Resolución 18447 de 31 de julio de 2000, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Asimismo, pretende que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceda a INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION el registro de la marca E + DISEÑO (mixta) para distinguir los servicios de la Clase 42 solicitada. Señala la demandante que hubo una aplicación indebida de los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, puesto que el signo en cuestión constituye “una marca (sic) mixta con un diseño inédito y original para distinguir ciertos servicios de la clase 42 ( ) es susceptible de representación gráfica, como se echa de ver en el modelo adjunto que es una represetación gráfica de la marca (sic) en cuestión y, desde luego, tal representación gráfica puede percibirse por el sentido de la vista ”.
Aduce la actora que “ no es cierto – o al menos no está probado en el proceso administrativo - que el signo distintivo reivindicado por mi mandante coincida con un símbolo utilizado en Internet y en el comercio electrónico, a través de computadoras, para distinguir servicios de interacción comercial en una red de computación global ( ) es conveniente precisar que el signo E + DISEÑO no es un símbolo que sea parte de algún lenguaje humano o electrónico o de programación o de criptografía, dentro o fuera de la Comunidad Andina de Naciones (sic)”.
También, indica la demandante que “ los servicios indicados en la solicitud de registro no podría jamás forzarse como la (sic) marca E + DISEÑO una clara idea acerca de la esencia, naturaleza, propósito o tipo de servicio al cual pretende aplicarse dicha marca, y ello simplemente porque la marca E + DISEÑO no es en Colombia ni en ninguna otra parte del mundo un signo o indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea la designación necesaria, común, usual y exclusiva de los servicios relacionados con programación de computadores y ordenadores; actualización de elemento de programación y utilización de computadoras y ordenadores; leasing de tiempo de acceso a servidores de datos de computadoras; estudios de proyectos técnicos en el área de herrajes, piezas y dispositivos y de elementos de programación y utilización de computadoras y ordenadores, alquiler de computadores y de elementos de programación y utilización de computadoras; servicios para suministrar acceso al usuario de computadoras para el manejo de negocios; servicios legales, investigación científica e industrial; servicios de reportaje, servicios de videograbación; organización de exhibiciones; servicios de interacción comercial en una red global de comunicación”.
(Las negrillas y subrayados son de la demandante). La sociedad INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, señala que se ha violado el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 puesto que “El signo @, traído a colación por las resoluciones impugnadas, no estaba anteriormente solicitado para registro ni registrado por un tercero para distinguir los mismos servicios de la Clase 42 que menciona la solicitud de registro de la marca E + DISEÑO, la prohibición de registrar signos que se ‘asimilen’ a otros signos requiere, fuera de la identidad o semejanza de las marca y de la identidad o semejanzas de los productos o servicios, la existencia de una solicitud o registro anterior, lo cual no ocurre ciertamente en le caso que nos ocupa”.
(Las negrillas y subrayado son de la parte demandante). La actora fundamenta jurídicamente su demanda en los artículos 81, 82 literales a) y e), y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y en los artículos 3 inciso 8 y 59 inciso 1 del Código Contencioso Administrativo. 2.3. Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de su Oficina Jurídica, solicita a este Tribunal no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en su contra por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.
Sostiene la demandada que “( ) de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente y la Decisión 344 antes referida, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la resolución Nº 09827 de 28 de abril de 2000 negando el registro de la marca E + diseño (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la nomenclatura vigente; tal como consta dentro del expediente Nº 98.004.835, con fundamento en las normas legales vigentes en materia de marcas especialmente por cuanto carece de la fuerza distintiva para ser registrada como marca y no cumplir en consecuencia con los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 se concluye en forma clara y precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa”.
Añade la demandada que “( ) el signo consistente en E + DISEÑO (mixta) carece de fuerza distintiva necesaria para poder ser registrada como marca, al coincidir con un símbolo; que a raíz de la boga del internet y específicamente el comercio y correo electrónico a través de este medio, toma las características de usual y necesario en la identificación en este tipo de servicios, más aún si se pretende distinguir servicios relacionados para interacción comercial en una red de computación global ”.
Señala la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia que “En este caso el símbolo no distingue una marca de otra, sino un ámbito como es la red mundial de comunicaciones a través de computadores el signo E + DISEÑO (mixta) para servicios de la clase 42 se asimila de tal forma al signo @ que el consumidor lo percibiría como tal, careciendo además de fuerza distintiva, sumado al factor usual que ha adquirido el mismo, lo cual lo hace irregistrable a favor del uso exclusivo de un titular, en detrimento de los demás competidores, que se verían privados de la posibilidad de utilizar el símbolo necesario para el medio corriente de los computadores”.
Finalmente, concluye la demandada que “( ) la marca Fe (sic) + diseño (mixta) para distinguir servicios comprendiso (sic) en la clase 42 en debate es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena como se expuso acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento del acto administrativo ahora acusado, la que evidentemente no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la misma Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena pues no es suficientemente distintiva”.
CONSIDERANDO
Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes. Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81, y 82 literales a) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Asimismo, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, este Organo Jurisdiccional considera que no corresponde la interpretación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344, por no referirse al caso concreto.
El texto de las normas objeto de interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; (..) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”. ( ) I. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA Los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable se encuentran establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344, éstos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.
Asimismo, el segundo párrafo del citado artículo 81 define a la marca; “Todo signo perceptible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”. La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.
La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es perceptible para el consumidor, podrá este compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión. Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.
La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Cuarta Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002, p.27) La susceptibilidad de representación gráfica, permite la descripción material del signo, en sus características y formas, a través de palabras, gráficos, números, signos mixtos, colores, figuras, etc., de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos o servicios, a fin de posibilitar su registro.
Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Matías Alemán, Marco. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.
Top Management: Bogotá, p. 77). II. DE LA MARCA DENOMINATIVA La marca denominativa o verbal es aquella compuesta por una o más letras, números, palabras, frases, o combinaciones de ellos, que constituyan un conjunto legible y pronunciable. Estas marcas pueden comprender distintos tipos de denominaciones conocidas como de fantasía o caprichosas, arbitrarias, evocativas o sugestivas, y las denominaciones con grafía especial.
Denominación de fantasía es aquella conformada por palabras o vocablos, creados con el expreso propósito de emplearlos como marcas. Se trata de un vocablo que puede no tener significado alguno o cuyo significado los consumidores desconocen, aunque puede evocar alguna idea o concepto. Denominación arbitraria es aquella conformada por uno o más vocablos o términos que ya existen y tienen un significado en el lenguaje.
Estos vocablos funcionan como marca al ser aplicados arbitrariamente a productos o servicios que no guardan relación alguna con su significado. Denominación evocativa o sugestiva es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad, cualidad, función, o característica del producto o servicio que va a distinguir, sin llegar a ser una designación descriptiva o genérica.
Estas denominaciones son capaces de funcionar como marcas si son suficientemente arbitrarias u originales. Denominación con grafía especial es aquella constituida por una o más palabras escritas de modo especial o descritas con caracteres o estilos particulares. Se diferencia de las denominativas ordinarias debido a que la grafía especial forma parte de la marca.
III. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS El artículo 82 de la Decisión 344 establece prohibiciones absolutas o intrínsecas basadas en el signo mismo, de manera que, al configurarse alguno de los supuestos señalados en este artículo, el signo sería incapaz de funcionar como una marca tal como lo requiere el artículo 81 de la mencionada Decisión 344.
En consecuencia, estas prohibiciones impiden que un determinado signo acceda a la protección que concede el registro marcario. En el presente caso, el juez consultante deberá evaluar si el signo en controversia se encuentra contemplado en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales a), d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344, que prohíben el registro como marca de signos que no cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 81, es decir en este caso, de signos genéricos y descriptivos, y de los signos que sean comunes o usuales.
IV. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO COMÚN O USUAL El literal e) del artículo 82 de la Decisión 344, prohíbe el acceso al registro marcario del signo que consista exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate. Es decir, aquella expresión que se utiliza habitualmente para la designación del producto o servicio al cual se desea identificar; en estos casos el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de los vocablos comunes o usuales que lo integren.
Dicha prohibición no sólo abarca al signo denominativo sino también al gráfico, así lo ha dicho el Tribunal “La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo; y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico”.
(Proceso 22-IP-2003. G.O.A.C. Nº 928, de 12 de mayo de 2003. Marca: SOFT TAILS). La doctrina al tratar el tema de marcas comunes o usuales, se ha referido al fenómeno de la vulgarización de la marca. En efecto, señala Marco Matías Alemán que “se conoce por denominación vulgar, corriente o de uso común, aquella que si bien no era en sus inicios el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados.
Este fenómeno de la vulgarización de la marca provoca la pérdida de los derechos que el titular pueda tener sobre un signo que ha dejado de tener capacidad distintiva”. (MATÍAS ALEMÁN, Marco. Ibid. Ob. Cit. p. 84). Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Segundo: Una marca denominativa con grafía especial está constituida por letras, palabras, frases o números, escritos de un modo especial o descrita con estilos particulares y se diferencia de las marcas denominativas ordinarias porque el elemento gráfico especial forma parte de la marca.
Tercero: No son registrables como marcas los signos que se encuentren formados exclusivamente por uno o más vocablos o expresiones utilizados en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o servicios de que se trate. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente sentencia dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.
Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO