PROCESO 40-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y e), 91, 92 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 84 de la misma Decisión. Marca: FINO mixta.
Actor: LLOREDA S.A. Proceso interno Nº 5943. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de junio del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su consejero Ponente Doctor Manuel S. Urueta Ayola, recibida en este Tribunal en fecha 15 de abril de 2003, relativa a los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y e), 91, 92 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 5943.
El auto de veintiocho de mayo del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1.
Partes en el proceso interno La demanda es presentada por la sociedad LLOREDA S.A. y es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia; interviene como tercero interesado la sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. I.A.S.A., y como tercero coadyuvante de la parte actora la sociedad FÁBRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. GRASCO S.A. La sociedad LLOREDA S.A. pretende se declare la nulidad de la siguiente Resolución: ( Nº 12868 de 8 de julio de 1999, mediante la cual, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, concede el registro de la marca FINO mixta a favor de INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. IASA, para distinguir aceites comestibles comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y “declara infundadas las observaciones presentadas por LLOREDA S.A. y FÁBRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS S. A. GRASCO S.A.”.
La sociedad actora LLOREDA S.A., como consecuencia de la nulidad impetrada y, a título de restablecimiento de derecho, solicita ordenar a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia, cancele el referido registro. 2. Hechos Los señalados por el consultante en el oficio Nº 0677 de 18 de marzo de 2003, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran: La sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. IASA solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca FINO (mixta) para distinguir “sólo aceites comestibles” productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
(Clasificación Internacional de Niza. Clase 29. Carne, pescado, aves de caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles). Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 458 de 31 de marzo de 1998, “la sociedad FÁBRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. GRASCO S.A. y la sociedad LLOREDA S.A. presentaron observaciones” al registro de la marca solicitado.
Por Resolución Nº 20230 de 30 de noviembre de 1998, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia declaró: “fundada la observación presentada por LLOREDA S.A. fundada la observación presentada por FÁBRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. GRASCO S.A.”, y negó el registro de la marca FINO mixta solicitada por INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. IASA.
La sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. IASA interpuso en contra de la mencionada Resolución recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero resuelto por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución Nº 03140 de 25 de febrero de 1999 en la que, confirma la Resolución Nº 20230 de 30 de noviembre de 1998, y el segundo, el de apelación, resuelto por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 12868 por la que revoca la Resolución Nº 20230, “declara infundadas las observaciones presentadas por LLOREDA GRASAS S.A. y FÁBRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. GRASCO S.A.”, y concede el registro de la marca FINO (mixta), declarando agotada la vía gubernativa. 3.
Fundamentos jurídicos de la demanda El apoderado especial de la sociedad LLOREDA S.A. interpone recurso de nulidad contra la referida Resolución Nº 12868 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, en los siguientes términos: Que la Superintendencia mediante el acto administrativo acusado violó por falta de aplicación, el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.
Que la sociedad LLOREDA S.A. es titular en Colombia de la marca EL FINÍSIMO, registrada bajo el Nº 71.505, y que la marca EL FINÍSIMO y la marca FINO (mixta) “son confundibles, dado que la marca objeto de esta demanda reproduce parcialmente la marca prioritaria (FINISIMO-FINO) y que una y otra amparan idénticos productos”. Que es el elemento denominativo el que tiene preponderancia en la marca FINO “en tratándose de marcas mixtas, su parte denominativa es la predominante y caracterizante, pues en la práctica es mediante la palabra que el público consumidor solicita y pide el producto de su preferencia”, por lo tanto la comparación de marcas debe hacerse en razón de sus elementos denominativos.
Que para efectos del cotejo, es necesario tomar en cuenta que la marca EL FINÍSIMO distingue un aceite comestible, que es el mismo producto que ampara la marca FINO y que “por tratarse de productos alimenticios de consumo popular el consumidor no presta un alto grado de atención para su selección el consumidor medio tenderá a confundirlas si no despiertan una impresión distintiva”, por lo que la comparación marcaria debe ser más rigurosa.
Argumenta que las denominaciones FINO y FINÍSIMO “son confundibles por razón de su aspecto visual, por razón de su aspecto fonético y por razón de su aspecto conceptual”, por lo que la confundibilidad “por tan solo uno de los aspectos señalados es razón suficiente para impedir el registro de la segunda marca” y que “al darse los supuestos de irregistrabilidad previstos en el literal a) del art. 83 de la Decisión 344, la Administración estaba en obligación de aplicar dicha norma y en consecuencia denegar (sic) la marca mixta FINO” por lo que al “conceder el registro violó directamente, por falta de aplicación el citado literal a) del art. 83 de la Decisión 344”.
Sostiene que también se violaron las normas contenidas en los artículos 88, literal e), 91 y 92 de la Decisión 344, en concordancia con el literal e) del artículo 14 del Decreto 117 de 1994 y 65 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. “no presentó con la solicitud de registro de la marca el documento que acredita su personería no se hizo constar por el notario, ni por el cónsul, que habían tenido a la vista las pruebas que acreditaran la existencia de la sociedad otorgante en ausencia de dicho requisito, la Administración está obligada a dar aplicación del art. 91 de la Decisión 344 y notificar al peticionario para que el (sic) plazo que allí se indica, subsane la irregularidad”, y que “a pesar de que la solicitud adolecía de dicha irregularidad, la Administración no dio aplicación al mencionado artículo 91, lo que implica la violación, por falta de aplicación, de tal artículo, en concordancia con el art. 88, literal e) de la Decisión 344 Asimismo violó el art. 92 de la Decisión 344, por aplicación indebida, pues a pesar de que la solicitud no reunía los requisitos formales, ordenó su publicación”. 4.
Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice: No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante por carecer de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen. Indica que “con la expedición de la Resolución nº 10547 del 22 de marzo de 1994 (sic) expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 344 de la comisión del Acuerdo de Cartagena”.
Manifiesta que “el Jefe de la División de Signos Distintivos (sic) de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución nº 12868 del 8 de julio de 1999, concediendo el registro de la marca ‘FINO’, para distinguir aceites y comestibles productos (sic) en la clase 29 de la clasificación internacional que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa que la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina nacional competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”.
Argumenta, basándose en jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado y por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que “efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas registradas en debate ‘FINO’ (mixta) frente a ‘LA FINA’, ‘LA FINA CHIFFON’ y ‘EL FINISIMO’ se concluye en forma evidente que éstas no son semejantes entre sí y no existe confundibilidad entre las mismas y por lo tanto, no conllevan a engaño al consumidor medio”.
Indica que la marca ‘FINO’ (mixta) “cumple con todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria”. Finalmente, sostiene que “la resolución acusada expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio no es nula, se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes sobre marcas ”. La sociedad INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. I.A.S.A., tercero interesado, dentro del proceso contesta a la demanda en los siguientes términos: Que dentro del trámite de registro de la marca FINO probó la existencia de la sociedad solicitante y presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio “una acción de Cancelación por No Uso del Registro No. 71.505, para la marca EL FINÍSIMO (mixta) la cual se encuentra en trámite”.
Por lo que propone como defensa “la cancelación de la marca EL FINISIMO (mixta) con base en el (sic) cual se pretende la nulidad del certificado de registro para la marca FINO (mixta) dentro de este proceso”, por cuya razón solicita que “no se decida la presente acción de nulidad, hasta tanto la Oficina Nacional Competente, no se pronuncie sobre la cancelación por No Uso del registro de la marca EL FINISIMO (mixta), de cuyo resultado depende asimismo la decisión que se tome en el presente proceso”.
Sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio “al expedir los actos acusados no violó la disposición contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, toda vez que las marcas en conflicto no son susceptibles de inducir al público a error ”. Argumenta que “el cocinero delgado de la marca registrada es parte integrante y primordial dentro de su marca y debe dársele el valor que le corresponde teniendo en cuenta su carácter figurativo y no meramente abstracto”, en cambio, “ el signo registrado se compone de elementos gráficos característicos y figurativos que en nada se parecen al signo de mi representada, de los cuales se destacan la rama de olivos ligeramente inclinada hacia la izquierda, dentro de un cuadrado perfecto” argumentando finalmente que “ en el presente caso dicha similitud no es capaz de inducir al público a error siendo los signos enfrentados perfectamente diferenciables”.
También sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio no ha violado el artículo 88 literal e) de la Decisión 344 en vista de que “la sociedad peticionaria presentó dentro del trámite de registro, un documento de poder otorgado por escritura pública en el que la Notaría Pública deja constancia de la existencia de la sociedad y la calidad de la persona que firma el poder como su representante”.
Por último indica también que no se violaron los artículos 91 y 92 de la Decisión 344, pues dentro de la solicitud de registro “la administración al revisar los requisitos formales, concluyó que la solicitud cumplía con dichos requisitos y por lo tanto no requirió al solicitante ni otorgó un plazo a este para subsanar las eventuales irregularidades de forma”.
La sociedad FÁBRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. GRASCO S.A., como tercero coadyuvante de la parte actora, adhiere a la demanda sosteniendo: Que es titular de los registros de marcas en Colombia de LA FINA, LA FINA (mixta), LA FINA SIFÓN, LA FINA REAL, LA FINA CHANTILLY, LA FINA CHIFFON, PALMA FINA, LA FINA, marcas que son conocidas entre el público consumidor y fueron registradas con anterioridad a la marca FINO (mixta).
Que se violó los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344, en vista de que la marca FINO (mixta) “no es suficientemente distintiva de la marca LA FINA y LA FINA (MIXTA) así como tampoco, es suficientemente distintiva de la marca EL FINÍSIMO cuya titularidad la detenta LLOREDA S.A. la existencia de una mínima posibilidad de confusión, basta para que la autoridad competente rechace el registro de la marca solicitada se aceptó el registro de una marca que no solo reproducía de manera integra (sic) los elementos fonéticos, gramaticales e ideológicos de la marca de la parte actora, sino que igualmente reproduce dichos aspectos que se encuentran implícitos en las marcas de mi poderdante”.
Que igualmente se violó el literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 debido a que se concedió el registro de una marca “permitiendo que lleve al público consumidor a ser engañado sobre el origen, calidad y procedencia de los productos que pretende amparar la sociedad INDUSTRIA DE ACEITE S.A., IASA., con el registro de su marca FINO (MIXTA)”, así como el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 debido a que “no se consideró en ningún momento la existencia previa de las marcas LA FINA, LA FINA (MIXTA) y EL FINÍSIMO ”.
Luego dice que “Es evidente que al otorgarse el registro de la marca FINO (MIXTA) y al ser confundibles por no diferenciarse ésta, suficientemente de las marcas previamente registradas por mi representada y por la parte actora, se crea el riesgo de confusión en el mercado que consume los citados productos”. Argumenta que entre las marcas LA FINA y LA FINA (MIXTA) con la marca FINO (MIXTA) “existe similitud en sus aspectos visual, fonético e ideológico ”.
“En consecuencia a partir de la identidad ideológica, fonética y visual que se presenta entre la marca objeto de nulidad, FINO, y la marca notoria de nuestro poderdante, LA FINA, se concluye fácilmente que al ser apreciadas sucesivamente por el consumidor, éste formará en su mente una única e idéntica idea, lo cual puede llevarlo perfectamente a admitir un mismo origen comercial y por lo tanto la confusión de una idéntica procedencia”.
Asimismo argumenta que “existe identidad de los productos que identifican las marcas por lo tanto, aumenta así la posibilidad de confusión dado que los consumidores pueden pensar que se trata de una variación del producto de nuestro poderdante es decir, que en este caso no se puede hablar de similitud sino de igualdad entre las marcas en conflicto, toda vez que ambas pretenden distinguir los mismos productos de la Clase veintinueve todo lo cual hace presumir que existe una ‘conexión competitiva’ entre los productos identificados por las marcas en conflicto, sobre todo cuando se trata exactamente de los mismos productos de la misma naturaleza”.
También sostiene que se violó el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 “debido a que esta marca había ya adquirido reconocimiento, como marca notoria al haber sido comercializada desde hace varios años dándole una distntividad que se basa en la extensión de su mercadeo por lo tanto el acto administrativo que concedió el registro de la marca FINO (mixta), otorga como marca a un tercero una expresión que es confundiblemente similar con una marca notoria previamente solicitada”, así como el artículo 102 de la Decisión 344 diciendo: “ Cuando un derecho es exclusivo significa que pertenece únicamente a la persona que lo detenta y no a alguien más. En el caso de una marca significa que solamente el titular de la misma puede hacer uso de ella y que cualquier tercero debe abstenerse de interferir con el goce y explotación de ésta”.
Finalmente solicita que se declare la nulidad del acto administrativo que concedió el registro de la marca FINO (MIXTA). Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
CONSIDERANDO
Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y e), 91, 92 y 102 de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, el Tribunal procederá a la interpretación de las normas referidas al caso concreto, por lo tanto, corresponde interpretar las disposiciones solicitadas contenidas en los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y e), 91, 92 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio se interpretará el artículo 84 de la misma Decisión, cuyos textos son: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
( ) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; ( )” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error: ( ) e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.
( )” “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.
“Artículo 91.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, en un plazo de treinta días hábiles siguientes a su notificación, subsane las irregularidades. Este plazo será prorrogable por una sola vez por treinta días hábiles adicionales, sin que la solicitud pierda su prioridad.
Si dentro del término señalado, no se han subsanado las irregularidades, la solicitud será rechazada”. “Artículo 92.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación por una sola vez”. “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.
I. LA MARCA Y SUS CARACTERÍSTICAS En base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores y otros elementos de soporte individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.
En el Derecho Comunitario Andino el signo, mientras no esté registrado, no constituye marca a diferencia del nombre comercial que, como una excepción al régimen, su derecho emerge tanto de su registro como de su uso. De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos y funciones de la marca: Requisitos La perceptibilidad Es la cualidad que tiene un signo de exteriorizarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendidos por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera, pueda ser asimilada con facilidad.
En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una denominación o a uno o varios dibujos, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad Es la capacidad que tiene un signo para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los diferencie para su elección. Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio.
Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.
(Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, 2001, p. 27). Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.
El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, marca: LOS ALPES, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000). La susceptibilidad de representación gráfica Es la aptitud que tiene un signo de ser expresado y descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.
Este requisito guarda correspondencia con lo previsto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344 en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.
(Matías Alemán, Marco, Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Top Manangement, Bogotá, p. 77). Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que “tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación prevista en el artículo 92 de la Decisión 344.
Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada”. (Proceso 2-IP- 2003, marca: MISS SUCRE, publicado en G.O.A.C. Nº 912 del 25 de marzo de 2003). De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plena y acumulativamente con los tres requisitos característicos contenidos en el artículo 81 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 81 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.
Funciones De la definición de la marca se desprenden las siguientes funciones: 1. De identificación, que interesa tanto al empresario como al consumidor. Según el profesor Otamendi “la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie.
Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”. (Otamendi, Jorge, p. 9). 2. De indicación del origen de las mercancías y de garantía de calidad, que permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y le garantiza al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca en cuestión tienen calidad uniforme, en el sentido de que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad que obtuvo en el producto o el servicio que adquirió con anterioridad. 3.
De publicidad, a través de la cual el titular de la marca anuncia y promociona el producto o servicio que ella identifica. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca “FINO mixta” cumple con los requisitos del artículo 81, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los literales correspondientes a los artículos 82 y 83, de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con las funciones que le son propias.
II. SIGNOS DENOMINATIVOS, GRÁFICOS Y MIXTOS El Tribunal, considera que resulta también necesario para el juez consultante examinar lo relacionado a los diferentes tipos de signos: denominativos, gráficos y mixtos. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual referente a que evoca las cualidades o funciones del producto identificado por la marca o el nombre comercial; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones respecto del producto que va a identificar.
Los signos gráficos llamados también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de signos se encuentran los puramente gráficos, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representa a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y los figurativos, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.
(Proceso 09-IP-94, marca: “DIDA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995). Los signos mixtos se componen por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En este tipo de signos hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico. Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante.
A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que suscita en el consumidor, debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS”, editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 237 a 239).
En el presente caso, como se trata de dos marcas mixtas, a los efectos del cotejo se debe proceder con una etapa previa, cual es la de determinar en cada una de ellas cual de los elementos: el denominativo o el gráfico prevalece, para recién después efectuar el procedimiento de cotejo marcario, entre los elementos que resulten prevalecientes a los efectos de determinar la posibilidad de confusión o confundibilidad.
Corresponderá por tanto a la Autoridad Nacional Consultante determinar a cual de las categorías señaladas corresponde el signo “FINO mixto” y actuar en consecuencia. III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS ENGAÑOSOS La Decisión 344, en su artículo 82 literal h) hace referencia a la posibilidad de que los signos induzcan a engaño al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios, desnaturalizando la función principal de la marca cual es distinguir en el mercado unos productos o servicios de un empresario de los de similares o idénticos pertenecientes a otro empresario.
El Tribunal ha señalado: “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”.
(Proceso 82-IP-2002, marca CHIP’S, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003). Esta prohibición, según lo manifiesta Marco Matías Alemán, “obedece al interés del legislador en evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como sobre las bondades atribuidas a los mismos, lo cual como queda claro tienen a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores”.
(Matías Alemán, Marco, ob. cit. p. 85) Por su parte el Tribunal ha sostenido al respecto: “el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.
La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor”. (Proceso 38-IP-99, marca: LEO, publicado en la G.O.A.C. Nº 419 de 17 de marzo de 1999) IV. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes a otro ya registrado o ya solicitado para registro, pertenecientes a una misma o diferente persona.
Conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 83 de la Decisión 344, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. La doctrina y la jurisprudencia afirman que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra persona así como para diferenciar o distinguir productos o servicios de diferente calidad, que pertenecen a la misma persona.
La confundibilidad Es la posibilidad de confusión por la identidad o semejanza de los signos con relación a los productos o servicios que amparan y que pueden inducir a error o a engaño al consumidor. El Tribunal ha sostenido que: “la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”.
(Proceso 109-IP-2002, marca: CHILIS y diseño, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
En efecto, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;
(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, marca: CHIP’S, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003). El Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no solo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.
Asimismo, el Tribunal observa que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, en base a la doctrina ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud. La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible similitud entre FINO (mixta) y FINÍSIMO (mixta), y los signos que hace valer el coadyuvante LA FINA, LA FINA (mixta), LA FINA SIFÓN, LA FINA REAL, LA FINA CHANTILLY, LA FINA CHIFFON, PALMA FINA, LA FINA, es ideológica, ortográfica o fonética.
Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la posible confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por el tratadista Pedro BREUER MORENO que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, ob.cit., p. 215). 2.
El examen de registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud general entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4.
Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y s.s.). V. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y SU PRUEBA La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.
La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.
Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (ob.cit., p. 32). El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema, en base a lo señalado precedentemente, define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).
De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”. (Otero Lastres, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243).
Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. (Proceso 7-IP-96, caso “REMAVENCA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 299 de 17 de octubre de 1997).
Asimismo, el Tribunal ha manifestado, en relación a las personas que hayan de tener conocimiento de una determinada marca para que a ella se le otorgue la calidad de “notoria” y la consiguiente protección ampliada, que basta con que se trate del correspondiente grupo de consumidores del producto o servicio al que la marca se refiere y ello en el lugar en donde se adelante el procedimiento y no en otro distinto.
(Proceso 01-IP-87, marca: “VOLVO”, publicado en la G.O.A.C. Nº 28 de 15 de febrero de 1988). También ha señalado que el solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la catalogación de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, ya sea dentro de la etapa administrativa de registro o en el ámbito judicial.
(Proceso 77-IP-2000, marca: “PURO VARELA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 690 de 23 de julio de 2001). La notoriedad de la marca no se presume deben ser probadas las circunstancias que le dan ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “La calificación de una marca como notoria, tiene como antecedentes o proviene de la existencia de ciertos hechos o circunstancias que si bien son conocidos por un grupo de personas —usuarios o consumidores de la marca— podría decirse que para la gran mayoría o generalidad de las personas, aquellos pasan desapercibidos, ignorando en cierta forma la existencia material y legal de la marca.
Esta limitación del conocimiento generalizado de los hechos por los que una marca se convierte en notoria, no permite que doctrinariamente pueda confundirse con el hecho notorio que no requiere de prueba, según el aforismo ‘notoria non egent probatione’. En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.
Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.
Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 08-IP-95, caso “LISTER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre 1996).
VI. REQUISITOS FORMALES PARA LA SOLICITUD DE REGISTRO El procedimiento de registro de una marca está contemplado en la Sección II del Capítulo V de la Decisión 344, donde el artículo 87 contempla los requisitos exigidos para la solicitud de un registro marcario y el artículo 88 especifica cuáles son los documentos que deben presentarse junto con la respectiva solicitud.
En consecuencia la solicitud de registro debe cumplir con los requisitos formales allí contemplados y para el caso de que la oficina nacional competente, al realizar el análisis de la solicitud, advierta que esta no cumple con los mismos deberá notificar al peticionario para que en el plazo de treinta días hábiles siguientes a su notificación subsane las irregularidades, pudiendo dicho plazo ser ampliado por una sola vez por treinta días hábiles adicionales, sin que la solicitud pierda su prioridad.
Si en este plazo no se subsanan las irregularidades, la solicitud será rechazada, caso contrario, la oficina nacional competente ordenará la publicación de la misma, por una sola vez, abriéndose de esta manera el plazo de los treinta días hábiles siguientes para que quien tenga legítimo interés presente las observaciones que correspondan.
VII. USO EXCLUSIVO DE LA MARCA En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen básicamente dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho de uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.
El Ordenamiento Comunitario Andino, conforme lo dispone el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión, ha optado por el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro del signo. El Tribunal reitera que el registro del signo ante la oficina nacional competente es el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la marca, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas sobre ella, así como de obrar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, que se encuentre prohibido por la Decisión 344.
Al respecto, el Tribunal ha sostenido que “De ese derecho exclusivo se deriva el ius prohibendi que faculta al titular a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos pudiendo inducir al público a error o confusión. Asimismo, el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás países miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo”.
(Proceso 09-IP- 98, Marca: DERMALEX, publicado en G.O.A.C. N° 481 del 13 de septiembre de 1999). Sobre el tema el tratadista Otamendi sostiene que: “La marca registrada constituye una propiedad para su titular y que esa propiedad tiene su manifestación primera y principal en la exclusividad. El propietario de una marca tiene pues la facultad y el derecho de defender esa exclusividad contra todo aquel que pretenda violarla Esta exclusividad consiste en poder impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar que pueda causar confusión en el público consumidor, y en poder impedir usos de marcas que de cualquier manera puedan dañar la marca registrada.
Hay usos que pueden causar confusión y hay otros que sin causarla igualmente pueden dañar esa marca” (Otamendi, Jorge. ob. cit. p. 231). VIII. MARCAS DÉBILES El signo registrado como marca, por circunstancias emergentes de su origen o dependientes de su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil, así acontece cuando alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.
Al respecto la doctrina enseña: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”.
(Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79). También dice que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”.
Refiriéndose al mismo tema el tratadista Jorge Otamendi, ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.
Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. (Otamendi, Jorge. ob.cit. pp. 191 y 192). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo presente que si bien los requisitos son necesarios no son suficientes para el registro de un signo como marca.
SEGUNDO: Los signos denominativos son los que utilizan expresiones acústicas o fonéticas formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos gráficos llamados también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están estructuradas.
Los signos mixtos se componen por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En este tipo de signos hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico. Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante.
TERCERO: No será registrable como marca el signo que pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o servicio de que se trate, toda vez que desnaturaliza la función principal de la marca cual es distinguir en el mercado unos productos o servicios de un empresario de los de similares o idénticos pertenecientes a otro empresario, al inducir una falsa apreciación de la realidad.
CUARTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
QUINTO: La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión de la Administración o, en su caso, del Juzgador, no exenta de discrecionalidad pero necesariamente alejada de toda arbitrariedad. Ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente, en el caso que nos ocupa, a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos, derivadas de las similitudes ortográfica, fonética e ideológica que pudieran darse.
SEXTO: La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo, y ha logrado el reconocimiento del mismo. Será la difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, las circunstancias que influirán decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria.
La calidad de marca notoriamente conocida no se presume deben ser probadas las circunstancias que le dan ese estatus. El sólo registro de la marca en uno o más países no le otorga la catalogación de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar. A diferencia del hecho notorio que no requiere de prueba, la difusión y reconocimiento de una marca hasta el punto de considerarla como notoria debe ser probado en sus distintos elementos que la configuran, como de la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca y su uso constante y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
SÉPTIMO: La solicitud y el procedimiento de registro deben cumplir con los requisitos formales y establecidos en la Sección II del Capítulo V de la Decisión 344. La solicitud de registro debe cumplir con los requisitos formales contemplados en el artículo 87 de la indicada Decisión, y para el caso de que la oficina nacional competente, al realizar el análisis de la solicitud, advierta que esta no cumple con los mismos deberá notificar al peticionario para que en el plazo de treinta días hábiles siguientes a su notificación subsane las irregularidades, pudiendo dicho plazo ser ampliado, sin que la solicitud pierda su prioridad.
Si no se subsanan las irregularidades, la solicitud será rechazada, caso contrario, se ordenará su publicación, abriéndose de esta manera el plazo para la presentación de observaciones.
NOVENO: El signo registrado como marca, por circunstancias emergentes de su origen o dependientes de su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil. En efecto si alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contiene, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva, el titular de este tipo de marcas no puede impedir su inclusión en signos de terceros, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 5943, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO