PROCESO Nº 46-IP-2003 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: THE ENSIGN – BICKFORD COMPANY Patente: DETONADORES CON CONDUCTORES DE ENTRADA DE LINEAS MULTIPLES.

Proceso Interno Nº 6751. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de junio de dos mil tres. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, contenida en el Oficio Nº 0586, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, recibida en este Tribunal en fecha 8 de abril de 2003, sobre los artículos 1, 2, y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 6751.

Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos establecidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 4 de junio de 2003. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes La parte actora es la sociedad THE ENSIGN – BICKFORD COMPANY, la que actúa mediante apoderado. La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. Determinación de los hechos relevantes 2. Hechos El 2 de febrero de 1996, la sociedad THE ENSIGN – BICKFORD COMPANY, mediante apoderado, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia la patente de invención para la creación denominada DETONADORES CON CONDUCTORES DE ENTRADA DE LÍNEAS MULTIPLES.

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución No. 05247 de 14 de marzo de 2000, resolvió negar el privilegio de invención luego de realizar el examen de fondo, pues concluyó que existen dos documentos que contienen indicios que afectan desfavorablemente el nivel inventivo de la patente solicitada, determinando que existen características comunes con: 1) la solicitud de la patente de los Estados Unidos núm. 3.939.772 denominada BLASTING CAPS INITIATABLE BY THERMAL DETONATION ENERGY OF AN EXPLOSIVE GAS MIXTURE AND BLASTING SYSTEM (Cápsulas explosivas iniciales por energía de detonación térmica de una mezcla de gas explosiva y el sistema explosivo), cuyo inventor es DAVID T. ZEBREE; y 2) la patente de los Estados Unidos núm. 3.447.463 denominada DUAL IGNITION EXPLOSIVE ARRANGEMENT (Disposición explosiva de ignición doble) cuyo inventor es ARTHUR ALFRED LAVINE.

La sociedad THE ENSIGN – BICKFORD COMPANY mediante apoderado interpuso recurso de reposición contra la Resolución antes mencionada. Mediante Resolución No. 13845 de 30 de junio de 2000, el Superintendente de Industria y Comercio, confirmó lo resuelto en la Resolución No. 05247, y declaró agotada la vía gubernativa. 2.2 Fundamentos de la demanda La sociedad THE ENSIGN – BICKFORD COMPANY, a través de apoderado, solicita al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que declare nulas las Resoluciones No. 05247 y 13845.

También pretende que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio que “se sirva ordenar la concesión de la patente de privilegio de invención para DETONADORES CON CONDUCTORES DE ENTRADA DE LINEAS MULTIPLES Y SU METODO PARA LA INICIACIÓN; y se ordene a la entidad demandada expedir el correspondiente certificado de patente, el cual debe ser publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial para los efectos pertinentes ( ) Si se considera que no es posible otorgar la (sic) reivindicaciones solicitadas; que se otorgue la patente de invención en las reivindicaciones que en nada afectan a las patentes base de la negativa y que supuestamente afectan el nivel inventivo de la patente solicitada”.

(Las negrillas son de la demandante) La actora fundamenta jurídicamente su demanda en los artículos 1, 2, 4, 52, y demás concordantes de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; en los artículos 2, 52, 53, 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo de Colombia. Señala la demandante que los actos administrativos demandados violan el ordenamiento jurídico andino en materia de propiedad industrial, en particular los artículos 1, 2 y 4 de la citada Decisión 344 porque “( )de conformidad con ellos la Administración tiene la obligación de conceder la patente solicitada si la respectiva invención corresponde a una nueva creación, si dicha creación tiene altura inventiva y es susceptible de aplicación industrial”.

Añade la demandante que con relación a la afirmación por parte de la administración referida a que la invención para la cual se solicita la patente de invención carece de nivel inventivo, al tener como fundamento la existencia de la solicitud de patente de los Estados Unidos número 3.939.772 cuyo inventor es David T. Zebree, “Se puede establecer inequívocamente que la Patente solicitada es diferente; dista en todos sus aspectos de la Patente de Zebree y tiene suficiente nivel inventivo para que sea otorgada.

La Resolución impugnada está falsamente motivada y sus consideraciones no se ajustan a los presupuestos del artículo 4 de la legislación comentada; puesto que la invención solicitada tiene un importante nivel inventivo ( ) En resumen, la referencia de Zebree no ofrece sugerencia alguna de utilidad para un detonador con dos o más conductores de entrada, como se reclama en nuestra solicitud”.

Con relación a la patente de los Estados Unidos número 3.447.463 cuyo inventor es Arthur Alfred Lavine, sostiene la actora que “( ) las granadas de la referencia Lavine, son productos de un tipo totalmente diferentes al de los detonadores, con respecto a las cantidades de material utilizadas y de la función requerida y, que cualquier parecido entre ellos es pura coincidencia. Por esta razón, la referencia Lavine no puede considerarse como parte del arte anterior contra la cual se juzgue nuestra invención y no puede ser vista junto con una referencia, tal como la de Zebree, que pertenece exclusivamente a los detonadores ( ) Como ha quedado demostrado anteriormente la existencia de las patentes estadounidenses no destruyen el nivel inventivo de la solicitud; porque como quedó demostrado la patente solicitada, no solamente es diferente; si no que tiene un sistema de operación con objetivos distintos y perfectamente novedosos.

El examinador simplemente se limitó a dar por un hecho que las solicitudes por pertenecer al mismo cuerpo tecnológico y por tener en común la palabra detonadores eran prácticamente iguales. No tuvo en cuenta que la patente objeto de la solicitud tiene un nivel inventivo evidente del estado de la técnica y es particularmente vital dentro del ramo de los explosivos.

Además quedó plenamente demostrado que la patente objeto de la solicitud se diferencia totalmente de las patentes de los Estados Unidos base de la negativa”. 2.3 Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia a través de su Oficina Jurídica, solicita no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en su contra, por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

Sostiene la demandada que “La normatividad supranacional contenida en la Decisión 344 entonces vigente en su artículo 1 consagra que los países miembros de la comunidad andina (sic) otorgarán patentes para las invenciones siempre que sean novedosas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Contrariamente a lo afirmado por la parte demandante según se desprende de las actuaciones administrativas contenidas dentro del expediente nº 96-044.555 el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención”.

Añade la Superintendencia de Industria y Comercio, respecto de la presunta violación del artículo 2 de la Decisión 344, que “Es de reiterar como se sostuvo acertadamente en el examen de fondo llevado a cabo por la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio que las anterioridades encontradas a saber: las patentes de invención 3.939.772 publicada 24 de febrero de 1976 y 3447453 del 3 de febrero de 1969 que afectan el nivel inventivo de la solicitud de patente de invención en debate y tal como consta en el concepto técnico Nº 499 del 31 de agosto de 1999.

(sic) son prueba (sic) suficiente de que su objeto se deriva de manera evidente de lo conocido en la fecha de presentación de la solicitud.” Finalmente, con relación al artículo 4 de la citada Decisión 344 señala la demandada que “Según se desprende del contenido de la actuación administrativa contenida dentro del expediente nº 96-4555 en debate, es posible utilizar la cápsula utilizada (sic) en la anterioridad 3.939.772, sin hacer prácticamente ningún cambio fundamental, solo realizando ciertos ajustes, empleando los dos cordones como entrada de la señal de ignición. Esto es lo que se deduce a partir del estado de la técnica y esto es lo que cualquier persona del nivel medio versada en el arte, pero con el conocimiento del estado de la técnica haría para resolver lo que plantea como problema técnico el solicitante.

En consecuencia, las resoluciones acusadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, no son nulas, se ajustan a pleno derecho y no violentan normas legales en materia de propiedad industrial contenidas en la Decisión 344 como lo aduce la parte demandante en el escrito contentivo de la demanda instaurada contra la Superintendencia de Industria y Comercio”.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto aquéllas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 1 “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

Artículo 2 “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

Artículo 4 “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. En observación de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE PATENTE La norma comunitaria andina en materia de propiedad industrial no define qué es una invención, o en qué consiste una invención, limitándose a establecer los requisitos que debe cumplir el invento para poder obtener una patente.

En la medida en que la patente constituye un derecho de exclusiva, la norma comunitaria andina materia de análisis, en su artículo 1 establece requisitos taxativos y concurrentes para concederla: el invento debe ser novedoso, debe tener nivel inventivo y debe ser susceptible de aplicación industrial. Asimismo, las patentes pueden ser de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología. Señala la doctrina que una invención puede definirse como “una solución a un problema de la técnica, o más propiamente como una idea nueva que permite en la práctica la solución de un problema determinado en la esfera de la técnica” (LORENZINI, Jaime.

El régimen de propiedad industrial en la OMC. Conosur Ltda. Santiago: 2000, p. 124). Asimismo, que la invención ha sido considerada como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Segunda edición, Editorial Civitas.

Buenos Aires: 1993, p. 695). Por su parte, este Tribunal ha manifestado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria” (Proceso N° 21-IP-2000.

PATENTE: DERIVADOS DE BILIS HUMANA. G.O.A.C. N° 631 de 10 de enero de 2001). En este sentido, al tratar el tema de invenciones, el ordenamiento comunitario ha optado por precisar los requisitos de patentabilidad en los artículos 1 a 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. a) Novedad El requisito de novedad, establecido en el artículo 2 de la Decisión 344, exige que el objeto de la invención no esté comprendido en el estado de la técnica.

Al respecto, la norma comunitaria señala que el estado de la técnica incluye el conjunto de conocimientos técnicos accesibles al público (de manera oral o escrita) antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. De no ser nueva, se estaría concediendo un derecho de exclusiva injustificado; asimismo, se estaría privando a la colectividad de un bien que pertenece al patrimonio común. Con el objetivo de evitar esta situación, el legislador andino ha determinado la novedad mediante una presunción iuris et de iure, la misma que ha sido recogida de la doctrina en materia de propiedad industrial: “ si una regla técnica está comprendida en el estado de la técnica, se presume que no es nueva, sin que sea posible ninguna prueba para demostrar la novedad de semejante invención en el estado de la técnica” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos y otros.

La Modernización del Derecho Español de Patentes. Editorial Montecorvo S.A. Madrid: 1984. p.70). En este marco, este Tribunal ha manifestado que “ ( ) la invención, de producto o de procedimiento, deja de ser nueva si se encontrare al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan podido obtener, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión 344” (PROCESO N° 43-IP-2002.

PATENTE: Formulaciones de Peptidos Hidrosolubles de Liberación Retardada. G.O.A.C. No. 870 de 9 de diciembre de 2002). En conclusión, para verificar el requisito de novedad en la invención, el Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que debe observarse el siguiente conjunto de reglas: concretar la regla técnica aplicable a la solicitud de patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones; precisar la fecha, de la solicitud o de la prioridad reconocida, con base en la cual deberá efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica; determinar el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad; y hacer la comparación entre la regla técnica cuyo patentamiento ha sido solicitado y el estado de la técnica (Entre otros: PROCESO N° 43-IP-2002, ya citada; y PROCESO 6-IP-89.

PATENTE: Aparato de Sujeción. G.O.A.C. N° 50 de 17 de noviembre de 1989). b) Nivel Inventivo Este requisito se encuentra establecido en el artículo 4 de la Decisión 344 que determina que una invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, y si no ha derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Por tanto, se tendrá por cumplido el requisito cuando la invención no derive de manera evidente del estado de la técnica para un experto medio en la materia. El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención. En otras palabras, una invención puede ser nueva pero no reunir el requisito de altura inventiva por derivar de manera evidente del estado de la técnica.

Con el fin de verificar el cumplimiento del citado requisito será necesario, en consecuencia, analizar si, a juicio del experto, los conocimientos integrantes del estado de la técnica, anteriores a la fecha de la solicitud de patente, pueden conducir a la invención. Sin embargo, no podrá exigírsele que tenga en cuenta la totalidad de las solicitudes de patentes anteriores no publicadas, o que se publiquen con posterioridad a su examen.

Por ello, se ha indicado en la doctrina que, si bien dichas solicitudes se asimilan al estado de la técnica para enjuiciar la novedad, esta asimilación no debe llevarse a cabo para apreciar la actividad inventiva (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ibid. Ob. Cit. p. 87. Recogido en la sentencia del PROCESO N° 43-IP-2002, ya citada). El Tribunal se ha pronunciado sobre estos particulares en los términos siguientes: “Tal y como lo establece Gómez Segade (obra citada) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituyen “un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica”, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.

Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el “estado de la técnica”, en el primero, se coteja la invención con las “anterioridades” existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.

(PROCESO N° 12-IP-98. PATENTE: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA. G.O.A.C. No. 428 de 16 de abril de 1999). c) Aplicación Industrial La norma comunitaria en materia de propiedad industrial establece que la invención debe ser susceptible de aplicación industrial. A tal efecto, la doctrina ha señalado que la palabra industria “ debe interpretarse en el sentido más amplio posible, y no limitarla al sentido jurídico que se le dé en ciertas leyes especiales - en consecuencia, debe considerarse - toda actividad humana que se aplica sobre la naturaleza y la materia”.

(PACHÓN, Manuel. Manual de Propiedad Industrial. Editorial Temis. Bogotá: 1984. p. 18). Añade el mismo tratadista que si el objeto de la invención se puede fabricar, estamos frente a un producto, en cambio, si el objeto de la invención se puede utilizar, se trata entonces de una patente de procedimiento. (PACHÓN, Manuel. Ibid. Loc. Cit.) Finalmente, este Tribunal ha manifestado que la finalidad que se persigue mediante este requisito es que “ la invención constituya, además de un avance técnico, un aporte significativo en el desarrollo de la industria y de la actividad productiva en general, procurando de este modo beneficios económicos a quienes la exploten”.

(PROCESO N° 43-IP-2002, ya citada). Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: La normativa andina en materia de propiedad industrial establece que la patentabilidad de una invención, sea de producto o de procedimiento, se halla sometida a los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

Segundo: Por novedad, debe entenderse de acuerdo con el artículo 2 de la Decisión 344 que la invención no debe estar comprendida en el “estado de la técnica”, el cual abarca el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público que son accesibles por descripción oral u escrita o por cualquier otro medio que lo divulgue antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

Tercero: La invención cumplirá el requisito de nivel inventivo cuando no resulte evidente del estado de la técnica para un experto en la materia de que se trate, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. Y será susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser utilizado en cualquier actividad o en los servicios.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente sentencia dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO