PROCESO Nº 49-IP-2003 Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 82, literales a) y h); 83, literales a), d) y e); 84, literales a), b), c) y d); y, 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, de la República del Ecuador.
Proceso Interno Nº 5613-1998-LY. Actor: Sociedad PASTEURIZADORA QUITO S.A. Marca: VITAMASA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de julio del año dos mil tres. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literales a) y h); 83, literales a), d) y e); 84, literales a), b), c), d), y e); y, 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contenida en el Oficio Nº 365-TDCA-2S, remitido por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, de la República del Ecuador, con motivo del Proceso Interno N° 5613-1998-LY, oficio que fuera recibido el 29 de abril de 2003.
Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 18 de junio de 2003. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.
Las partes La demandante es la sociedad PASTEURIZADORA QUITO S.A. Los demandados son: el Director Nacional de Propiedad Intelectual del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca –hoy Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI)- y el Procurador General del Estado. Como tercero coadyuvante interviene la sociedad GRASAS UNICOL FIDEICOMISO MERCANTIL. 2.
Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos El 19 de mayo de 1993 la compañía OLEICA S.A. a través de su apoderado, presentó, ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, la solicitud de registro como marca del signo denominativo VITAMASA, Clase Internacional Nº 31 (Clase 31: Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbras frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta).
La sociedad PASTEURIZADORA QUITO S.A., presentó observaciones a la solicitud de registro de la marca VITAMASA, argumentando “que es legítima titular de los registros: VITALECHE y diseño Nº 2460-93, VITALECHE y diseño Nº 2459-93, VITALECHE y diseño Nº. 2461-93, VITAYOGURTH Nº. 2273-95, VITAMANTEQUILLA Nº 413-77, VITAQUESO Nº 415-77 y VITAHELADO Nº 414-77.
Todas en la Clase Internacional 29”. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 0966125 de 23 de septiembre de 1998, rechazó la observación planteada por PASTEURIZADORA QUITO S.A. y otorgó el registro como marca de VITAMASA a favor de OLEICA S.A. El 18 de agosto de 1997 se presentó ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, solicitud de transferencia de la marca VITAMASA, Nº 10686 a favor de GRASAS UNICOL FIDEICOMISO MERCANTIL; en tal virtud el 23 de noviembre de 1998, se expide el título de registro correspondiente a la marca VITAMASA, Nº 6225-98, a favor de GRASAS UNICOL FIDEICOMISO MERCANTIL. 2.2.
Fundamentos de la demanda La sociedad PASTEURIZADORA QUITO S.A., señala que el signo denominativo VITAMASA, no cumple con el requisito de distintividad que exige la Decisión 344 en su Art. 81 y la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 194, por lo cual no constituye marca. La demandante manifiesta que el signo denominado VITAMASA, es “legalmente irregistrable, por incurrir en las causales determinadas por el Art. 82 literales a) y h) de la decisión 344 y Artículo 195 literales a) y b); y por no constituir marca al tenor de los artículos 81 de la Decisión 344 y 194 de la ley de propiedad Intelectual, por inducir al engaño respecto de la procedencia de los productos o servicios que intenta proteger, tanto en los medios comerciales cuanto en el público consumidor.” Sostiene la actora que “es también legalmente irregistrable por vulnerar derechos de terceros: manifiesta que existen semejanzas entre el signo denominativo VITAMASA, y las marcas denominativas y mixtas registradas con anterioridad y que son propiedad de su representada”.
Manifiesta la demandante que “ la notoriedad alcanzada por las marcas propiedad de su representada al cumplir con los cuatro criterios establecidos en los Artículos 84 de la Decisión 344 y 197 de la Ley de Propiedad Intelectual obligan a la autoridad competente a brindarla(sic) protección legal a su favor en virtud de los registros marcarios correspondientes”.
Finalmente la sociedad PASTEURIZADORA QUITO S.A señala que “Al tenor del Art. 20 del reglamento a(sic) la Ley de Modernización del Estado, la Resolución Nº 0966125 de fecha 2 de septiembre de 1998 notificada el 23 de septiembre de 1998 que fue emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, constituye un acto violatorio a la ley”. 2.3.
Contestación a la demanda 2.3.1. Del Director Nacional de Propiedad Industrial El Director Nacional de Propiedad Industrial, en su contestación a la demanda manifiesta que “ Niega pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Me ratifico en la Resolución materia de la impugnación, pues la denominación solicitada no afecta derechos de terceros y cumple los requisitos dispuestos en el Art. 81 de la decisión 344 ”. 2.3.2.
Del Procurador General del Estado El Director Nacional de Patrocinio del Estado Encargado, Delegado del Procurador General del Estado, emite pronunciamiento, dentro del Juicio administrativo contencioso NC 5613, manifestando que “De conformidad con los artículos 346 y 349 de la Ley de Propiedad Intelectual, publicada en el Registro Oficial Nº 320 del 19 de mayo de 1998, El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es una persona jurídica de derecho público con patrimonio propio y autonomía, cuyo representante legal es el Presidente, por lo tanto, corresponde a su representante legal comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada”. 2.3.3.
Del Tercero Coadyuvante En calidad de tercero coadyuvante la compañía GRASAS UNICOL FIDEICOMISO MERCANTIL, mediante apoderado, niega que la resolución Nº 0966125 materia de la impugnación “contravenga las disposiciones de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, artículos 81,82 literales a) y h), 83 literales a),d) y e) en concordancia con los artículos 194, 195 literales a) y h) y 196 literales a), d) y e) de la Ley de propiedad Intelectual”.
El tercero coadyuvante, dentro de las excepciones presentadas señala que “La denominación VITAMASA en la Clase Internacional Nº 31 es perfectamente registrable ya que cumple con los requisitos intrínsecos y extrínsecos que exige la ley. Esta denominación es perceptible y capaz de distinguir en el mercado los productos producidos por GRASAS UNICOL FIDEICOMISO MERCANTIL de los productos producidos por terceros, por lo que es suficientemente distintiva y por tanto no podría causarse confusión al consumidor.
Por tanto, la denominación ya registrada VITAMASA cumple plenamente con los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 y 194 de la Ley de Propiedad Intelectual”.
CONSIDERANDO
Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que de acuerdo con la solicitud remitida por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81; 82 literales a) y h); 83 literales a), d) y e); 84 literales a), b), c) y d); y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
(…) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; ( )” Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro;
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; ( )” Artículo 84 Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
Artículo 93 “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.
Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344 define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”.
El mismo artículo señala los requisitos que debe cumplir un signo para ser registrado como marca, en este sentido dispone que: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”. El Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de estos requisitos como paso previo al registro de una marca, además de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que contemplan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.
La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión. Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.
La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro.
Consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Matías Alemán, Marco.
Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77). II. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS El artículo 82 de la Decisión 344 establece prohibiciones absolutas, para que un signo pueda ser registrado como marca. En este sentido, si se configura alguno de los supuestos taxativamente señalados en el referido artículo, el signo objeto de registro sería ineficaz como marca.
Las prohibiciones recogidas en el artículo 82 de la Decisión 344 impiden que un determinado signo acceda al régimen de protección que otorga el registro marcario. En el presente caso, de acuerdo con lo establecido en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344, el Juez Consultante deberá examinar si el signo en controversia cumple los requisitos del artículo 81 eiusdem, y si es que no está inmerso en la irregistrabilidad contemplada en el literal h) del artículo 82 de la referida Decisión 344, que prohíbe el registro de signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público.
III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS ENGAÑOSOS El literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 prohíbe que se puedan registrar como marca signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo de los productos o servicios.
La prohibición recogida en la mencionada norma es de alcance general, y se concreta ante la posibilidad de que el signo pueda engañar a los intermediarios comerciales o a los consumidores, sin que sea necesario que el engaño se produzca efectivamente. Marco Matías Alemán, señala con relación a la Irregistrabilidad de los signos engañosos, que ésta: “ obedece al interés del legislador en evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como sobre las bondades atribuidas a los mismos, lo cual como queda claro tiende a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores” (Matías Alemán, Marco.
Ob. Cit., p. 85). En reiterada jurisprudencia este Órgano Jurisdiccional ha sostenido que “el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error.
La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor” (Sentencias dictadas en el Proceso N° 35-IP-98, publicada en la G.O.A.C. N° 422, del 30 de marzo de 1999, marca: GLEN SIMON; y en el Proceso N° 38-IP-99, publicada en la G.O.A.C. N° 419, del 17 de marzo de 1999.
Marca: LEO). IV. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. DE LA COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. DEL RIESGO DE CONFUSIÓN. DE LA CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. DE LAS REGLAS DE COMPARACIÓN. DE LOS PREFIJOS DE USO COMUN. DE LA CONEXIÓN COMPETITIVA. Uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344 es prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial.
En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la misma, pueda inducir a los consumidores a error.
Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.
(Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien por otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.
(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). De esta manera, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza en que el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.
La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca.
En el presente caso, corresponde establecer si existe o no semejanza entre el signo que se pretende registrar y las marcas previamente registradas, cuya comparación habrá de hacerse cotejando sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que está destinado.
Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha determinado que la similitud visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.
En cuanto a la similitud conceptual, este Órgano Jurisdiccional ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.
De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, Breuer Moreno (Ibid. Loc. Cit) ha manifestado adicionalmente: "La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos" Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.
(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.
(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid. Loc. Cit.). Como lo ha señalado este Órgano Jurisdiccional, en otros procesos análogos, “En el caso de los signos denominativos cuya composición incluya prefijos, raíces, desinencias o sufijos que hayan pasado al uso común, el Tribunal tiene establecido que estas locuciones carecen de aptitud distintiva por haberse hecho genéricas y, en consecuencia, inapropiables; que, en efecto, nadie puede acaparar una raíz genérica, por lo que se deberá tolerar que otras marcas la incluyan, exigiendo siempre —la Autoridad encargada del examen de registrabilidad— que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario lo distingan suficientemente, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión; y que no cabría que una persona, propietaria de una marca contentiva de un prefijo de uso común, fundamente en este único hecho sus observaciones al registro de otro signo como marca.
Sobre este particular, la doctrina (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, pp. 183 y ss.) ha señalado lo siguiente: ‘Existe una tendencia generalizada a incluir en las marcas radicales o terminaciones, y hasta dibujos, que de alguna manera evoquen características del producto que van a distinguir. También es común que distintos fabricantes elijan una misma radical o una misma terminación porque simplemente hace más atractiva su marca.
Aquéllas por ser evocativas, y éstas cuando su uso es generalizado, hacen de dichas partículas elementos de uso común. No hay reglas establecidas respecto de la cantidad de marcas registradas que deben incluir una partícula, para que ésta sea considerada de uso común. Aunque así se la ha calificado por estar incluida en seis registros de distintos titulares.
Digo de distintos titulares porque si esas marcas pertenecen a uno o a unos pocos, no habría ese uso generalizado se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente ’. Por ello, el Tribunal ha decidido que la distintividad, en las marcas que contienen prefijos de uso común, deberá fundamentarse en las desinencias o sufijos que los acompañen” (Proceso 77-IP-2001.
G.O.A.C. N° 779 de 2 de abril de 2002. Marca: CHOCOVITOS). En el presente caso, el consultante deberá analizar la composición del signo VITAMASA para establecer, tomando en cuenta la naturaleza del prefijo VITA, si la segunda parte de la denominación (MASA) atribuye al conjunto distintividad suficiente. En el caso de autos, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.
En el presente caso, al pertenecer los productos en cuestión a diferentes clases, el consultante deberá analizar si se trata de un caso de conexión competitiva. Este Tribunal con relación al tema de la conexión competitiva ha señalado: “La doctrina ha planteado o elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa y Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas).
Ellos se sintetizan: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización. Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Mismos medios de publicidad. Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre los productos.
Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender en un lugar helados y muebles, que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación. e) Uso conjunto o complementario de productos. Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Partes y accesorios. La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final (motores y válvulas, pero no en caso de tornillos y carburadores). g) Mismo género de los productos.
Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir). h) Misma finalidad. Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. i) Intercambiabilidad de los productos.
Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable.” (Proceso 08-IP-1995. G.O.A.C. N° 231 de 17 de octubre de 1996. Marca: LISTER). Los criterios mencionados, deberán aplicarse simultáneamente y no en forma aislada, por el consultante.
V. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR REPRODUCCIÓN, IMITACIÓN, TRADUCCIÓN, TRANSCRIPCIÓN, O SIMILITUD CON UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y PRUEBA DE LA MARCA NOTORIA. Este Tribunal de Justicia, ha calificado como notoria, a la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo.
(Proceso N° 07-IP-96. G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997. Marca: REMAVENCA). Jorge Otamendi al respecto señala que “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen” (Otamendi, Jorge.
Ob. Cit., p. 341). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83, literal d) de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se ha solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, en el presente caso, por la mayor parte del sector de consumidores a que están destinados los bienes en referencia. Señala la norma comunitaria que la prohibición que contempla, será aplicable independientemente de la clase a la que pertenezcan los productos, tanto en los casos en que el uso del signo se destine a los mismos productos amparados por la marca notoriamente conocida, como en los casos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 83, literal e), eiusdem, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro—, con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, ya que lo que se busca es prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.
Es así que el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes” (Proceso N° 17-IP-2001. G.O.A.C. N° 674, de 31 de mayo de 2001. Marca: HARINA GALLO DE ORO; criterio tomado a su vez del Proceso N° 36-IP-99.
G.O.A.C. N° 504, de 9 de noviembre de 1999. Marca: FRISKIES). Con relación a la prueba de la notoriedad de la marca, este Órgano Jurisdiccional ha pronunciado que: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.
(Proceso N° 08-IP-95. G.O.A.C. N° 231, de 17 de octubre de 1996. Marca: LISTER). La notoriedad de la marca constituye un hecho que ha de ser probado teniendo como fuente, entre otros, los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.
VI. OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA. La Ley Comunitaria sobre Propiedad Industrial, establece en su artículo 93 la posibilidad de que quien tenga legítimo interés, presente observaciones al registro de marcas, y también que podrá presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular como quien solicitó primero el registro de esa marca, dentro de los 30 días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación. Una vez presentadas las observaciones, la Oficina Nacional competente, notificará al peticionario “ para que dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos ” (artículo 95).
Vencido ese plazo, la misma Oficina nacional competente decidirá la concesión o denegación del registro solicitado. El Tribunal por su parte ha señalado que “ el titular de la marca tendrá la facultad de impedir que en el comercio corran con ese mismo signo productos o bienes que puedan llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado exige en cuanto a la utilización de signos marcarios ” (Proceso N° 32-IP-96.
G.O.A.C. N° 279, de 25 de julio de 1997. Marca: DC’OS). Este derecho lo puede ejercer toda persona que tenga interés legítimo para presentar observaciones al registro de una marca, y constituye una garantía que otorga el Régimen Comunitario sobre Propiedad Industrial, al titular de la marca, para impedir que un tercero use un signo similar o igual al suyo y para que haga valer su derecho exclusivo de explotación de la marca y prevea los daños que le podría ocasionar la marca confundible con la suya.
Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Segundo: De acuerdo con el literal h) del artículo 82 de la misma Decisión, no son registrables los signos que puedan engañar a los medios comerciales o a los consumidores, respecto de la procedencia, la naturaleza o el modo de fabricación de los productos, puesto que ello atentaría contra la buena fe del consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia que debe prevalecer en el mercado de bienes y de servicios.
Tercero: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que esten destinadas a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error. Cuarto: La determinación del riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, derivará de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia y que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial.
Quinto: Para la comparación entre los signos en conflicto, deberá considerarse la ubicación de los productos que distingue la Clasificación Internacional de Niza, así como la conexión competitiva que pueda existir entre ellos, aunque pertenezcan a distintas clases. Sexto: La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.
La notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que, por tratarse de una cuestión de hecho, es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de los indicadores previstos en el artículo 84 de la Decisión 344. Séptimo: El propietario de una marca tiene derecho a impedir el uso del propio signo por un tercero, aplicado a distinguir productos o servicios también idénticos o semejantes.
Para ello está facultado, como interesado legítimo, para presentar observaciones que impidan el registro como marca de signos confundibles con la de su propiedad. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente sentencia realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.
Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO