PROCESO 48-IP-2003 — Comunidad Andina

PROCESO 48-IP-2003 Interpretación prejudicial del artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, e interpretación de oficio del artículo 83 literal b) de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

Nombre Comercial: BAGUETTE. Actor: PALPES, PASTIFICIOS ALPES S.A. Proceso interno Nº 5566-98-MP. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los seis días del mes de agosto del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, a través de su Presidente Doctor Luis Berrazueta Erazo, recibida en este Tribunal en fecha 28 de abril de 2003, relativa a los artículos 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 191, 192 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con motivo del proceso interno Nº 5566-98-MP.

El auto de veinticinco de junio del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1.

Partes en el proceso interno La demanda es presentada por la compañía PALPES PASTIFICIOS ALPES S.A. es demandada la compañía PAN BAGUETTE S.A. 2. Hechos En la solicitud del consultante no se encuentra la relación de los hechos, pero en base a la demanda y al escrito de la audiencia de conciliación y contestación de la demanda, se desprende que: La compañía PALPES, PASTIFICIOS ALPES S.A. ha utilizado el nombre comercial BAGUETTE desde hace más de 20 años, signo que ha servido de distintivo de los establecimientos de comercio llamados PANADERIAS BAGUETTE.

El nombre comercial BAGUETTE ha coexistido en el país, por lo menos 20 años “como activo de la Empresa Productos Alimenticios Baguete y luego PALPES PASTIFICIOS ALPES S.A.” en Quito y en Guayaquil a nombre del señor Walter Zunino y en lo posterior a nombre de Pan Baguette S.A.. La compañía PAN BAGUETTE S.A. ha instalado en la ciudad de Quito una panadería con el nombre BAGUETTE., hecho que causaría confusión en el público consumidor, razón por la cual la demandante plantea el procedimiento verbal sumario. 3.

Fundamentos jurídicos de la demanda La actora indica que la compañía PALPES, PASTIFICIOS ALPES S.A. es propietaria del nombre comercial BAGUETTE “en virtud de que ha utilizado dicho nombre por más de 20 años en forma pública, notoria, ininterrumpida y de buena fe, dentro del territorio comprendido en la ciudad de Quito y otras ciudades de la Sierra ecuatoriana”, por lo que el nombre comercial BAGUETTE ha servido de signo distintivo de los establecimientos de comercio llamados PANADERIAS BAGUETTE.

Manifiesta que “han coexistido en el país el nombre comercial ‘BAGUETTE’, en Quito, como activo de la Empresa Productos alimenticios Baguette, luego PALPES PASTIFICIOS ALPES S.A., y en Guayaquil, a nombre del señor Walter Zunino y en lo posterior a nombre de Pan Baguette S.A.. Esta compañía jamás ha abierto un local en la ciudad de Quito, respetando la coexistencia regional”.

Pero sin embargo, “en violación a los derechos de la compañía, Pan Baguette S.A. ha instalado en la ciudad de Quito, una panadería con el nombre BAGUETTE hecho que definitivamente va a causar confusión o engaño en el público consumidor sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación y las características de los productos que se expendan bajo un mismo nombre comercial, más aún si se toma en consideración el prestigio y la excelencia de los productos que fabrica PALPES, PASTIFICIOS PALPES S.A ”.

La demandante, después de citar normas nacionales y comunitarias sostiene que “el nombre comercial ‘BAGUETTE’ por expresa disposición legal está protegido sin necesidad de registro y el derecho al uso exclusivo nace precisa y exclusivamente de su utilización pública, notoria, continua y de buena fe por más de 20 años en el comercio y dentro de un determinado territorio ”.

Indica que según la doctrina la protección se concede contra actos ilegales de terceros que consiste en la utilización del mismo nombre o de otro que se confunda con él, o de una marca similar a un nombre comercial, si esta utilización puede ocasionar confusión en el público. Asimismo sostiene que “la coexistencia del nombre comercial BAGUETTE, que no ha generado dicha confusión, en razón de que las compañías que utilizan este nombre están apartadas entre sí, y por lo tanto, cada una tenía un campo o territorio de comercialización, también se vería afectado por esta invasión de territorio, lo cual ocasionaría graves perjuicios a mi representada”.

Finalmente la actora dice “demando en juicio verbal sumario a la compañía Pan Baguette S.A. a que (sic) en sentencia se ordene la cesación de los actos violatorios, el comiso definitivo de los aparatos y medios empleados para el cometimiento de la infracción, la indemnización de daños y perjuicios, la reparación de los efectos generados por la violación del derecho y el valor de costas procesales”. 4.

Escrito de la audiencia de conciliación y contestación a la demanda En audiencia de conciliación y contestación a la demanda, de 28 de noviembre de 2000, el representante de la compañía Pan Baguette contesta la demanda del proceso verbal sumario, deduciendo las siguientes excepciones: (i) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho “será obligación de la parte actora probar los hechos que ha propuesto afirmativamente esto es que fue la Compañía Pan Baguet S.A.(sic) la que abrió el local en controversia reservándonos por nuestra parte el derecho a presentar las pruebas de descargo que consideremos pertinentes”;

(ii) reconviene a la Compañía PALPES, PASTIFICIOS ALPES S.A., “para que declare con lugar el pago de los daños y perjuicios que le causen a su representada además reconviene que se declare con lugar el pago de una indemnización pecuniaria a título de reparación por la Empresa haber (sic) sufrido daño moral ”; (iii) se declare el abandono de la presente causa por la defensa.

En la misma audiencia el defensor de la parte actora expone: (i) se ratifica en todos los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; (ii) que la reconvención propuesta por la Compañía Pan Baguette S.A. es ilegal e improcedente, lo mismo que la solicitud de abandono propuesta no tiene fundamento alguno; (iii) abrir la causa a prueba por el término legal además de concederle un término prudencia para legitimar su intervención. Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 128 de la Decisión 344 y 191, 192 y 193 de la Decisión 486, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);

Que el consultante si bien omite el informe sucinto de los hechos y realiza únicamente un resumen de los argumentos de la demanda y del escrito de la audiencia de conciliación y contestación a la demanda, sin embargo, dicha omisión fue subsanada en base a los documentos acompañados a la solicitud de interpretación. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto y con lo expresamente requerido por el Tribunal Consultante, el Tribunal procederá a la interpretación de las normas comunitarias referidas al caso concreto, por lo tanto corresponde interpretar la norma contenida en el artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no interpretará los artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 por no ser aplicables al caso y de oficio interpretará el artículo 83 literal b) de la indicada Decisión y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, cuyos textos son: Decisión 344 “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En el caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

( )” Decisión 486 Disposiciones transitorias “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

I. APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO EN EL TIEMPO RELACIONADO CON LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMEA DE LA DECISIÓN 486 Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, de acuerdo con el principio de irretroactividad, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de sus efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior como en materia procedimental, de conformidad a la disposición transitoria primera de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena precedentemente transcrita.

Resulta oportuno para dilucidar los aspectos relativos a la aplicación de la ley comunitaria en el tiempo, precisar la terminología relacionada con este tipo de situaciones, así el profesor Marcial Rubio Correa señala que: “Aplicación inmediata de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquél en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquélla que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquélla que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia”.

(Rubio, Marcial. Título Preliminar. Para Leer el Código Civil, Vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p. 57 y ss). Sobre este tema el Tribunal ha sostenido: “El problema de aplicación de las normas en el tiempo supone una disyuntiva entre la seguridad jurídica y la innovación legislativa. Por tal motivo, para solucionar esta contrariedad, la teoría jurídica brinda diversas posibilidades, entre las que destacan dos: - La teoría de los derechos adquiridos que se apoya en la seguridad jurídica que debe otorgar todo sistema jurídico.

Se entiende por derechos adquiridos aquellos que han entrado en el dominio de su titular y que no pueden ser modificados por normas posteriores, porque se estaría haciendo aplicación retroactiva de ellas. - La teoría de los hechos cumplidos que se basa en el carácter innovador de las normas. Se prefiere aquí la aplicación inmediata de las normas antes que la ultra actividad de las normas derogadas.

Para ello se parte del hecho que las leyes posteriores deben suponerse mejores que las anteriores”. (Proceso 44-IP-2000, marca: BELMONT EXTRA SUAVE etiqueta, aprobada el 30 de abril de 2003). Respecto a este tema Francesco Messineo dice: “La teoría que tiende a afirmarse cada vez más, es la teoría llamada de los hechos pasados (facta praeterita), o hechos consumados, esto es, situaciones ya maduradas.

Esta teoría ha sido formulada diciendo que el juez no puede aplicar la nueva norma a hechos pasados (consumados). Una aplicación semejante realizará el juez (arbitrariamente), si desconoce las consecuencias ya verificadas del hecho pasado y solo porque el hecho del cual dependen aquellas consecuencias no es conforme a la norma nueva. A la inversa, se debe considerar que está consentida la aplicación de la nueva norma (retroactividad), siempre que las consecuencias del hecho consumado sean consideraras en sí mismas y se pueda prescindir de la valoración de ese hecho consumado; o sea, siempre que no sea necesario asumir el hecho consumado como presupuesto de tales consecuencias”.

(Messineo, Francesco. “Manual de Derecho Civil y Comercial”, Tomo I, Traducción Sentis Melendo, VII Edición, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1969). Este Tribunal también ha señalado que “ la Disposición en referencia contempla la aplicabilidad inmediata, de la norma sustancial posterior, a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prorrogas de tal derecho A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”. (PROCESO 38-IP-2002. MARCAS: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, G.O.A.C No. 845 de 1 de octubre de 2002). II. EL NOMBRE COMERCIAL, SU PROTECCIÓN, SU USO Y SU PRUEBA La Decisión 344 en su artículo 128 protege, aunque no define, al nombre comercial.

No obstante se puede indicar que nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. Con base en este artículo se ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores.

De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro” (Proceso 45- IP-98, marca: IMPRECOL, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000).

El tratadista Baylos Corroza ha manifestado que “La misión del nombre comercial es permitir la distinción entre la empresa que se sirve de el y otras empresas de las que necesita ser diferenciada. Ahora bien, esas otras empresas no son, ni necesitan serlo, todas las que comparecen en el mercado; sino única y exclusivamente aquellas que deben reputarse rivales; las que se dedican a un tipo de actividad idéntica o semejante a la designada”.

(Baylos Corroza, Hermenegildo: “Tratado de Derecho Industrial”; Madrid, Editorial Civitas S.A., p. 829). Conforme a la disposición establecida en el artículo 128 de la Decisión 344, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva solamente de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo.

Sin embargo, “Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios y la actividad que el nombre ampara”.

Por tanto, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. (Proceso de Interpretación Prejudicial Nº 3- IP-98; caso “BELLA MUJER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 338 de 11 de mayo de 1998). Este Tribunal también ha manifestado que “ en consonancia con el Convenio de París (artículo 8), la Decisión 344 establece que la protección del nombre comercial se reconoce en los Países Miembros sin necesidad de depósito o registro; pero, conforme al artículo 128 de ésta, si una legislación interna contemplare un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del propio texto comunitario para el régimen de marcas, así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro.

Para el Tribunal existe armonía entre ambas normas, las cuales deben ser interpretadas en función del principio de la protección del nombre comercial sin necesidad del cumplimiento de formalidades registrales, de manera que cualquier registro de un nombre comercial tiene un carácter facultativo y no obligatorio, y se establece, en consecuencia, a los fines meramente declarativos.

(Proceso Nº 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL). III. LA CONFUNDIBILIDAD ENTRE NOMBRES COMERCIALES Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. La confundibilidad que es la posibilidad de confusión se puede producir por la identidad o semejanza de los signos con relación a los productos o servicios que se comercializan a través de la actividad económica que amparan y que pueden inducir a error o a engaño al consumidor.

Por tanto de existir identidad o semejanza entre los nombres comerciales podría darse el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda el uno con el otro, en relación a los productos o servicios producidos o comercializados por la actividad económica que cada uno ofrece y distingue. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los nombres comerciales en disputa, tanto entre sí como en relación con la actividad económica distinguidas por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 83, buscan fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se utilicen como nombres comerciales, los signos que sean idénticos o semejantes a otro ya registrado, ya solicitado para registro, o en uso personal, continuo, real y efectivo pertenecientes a diferentes personas. El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, pero relacionada con una actividad económica efectuada en un establecimiento comercial, por cuya razón, se debe tener presente lo indicado por este Tribunal Comunitario en el sentido de que, un signo que pretenda ser registrado pero que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será lo suficientemente distintivo, constituyendo “una de las prohibiciones para otorgar el registro.. la existencia de similitud o semejanza con el nombre comercial protegido, siempre que ésta pueda inducir al público a error” (Proceso Nº 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL), en consecuencia se puede asumir -contrario sensu-, que una prohibición para otorgar el registro a un nombre comercial sería la existencia de semejanza o identidad al punto de producir confusión con una marca o un nombre comercial anteriormente registrados o solicitados para registro, o en uso personal, continuo, real, efectivo y público.

Respecto a la irregistrabilidad contenida en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, cabe puntualizar que se prohíbe el registro de signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido siempre que puedan inducir al público a error. De lo indicado se desprende, que la prohibición de registro presupone la existencia de un nombre comercial protegido, conforme a lo previsto en la normativa comunitaria prevista en el artículo 128 de la Decisión 344 y que el derecho al nombre comercial, conforme a lo previsto en este artículo emerja como consecuencia de su registro o de su uso efectivo.

En relación a este tema, el Tribunal ha indicado que: “De existir identidad o semejanza entre el signo y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo ”.

(Proceso 5-IP-2003 de 12 de marzo de 2003, marca: EAN INTERNATIONAL mixta). Además el Tribunal ha sostenido que, el nombre comercial en relación con una marca que en este caso deberá ser apreciado con relación a otro nombre comercial “para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara” (Proceso 3-IP-98, ya citado).

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

(Proceso 82-IP-2002, ya citado). Sobre el supuesto de identidad entre dos signos, el Tribunal ha observado que: “ las dos denominaciones son idénticas, concepto que desplaza a la similitud, no aplicándose en este caso las reglas y criterios para establecer la confundibilidad pues la identidad ‘descarta toda regla para establecer una comparación diferenciada entre los dos signos’ (Proceso 17-IP-96), pudiéndose establecer dicha identidad ‘prima facie con certeza total mediante el simple cotejo ’”.

(Proceso 56-IP-2003, aprobado el 25 de junio de 2003, marca: IQA mixta, citando al proceso 8-IP- 1998, publicado en la G.O.A.C. Nº 338, de 11 de mayo de 1998, marca: HERMES). El Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si un signo o un nombre comercial es confundible con otro, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la actividad económica que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no solo sean idénticos sino que tengan por objeto la misma actividad económica el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. Las situaciones jurídicas concretas dentro del ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Sin embargo, si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica concreta nacida bajo el imperio de la norma anterior como en materia procedimental.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a los ya cumplidos. Si la norma sustancial vigente en la fecha de la solicitud de registro de una marca o de un nombre comercial fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, será la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

SEGUNDO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. De conformidad con el artículo 128 de la Decisión 344, en caso de que la legislación interna de los Países Miembros contemplare un sistema de registro para el nombre comercial, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de marcas así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro.

TERCERO: En atención a que el derecho sobre el nombre comercial puede emerger tanto de su registro como de su uso real, continuo, efectivo y público, para efectos de la prioridad sobre el mismo se observará el principio de primero en el tiempo primero en el derecho. En el caso de existir identidad o semejanza entre nombres comerciales de distinto titular, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios producidos o comercializados a través de la actividad económica que pretende amparar uno de ellos con relación al otro, el nombre comercial en cuestión no será suficientemente distintivo produciendo confusión entre los consumidores, con relación al que demuestra prelación en el uso, según el mencionado principio.

CUARTO: La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 5566-98-MP, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO