PROCESO 80-IP-2003 Interpretación prejudicial del artículo 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación de oficio de los artículos 13 literal d) y 21 de la misma Decisión. Actor: NEUTROGENA CORPORATION.

Patente: “COMPOSICIONES DE PANTALLA SOLAR DE RADIACION ULTRAVIOLETA QUE EXHIBEN UNA MEJORADA PROTECCION CONTRA LA RADIACION ULTRAVIOLETA”. Proceso interno Nº 7160. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil tres. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 18 de agosto del año 2003 se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 4 de septiembre del año 2003. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes Actúa como demandante la sociedad NEUTROGENA CORPORATION, siendo demandada la Nación colombiana, representada por el Superintendente de Industria y Comercio. 1.2 Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la sociedad NEUTROGENA CORPORATION plantea que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 20121, de 24 de agosto del 2000, mediante la cual la mencionada Superintendencia ordenó archivar la solicitud de privilegio de patente para la invención denominada “COMPOSICIONES DE PANTALLA SOLAR DE RADIACION ULTRAVIOLETA QUE EXHIBEN UNA MEJORADA PROTECCION CONTRA LA RADIACION ULTRAVIOLETA”, y; - Nº 31438, de 30 de noviembre del 2000, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición planteado, la aludida Dependencia confirmó la Resolución anterior.

Solicita, adicionalmente, que como restablecimiento del derecho se ordene a la mencionada Superintendencia, que continúe con el trámite de concesión de patente para la invención solicitada. 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 7 de enero de 1999, la sociedad NEUTROGENA CORPORATION presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la mencionada Superintendencia, solicitud de protección de patente para la invención denominada “COMPOSICIONES DE PANTALLA SOLAR DE RADIACION ULTRAVIOLETA QUE EXHIBEN UNA MEJORADA PROTECCION CONTRA LA RADIACION ULTRAVIOLETA”. - El 2 de febrero de 1999, la mencionada Superintendencia, mediante auto 0287, requirió al solicitante que complemente su solicitud. - El 29 de marzo del mismo año, la sociedad solicitante de la patente dio respuesta al pedido, dándose atención únicamente a las observaciones de carácter jurídico. - El 24 de agosto del 2000, la misma Dependencia expidió la Resolución Nº 20121, por medio de la cual ordenó archivar la aludida solicitud de privilegio de patente. - La sociedad NEUTROGENA CORPORATION interpuso recurso de reposición contra la resolución emitida. - El 30 de noviembre también del año 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición, expidió la Resolución Nº 31438 por medio de la cual confirma la Resolución Nº 20121, quedando así agotada la vía gubernativa. b) Escrito de demanda La sociedad NEUTROGENA CORPORATION por medio de apoderada manifiesta, que presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud de patente para la invención “COMPOSICIONES DE PANTALLA SOLAR DE RADIACION ULTRAVIOLETA QUE EXHIBEN UNA MEJORADA PROTECCION CONTRA LA RADIACION ULTRAVIOLETA”, Dependencia que mediante auto Nº 0287, de 2 de febrero de 1999, requirió complementaciones de carácter técnico y jurídico, atendidas mediante memoriales del 26 de febrero de 1999 y, de 29 de marzo del mismo año. Afirma la actora que la Administración se equivocó en la emisión de la resolución Nº 20121, pues “antes de ordenar el archivo de la solicitud de patente, la Superintendencia de Industria y Comercio habría tenido que publicar la solicitud, advirtiendo la existencia de defectos formales.” Sostiene, así mismo, que “no se le permitió la posibilidad de subsanar la omisión en que incurrió al no presentar los aspectos técnicos de su solicitud, y se le castigó con el archivo de la misma, violándose el principio de imparcialidad, pues en casos similares sí se ordenó la publicación previa a la formulación de observaciones.” Alude la violación de artículos de la Constitución Política y del Código Contencioso Administrativo de Colombia, argumentando que “…es claro que archivar la solicitud de patente de mi mandante por no haberse adecuado mi respuesta a los aspectos técnicos y proceder, como en otros casos, a no rechazarlas, ni a negarlas ni a archivarlas sino, por el contrario, a ordenar la publicación de la solicitud previas las observaciones técnicas pertinentes … es evidentemente violatorio no sólo de la mencionada circular sino también del principio de imparcialidad a que hemos hecho referencia.” c) Contestaciones a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, aduce que en sus actuaciones no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora.

Argumenta que se efectuó el examen de los requisitos formales y que como consecuencia de ello, se concedió a la actora un término de treinta días hábiles para completar lo requerido por la División de Nuevas Creaciones. Manifiesta que la demandante dio “únicamente cumplimiento a las observaciones de carácter jurídico, pero sin complementar lo relacionado con la solicitud en debate presentando una reivindicación clara que definiera en forma precisa el objeto materia de protección, además de complementar lo concerniente a la prioridad reivindicada como lo reconoció la propia parte demandante, como se demostró plenamente de la actuación administrativa surtida por la oficina nacional competente.” Recalca que “la sociedad demandante no dio cumplimiento al requerimiento formulado en el auto 0287 del 2 de febrero de 1999, en el término legal en que era oportuno hacerlo, siendo procedente la aplicación de lo dispuesto en el artículo 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.”, sosteniendo adicionalmente, que las resoluciones expedidas “no son nulas, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial.” Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial requerida ha sido formulada con base en lo dispuesto por el artículo 61 de la Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No obstante esta imprecisión, el Tribunal ha resuelto atender el requerimiento formulado, sólo en consideración de que los cambios introducidos por la Decisión 500 no alteran los requisitos estatutarios exigidos por el anterior artículo 61, los cuales, en esencia, se mantienen en el actual artículo 125 de la aludida Decisión. En la solicitud formulada, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina, se presenta un informe sucinto de los hechos considerados relevantes para la interpretación y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de oficio Nº 1415, de 16 de junio del 2003, la interpretación prejudicial del artículo 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual este Organo Comunitario procede a atender el requerimiento formulado, considerando conveniente extender esa interpretación prejudicial, de oficio, al artículo 13 literal d) y al artículo 21 de la misma Decisión, de cuyos alcances y desarrollos derivan los efectos establecidos en el artículo 22, determinación institucional fundamentada en lo previsto por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia de lo expresado anteriormente, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 ( ) “Artículo 13.- Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener: ( ) “d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente;

( ) “Artículo 21.- Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Decisión.” “Artículo 22.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.

“Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud”. 4. PATENTABILIDAD Según lo dispuesto por el artículo 1 de la Decisión 344, para que un invento sea considerado patentable debe ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. 5.

REQUISITOS Y CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE PATENTE Los artículos 13 y 14 de la Decisión 344 establecen las formalidades que deben reunir las solicitudes de patente; el primero fija los requisitos que deben satisfacer aquellas, en tanto que el segundo precisa los documentos que deben ser anexados. En efecto, el artículo 13 de la Decisión 344 dispone que “las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente ”.

Adicionalmente, en el literal d) de ese artículo se determina, que las solicitudes deben contener, entre otros requisitos: una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante patente. En consecuencia con lo anterior, las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas.

Su fundamento radica pues, en la eficiente descripción que se realice del invento, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella. Conocido con claridad lo que se pretende patentar, la autoridad competente determinará si el invento es o no patentable. El incumplimiento de los requisitos analizados, establecidos por el artículo 13, puede ocasionar, de conformidad con el inciso final del mismo, que la oficina nacional competente no admita la solicitud, ni le fije fecha de presentación.

6. EXAMEN FORMAL Y OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION Examen formal de la solicitud El artículo 21 de la Decisión 344 consagra la obligación de realizar un examen de forma por parte de la oficina nacional competente, respecto de las solicitudes que hubieren sido admitidas a trámite, es decir, de aquellas que hayan sido analizadas previamente de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del artículo 13.

Ese examen consiste en la verificación de que la solicitud cumpla efectivamente con todos los requisitos exigidos por el artículo 13 y que, además, hayan sido anexados a la misma, los documentos requeridos por el artículo 14. Al respecto este Tribunal ha manifestado: “… las consecuencias que apareja el incumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 13, consisten en que —como fue indicado supra, y como lo ha venido sosteniendo este Tribunal— la oficina nacional competente no admitirá la solicitud, ni le fijará fecha de presentación; en tanto que de no cumplirse con las exigencias del artículo 14, le corresponde a la oficina nacional competente pero ya con motivo del posterior examen de los requisitos formales, en acatamiento de lo previsto en el artículo 21, formularle observaciones para que las responda en el plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación, en concordancia con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 22.

Finalmente, si habiendo expirado este plazo el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los requisitos formales (entre ellos los del artículo 14), es cuando podría considerarse abandonada la solicitud, siempre en los términos del segundo párrafo del artículo 22.”.[1] Ha dicho el Organismo, adicionalmente, que: “… lo procedente es que la Oficina Nacional Competente no admita la solicitud pero tampoco debe rechazarla y más bien debería informar al peticionario la causa de la paralización o no admisión de la solicitud, para que corrija el defecto y luego entrar a admitirla y seguir con el trámite dispuesto por los artículos 21, 22 y 23, que señalan el análisis del trámite o procedimiento para el estudio de los requisitos formales, y dentro de dicho trámite hacer el estudio de los requisitos dispuestos en el artículo 14.

“Y continúa: “Si la administración en su primer estudio de forma, en el que analiza únicamente los requisitos del artículo 13, encuentra que éstos no han sido cumplidos, paraliza el trámite de la actuación, pero le informa esa circunstancia al peticionario para que si a bien lo tiene corrija las deficiencias. Si el peticionario no las corrige, su solicitud continuará paralizada, no se admite a trámite y no se asigna fecha de presentación, pero no puede declararse el abandono, pues para esta primera etapa del examen formal, prevista implícitamente en el citado artículo 13, no se contempla tal figura (la del abandono), lo cual es obvio, pues una solicitud ante la administración se perfecciona cuando es admitida a trámite, por cuanto de lo contrario resulta inane.

“Ahora, si en esa primera fase del examen la administración entiende que se cumplieron los requisitos del artículo 13, pero no los del 14, debe de todas formas admitir a trámite la solicitud y requerirle al peticionario que los subsane y sólo si éste no lo hace, debe declarar el abandono. (Artículo 22)". (Interpretación prejudicial 28-IP-98, G.O. Nº 398, del 22 de diciembre de 1998).

Subrayado de la presente sentencia.”[2] Formulación de observaciones a la solicitud de Patente El artículo 22 de la Decisión 344 determina, que si del examen formal realizado por la Oficina Nacional Competente resulta que la solicitud no cumple los requisitos exigidos por el artículo 21, debe esa instancia gubernamental formular las observaciones correspondientes, “a fin de que el peticionario presente respuestas a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de 30 días hábiles a la fecha de notificación, plazo que puede ser prorrogable por una sola vez y por un período igual sin que la solicitud pierda su prioridad” El artículo en referencia considera claramente, la posibilidad de que una solicitud no cumpla los requisitos formales establecidos en los artículos 13 y 14 de la Decisión, dando lugar a que la Oficina Nacional Competente formule las correspondientes observaciones.

Este Tribunal ha expresado, a ese respecto, que frente a observaciones propuestas por la Autoridad Competente, puede el solicitante “ asumir dos posiciones: bien, abstenerse de contestarlas o, por el contrario, comparecer y presentar las observaciones que estime pertinentes o complementar los antecedentes materia del reparo”.[3] La falta de respuesta a las observaciones formuladas o la no complementación de los antecedentes y de los requisitos formales, lleva a que la solicitud pueda ser considerada abandonada.

Abandono de la solicitud Acerca del abandono de una solicitud de patente, este Organismo ha sostenido lo siguiente: "El silencio del peticionario ocasiona que la solicitud se considere abandonada sin necesidad de declaración. "La comparecencia ante la oficina nacional competente y la consecuente ….. complementación de antecedentes puede producir dos situaciones jurídicas con diversas consecuencias.

"La primera, de carácter positivo, surge cuando el solicitante satisface los reparos formulados por la oficina nacional competente, en cuyo caso la solicitud y el extracto de la descripción del invento y de las reivindicaciones solicitadas serán publicadas 'por una vez en un órgano de publicación adecuado' ” (Art. 23 de la Decisión 344).

Y, la "segunda situación —negativa— se produce cuando el solicitante, a pesar de haber ….. complementado los antecedentes, no satisfizo los reparos formulados. En este último caso la oficina nacional competente considerará abandonada la solicitud sin necesidad de declaración, según el mandato contenido ”. (Art. 22 de la Decisión 344).

“Para estos efectos, la Administración debe hacerle conocer al solicitante que no satisfizo los requerimientos, y por lo tanto, se considera abandonada su solicitud, sin que el peticionario pueda formular nuevos reparos. Tampoco se podrá conceder un nuevo plazo para que subsane las omisiones observadas en la solicitud o para que envíe cualquier antecedente que se hubiere omitido ”.[4] Una vez culminadas las etapas referidas, se llevará a cabo el examen definitivo sobre patentabilidad, del cual dependerá la concesión o no de la patente que corresponda a la solicitud que se analice.

El examinador debe allegar todos los elementos de juicio posibles, pues en la medida en que sean más los instrumentos de análisis, más objetivo y mejor será el pronunciamiento final; de no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos por terceros, el examen de fondo se torna definitivo. En el caso de que no se reúnan los elementos necesarios para un mejor análisis dentro del plazo determinado en la Decisión, se declarará abandonada la solicitud, sin necesidad del examen definitivo.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Los artículos 13 y 14 de la Decisión 344 establecen formalidades para el trámite de solicitudes de patente que son de obligatorio cumplimiento y, que deben ser observadas por el peticionario para que su solicitud pueda ser admitida por la Oficina Nacional Competente. 2.

A la mencionada Dependencia le corresponde, luego de recibir una solicitud, verificar si élla reúne todos los requisitos exigidos por la Decisión 344, examen que deberá extenderse a sus anexos. De no acompañarse los documentos exigidos, la Autoridad deberá sin embargo admitir a trámite la solicitud, a reserva de proceder en una fase posterior, al examen de forma regulado por los artículos 21 y 22, sin que el incumplimiento de tales requisitos pueda ser motivo de rechazo o de inadmisión de la misma. 3.

El examen exigido por el artículo 21 de la Decisión 344 implica un análisis de los aspectos formales, sin que recaiga por tanto sobre cuestiones de fondo. 4. Si al realizar el aludido examen, la Oficina Nacional Competente considera que la solicitud no cumple los requisitos exigibles, debe formular las observaciones respectivas, a fin de que el peticionario dé respuesta a las mismas, o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles –prorrogables por un período igual- siguientes a la notificación. El silencio respecto de tales observaciones acarreará que la solicitud se considere abandonada.

A igual conclusión conducirá el hecho de que el solicitante no proceda a complementar, cuando se le exija, los antecedentes o los requisitos formales correspondientes. 5. La Oficina Nacional Competente será responsable, en todo caso, acerca de la aceptación o del rechazo de las observaciones o respecto de la aprobación o de la denegación de una solicitud.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 7160, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al mencionado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada de esta sentencia. Remítase además copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Claudio Sosa Voysest MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Proceso 47-IP-99, sentencia de 4 de octubre del 2000.

Patente: “RETENCION DE COLLAR PARA NUCLEO FLEXIBLE DE UNA LINTERNA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Proceso 47-IP-99, sentencia de 4 de octubre del 2000. Patente: “RETENCION DE COLLAR PARA NUCLEO FLEXIBLE DE UNA LINTERNA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 47-IP-99, sentencia de 04 de octubre del año 2000.

G.O. Nº 617, de 7 de noviembre del 2000. Caso: patente "RETENCION DE COLLAR PARA NUCLEO FLEXIBLE DE UNA LINTERNA". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 34-IP-95, sentencia de 28 de noviembre de 1997, G.O.A.C. Nº 318, de 26 de enero de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA