PROCESO 82-IP-2003 Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2, 4 y 28 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación de oficio de los artículos 27 y 29 de la misma Decisión. Actor: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY.

Patente: “COMPUESTOS FARMACEUTICOS NOVEDOSOS DE 5-(2-IMIDAZOLINILAMINO) BENCIMIDAZOL, UTILES EN EL TRATAMIENTO Y LA PREVENCION DE DESORDENES RESPIRATORIOS, OCULARES E INTESTINALES”. Expediente interno 6753. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito el primer día del mes de octubre del año dos mil tres. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente, doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 22 de agosto del año 2003 se ajustó plenamente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 24 de septiembre del año 2003. 1.

ANTECEDENTES 1.1 Partes Actúa como demandante la firma THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. 1.2 Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la firma THE PROCTER & GAMBLE COMPANY solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 04741, de 29 de febrero del 2000, mediante la cual la mencionada Superintendencia negó la concesión de privilegio de patente para la invención denominada “COMPUESTOS FARMACEUTICOS NOVEDOSOS DE 5-(2- IMIDAZOLINILAMINO) BENCIMIDAZOL, UTILES EN EL TRATAMIENTO Y LA PREVENCION DE DESORDENES RESPIRATORIOS, OCULARES E INTESTINALES”, y; - Nº 13856, de 30 de junio del 2000, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición planteado, la aludida Dependencia confirmó la Resolución anterior.

Adicionalmente, pretende que, como restablecimiento del derecho, se ordene a la mencionada Superintendencia que conceda el privilegio de patente para la invención solicitada. 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos b. El 4 de enero de 1995, la firma THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, por intermedio de Apoderada, presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para el otorgamiento de patente para el invento denominado “COMPUESTOS FARMACEUTICOS NOVEDOSOS DE 5-(2-IMIDAZOLINILAMINO) BENCIMIDAZOL, UTILES EN EL TRATAMIENTO Y LA PREVENCION DE DESORDENES RESPIRATORIOS, OCULARES E INTESTINALES”. b. El 10 de agosto de 1999, mediante auto Nº 2616, la aludida Superintendencia solicitó la realización de un estudio técnico relativo a la patentabilidad del invento, del que se concluyó que los documentos US4398028.9, de 9 de agosto de 1983;

WO92/04345, de 19 de marzo de 1992 y, WO92/02515, de 20 de febrero de 1992 afectaban la novedad y el nivel inventivo del compuesto para el cual fuera solicitada la patente, demostrándose así, que el objeto reivindicado no cumplía los requisitos establecidos en los artículos 1 y 2 de la Decisión 344. b. El 11 de noviembre del mismo año, la firma THE PROCTER & GAMBLE COMPANY dio respuesta al auto Nº 2616. b. El 29 de febrero del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio, emitió la resolución Nº 04741, por medio de la cual negó la concesión de privilegio de patente para la invención solicitada. b. La firma THE PROCTER & GAMBLE COMPANY interpuso recurso de reposición contra la resolución emitida. b. El 30 de junio del año 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición, expidió la Resolución Nº 13856 por medio de la cual confirmó la Resolución Nº 04741. b) Escrito de demanda La firma THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, por medio de apoderada, presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud de patente para la invención: “COMPUESTOS FARMACEUTICOS NOVEDOSOS DE 5-(2-IMIDAZOLINILAMINO) BENCIMIDAZOL, UTILES EN EL TRATAMIENTO Y LA PREVENCION DE DESORDENES RESPIRATORIOS, OCULARES E INTESTINALES”, a la que le correspondió el expediente administrativo Nº 95000254.

Manifiesta que la aludida Dependencia, mediante auto Nº 2616, de 10 de agosto de 1999, requirió criterio de examinadora técnica respecto de la patentabilidad del invento, fijando para ese propósito un término de tres (3) meses; concepto técnico oportunamente atendido, concluyéndose en el mismo que el objeto reivindicado no cumplía los requisitos establecidos en los artículos 1 y 2 de la Decisión 344.

Afirma la actora, por otra parte, que mediante escrito de 11 de noviembre de 1999, dio respuesta al auto Nº 2616, proporcionando argumentos de tipo técnico que en su opinión desvirtuaron las objeciones de la examinadora respecto de la falta de novedad y de nivel inventivo del compuesto materia de la solicitud. Estima, además, que la Administración se equivocó al expedir las resoluciones Nº 04741 y Nº 13856, pues con dichos actos se viola artículos de la Constitución Política y del Código Contencioso Administrativo de la República de Colombia, así como normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Al referir la violación de los artículos 1 y 2 de la Decisión 344 sostiene, que “…si un determinado elemento, proceso, operación, mecanismo, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica, no quiere decir que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad.”. Manifiesta que “… la jurisprudencia y la doctrina señalan que en el ámbito de las patentes de invención es casi imposible que los inventores no partan, de una forma u otra, de los conocimientos y de la técnica existente para mejorarla, enriquecerla, modificarla, complementarla, adaptarla a través de medios ya conocidos, pero que por un proceso creativo o inventivo novedoso dan como resultado productos que tienen características y propiedades novedosas e inexistentes en el estado de la técnica.” Alude la violación del artículo 4 de la misma Decisión, argumentando que “el compuesto farmacéutico que pretende proteger mi mandante tiene altura inventiva puesto que éste, junto con sus características técnicas novedosas (tales como selectividad periférica mejorada, poco o ningún efecto en el sistema nervioso central y no causante de hipotensión), NO es obvio ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica.

Tanto es así, que hasta la fecha de la presentación de la mencionada solicitud no se conocían compuestos farmacéuticos que tuvieran exactamente los mismos componentes y las mismas propiedades y efectos que los compuestos reivindicados por mi mandante.” Asevera que “realizó exhaustivos estudios para llegar a la conclusión, no obvia, por cierto, de que su compuesto daba solución a problemas tecnológicos no resueltos por elementos existentes en el estado de la técnica antes del 4 de enero de 1995…” y, también, que “…es evidente que tendrán que apoyarse en conocimientos comúnmente utilizados en dicho campo.

Esto no significa que el invento carezca de nivel inventivo, pues para nadie había sido obvio que la utilización de técnicas similares resultaría en la creación de la composición inédita y que resuelve problemas técnicos no resueltos antes del 4 de enero de 1995.”. Expresa, finalmente, que la Administración no aplicó el artículo 28 de la Decisión 344 que “permite a las oficinas nacionales competentes hacer uso de informes de expertos y organismos científicos o tecnológicos idóneos para que emitan una opinión sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de una invención.”, considerando por ello que se ha incurrido en violación de la aludida norma. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio dio contestación a la demanda, argumentando que en sus actuaciones no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora y que se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia de patentes, garantizando de esa manera el debido proceso y el derecho de defensa.

Afirma que el examen de fondo realizado de la solicitud, “… permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención“ y, sostiene, que “la solicitud de patente fue negada por falta de nivel inventivo en razón de que los compuestos son conocidos, los principios activos metalaxilo y benalaxilo presentan sus isómeros S y R igualmente conocidos, dando como resultado una mezcla racémica que en un arte anterior se muestra como un portador para proporcionar una composición funguicida, razón que llevó a determinar que la composición reivindicada carece de nivel inventivo.”.

Expresa, finalmente, con relación a la aplicación del artículo 28 de la Decisión 344, que “…la Administración cuenta con personal técnico para rendir los conceptos que sean necesarios e indispensables sobre la materia.” Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional, como lo es en este caso la jurisdicción consultante. La consulta ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 de la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la mencionada Comunidad, por tanto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina, se presenta un informe sucinto de los hechos considerados relevantes para la interpretación y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio del oficio Nº 1416, de 16 de junio del 2003, la interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 4 y 28 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual este Organo Comunitario procede a atender el requerimiento formulado, considerando conveniente llevar a cabo, también, la interpretación prejudicial, esta vez de oficio, de los artículos 27 y 29 de la misma Decisión, determinación adoptada al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, con el objeto de precisar lo atinente al trámite de concesión de patentes en esta parte. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado anteriormente, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 CAPITULO I DE LAS PATENTES DE INVENCION SECCION I DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

“Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. “El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

“Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

“Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. SECCION IV DEL TRAMITE DE LA SOLICITUD (…) “Artículo 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable”.

“Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada.” “Artículo 28.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre novedad, nivel inventivo, y aplicación industrial de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de cualquiera de las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros o de terceros países.” “Artículo 29.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente.

Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.” 4. PATENTABILIDAD La Jurisprudencia ha sostenido algunos conceptos en torno a lo que es considerado como invención, entre los cuales puede relievarse aquel según el cual “la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”. [1] Este Tribunal ha sostenido que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’-, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria” (Sentencia dictada en el expediente N° 21-IP-2000, del 21 de octubre de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 631, del 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”).

5. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 344. Según lo dispuesto por el artículo 1 de esa Decisión, para que un invento sea considerado patentable debe ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.

Novedad de la Invención. Aunque los tres requisitos determinados por el aludido artículo 1 deben concurrir de consuno para conferirle a la invención el carácter de patentable, el énfasis recae en la novedad; condición acerca de la cual el profesor Daniel Zuccherino manifiesta, que un invento es novedoso, “cuando la relación de causa efecto, entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido”.

Según lo establecido en el artículo 2 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, debiendo destacarse que el estado de la técnica es el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Este concepto está estrechamente relacionado con la divulgación de la patente y principalmente con su novedad, puesto que es ésta la que fundamentalmente se constituye en base del estudio de las características o condiciones innovadoras del invento. En aplicación de lo expresado, el Tribunal ha sostenido que la invención, de producto o de procedimiento, deja de ser nueva si la misma se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión en referencia. En este marco, se ha llegado a establecer las siguientes reglas, como determinantes de la existencia o no de novedad en un invento: “a) Concretar cual es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.

“b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. “c) Determinar cual es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. “d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.”[2] Nivel Inventivo.

El artículo 4 de la Decisión 344, al referirse al nivel inventivo manifiesta, que éste se considera que existe “si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”. Según el tratadista Gómez Segade, el inventor debe acreditar los méritos que le tornen al invento susceptible de ser amparado por una patente; en tal sentido, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye “un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica”, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica le posibilitará alcanzar tal propósito.

Es decir que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotarle al examinador técnico de un elemento que le permita concluir que a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos existentes en ese momento dentro del estado de la técnica, con lo cual la invención se constituye en un “paso” más allá de lo existente.

En consecuencia, el nivel inventivo se configura en consideración de dos elementos: a) el estado de la técnica y, b) la persona experta en la técnica en cuestión. “El estado de la técnica es el conjunto de elementos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la patente, “El experto en la técnica es una figura ficticia a la que se recurre con el propósito de obtener un parámetro objetivo que permita distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no lo es.

Se tratará de una persona normalmente versada en el ámbito tecnológico a que se refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos es más elevado en comparación con el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Se busca la figura de un técnico de conocimientos medios, pero no especializados”[3].

El mismo autor antes mencionado ha dicho: “Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas También existe la posibilidad de que el resultado sea conocido, pero se llegue a él a través de nuevos medios.

El titular de una patente no tiene el derecho de evitar que un tercero obtenga el mismo resultado por medios distintos”[4].

6. TRAMITE DE SOLICITUDES DE PATENTE Examen de fondo de la solicitud En las Secciones III y IV del Capítulo I de la Decisión 344, se encuentran establecidas las normas de procedimiento para la obtención de Patentes de Invención. En la Sección IV, se determinan las concernientes al “Trámite de la Solicitud” y, entre ellas, los artículos 27, 28 y 29 que son objeto de la presente interpretación por parte de este Tribunal.

Con ese propósito, el Organismo considera conveniente confirmar integralmente el pronunciamiento institucional que respecto del Capítulo IV de la referida Decisión fuera plasmado en la sentencia pronunciada en el Proceso 12-IP-98; interpretación concretada en los siguientes términos: “ para este Tribunal es oportuno referirse al procedimiento o trámite que se prevé en la Sección IV, del Capítulo I, de la Decisión 344: “De la lectura de los artículos 21 a 29 de la Decisión 344, se desprende el procedimiento a seguir por parte de la Oficina Nacional Competente de cada uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina: “1.

La Oficina Nacional Competente, una vez admitida a trámite la solicitud, deberá revisar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación, si se han cumplido los requisitos formales que se señalan en la Decisión 344, más exactamente los contenidos en la Sección III del Capítulo. (Artículo 21º). “2. Hecho el examen de forma anterior, la Oficina Nacional Competente determinará si la solicitud cumple o no con los requisitos, y en caso de no haber cumplido con ellos se le requerirá por una sola vez al solicitante para que complemente su solicitud o responda a las observaciones que le haga la propia Oficina, respuesta que deberá darse por parte del solicitante dentro del término legal de treinta días hábiles, plazo que podrá ser prorrogado tan solo una vez, por un período igual y sin que pierda su prioridad.

Finalizado el plazo sin contestación alguna por parte del solicitante, se declarará abandonada la solicitud. (Artículo 22º). “3. Terminado el examen de forma que se haga a la solicitud, y si éste es favorable, la Oficina Nacional Competente publicará el aviso correspondiente dentro de 18 meses contados a partir de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad que se haya reivindicado.

Publicación que está revestida de carácter público y por ende podrá ser consultada. (Artículos 23º y 24º). “4. Una vez publicada la solicitud de patente, quien se crea con legítimo interés para oponerse a las pretensiones de patentabilidad de la invención publicada, podrá presentar observaciones fundamentadas, por una sola vez dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación. En este aparte, la ley comunitaria quiere exigir observaciones debidamente fundamentadas e incluso faculta a los Países Miembros para castigar a los terceros que presenten observaciones temerarias.

(Artículo 25º). “5. Si se llegare a presentar observaciones fundamentadas que pretendan desvirtuar los requisitos de patentabilidad de la solicitud publicada, la Oficina Nacional Competente debe notificar al solicitante, para efectos de que dentro de treinta días hábiles, contados a partir de su debida notificación (término prorrogable por una sola vez y por el mismo tiempo) “haga valer, si lo estima conveniente, sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención…”, facultándole la norma comunitaria para que incluso cambie la modalidad de la solicitud (por ejemplo, la convierta en solicitud de modelo de utilidad), fraccione su solicitud en dos o más solicitudes, etc. de conformidad con los artículos 17, 18, 19 y 20 de la Decisión 344.

(Artículo 26º). “6. Una vez concluida esta etapa del trámite, es decir, vencidos los plazos previstos, la Oficina entrará a determinar si la solicitud es o no patentable. Durante este examen de fondo se pueden presentar dos posibilidades, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la Decisión 344 que corresponde juzgar, según su criterio, a dicha oficina, con el control posterior del juez contencioso - administrativo: - Que exista la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros. - Que se necesiten datos o documentación adicionales o complementarios.

“En uno y otro caso prevé la norma la obligación de la Oficina Nacional Competente de requerir por escrito al solicitante para que “…dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.” En este sentido, del tenor literal de la norma en mención, se desprende que si nos encontramos en el primer caso, es decir cuando exista la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros, deberá el solicitante estar en condición de hacer valer sus argumentos y aclaraciones que desvirtúen tal posible vulneración, o de presentar la información o documentación que sean necesarias a juicio de la Oficina Nacional Competente.

En este último caso deberá entenderse que “la información o documentación necesarias” requeridas por la Oficina Nacional Competente deben relacionarse directamente con la materia de la solicitud que se estudia, puesto que en esta etapa procesal se encuentra precisamente el primer análisis de fondo, del cual podrá determinarse si se sigue adelante con el análisis técnico del examinador de patentes o por el contrario se declarará abandonada la solicitud (artículo 27) por carecer la Oficina, precisamente, de elementos de juicio suficientemente objetivos y completos que le permitan continuar adelante con el análisis y estudio de patentabilidad que prevé la Decisión 344.

(El subrayado es del Tribunal). “De esta forma quiso el legislador andino dotar al examinador de patentes de un elemento adicional para que pueda emitir un juicio objetivo que permita garantizar la eficacia del trámite de patentes y por ende resguardar los intereses generales del Régimen Común de Propiedad Industrial y del Acuerdo Subregional de Integración Andina.” “Con esta norma se abre la posibilidad de que las Oficinas Nacionales Competentes se nutran de mayores elementos objetivos de juicio y puedan continuar adelante con su labor de ejecutores primarios de las normas de propiedad industrial, labor que reviste máxima dedicación y cuidado.

“Además el legislador andino dispuso en el artículo 28 de la Decisión 344, que la Oficina Nacional Competente podrá requerir el informe de expertos o peritos técnicos para que emitan su concepto sobre los requisitos de patentabilidad previstos en las normas andinas de propiedad industrial sobre la invención contenida en la solicitud que analiza, facultad discrecional de las Oficinas Nacionales Competentes, pero que complementa lo dicho en el artículo 27 y así permite interpretar de mejor manera la intención del legislador andino, cual es la de dotar de elementos objetivos al examinador de patentes, a fin de enriquecer su apreciación con abundantes fundamentos técnicos y de cumplir con la finalidad de las normas comunitarias.

“7. Una vez culminadas las anteriores etapas del trámite, se entrará al examen definitivo de patentabilidad, del cual dependerá la aceptación o no de la patente de invención para la solicitud que se analice. En este sentido conviene advertir que el legislador andino al referirse en el artículo 27 al “examen de fondo” y en el artículo 29 al “examen definitivo” cabalmente quiso que durante el trámite que se suscite en las Oficinas Nacionales Competentes se distinga entre uno y otro para el caso de presentarse los supuestos previstos en el artículo 27 (vulneración de derechos o documentación complementaria) toda vez que para llegar a una final y acertada decisión y aplicación de la norma comunitaria de patentes, el examinador debe allegar todos los elementos de juicio posibles, pues en la medida en que sean más los instrumentos de análisis, más objetivo y mejor será el pronunciamiento final; de no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos de terceros, el examen de fondo deviene en definitivo.

“De esta forma, hecho el examen definitivo, si éste es favorable, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan pasado favorablemente dicho examen y si por el contrario, luego de revisar todos esos elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad se negará la patente de invención para la solicitud que se estudie; en el caso de que no se alleguen los elementos necesarios para un mejor análisis, dentro del plazo de tres meses, se declarará abandonada la solicitud, precisamente sin que exista el examen definitivo, el cual no puede darse por la carencia de los requisitos establecidos por el artículo 27.” [5] Este Tribunal considera de suma importancia la realización de los exámenes formales y de fondo, para que la Autoridad Competente llegue a constituir un criterio absolutamente claro respecto del otorgamiento o no de la patente de invención solicitada, pues la ausencia de alguno de éllos podría ocasionar que la solicitud no sea admitida a trámite, o que habiéndolo sido, no pueda concluir en una decisión de mérito.

Se recalca también que es de suma importancia la aplicación del artículo 28 de la Decisión 344, materia especial de la presente interpretación, ya que la información proporcionada por el solicitante debe ser verificada por la Oficina Nacional Competente, de forma tal que no quede duda alguna acerca de la patentabilidad del respectivo invento, por medio de la utilización de todos los medios posibles a su alcance, siendo el informe sobre el estado de la técnica la pieza más importante en el procedimiento de concesión de patentes.

Con base en los antecedentes expuestos: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Toda invención, para recibir la protección de una patente, debe cumplir los requisitos expresadamente determinados por el artículo 1º de la Decisión 344; esto es, ser novedosa, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. 2.

La novedad de la invención a que alude el artículo 2º de la misma Decisión, exige que el invento no esté comprendido en el “estado de la técnica”, situación o status constituido por el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público, accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o en su caso, como determina la norma, de la prioridad reconocida. 3.

El artículo 4º de la Decisión 344 señala claramente lo que debe ser considerado como “nivel inventivo” por parte de una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención debe constituirse en un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la “no obviedad”, según el cual la invención no debe derivar, de manera evidente, del estado de la técnica en un momento dado. 4.

Las normas de trámite o de procedimiento deben ser observadas a cabalidad por las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros, o por el juez respectivo, en su caso; el no hacerlo constituiría una violación del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo establece la Decisión 344. 5. El artículo 27 de la Decisión 344 consagra que el examen de fondo de una solicitud de patente tiene por objeto determinar si la invención es o no patentable.

Cuando a juicio de la Oficina Nacional Competente, esa pretensión conlleva una posible vulneración, total o parcial, de derechos de terceros o, requiera de información adicional para el análisis de fondo, deberá exigir al solicitante la presentación de ésta. 6. La Oficina Nacional Competente deberá hacer uso de todo criterio técnico en materia de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención respectiva, al igual que está facultada para solicitar informes de expertos, opiniones de las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros o de terceros países, conforme lo establece la norma contenida por el artículo 28 de la Decisión 344. 7.

En el trámite de solicitudes de patentes de invención deberá distinguirse, necesariamente, el examen de fondo del examen definitivo, según lo dispuesto por el artículo 29 de la Decisión 344. Realizado este último y si fuere favorable, le corresponderá a la Oficina Nacional Competente otorgar el título de patente. En el caso de ser parcialmente favorable, se otorgará ese título sólo respecto de las reivindicaciones aceptadas.

Si fuere desfavorable, se denegará la solicitud. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 6753, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al mencionado Consejo de Estado mediante copia sellada y certificada de esta sentencia. Remítase además copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Claudio Sosa Voysest MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] OTERO LASTRES, José Manuel.

Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001. CORPIC. Pág. 45 cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”. Madrid 1969, pp. 73 y siguientes. [2] Proceso 12-IP-98. Sentencia de 20 de mayo de 1998.

G.O.A.C. Nº 428 de 16 de abril de 1999. Patente: “Composiciones detergentes compactas con alta actividad celulosa”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Zuccherino Daniel. “Marcas y Patentes en el Gatt”. Ed. Abeledo Perrot. pág.: 153. [4] Zuccherino Daniel. “Marcas y Patentes en el Gatt”. Ed. Abeledo Perrot. pág.: 150. 1997. [5] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 12-IP-98. Sentencia de 20-V-98. En G.O.A.C. Nº 428 de 16-IV-99.