PROCESO 104-IP-2003 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina e interpretación de oficio de los artículos 81, 83 literal a), 89 de la Decisión 344, y disposición transitoria primera de la Decisión 486, con fundamento en la solicitud proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Expediente Interno No. 7319. Actor: “SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED”. Marca: “BSCH” (mixta). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y nueve días del mes de octubre del año dos mil tres, en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por medio del Magistrado consultante doctor Camilo Arciniegas Andrade.
VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. Tomando en consideración: 1.
ANTECEDENTES 1.1. Las partes: La demanda se presenta por la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED y es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2. Objeto de la demanda. Con el ejercicio de la acción de nulidad el actor pretende que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones: ( La N° 20428 de 25 de agosto de 2000, mediante la cual, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, negó el registro de la marca BSCH (mixta y combinación de colores) para distinguir servicios de la Clase 36;
( La Nº 31168 de 30 de noviembre de 2000, a través de la cual, la misma División, resolvió el recurso de reposición interpuesto y confirmó la Resolución Nº 20428 citada; y ( La Nº 09630 de 29 de marzo de 2001, por la cual, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la referida Resolución Nº. 20428, la cual fue confirmada.
Como consecuencia de la nulidad impetrada y a título de restablecimiento del derecho, solicita que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca BSCH (mixta y combinación de colores). Narra el demandante que el 2 de diciembre de 1999, solicitó el registro de la marca BSCH (consistente en un rectángulo de mayor base y menor altura cuyo segmento izquierdo va en color rojo –pantone 032- y el derecho en color azul –pantone 295- y al centro del rectángulo la marca “BSCH” en color blanco) para distinguir servicios de asesoramiento en la dirección de negocios; ayuda y consulting; preparación de estadísticas sobre negocios; mantenimiento de libros, contabilidad y auditorias; análisis de costo, investigaciones de mercado y estudios; cotización de valores; publicidad; servicios de una agencia de importación y exportación, servicios comprendidos en la Clase 35 de la de la Clasificación Internacional de Niza, no habiéndose presentado observaciones con respecto a ella.
El registro se negó argumentando la existencia de la marca BOSCH (mixta) para distinguir servicios de la misma clase a favor de la sociedad ROBERT BOSCH GMBH, considerando que al ser comparada ésta con la marca solicitada, resultan confundibles. Asimismo, el actor afirma que las sociedades titulares de las marcas en discusión, firmaron un acuerdo a nivel mundial, para la coexistencia de los signos BSCH y BOSCH, dentro del cual se incluyó la Clase 36, y expone que radicó oportunamente un escrito de modificación a la solicitud, limitando los servicios a distinguir con el signo pedido en registro, exclusivamente a: “Servicios de cambio de divisas; servicios de compensación; servicios propios de una sociedad cooperativa de crédito; servicios de inversión de compañías holding; servicios de brokerage en relación con acciones, bonos y títulos de propiedad; servicios de trustee; emisión de cheques de viaje, tarjetas de crédito y cartas de crédito; análisis financieros; servicios bancarios; servicios de inversión de capitales; gestión de deudas y agencias de crédito; servicios fiduciarios, de financiación de leasing, y de préstamos; servicios de valoración y dirección de propiedades inmobiliarias; servicios de cajas de depósito” ‘Excluyendo expresamente’ “servicios de seguros médicos”.
Agrega que “A la solicitud de modificación se anexó el recibo de la tasa respectiva y se presentó en el formulario único de correcciones y modificaciones, de acuerdo a lo establecido en las normas vigente”. Considera que se violaron los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión, vigente al momento de expedirse los actos denegatorios del registro, aun cuando la solicitud fue presentada en vigencia de la Decisión 344.
Indica que las letras BSCH corresponden a la sigla Banco Santander Central Hispano que es uno de los nombres que identifica al grupo, y que la marca solicitada cumple con los presupuestos consagrados en el artículo 134 de la Decisión 486, y alega que “el signo BSCH (mixta y combinación de colores) permite en forma inconfundible distinguir, identificar y singularizar los servicios de la clase 36 evitando la confusión o la posibilidad de confusión”.
Manifiesta que no existe confusión desde el punto de vista ortográfico, fonético ni conceptual, ya que cada signo distingue servicios que aunque están comprendidos en la misma clase 36 son muy específicos, y tienen destinos también muy específicos y concretos. Dice que se aprecia que al determinar que los signos son confundibles y consecuentemente negar el signo BSCH (mixta y combinación de colores), no se tuvo en cuenta la estructura de las palabras de cada signo, se omitió la combinación de colores de la marca solicitada, las objetivas diferencias en su pronunciación, escritura y el altísimo grado conceptual de cada signo. Finalmente sostiene que existe un acuerdo de coexistencia entre Banco Santander S.A. y su subsidiaria Santander Investment Bank Ltd. y Robert Bosch GMBH, celebrado el 26 de diciembre de 2000, en el que “Robert Bosch GMBH acuerda no oponerse a y a retirar cualquier oposición presentada en España y/o en el extranjero contra el registro de la marca ‘BSCH’ ”, el cual no fue tenido en cuenta por la Superintendencia. 1.3.
Contestación de la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda solicita no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante por carecer de apoyo jurídico. Asevera que con la expedición de las resoluciones impugnadas no se incurrió en violación de normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa bajo la cual se expidieron dichos actos.
Indica que “es claro e inequívoco que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente, en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, constituyéndose en el régimen legal que debía adoptar la Oficina Nacional Competente en materia de marcas al momento de la expedición de los actos administrativos en mención”.
Argumenta, basándose en jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado y por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que “efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca BSCH solicitada por la sociedad Santander Investment Limited frente a la marca BOSCH, registrada a favor de la sociedad Robert Bosch GMBH se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos ”.
Reitera que la marca BSCH no cumple con los requisitos establecidos en la Decisión 344, pues no es suficientemente distintiva, lo que puede conllevar a confusión al público consumidor y concluye que “los actos administrativos acusados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio no son nulos, por el contrario se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes sobre marcas..”. 2.
NORMAS A SER INTERPRETADAS. En ejercicio de lo autorizado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y por el 126 de su Estatuto, el Tribunal no interpretará las normas solicitadas por el juez consultante e indicadas como infringidas en el memorial de demanda, esto es, los artículos 134, 136 literal a), y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en atención a que no son los aplicables al caso, toda vez que la solicitud de registro de marca se presentó el 2 de diciembre de 1999, fecha en la que regía para estas materias la Decisión 344.
Como consecuencia de ello se procederá a interpretar de oficio, los artículos 81, 83, literal a) y 89 de la Decisión 344, así como la disposición transitoria primera de la Decisión 486, que son, a juicio del Tribunal, las aplicables al caso. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas. DECISION 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 83 “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a).
Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error.” Artículo 89 “El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios.
Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. La oficina nacional competente podrá en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados” DECISIÓN 486 DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.” 3.
CONSIDERACIONES. Toda vez que de conformidad con las normas del Tratado de Creación y del Estatuto, el Tribunal es competente, procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con los requisitos para el registro de marcas; la confundibilidad y sus implicaciones respecto del registro de marcas; clases de marcas y reglas para la comparación; acuerdos de coexistencia; modificaciones a la solicitud de registro; aplicación de la ley en el tiempo. 3.1.
Aplicación de la ley en el tiempo De la solicitud de interpretación prejudicial y de los anexos correspondientes al proceso interno No. 7319, se desprende que la solicitud de registro del signo BSCH fue presentada durante la vigencia de la Decisión 344 por lo que esta norma es la que debe ser aplicada dentro de la presente interpretación. La disposición transitoria primera de la Decisión 486 explica que “Todo derecho válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión se regirá por las disposiciones aplicables a la fecha de su otorgamiento ”.
Al hablar la norma comunitaria de derecho válidamente concedido, se esta frente a lo que la doctrina denomina derechos adquiridos, los que no pueden ser vulnerados con una aplicación retroactiva de la norma comunitaria. Los derechos adquiridos son los que pertenecen a su titular y de los cuales nadie puede privarlo, no podrán ser alterados por ninguna ley, si fueron concedidos en legal forma, o como explica la norma comunitaria en forma válida.
Se entiende por validez lo siguiente: Por principio general una nueva norma no altera o modifica los hechos producidos antes de su vigencia, esto es lo que se llama la irretroactividad de la ley, que es consecuencia de la seguridad jurídica, uno de los fines del derecho. Al respecto se comenta: “Este principio lógico es también de orden moral.
Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”. [1] “La irretroactividad de la ley es una garantía de seguridad y estabilidad de los derechos” [2] El tiempo ejerce influencia en las relaciones jurídicas, por esto al expedirse una norma nueva sobre cierta materia, ésta regirá sobre los hechos que se produzcan durante su vigencia, y en virtud del principio de ultra actividad de la ley, la norma anterior continuará rigiendo los hechos ocurridos cuando estaba en vigor.
La ley rige, por lo general, para lo futuro o venidero, no obstante que por excepción, se le pueda conferir efecto retroactivo cuando de modo particular y expreso así se haga constar. La aplicación de la ley en el tiempo, tiene los siguientes efectos: diferido, inmediato, y retroactivo. El primero explica que debe transcurrir un determinado tiempo antes de la entrada en vigencia de la norma; el efecto retroactivo existe cuando la norma nueva modifica situaciones anteriores al momento en que entró en vigencia; y el efecto inmediato se da cuando se aplica la norma nueva a todos los hechos que se produzcan después de su vigencia. Este Tribunal sobre el tema en sentencias anteriores ha realizado las siguientes consideraciones: “Marcial Rubio Correa señala que: “Aplicación inmediata de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquél en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquélla que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquélla que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia”.
(Rubio, Marcial. Título Preliminar. Para Leer el Código Civil, Vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p. 57 y ss).” [3] “A pesar del peligro que entrañan en el terreno jurídico las analogías, las cuales, las más de las veces, confunden en mayor medida que aclaran, podemos afirmar que las leyes, al igual que las personas, tienen una existencia temporal.” [4] “ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de … anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o … de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.[5] 3.2.
Los requisitos para el registro de marcas: La marca es un bien inmaterial que tiene por finalidad diferenciar los productos y servicios de los demás que existen en el mercado, por lo que posee gran importancia económica para el empresario; por esta razón la norma comunitaria establece mecanismos que protegen el interés del titular marcario y también los del consumidor.
Los requisitos para el registro de marcas, se establecen en el artículo 81 de la Decisión 344; éstos guardan relación con las funciones que cumple la marca, y consecuentemente, garantizan a su titular el derecho al “ius prohibendi” contra el registro de marcas que sean similares o idénticas, con el fin de que el público no incurra en confusión. Ellos son: La distintividad, que funge como el requisito que asegura el cumplimiento de la función principal de la marca, facilitando la elección de los bienes que el consumidor desea adquirir; la marca le otorga a la mercadería su individualidad, ya que a través de ella un bien es reconocido y distinguido de los otros similares que se ofertan en el mercado y que al decir de Otamendi, "… permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie.
Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados".[6] La perceptibilidad es la condición que permite a la marca ser apreciada por medio de los sentidos una vez que ésta se materializa y toma la forma de una cosa tangible o “corpus mechanicum”, pasando del campo subjetivo a la realidad, característica que ha llevado al profesor Fernández Novoa a manifestar que: “ para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” [7] La susceptibilidad de representación gráfica consiste en la posibilidad de descripción material del signo, utilizando para ello diferentes medios tales como: palabras, gráficos, colores, etc; siendo factible reproducir la marca ilimitadamente y de modo simultáneo en varios lugares, archivarla, publicarla y compararla.
Es indispensable la presencia conjunta de estos requisitos como paso previo al registro de una marca; además el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 3.3. La Confundibilidad y sus implicaciones respecto del registro de marcas. La normativa comunitaria prohíbe el registro de los signos que afecten el derecho de terceros, cuando en la hipótesis del literal a) del artículo 83 proscribe el registro de los que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
El Tribunal sobre esta prohibición ha manifestado: la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.[8] La marca, como se dijo, debe ser distintiva a fin de evitar la confusión y es por ello que la norma comentada señala que basta la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.
El riesgo de confusión puede darse sobre la base de los siguientes supuestos: que exista identidad entre los signos en disputa y entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.
La confusión es directa cuando la semejanza conduce al comprador a adquirir un producto creyendo que está comprando otro; es indirecta cuando el consumidor atribuye erróneamente a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Existe similitud visual cuando entre los signos a compararse se observa parecido en cuanto a letras, sucesión de vocales, longitud de palabras, número de sílabas y raíces o terminaciones iguales; de igual modo se hablará de semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.
La similitud fonética, depende de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso según el tipo de marca. En cuanto a la similitud conceptual, la doctrina ha señalado que esta se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.
A voces de la Enciclopedia Jurídica Omeba, “La confusión provoca denegatoria de la inscripción, aunque no exista oposición, si estima la autoridad pertinente que la misma es evidente, y aunque exista la posibilidad de producirse, porque en este caso está velando por la honestidad de las relaciones comerciales.” [9] 3.4. Clases de marcas y reglas para la comparación entre ellas.
En lo referente al examen comparativo de las marcas es importante señalar que se deben observar tanto los signos en disputa como los productos o servicios a protegerse, ya que la marca no protege al universo de productos sino a los que se han señalado en la solicitud respectiva. El artículo 83 literal a) señala que el titular de una marca podrá hacer valer sus derechos cuando un tercero pretenda obtener el registro de un signo similar o semejante, para los mismos productos de una misma clase o para “productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
Los signos denominativos o verbales, utilizan expresiones formados por una o varias letras, palabras o números, que integran un todo pronunciable, dotado no siempre de significado conceptual. Los signos gráficos son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas y se apreciarán a través del sentido de la vista.
La marca mixta está compuesta por un elemento denominativo, es decir, una o varias letras y un elemento gráfico que puede formarse por una o varias imágenes; dentro de este conjunto marcario existe un elemento principal y uno accesorio, que percibidos en conjunto, asocian una idea en el consumidor que le permite diferenciarla de las demás marcas que coexisten en el mercado.
En el cotejo de marcas mixtas se deben analizar los elementos, que las conforman para determinar cual es la parte que produce mayor impacto en la mente del consumidor; se debe establecer si resalta lo denominativo o lo gráfico y de este análisis resultará un elemento característico y un elemento accesorio. El registro de la marca mixta supone la protección del signo en su totalidad y no simplemente la de sus elementos, denominativo y gráfico, por separado.
La doctrina considera que el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más representativo, por la fuerza expresiva propia de las palabras; sin embargo puede ocurrir que el elemento principal sea el gráfico, que resaltará por su tamaño, color y colocación; éste será de mayor importancia cuando el signo es figurativo o evocativo de un concepto.
Si al comparar marcas mixtas resulta que en una de ellas resalta como elemento principal el denominativo y en la otra el elemento gráfico o viceversa, podría llegar a concluirse que no se presenta el riesgo de confusión. De todas formas el examinador deberá tomar en cuenta, en lo que sea pertinente, los criterios que, elaborados por la doctrina han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
"Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. "Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. "Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas" [10]. La primera regla es considerada por la doctrina como de mayor importancia, y explica que el cotejo debe realizarse en conjunto, y este criterio se aplicará para todo tipo o clase de marcas.
La visión de conjunto de la marca es la impresión que el comprador o consumidor medio tiene sobre ésta, y que puede causarle confusión frente a marcas semejantes, disponibles en el comercio. El realizar una visión de conjunto implica que sus elementos no puedan ser fraccionados para comparar cada componente de las marcas en conflicto; esta comparación se basará en la impresión unitaria que el signo produce en los sentidos.
Siguiendo estos parámetros doctrinarios, el examen se realizará con base en la identificación de las semejanzas, o de la semejante disposición de los elementos y no tanto de las diferencias existentes entre los signos. En la comparación debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas. El análisis simultáneo no tiene lugar porque el consumidor no analiza en el mismo momento las marcas, sino que las observa en forma individualizada. 3.5.
Acuerdos de Coexistencia Marcaria. Los llamados Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre si puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza.
Con relación al tema de la coexistencia marcaria el Tribunal diferencia, en el Derecho comunitario Andino la existencia de dos clases: Una, llamada de derecho, que encuadra dentro de la hipótesis prevista en el artículo 107 de la Decisión 344, que prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes para distinguir los mismos productos o servicios, a menos que se de la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas entre sus titulares, en los que necesariamente se deberán adoptar las previsiones conducentes a evitar confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios.
Y otra, denominada “coexistencia de hecho” por que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y porque no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica. Esta última es la que se aduce, por lo general, cuando se pretende en un País Miembro el registro de un signo idéntico o semejante a una marca registrada, con la cual ha coexistido en mercados de terceros países en donde aquél ha obtenido registro.
Para que pueda darse la coexistencia marcaria bajo la forma descrita en el artículo 107 citado, es necesario que conforme a dicho precepto comunitario se cumplan los siguientes requisitos: a) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas; b) la existencia de un acuerdo entre las partes; c) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; d) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, e) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En todo caso, lo importante es precisar que los acuerdos entre partes para la coexistencia de marcas, sea cual fuere la razón que los origine, deberán salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error.
Por tanto, la suscripción de tales acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, o para que se produzca el registro del signo solicitado, puesto que es obligación de la oficina nacional competente hacer predominar el bien común sobre el interés particular. En tal dirección el Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones: “Los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión ” [11] Por lo anterior, la autoridad competente con base a los criterios para establecer el riesgo de confusión, debe determinar, independientemente de los acuerdos entre sus titulares, si la coexistencia en el mismo mercado de los signos BSCH Y BOSCH puede darse sin que el público sea inducido a error. 3.6.
Modificaciones a la solicitud de registro. Conforme al texto del artículo 89 de la Decisión 344, una solicitud de registro de marca contiene dos clases de elementos o aspectos: unos que se estiman substanciales y otros que se estiman accesorios. Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios esenciales de los elementos del signo comprendido en la solicitud de registro).
Una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una solicitud nueva, independiente de la primera, sujeta al procedimiento de registro inicial y determinante, para efectos del derecho de prioridad, de una nueva fecha de presentación. Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud inicial para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación o, en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la inicial.
Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro. Dentro de los elementos considerados secundarios por el artículo 89, comentado, se ha considerado la posibilidad de que el peticionario elimine o restrinja los productos o servicios principalmente especificados, en tanto que la misma norma estima como elemento substancial y por lo tanto inmodificable la ampliación de “los productos o servicios principalmente especificados” Cuestión importante en esta materia es la que atañe a la determinación de la oportunidad dentro del trámite de la solicitud de inscripción de un signo, para presentar la modificación por el peticionario.
La norma interpretada no precisa el momento en el cual es procedente que el interesado pueda modificar su solicitud inicial. Pero debe tenerse en cuenta que un procedimiento administrativo como el que se surte para los efectos del registro de una marca se desarrolla en varias fases o etapas que conducen a la adopción de una resolución definitiva que admite o deniega la solicitud, permite que los cambios relativos a los aspectos secundarios de la misma puedan efectuarse en el lapso comprendido desde la presentación de la solicitud inicial hasta el momento en que la autoridad administrativa dicte la resolución correspondiente que resuelva en forma definitiva la petición. Lo anterior se hace evidente si se considera que el mismo artículo 89 examinado, faculta a la oficina nacional competente para “en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud”, en el entendido, por supuesto, de que tampoco es facultad de la administración requerir modificaciones de aspectos esenciales o substanciales de la solicitud.
De lo antes dicho se concluye que si luego de presentada la solicitud inicial, se eliminan o limitan los productos o servicios que identificará el signo solicitado, esta modificación será de carácter secundario y en consecuencia susceptible de ser tomada en cuenta por la administración. Con base en los fundamentos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.
La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación de la resolución interna, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. 2.
Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si, además, no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren sus artículos 82 y 83. 3.
No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que, no es necesario que el signo solicitado para registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4.
El juez nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta, en lo posible, las orientaciones doctrinales referidas en esta sentencia, para el cotejo de las marcas, de acuerdo a la naturaleza de las que en el caso se confrontan. 5. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se deben apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor. 6.
Los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión y a que a juicio de la Oficina Nacional Competente resulten eficaces a tal propósito. 7.
Presentada la solicitud inicial, el peticionario, en cualquier tiempo durante su tramitación, puede introducirle modificaciones de tipo no esencial y, particularmente aquellas referentes a la eliminación o limitación de los productos o servicios que identificará el signo solicitado. Esta modificación deberá ser de carácter secundario y, en consecuencia, susceptible de tomarse en cuenta por la administración al momento de decidir.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso interno No. 7319 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y deberá además dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal.
Notifíquese al mencionado Juez consultante y remítase copia de la sentencia a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] MOUCHET Carlos.
INTRODUCCIÓN AL DERECHO. Editado por Perrot. Pág. 278. [2] LARREA Holguín Juan. DERECHO CIVIL DEL ECUADOR. 5ta Edición. Corporación de Estudios y Publicaciones. Pág. 111. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 42-IP-2003. Sentencia de 21 de mayo del 2003. Marca “ACERO DIAMANTE”. Publicado en Gaceta Oficial No. 963 del 5 de agosto del 2003. [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 15-IP-99, marca “BELMONT”, Sentencia de 27 de octubre de 1999, publicada en la Gaceta Oficial. Nº 528 de 26 de enero del 2000. [5] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 9 de julio del 2003. Proceso 39-IP-2003. Marca: “& mixta”. Publicado en Gaceta Oficial No. 965 del 8 de agosto del 2003. [6] OTAMENDI, Jorge.
"Derecho de Marcas". Editado por ABELEDO-PERROT. Buenos Aires-Argentina. 1989. Pág. 10. [7] FERNÁNDEZ Novoa Carlos. Fundamentos del derecho de Marcas. Editorial Montecorvo. S.A. 1984. [8] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 27 de noviembre del 2002. Proceso Nº 101-IP-2002. Marca: COLA REAL + GRAFICA. Gaceta Oficial No. 877 de 19 de diciembre de 2002. [9] OSORIO, Manuel et.al: Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XIX, Editorial Driskill S.A. Buenos Aires-Argentina, 1984, p. 101. [10] Breuer Moreno Pedro C., “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss. [11] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia del 4 de diciembre del 2002. Marca “STARBUCKS”. Proceso 104-IP-2002. Publicado en la Gaceta Oficial Andina No 891 del 29 de enero del 2003.