PROCESO Nº 103-IP-2003 Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 96 eiusdem, así como de los artículos 71, 73, literales a), d) y e), y 82 de la Decisión 313 de la citada Comisión. Parte actora: sociedad PINTURAS CONDOR S.A. Marca: “HARINA FLOR etiqueta”.

Expediente Interno: N° 3664-AI. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, cinco de noviembre del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Víctor Terán Martínez, y recibida en este Tribunal en fecha 30 de septiembre de 2003; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Cuestión de hecho Del texto de la Resolución Nº 0957504, de 14 de noviembre de 1996, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, se desprende que el apoderado de “SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL MOLINO EL CONDOR C.A. MOECA con fecha 24 de septiembre de 1993 presenta solicitud de registro de la denominación ‘HARINA FLOR (ETIQUETA)’, para proteger productos encasillados en la Clase Internacional No. 30” (Clase 30: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagres, salsas (condimentos); especias, hielo”); que “Con fecha 6 de abril de 1994, el … apoderado de PINTURAS CONDOR S.A. presenta observación al registro de la denominación en referencia, ya que su representada es propietaria de la (sic) marcas denominadas CONDOR CLASE CONDOR ESMALTE MARTILLADO CONDOR L.V.A. CONDOR LATEX VINIL ACRILICO CONDOR MARKA CONDOR DILUYENTE CONDOR REMOVEDOR CONDORLAC DESOXICONDOR PUBLICONDOR todas para proteger productos encasillados en la clase internacional No. 2” (Clase 2: “Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas”).

Adicionalmente, de la demanda se desprende que “si bien la mencionada marca se denomina ‘ETIQUETA’ (según consta en la correspondiente publicación Gaceta Septiembre-93, y en la solicitud original) y es referida en la providencia final con el nombre ‘HARINA FLOR’, la solicitud cuestionada estaba destinada a proteger una etiqueta que está conformada por varias palabras, entre ellas las mencionadas ‘Harina’, ‘Flor’ y la que causa directo perjuicio a mi mandante ‘CONDOR’ ”; que “El Director parece olvidar que en los casos de solicitudes tan ambiguas como ‘ETIQUETA’ resulta irrelevante como suena fonéticamente este término, por cuanto el consumidor se enfrenta a miles de etiquetas diariamente en el mercado y no las denomina ‘etiqueta’ sino que hace referencia al contenido de esta etiqueta y en especial a las palabras que dentro de ella resultan individualizadora del productos (sic) interesado.

Casi todas las marcas en el mercado tienen una etiqueta característica sin que por ello se deba asumir que la marca es ‘Etiqueta’ ”; que, en el contenido de la “ETIQUETA” solicitada, aparece, “en forma relevante y destacada la palabra CONDOR, propiedad indiscutible de mi mandante y marca especialmente notoria dentro del mercado nacional Ecuatoriano por su amplia difusión y sostenida calidad durante años”.

Indica también el demandante que “En Ecuador, Pinturas Cóndor S.A. posee desde hace muchos años registros prioritarios para ‘CONDOR’ y otras variaciones de esta marcas (sic) principal, la cual constituye además la parte fundamental de la denominación social de mi representada”; que “Conceder el registro de la marca ETIQUETA (con denominación CONDOR incorporada) pudiera diluir el prestigio y el esfuerzo alcanzado por mi representado durante muchísimos años y se estaría tutelando un acto de competencia desleal”; que “las marcas cuya exclusiva comercial se intenta violar resultan notoriamente conocidas en Ecuador, por su continuado uso, amplia difusión y sostenida calidad durante muchos años”; y que “En conclusión, la marca de mi mandante constituye una marca acreditada constituida por palabras idénticas a la que se pretende registrar, con un producto y servicio de calidad y prestigio renombrado en el Ecuador, por lo que resulta legalmente inadmisible su coexistencia en el mercado Ecuatoriano”. 2.

Cuestión de derecho El apoderado de la sociedad PINTURAS CONDOR S.A. alega que “El artículo 83, inciso a.) de la Decisión 344 es clara (sic) en el sentido de prohibir aquellos registros que atenten contra derechos marcarios adquiridos por terceros”; que “La Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena en su artículo 83, incisos d.) y e.) establecen (sic) la expresa prohibición de registrar como marcas aquellos signos que sean semejantes hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocidas (sic) en el país en que se solicita el registro o en el comercio subregional”; y que la solicitud de registro de la marca HARINA FLOR (etiqueta) “atenta contra las normas de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, especialmente sus artículos 81, 82, literal a), y 83 literales d) y e)”. 3.

Contestación a la demanda 3.1. Afirma el consultante que el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, en su escrito de contestación, “opone las siguientes excepciones: 1. Interpretación prejudicial previa”, desprendiéndose del texto de dicha contestación, que se refiere a “los Arts. 81 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”;

“2. Negativa de los fundamentos de la demanda”; y “3. Legalidad y validez de la resolución impugnada”. 3.2. Por su parte, el Director Nacional de Patrocinio del Estado y delegado del Procurador General del Estado, en su escrito de contestación, deduce “las siguientes excepciones: Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda Improcedencia de la demanda pues el actor no precisa con claridad sus pretensiones, limitándose a impugnar la Resolución administrativa legitimidad del acto administrativo impugnado, por provenir de autoridad competente y estar ajustado a derecho Caducidad del derecho de la parte actora y prescripción de la acción”. 3.3.

Y el apoderado de la compañía SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL MOLINO EL CONDOR C.A., MOECA, sostiene que “Según señala PINTURAS CONDOR S.A. la marca ‘ETIQUETA’ contiene en la parte inferior la frase ‘MOLINO EL CONDOR’ lo cual crearía confusión en el consumidor por la supuesta similitud con las marcas de su propiedad”; que su representada es titular de los siguientes signos distintivos: nombre comercial MOLINO EL CONDOR, denominaciones MOLINO EL CONDOR, clases 30 y 31, y ETIQUETA clase 30; que “la frase ‘MOLINO EL CONDOR’, es parte sustancial de la denominación de mi representada SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL MOLINO EL CONDOR C.A. MOECA, empresa ecuatoriana que se constituyó el 24 de diciembre de 1981 …”; que “De conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 la marca ‘ETIQUETA’ es capaz de distinguir en el mercado a los productos comercializados bajo esta marca, de aquellos productos idénticos o similares de otra persona, por lo que de ninguna manera atenta contra lo dispuesto en dichos artículos”; que “Además la marca ‘ETIQUETA’ es una marca gráfica y como tal protege un diseño, mas no las frases o palabras que en él se contengan”; que “La denominación ‘Molino El Cóndor’ no contraviene lo dispuesto en el artículo 83 de la Decisión 344 pues no se ha solicitado su registro para proteger productos iguales o similares a los protegidos por las marcas de PINTURAS CONDOR S.A. ni tampoco para proteger actividades comerciales relacionadas con los productos comprendidos por las marcas señaladas mientras las marcas de Pinturas Cóndor S.A. se encuentran registradas para proteger los productos comprendidos en la clase internacional número 2, tales como lacas y pinturas, la marca ‘ETIQUETA’ protege los productos comprendidos en la clase internacional número 30, especialmente azúcar, arroz, harinas, preparaciones hechas de cereales, cereales preparados para la alimentación del hombre, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería. Es decir productos de origen, composición y utilización absolutamente distinta”; y que “Nunca podría el registro de la marca ‘ETIQUETA’ … inducir a error al consumidor por supuesta confusión con las marcas señaladas de propiedad de Pinturas Cóndor S.A.”.

Adicionalmente, según el consultante, deduce las siguientes excepciones: “1. Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Niega que entre las marcas gráfica ‘ETIQUETA’ y las marcas de propiedad de PINTURAS CONDOR S.A. exista semejanza alguna. 3. Niega que las marcas de propiedad de PINTURAS CONDOR S.A. sean marcas notoriamente conocidas. 4.

Niega que su representada la SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL MOLINO EL CONDOR C.A. MOECA utilice marcas imitadas. 5. Niega que los consumidores puedan confundir la marca gráfica ‘ETIQUETA’ con las marcas de propiedad de PINTURAS CONDOR S.A. 6. Falta de derecho del actor para deducir la presente acción pues su representada es titular legítima y exclusiva de la marca y el nombre comercial ‘MOLINO EL CONDOR’ ”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 81 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a folios 14 y 15 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, sin embargo, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente dar aplicación a la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, interpretar de oficio los artículos 71, 73, literales a), d) y e), y 82 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por ser éstas las disposiciones sustanciales principalmente aplicables en el caso de autos.

Asimismo, visto que el procedimiento relativo a la solicitud de registro del signo “HARINA FLOR etiqueta”, a partir de la presentación de observaciones por parte de la compañía PINTURAS CONDOR S.A., se desarrolló bajo la vigencia de la Decisión 344 de la citada Comisión, encuentra que también hay lugar a la interpretación de los artículos 95 y 96 eiusdem.

Los textos de las normas a interpretar son del tenor siguiente: Decisión 313: “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

( )”. “Artículo 82.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones a la concesión de la marca solicitada”. Decisión 344: “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85) y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta), 344 (Disposición Transitoria Primera), y 486 (Disposición Transitoria Primera), en la irretroactividad de la norma sustancial, pues dispone que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

Sin embargo, las disposiciones en referencia han contemplado, además, la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que, en cambio, se aplicará la nueva Decisión comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

En el caso de autos, de la Resolución Nº 0957504, de 14 de noviembre de 1996, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, se desprende que la solicitud de registro como marca, del signo “HARINA FLOR etiqueta”, fue introducida en fecha 24 de septiembre de 1993, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 101, del 14 de febrero de 1992, mientras que la observación formulada por la sociedad PINTURAS CONDOR S.A. (el 6 de abril de 1994), así como la concesión del registro del signo (el 14 de noviembre de 1996), ocurrieron bajo la vigencia de la Decisión 344 de la citada Comisión. En este contexto, cabe hacer referencia al tratamiento que este Tribunal ha venido otorgando al problema de la aplicación de la ley en el tiempo, materia en torno a la cual ha hecho, entre otras, las siguientes precisiones: “a partir del 6 de abril de 1992 (en interpretaciones prejudiciales Nos. 01, 02 y 03-IP-92 y 01, 02, 04, 05 y 06-IP-93, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nos. 106, 112, 122, 137, 140, 147 y 150), se ha venido considerando que cuando la interpretación solicitada se refiere a una norma como la Decisión 85, que ya fue sustituida, el Tribunal no podría emitir criterio, porque la Decisión dejó de pertenecer al ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.

En tal sentido, esta Alta Jurisdicción Andina ha venido consecuentemente declarando improcedente el requerimiento, en razón de que no puede producirse la interpretación por haber sobrevenido una ‘sustracción de materia’ ”; por lo que, a su juicio, la citada jurisprudencia “corresponde al problema de la ‘vigencia in abstracto de la ley’; en cambio, a partir de su otra señalada decisión de 4 de julio de 1994 (Proceso 2-IP-94), se comienza a insistir más sobre el segundo aspecto de la ‘vigencia in concreto’, siempre en el bien entendido de que los dos problemas forman parte del mismo tema de la vigencia temporal de la ley, que los unifica al actuar como común denominador de ambos” (Sentencia dictada en el expediente Nº 01-IP-94, de 11 de octubre de 1994, publicada en la G.O.A.C. N° 164, del 2 de noviembre del mismo año, caso “MAC POLLO SU POLLO RICO etiqueta”).

Posteriormente, en casos en que había sido derogada una Decisión comunitaria y se debía precisar el ordenamiento jurídico aplicable a las providencias administrativas que dieron lugar a la expedición de los certificados de registro, el Tribunal señaló que “Las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encuentren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son las aplicables para juzgar la legalidad del acto …” (Sentencia dictada en el expediente Nº 08-IP-94, de 14 de octubre de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 241, del 20 de enero de 1995, caso “COMODISIMOS”; criterio reiterado en la sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP-95, de 15 de diciembre de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 253, del 7 de marzo de 1997, caso “GRANOLAJET”).

Finalmente, a los efectos de precisar cuál es la norma vigente para la fecha de expedición del acto administrativo y, en consecuencia, la aplicable para juzgar sobre la legalidad de éste, el Tribunal ha declarado que será aplicable “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de cancelación o de anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o la de cancelación o de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Sentencia dictada en el expediente Nº 28-IP-95, del 13 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998, caso “CANALI”).

Sobre la base de esta orientación jurisprudencial, el Tribunal ha señalado, en salvaguardia de la seguridad jurídica, que “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso” (Sentencia dictada en el expediente Nº 38-IP-2002, del 11 de septiembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 845, del 1 de octubre del mismo año, caso “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PEPAC”).

Por otra parte, desde la perspectiva de la doctrina: “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”. En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor …” (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486).

En definitiva, la instancia consultante establecerá, a la luz de las consideraciones que anteceden, la norma aplicable en el caso sub examine, en el cual se observa, como ya se indicó, que la introducción de la solicitud de registro del signo “HARINA FLOR etiqueta” fue realizada bajo la vigencia de la Decisión 313, mientras que la observación formulada a dicha solicitud, así como la concesión del registro, ocurrieron bajo la vigencia de la Decisión 344.

II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, reproducido luego en el artículo 81 de la Decisión 344, contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio de que se trate.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 71 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 77, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 71 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

III. De las marcas denominativas y mixtas En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas. Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.

A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar. Y las segundas, las marcas mixtas, se hallan compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto de la marca: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.

En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”;

Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 240). IV. De las marcas débiles Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).

Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”; LexisNexis, Abeledo-Perrot, pp. 191 y 192). V. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta.

De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. De la conexión competitiva. Los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 73, literal a, reproducida posteriormente en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto de la disposición citada se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras o cifras de los signos objeto de comparación, en la medida en que el orden de tales letras o cifras, o su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras o cifras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

En este contexto, el consultante, en la comparación que efectúe entre la marca “HARINA FLOR etiqueta”, solicitada para proteger los productos de la clase 30 de la Nomenclatura Internacional de Niza, y las marcas “CONDOR CLASE, CONDOR ESMALTE MARTILLADO, CONDOR L.V.A., CONDOR LATEX VINIL ACRILICO, CONDOR MARKA, CONDOR DILUYENTE, CONDOR REMOVEDOR, CONDORLAC, DESOXICONDOR, y PUBLICONDOR”, registradas para amparar productos de la clase 2, deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el solicitante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 73, literal a, de la Decisión 313, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que los productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar si existe o no semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de los mismos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos identificados en la solicitud de registro del signo como marca y los productos amparados por las marcas ya registradas.

A propósito del juicio sobre la semejanza entre los productos, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. En primer lugar, el hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En segundo lugar, es pertinente la utilización de criterios como el de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y el de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: ob.cit., pp. 242 y ss.).

En tercer lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Por último, también deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-94, publicada en la G.O.A.C. N° 180, del 10 de mayo de 1995, caso “DIDA”).

Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos o servicios, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el expediente Nº 08-IP-95, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”, y reiterada en las sentencias correspondientes a los expedientes N° 30-IP-2000, del 1º de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03-IP- 2001, del 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 5-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + gráfica”; 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso “ECOGEL”), con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313, dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.

Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 La limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) [correspondiente al literal a del artículo 73 de la Decisión 313] no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’; y en base de esa misma disposición comunitaria con ‘una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error’ ” (ALEMÁN, Marco Matías: “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”;

Bogotá, Top Management, p. 90). VI. De la marca notoria Este Tribunal ha calificado de notoria a la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997, caso “REMAVENCA”).

Ahora bien, a tenor de la disposición prevista en el artículo 73, literal d, de la Decisión 313, reproducida en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se ha solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios en referencia. De conformidad con el artículo 73, literal e, de la Decisión 313, reproducido en el artículo 83, literal e, de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o al prestigio de aquélla.

Por ello, el Tribunal reitera que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes” (Sentencia dictada en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).

Así, la protección de la marca notoria se configura aun cuando no exista similitud entre el producto o servicio a que se refiere y el correspondiente al signo cuyo registro haya sido solicitado, toda vez que dicha protección no se dirige a evitar el riesgo de confusión sino a prevenir el aprovechamiento indebido o el perjuicio de aquélla.

Sin embargo, en relación con el atributo de notoriedad de la marca, el Tribunal ha establecido que “Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada debidamente conforme a los medios procesales internos de cada país” (Sentencia dictada en el expediente N° 08- IP-98, de 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”).

En cuanto a la prueba de la notoriedad de la marca, este Órgano Jurisdiccional se ha pronunciado en los términos siguientes: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95, ya citada).

VII. Del procedimiento de observaciones al registro de marca solicitado. Del examen de registrabilidad de un signo como marca. El Capítulo IV, Sección II, de la Decisión 313, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a dicha publicación, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

Sin embargo, en el caso de autos, las observaciones fueron formuladas bajo la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que sería ésta la norma aplicable al trámite de admisión o rechazo de aquéllas. De conformidad con el procedimiento previsto en el Capítulo V, Sección II, de la Decisión en referencia, la oficina nacional competente, una vez admitidas las observaciones, notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, dicha oficina, a la vista de las pruebas de que disponga, decidirá sobre las observaciones; en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y, en consecuencia, a otorgar o denegar el registro del signo como marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en la norma vigente al momento de haber sido solicitado el registro, esto es, en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea confundible con otra ya registrada.

Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.

El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04- AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

VIII. De la cooperación entre los Tribunales de los Estados Miembros y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. De las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que es de la competencia de este órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponden a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.

La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.

De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de presentación de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 71 de la Decisión 313, y si no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 72 y 73 eiusdem. 3° De instarse el registro de un signo mixto como marca, caso que haya de compararse con otro previamente registrado o solicitado para registro, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 4º El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa. 5º Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y las marcas previamente registradas, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 6º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio, destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 7º A objeto de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante tomará en cuenta su identificación en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos identificados en la solicitud de registro del signo como marca y los amparados por la marca ya registrada.

A objeto de precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. 8° La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo solicitado para registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

De invocarse el conocimiento notorio de una marca para formular observaciones a la solicitud de registro de un signo como marca, el interesado deberá probar, conforme a los medios procesales internos de cada país, que la notoriedad de aquélla existía para la fecha de la solicitud de registro del signo. 9º Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación del signo, presentar observaciones al registro de la marca solicitado, sobre la base de una marca registrada o de una solicitud ya presentada en cualquiera de los Países Miembros.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones.

Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer inciso, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO